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來源：IPRdaily.cn 中文網(wǎng)
作者：林日升
原標(biāo)題：“職務(wù)發(fā)明”的界定
達芬奇 《投石機》
法律規(guī)定
職務(wù)發(fā)明是專利領(lǐng)域的專業(yè)詞匯，我國關(guān)于職務(wù)發(fā)明的規(guī)定主要體現(xiàn)在以下法律及部門規(guī)章中：
《中華人民共和國專利法》
第六條 執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權(quán)人。
非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，申請專利的權(quán)利屬于發(fā)明人或者設(shè)計人；申請被批準后，該發(fā)明人或者設(shè)計人為專利權(quán)人。
利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或者設(shè)計人訂有合同，對申請專利的權(quán)利和專利權(quán)的歸屬作出約定的，從其約定。
《中華人民共和國專利法實施細則》
第十二條 專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，是指：
（一）在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造；
（二）履行本單位交付的本職工作之外的任務(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造；
（三）退休、調(diào)離原單位后或者勞動、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。
專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質(zhì)技術(shù)條件，是指本單位的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對外公開的技術(shù)資料等。
職務(wù)發(fā)明草案對職務(wù)發(fā)明的界定
為了保護職務(wù)發(fā)明人和單位的合法權(quán)益，充分調(diào)動職務(wù)發(fā)明人與單位的創(chuàng)新積極性，提高創(chuàng)新能力，推動職務(wù)發(fā)明及其知識產(chǎn)權(quán)的運用實施，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，建設(shè)創(chuàng)新型國家和人才強國，國務(wù)院進一步制定《職務(wù)發(fā)明條例草案》，該草案尚在審核過程中。
中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局于2015年4月13日公布的《職務(wù)發(fā)明條例草案》（國務(wù)院法制辦公開爭取意見稿）中對“職務(wù)發(fā)明”作出了界定，即“第七條 下列發(fā)明屬于職務(wù)發(fā)明：
（一）在本職工作中完成的發(fā)明；
（二）履行單位在本職工作之外分配的任務(wù)所完成的發(fā)明；
（三）退休、調(diào)離原單位后或者勞動、人事關(guān)系終止后一年內(nèi)完成的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明，但是國家對植物新品種另有規(guī)定的，適用其規(guī)定；
（四）主要利用本單位的資金、設(shè)備、零部件、原材料、繁殖材料或者不對外公開的技術(shù)資料等物質(zhì)技術(shù)條件完成的發(fā)明，但是約定返還資金或者支付適用費，或者僅在完成后利用單位的物質(zhì)技術(shù)條件驗證或者測試的除外”
關(guān)于該規(guī)定的支持和反對意見：
支持意見：用于驗證和測試的儀器、設(shè)備等 掌握在單位手中，發(fā)明人使用這些儀器、設(shè) 備進行測試一般需要經(jīng)過單位同意。在實踐中，單位可以與發(fā)明人協(xié)商雙方對僅使用單 位的儀器設(shè)備等進行驗證、測試的發(fā)明的權(quán)利和義務(wù)。對于未約定的，由于發(fā)明在驗證、 測試之前實質(zhì)上已經(jīng)完成，不應(yīng)屬于職務(wù)發(fā) 明。最高人民法院的司法解釋也有同樣的規(guī)定。
反對意見：在實際操作中，難以確定什么是“僅在完成后利用單位的物質(zhì)技術(shù)條件驗證或者測試”的發(fā)明，因為難以界定發(fā)明的“完成”時間，也難以界定多大程度上利用了單位的物質(zhì)技術(shù)條件。并且對于發(fā)明完成后利用公司設(shè)備驗證的情況，從發(fā)明的完成及 產(chǎn)生過程看，發(fā)明人是在公司積累了大量工作經(jīng)驗才得以完成的，如果再利用公司設(shè)備驗證，而將此類發(fā) 明歸為非職務(wù)發(fā)明，對公司不公平。另外建議明確“約定”為事先約定。
職務(wù)發(fā)明制度實施情況暨《職務(wù)發(fā)明條例》 草案座談會意見匯總
2012 年 7 月 4 日，根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局的調(diào)研分工安排， 工業(yè)和信息化部科技司在北京召開職務(wù)發(fā)明制度實施情況 座談會，聽取有關(guān)單位對制定職務(wù)發(fā)明條例相關(guān)問題的意見 和建議。工業(yè)和信息化部科技司技術(shù)基礎(chǔ)處常利民處長出席 會議，并介紹了《職務(wù)發(fā)明條例》草案制定及座談會的相關(guān) 背景情況。二十多位企業(yè)代表參加了座談會，會議由工業(yè)和 信息化部電子知識產(chǎn)權(quán)中心梁軍副主任主持，與會代表主要 意見和建議如下：
（一）職務(wù)發(fā)明與非職務(wù)發(fā)明的劃分
意見 1:關(guān)于職務(wù)發(fā)明和非職務(wù)發(fā)明在公司的規(guī)章制度 1: 中有明確的約定。沒有必要在立法上明確單位可以與發(fā)明人 就與單位業(yè)務(wù)相關(guān)的發(fā)明（不區(qū)分職務(wù)發(fā)明和非職務(wù)發(fā)明）的歸屬進行約定，因為若變成強制性規(guī)定，很多企業(yè)的專利 申請量很大，逐項和發(fā)明人確認對企業(yè)來說是很大的負擔(dān)。 若企業(yè)自愿約定，則約定有效。
IPO項目中介機構(gòu)對職務(wù)發(fā)明的界定
職務(wù)發(fā)明的論證思路：
300607拓斯達
發(fā)明人是發(fā)行人的創(chuàng)始人和高級管理人員，對相關(guān)技術(shù)成果作出了重要貢獻。發(fā)明人從事上述專利技術(shù)的研發(fā)是其本職工作，屬于執(zhí)行發(fā)行人的工作任務(wù)；同時，在研發(fā)過程中，發(fā)行人投入大量的資金和設(shè)備進行項目開發(fā)，發(fā)明人在完成上述技術(shù)成果的研究開發(fā)過程中主要利用了發(fā)行人的資金、設(shè)備、器材和原材料。因此該等專利技術(shù)為發(fā)明人的職務(wù)發(fā)明。綜上，發(fā)行人為專利權(quán)人，依法享有專利的申請、占有、使用、收益等權(quán)利。
002846英聯(lián)股份
2011年，英聯(lián)有限與W簽署《專利實施許可合同》，W將專利名稱為“一種雙折疊圈式易拉蓋”、專利號為“ZL201020277744.5”的實用新型專利許可公司無償使用，許可協(xié)議有效期至專利有效期滿日。由于本實用新型專利為翁偉武在工作期間利用工作時間和公司條件完成研究開發(fā)而形成的技術(shù)，屬于職務(wù)發(fā)明，2014年5月，公司與W簽訂《專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，W將此項實用新型專利無償轉(zhuǎn)讓給發(fā)行人。
非職務(wù)發(fā)明的論證思路：
300609 匯納科技
L受托研發(fā)“嵌入式商場視頻客流分析終端”的時間為2007年7月至2008年7月，該期間L在Z大學(xué)軟件學(xué)院任教，但其承擔(dān)的學(xué)校教學(xué)和科研任務(wù)的主要研究方向為智能多媒體處理與分析、對等網(wǎng)絡(luò)中多媒體傳輸技術(shù)和移動終端軟件開發(fā)技術(shù)等，Z大學(xué)科研發(fā)展研究院和Z大學(xué)軟件學(xué)院已對此出具書面證明，據(jù)此“嵌入式商場視頻客流分析終端”不在L承擔(dān)學(xué)校教學(xué)和科研任務(wù)的范圍之內(nèi)，并且根據(jù)發(fā)行人與Z大學(xué)于2015年2月簽訂的《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，中山大學(xué)對《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》簽訂時發(fā)行人已獲授權(quán)的知識產(chǎn)權(quán)不享有且不主張任何權(quán)利。
綜上所述，本所律師認為，L受張宏俊委托研發(fā)的“嵌入式商場視頻客流分析終端”項目與其教學(xué)及科研方向無直接關(guān)聯(lián)，也不屬于完成學(xué)校交付的工作，該技術(shù)成果是其利用個人專長和業(yè)余時間所完成，研發(fā)過程中也沒有使用任何Z大學(xué)的物質(zhì)技術(shù)條件。因此，“一種商場視頻客流分析終端”不屬于張宏俊或者L的職務(wù)發(fā)明，且按照《委托研發(fā)協(xié)議》的約定由張宏俊享有該項技術(shù)的全部權(quán)利，該項技術(shù)成果權(quán)利歸屬明確，不存在糾紛或者潛在糾紛。
300410 正業(yè)科技
根據(jù)P的書面確認并經(jīng)信達律師核查，2013年8月L以專有技術(shù)對P增資時擔(dān)任P董事長職務(wù)，且增資前后均為P唯一股東。根據(jù)L的書面確認，L系機電工程專業(yè)技術(shù)人員，具備獨立進行技術(shù)研發(fā)工作的能力；根據(jù)P相關(guān)核心技術(shù)人員的確認，該等技術(shù)人員未參與或協(xié)助L進行“金屬筒體的焊接裝置”相關(guān)技術(shù)研發(fā)。L用于增資的“金屬筒體的焊接裝置”專有技術(shù)系其本人業(yè)余時間獨立研發(fā)，不存在利用P的設(shè)備、資金、技術(shù)或人員的情況，不屬于職務(wù)發(fā)明，也不存在侵害其他第三方知識產(chǎn)權(quán)或其他股東利益的情況。
法院判決中對職務(wù)發(fā)明的界定
（2013）鄭知民初字第77號
該案中，發(fā)明人與Y公司簽有《聘用技術(shù)指導(dǎo)的協(xié)議》，約定了工作內(nèi)容。發(fā)明人在工作過程中形成了許多書面記錄，法院據(jù)此認定發(fā)明人與Y公司存在勞動關(guān)系。
并通過《聘用技術(shù)指導(dǎo)的協(xié)議》約定工作內(nèi)容與涉案專利的相關(guān)性及發(fā)明人在申請專利的時點尚在《聘用技術(shù)指導(dǎo)的協(xié)議》約定的聘期內(nèi)認定涉案專利為職務(wù)發(fā)明。
（2014）浙杭知初字第370號
發(fā)明人于2012年12月31日離職，涉案專利申請日2012年11月16日尚在其任職期間內(nèi)，故本案爭議焦點為涉案專利是否與發(fā)明人在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)。該案中，所謂本職工作即發(fā)明人或設(shè)計人的職務(wù)范圍，屬日常工作職責(zé)的范圍，既不是指單位的業(yè)務(wù)范圍，也不是指個人所學(xué)專業(yè)的范圍。
（2013）江中法知民初字第4號
發(fā)明人利用其任職企業(yè)的物質(zhì)技術(shù)條件完成涉案專利的發(fā)明創(chuàng)造，系職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。
單位主張一項發(fā)明創(chuàng)造系發(fā)明人在本職工作中做出，首先需證明發(fā)明人的本職工作范圍，然后需證明該發(fā)明人的發(fā)明創(chuàng)造與其在單位的工作內(nèi)容具有關(guān)聯(lián)性。
本案中，發(fā)明人自2006年進入X公司工作擔(dān)任總經(jīng)理并指導(dǎo)研發(fā)工作
上述情況以外作出的發(fā)明創(chuàng)造是非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的專利申請權(quán)屬于單位；非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的專利申請權(quán)歸個人所有。特別要指出的是，“本職工作”不僅僅局限于職工個人的任務(wù)范圍，而要擴大到職工所在單位的業(yè)務(wù)（主業(yè)）范圍；另外，即使職工作出的不屬于所在單位的業(yè)務(wù)（主業(yè)）范圍的發(fā)明創(chuàng)造而取得的非職務(wù)發(fā)明，油田公司也享有有限的優(yōu)先受讓權(quán)。需要說明的還有，職工的“提前退休”、“內(nèi)部退養(yǎng)”和非正式的離（辭）職不屬于專利法所說的“退職、退休或者調(diào)動工作”。
綜上，在界定一項專利是否為職務(wù)發(fā)明時，不僅需要根據(jù)專利形成是否依靠了單位的條件，是否在發(fā)明人工作范圍等法定條件外。還應(yīng)當(dāng)關(guān)注發(fā)明人與單位的勞動關(guān)系及申請專利的時點是否在其任職期限內(nèi)等多方面因素。
來源：IPRdaily.cn 中文網(wǎng)
作者：林日升
編輯：IPRdaily.cn LoCo
校對：IPRdaily.cn 縱橫君
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