申請(qǐng)文件提交后的“幾種后悔藥”

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原標(biāo)題：申請(qǐng)文件提交后的“幾種后悔藥”

這世上有“后悔藥”嗎？有！進(jìn)來嘗一嘗~~~~

代理人處理案件的過程中，經(jīng)常會(huì)接到客戶這樣的電話咨詢：上個(gè)月提交的案子我又想到一個(gè)小的發(fā)明點(diǎn)，想要在權(quán)利要求書里體現(xiàn)；或者，在答復(fù)OA過程中，審查員認(rèn)為獨(dú)立權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性的，而部分從屬權(quán)利要求具有授權(quán)前景，我既想盡快授權(quán)，又不想影響到獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍，作為一名專利代理人的你，如果接到客戶這樣的電話，請(qǐng)問你該如何回復(fù)客戶？

相信大家不難想到以下這三種處理方式：1）基于在先申請(qǐng)?zhí)岢龇职福?）對(duì)在先申請(qǐng)進(jìn)行主動(dòng)修改；3）要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，遞交一份新的申請(qǐng)。

以下簡(jiǎn)單列出以上三種處理方式的區(qū)分。

對(duì)于上述三種處理方式小編想提醒一下各位實(shí)際處理過程中需要留意的問題：

主動(dòng)修改    

主動(dòng)修改的提出必須滿足兩個(gè)條件，（1）修改時(shí)機(jī)：提出實(shí)質(zhì)審查的同時(shí)，或者收到實(shí)質(zhì)審查通知書的三個(gè)月之內(nèi)；（2）修改要求：不能超出原申請(qǐng)文件所記載的范圍。

TIP1

雖然在審查指南中規(guī)定，無論修改的內(nèi)容是否超出原申請(qǐng)文件所記載的范圍，均應(yīng)當(dāng)以申請(qǐng)人提交的經(jīng)過該主動(dòng)修改的申請(qǐng)文件作為審查文本，但這不是說主動(dòng)修改就可以超出原申請(qǐng)文件所記載的范圍，此處僅是對(duì)審查文本的規(guī)定，與修改是否超范圍無關(guān)，在后續(xù)的實(shí)質(zhì)審查階段，審查員會(huì)首先審查申請(qǐng)人所做出的主動(dòng)修改是否超出原申請(qǐng)文件所記載的范圍。

TIP2

除了對(duì)權(quán)利要求書的修改之外，在主動(dòng)修改的處理過程中，也是可以對(duì)說明書進(jìn)行修改的，但對(duì)說明書的修改一般主要限于非實(shí)質(zhì)性部分，例如，發(fā)明名稱、背景技術(shù)、發(fā)明所述的技術(shù)領(lǐng)域、附圖說明和摘要。

要求優(yōu)先權(quán)重新遞交    

如果客戶要求增加的內(nèi)容就是原申請(qǐng)文件中沒有記載的，且當(dāng)前日期滿足在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日起的12個(gè)月內(nèi)，就可以要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，重新遞交一件新的專利申請(qǐng)。

TIP1

12個(gè)月的時(shí)限一般是沒有2個(gè)月的恢復(fù)日期的，雖然在PCT申請(qǐng)中，可以有兩個(gè)月的恢復(fù)期，但對(duì)于這兩個(gè)月的恢復(fù)權(quán)利，目前只有美國(guó)是認(rèn)可，其他國(guó)家都不認(rèn)可。

TIP2

以下情形之一的案件，不能作為要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)：（1）已經(jīng)要求外國(guó)優(yōu)先權(quán)或者本國(guó)優(yōu)先權(quán)的；（2）已經(jīng)被授予專利權(quán)的；（3）本身是分案申請(qǐng)的,不能作為要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。

TIP3

如果在后申請(qǐng)要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，例如，在后申請(qǐng)B要求在先申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)，那么在后申請(qǐng)B僅能要求在先申請(qǐng)A中已經(jīng)記載的技術(shù)方案的優(yōu)先權(quán)。

那么對(duì)于本文開頭出現(xiàn)的第一個(gè)問題，如果當(dāng)前時(shí)間符合自申請(qǐng)日起12個(gè)月內(nèi)的條件，可以將客戶新想到的發(fā)明點(diǎn)概括成權(quán)利要求，寫入在先申請(qǐng)的權(quán)利要求書中，并要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，重新遞交一個(gè)新申請(qǐng)。

需要說明的是，該部分內(nèi)容所提及的優(yōu)先權(quán)，如無特殊說明，主要指的是本國(guó)優(yōu)先權(quán)。

分案申請(qǐng)    

分案申請(qǐng)的提出一般涉及到兩種情況：（1）被動(dòng)分案：審查員在實(shí)質(zhì)審查過程中指出申請(qǐng)文件存在單一性問題；（2）主動(dòng)分案：不是基于單一性缺陷提出的分案，例如，由于申請(qǐng)人想要保護(hù)的點(diǎn)沒有布局在權(quán)利要求書中，僅僅在說明書中有所體現(xiàn)，申請(qǐng)人想要提出分案申請(qǐng)。

TIP1

審查期間視為撤回的申請(qǐng)，需要在辦理恢復(fù)權(quán)利手續(xù)之后才能提出分案申請(qǐng)。

TIP2

被駁回的申請(qǐng)，自申請(qǐng)人收到駁回決定的三個(gè)月內(nèi)，不論申請(qǐng)人是否提出復(fù)審請(qǐng)求，均可以提出分案申請(qǐng)；復(fù)審及后續(xù)的行政訴訟期間，申請(qǐng)人同樣可以提出分案申請(qǐng)。

TIP3

分案申請(qǐng)的發(fā)明人應(yīng)當(dāng)是原申請(qǐng)的發(fā)明人或者是其中的部分成員。

TIP4

分案中，新的權(quán)利要求不能是說明書概括出的技術(shù)方案，即使權(quán)利要求書的每個(gè)技術(shù)特征在說明書中都能夠得到支持，但是如果其整體技術(shù)方案沒有在說明書中得到公開，那么對(duì)于本文開頭提到的第三種情況，可以將具有授權(quán)前景的從屬權(quán)利加入到獨(dú)立權(quán)利要求中，以盡快獲得授權(quán)；另外，在基于刪除的獨(dú)立權(quán)利要求可以另提一件分案申請(qǐng)。

下面是上述三種處理方式，判斷流程，以供參考：

以上三種處理方式就是對(duì)于申請(qǐng)文件在提交后可吃的幾種后悔藥，每種藥適應(yīng)的案件不同，希望各位能夠“對(duì)癥下藥”！

來源：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：王曉婷  北京康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

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