從獨輪車無效案引發(fā)的思考

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：李丙林超凡知識產權服務股份有限公司

原標題：從獨輪車無效案引發(fā)的思考

近日，受納恩博（北京）科技有限公司委托，由北京超凡志成知識產權代理事務所代理的宣告發(fā)明專利號ZL201110089122.9的專利權無效案在專利復審委員會開庭。涉及編號為4W105140、4W105147、4W105156的三件無效宣告請求。本案件代理人、超凡股份副總裁、北京超凡志成知識產權代理事務所總經理李丙林參加了當天的口審。本次口審受到了包括中央電視臺在內的媒體的廣泛關注及報道。

2017年4月13日，專利復審委員會對201110089122.9號，名稱為“電動獨輪車”的發(fā)明專利權無效宣告請求案進行了口頭審理，涉及編號為4W105140、4W105147、4W105156的三件無效宣告請求。

針對上述專利，曾先后有不同請求人提出過八次無效宣告請求，與該專利相關的專利侵權糾紛涉及國內大部分電動平衡車生產廠家。本次口頭審理的三件無效宣告請求共涉及三個請求人及專利權人共四方當事人，無效理由涉及多項法律條款，其中包括首次作為無效理由提出的有關保密審查的法律條款，引起了媒體和社會公眾的廣泛關注。專利復審委員會將該案列為“重大案件公開審理”的第四例案件并成立五人合議組對案件進行審理。

專利法第20條第1款規(guī)定，任何單位或者個人將在中國完成的發(fā)明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國務院的規(guī)定執(zhí)行。本文從專利法第20條第1款的無效宣告理由入手，結合案例口審過程中幾方當事人的庭辯情況，從如何確定發(fā)明創(chuàng)造是在中國完成的、如何確定專利申請是否提出過保密審查請求以及如何確定在中國完成的創(chuàng)造向外國申請了專利等幾方面探討了該條款的法律內涵及適用標準，以期達到拋磚引玉的目的。

對于專利法第20條第1款有關保密審查的規(guī)定，請求人主張：

第一，在涉案專利的申請及其授權過程中，涉案專利的申請人及發(fā)明人都是一個中國公民，該申請也沒有要求外國優(yōu)先權。在提出專利申請時，申請人請求了費用減免并得到批準，因此可以推斷涉案專利是由該中國公民在中國境內完成的發(fā)明創(chuàng)造；第二，涉案專利的內容與一件美國專利的內容幾乎完全相同，包括附圖標記也完全一樣，請求人有理由懷疑涉案專利的發(fā)明創(chuàng)造已經向外國提交了專利申請；第三，涉案專利的審查歷史檔案中沒有與保密審查相關的信息和資料，因此認為該申請向外國提交專利申請沒有經過保密審查。綜合以上信息，請求人認為該專利的專利權人違反了專利法第20條第1款規(guī)定的“在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造向外國申請專利應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查”的規(guī)定。

專利權人在庭審中爭辯如下：涉案專利的申請人是一個中國人A，而美國專利的申請人是美籍華人B，沒有證據(jù)表明兩個專利的申請人是同一人。另外，涉案專利的真正發(fā)明人應該是B，其將在中國國內的權利轉讓給了中國人A。目前，專利權人已經提交著錄項目變更，將涉案專利的專利權人變更為美國人B。因此沒有違反專利法20條第1款的規(guī)定。

由此可知，雙方當事人在涉案專利是否違反專利法第20條第1款方面存在很大分歧。請求人認為，關于專利法第20條第1款所稱的“在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造”并未對專利申請發(fā)明人的國籍進行約束，即與發(fā)明人的國籍無關。審查歷史文檔證明本專利是在中國完成的，未經過保密審查向外國申請專利，違反了專利法第20條第1款的規(guī)定。請求人認為，該條款爭議的焦點應該是本專利是否在中國完成，發(fā)明人的國籍不重要。由于該法條在審查和司法實踐中較少使用，因此可借鑒的在先案例等非常有限，為避免論述過程冗長，筆者依據(jù)案情提煉出以下幾個問題，并用自問自答的方式對每個問題進行了討論。

問題1：如何確定一項發(fā)明創(chuàng)造是在中國完成的？

從舉證責任分配的角度出發(fā)，一項發(fā)明創(chuàng)造的完成地應當由完成發(fā)明創(chuàng)造的人員或者與之相關的人員進行舉證。在本案中，請求人實際上很難就涉案專利的完成地進行直接的舉證。對于無效宣告請求人而言，最簡單的方法就是推定法。即，如果與發(fā)明創(chuàng)造相關的專利申請在提交時申請人和發(fā)明人都是中國人，并且沒有要求任何外國優(yōu)先權，也無其他資料，就可以推定發(fā)明創(chuàng)造是在中國完成的，有相反證據(jù)的除外。

問題2：如何確定一件專利是否進行了保密審查？

實際工作中，可按以下三種方式對保密審查的情況進行核實。第一，核查涉案專利請求書或提交的其他文件中是否要求了保密審查；第二，涉案專利是否源于一件中國專利局作為受理局的PCT申請；第三，是否屬于直接向外申請專利的情況。其中第三種情況，由于在后向中國國家知識產權局提交申請的案卷中不會有保密審查請求及審批資料，所以需要權利人提供。

問題3：如何確定一件中國申請對應的發(fā)明創(chuàng)造是否向外國申請了專利？兩個申請的申請人、發(fā)明人相同是否是確定的要件？

對這一問題的判斷需要從程序和實體兩方面結合進行。就程序方面而言，如果中國專利申請和外國專利申請的申請人、發(fā)明人相同，且方案相同，則可以認定兩者是就同一發(fā)明創(chuàng)造分別提出的中國申請和外國申請。如果中國專利申請和外國專利申請的申請人、發(fā)明人不同，問題就變得比較復雜。由于存在優(yōu)先權轉讓及發(fā)明人造假的可能，因此不宜簡單將申請人、發(fā)明人相同作為確定該問題的要件，需要更深入地調查。例如，如果中外兩件申請的內容相似性過高，甚至連附圖標記都一樣，就要請中國的權利人進行解釋，如果沒有合理的解釋，也應判定是向外國申請了專利，僅是向外國申請專利時變換了申請人、發(fā)明人而已。如果中外兩件申請的內容相似性不是很高，則需要進一步判斷。如何界定相似度高低的標準，歡迎讀者探討。

問題4：變更申請人能否改變發(fā)明的完成地點？變更發(fā)明人能否改變發(fā)明的完成地點？進一步地，發(fā)明人的資格是否可以任意改變？

雖然專利的申請權以及專利權均可以轉讓，但發(fā)明的完成地點是一項事實而非權利，上述權利的變更并不能改變發(fā)明完成地點的事實。另外，發(fā)明人變更也不能改變發(fā)明的完成地點，除非有相反的確鑿證據(jù)表明，在專利申請時填寫的發(fā)明人存在錯誤。事實上，發(fā)明人是更加嚴肅的事情，由于存在人身權的屬性，不能隨意變更，也不存在轉讓的可能，這一點與版權相似。

問題5：如果沒有在中國提交專利申請或PCT申請而直接向外國提交專利申請，事先報請保密審查的，備案的技術資料與外國專利申請內容及在后的中國專利申請之間的差距大小到什么程度才能認為是專利法20條規(guī)定的情況？也就是說三份文件不一樣，怎么認定？

與問題3類似，這是一個非常復雜的問題。在三份文件相同的情況下可直接認定三份文件涉及同一發(fā)明創(chuàng)造。而三份文件不相同，則需要建立相關的認定標準。筆者認為，總體上標準不宜太嚴格，但也不宜太寬松，否則輕易就可以蒙混過關。

問題6：如果先去外國提交了專利申請，然后在中國提交申請時請求了保密審查，是否屬于違反專利法第20條第1款的規(guī)定？

從邏輯上講，屬于違反了專利法第20條第1款的規(guī)定。因為根據(jù)專利法的相關規(guī)定，其在向外國提交專利申請之前應當提交保密審查請求以確定向外國申請專利的內容不涉及國家安全或國家重大利益。

問題7：專利法第20條第1款的罰則是在中國申請的專利不授予專利權或者被無效，該懲罰是否過嚴或過松？如果是出于無意或者偶然的疏忽，在法律上是否應該給予相應的救濟措施？

首先，采取“一刀切”的懲罰措施顯然是不恰當?shù)?。在有些情況下會出現(xiàn)有失公平的情況。筆者認為，應當依據(jù)申請人是否存在主觀惡意來確定不同的罰則以及與之相應的救濟措施。如果申請人存在主觀上的惡意，應嚴懲不貸。如果事出偶然或者并非申請人故意為之，并且事后在第一時間積極補救，例如如實地向國家知識產權局承認錯誤，并報請保密審查，應該可以從寬。這一點是非常值得探討的，不枉不縱才是正道。

由于個人立場不同且水平有限，上述觀點難免有失公正或者存在錯誤。歡迎業(yè)內人事各抒己見，批評指正，共同探討專利法第20條的立法本意及其法律適用。

從獨輪車無效案引發(fā)的思考