「專利侵權(quán)律師函」切勿自擺烏龍

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作者：劉興彬  廣州專利律師

原標(biāo)題：專利侵權(quán)律師函，切勿自擺烏龍

專利侵權(quán)律師函（以下稱“律師函”或“函件”）也不是誰(shuí)想發(fā)就能輕易發(fā)的，弄不好就很有可能自擺烏龍，不但起不到預(yù)期的發(fā)函效果，還有可能適得其反。所以：找專業(yè)人，做專業(yè)事。

近日看到一份公開的外觀設(shè)計(jì)專利無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書（第31994號(hào)，案件編號(hào)：6W107776），引起筆者注意的是請(qǐng)求人提交給專利復(fù)審委員會(huì)的一份無(wú)效證據(jù)是來(lái)自專利權(quán)人的律師函，在該法律函件中，專利權(quán)人指控請(qǐng)求人于2015年開始生產(chǎn)并銷售兩個(gè)系列的產(chǎn)品，而所述產(chǎn)品所使用的外觀設(shè)計(jì)專利已由現(xiàn)權(quán)利人于2016年向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出申請(qǐng)并獲得授權(quán)，遂要求請(qǐng)求人立即停止侵害其專利權(quán)的行為。

很明顯，撰寫這份律師函的律師應(yīng)非專利業(yè)內(nèi)人士，否則在其專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)中不可能沒有專利“新穎性”的概念，以致其在律師函中直接承認(rèn)己方專利方案已在申請(qǐng)日之前就公開了，根據(jù)我國(guó)專利法第二十三條第一款對(duì)外觀設(shè)計(jì)新穎性的規(guī)定，該外觀設(shè)計(jì)方案是不符合授予專利權(quán)條件的。

實(shí)際上，在我國(guó)外觀設(shè)計(jì)專利數(shù)據(jù)庫(kù)中有著相當(dāng)一部分授權(quán)專利屬于這種情況，即申請(qǐng)人在專利方案被公開后才申請(qǐng)專利，根據(jù)法律規(guī)定，這種缺乏新穎性的方案是不能獲得授權(quán)的，但由于我國(guó)現(xiàn)行對(duì)外觀設(shè)計(jì)只進(jìn)行形式審查的制度，往往使這類專利得以獲得授權(quán)，又因?yàn)樵谙裙_的證據(jù)或者線索通常由專利申請(qǐng)人掌握，他人即使想無(wú)效掉該不應(yīng)授權(quán)的專利，往往也是苦于不能搜集到合適的、充足的在先公開證據(jù)而束手無(wú)策。

這次倒好，專利權(quán)人在發(fā)送律師函警告他人侵害其專利權(quán)的同時(shí)也給對(duì)方送上無(wú)效己方專利的有力證據(jù)，因?yàn)楦鶕?jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》，這種情況應(yīng)屬自認(rèn)，無(wú)需對(duì)方提供證據(jù)予以證明。這就好比專利權(quán)人高舉砍刀，口中斷喝：“若不交保護(hù)費(fèi)，先吃我紙糊一刀”一樣，結(jié)局可想而知，對(duì)方不但不會(huì)因?yàn)槭艿娇謬樁槐Ｗo(hù)費(fèi)，而是連你手中那紙糊大刀也順便給戳破了。

由此可見，這專利侵權(quán)律師函（以下稱“律師函”或“函件”）也不是誰(shuí)想發(fā)就能輕易發(fā)的，弄不好就很有可能自擺烏龍，不但起不到預(yù)期的發(fā)函效果，還有可能適得其反。

那如何才能有效避免類似烏龍事件呢？答案是：找專業(yè)人，做專業(yè)事。

古代兵刃十八般，當(dāng)今武器不勝數(shù)。每種兵器均有其自身特點(diǎn)，不熟悉某種兵器的人是不能有效使用從而使其產(chǎn)生應(yīng)有威力的，就像使慣了刀的刀客不能讓他耍軟鞭，駕駛坦克的士兵不能讓他操縱潛艇一樣，由于不專業(yè)地使用導(dǎo)致不能發(fā)揮兵器的威力事小，要是因?yàn)椴粚I(yè)而傷到自己就大事了。

常說(shuō)專利是現(xiàn)代企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的一種武器，同理，使用這種武器也需要專業(yè)人士，最好是即熟悉專利又懂法律的專利律師，上文所說(shuō)的律師函（也有 “警告函”、“告知函”或“通知函”等稱呼）只不過(guò)是專利武器使用中的一個(gè)招式，雖然該招式類似“投石問路”那樣簡(jiǎn)單，但其中亦有奧妙，不解其意的人用起來(lái)出現(xiàn)烏龍事件還真不稀奇。

筆者在工作中接觸、處理過(guò)很多有關(guān)專利侵權(quán)糾紛律師函的案件，有境內(nèi)的，也有國(guó)外的，有代專利權(quán)人發(fā)出去警告別人侵權(quán)的，也有代被警告侵權(quán)者回復(fù)的，其間林林總總各式各樣，也算總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

那如何處理專利侵權(quán)律師函事宜才算比較專業(yè)呢？

像這種律師函通常篇幅不長(zhǎng)，一般也就兩三頁(yè)，主要內(nèi)容無(wú)外乎以下幾點(diǎn)：

1.我是誰(shuí)或我受誰(shuí)委托；

2.我擁有什么專利權(quán)；

3.我發(fā)現(xiàn)你的產(chǎn)品或使用的方法落入我專利權(quán)的保護(hù)范圍；

4.根據(jù)法律規(guī)定你沒有獲得我的許可就構(gòu)成侵權(quán)了（有時(shí)還列舉已經(jīng)維權(quán)成功的案例）；

5.你要立即停止侵權(quán)或者趕快聯(lián)系我協(xié)商專利許可事宜，否則你麻煩大了；

6.回函期限，回函地址及聯(lián)系方式；

7.附件（一般為權(quán)利證書、侵權(quán)證據(jù)或在先維權(quán)成功案例文書等）。

雖然律師函體現(xiàn)在紙面上的工作量并不大，好像一個(gè)小時(shí)可以出幾份，但其實(shí)為了撰寫出一份專業(yè)的專利侵權(quán)律師函，專利律師在紙面以外還需要做大量的工作，并非短時(shí)間便可輕松簡(jiǎn)單搞定的，主要包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容：

一、了解發(fā)函動(dòng)機(jī)

任何有規(guī)劃的行動(dòng)都是有動(dòng)機(jī)的，專利權(quán)人（或利害關(guān)系人）向涉嫌侵權(quán)者（企業(yè)、組織或個(gè)人）發(fā)送律師函，目的多種多樣，目的不同決定了律師函具體撰寫內(nèi)容上的差異，比如對(duì)在行文措辭、訴求表達(dá)、發(fā)函對(duì)象以及發(fā)函范圍等方面的不同處理，專利權(quán)人發(fā)函動(dòng)機(jī)通常有以下幾種：

1.自力救濟(jì)維權(quán)

眾所周知，知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)難度大，成本高，周期長(zhǎng)， 雖發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上有侵權(quán)行為，專利權(quán)人往往也會(huì)出現(xiàn)畏難情緒，采用速度快、成本低的自力救濟(jì)方式是很多專利權(quán)人樂于先行嘗試的維權(quán)策略，而自力救濟(jì)的主要表現(xiàn)形式之一就是先發(fā)送律師函，以期能以通知、喝止、協(xié)商或合作等方式簡(jiǎn)單快捷地解決專利侵權(quán)糾紛。

自力救濟(jì)維權(quán)雖省錢、省力、省時(shí)間，但效果往往不樂觀，根據(jù)筆者以往經(jīng)驗(yàn)，專利權(quán)人發(fā)出律師函后，十份之中能有一兩份收到回復(fù)就已經(jīng)不錯(cuò)了，而能回函或聯(lián)系權(quán)利人通過(guò)友好協(xié)商洽談專利許可或技術(shù)合作的情況更是少之又少。

2.公力救濟(jì)維權(quán)的前奏

當(dāng)今專利侵權(quán)糾紛案件仍以公力救濟(jì)為主要手段，即通過(guò)司法途徑或行政途徑借助公權(quán)力強(qiáng)制性地解決專利侵權(quán)糾紛。司法途徑是指通過(guò)向法院起訴侵權(quán)行為而獲得救濟(jì)；行政途徑是指向知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等行政機(jī)關(guān)或快速維權(quán)中心等職能機(jī)構(gòu)進(jìn)行侵權(quán)投訴，要求查處侵權(quán)行為，也可以向海關(guān)總署進(jìn)行海關(guān)備案以期海關(guān)查扣進(jìn)出口的侵權(quán)產(chǎn)品等。

公力救濟(jì)途徑維權(quán)雖費(fèi)錢、耗力、時(shí)間長(zhǎng)，但效果一般較好，發(fā)送律師函通常是專利維權(quán)策略中的一環(huán)，即發(fā)函通知對(duì)方侵權(quán)后如果其仍不停止侵權(quán)行為，若最后裁決結(jié)果構(gòu)成侵權(quán)，則有可能因此而加重對(duì)侵權(quán)者的懲罰力度，是要求法院加大賠償額的一個(gè)重要考量因素。

3.在新興市場(chǎng)中圈占較大份額

有些專利產(chǎn)品生命周期比較短，如果采用公力救濟(jì)手段進(jìn)行維權(quán)，等到裁決結(jié)果出來(lái)時(shí)（短則半年，長(zhǎng)則幾年）市場(chǎng)很可能分割大局已定，從而使該維權(quán)結(jié)果喪失了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上的應(yīng)有之意，最后權(quán)利人可能落得錢花了，精力耗了，時(shí)機(jī)過(guò)了，市場(chǎng)也沒有了的結(jié)局。

在上述情況下，通過(guò)向市場(chǎng)上涉嫌侵權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或經(jīng)銷商發(fā)送律師函，可在一定程度上減輕侵權(quán)行為的泛濫，使侵權(quán)者有所顧忌，從而降低專利侵權(quán)行為給權(quán)利人帶來(lái)的不利影響，最終有助于專利權(quán)人在新興產(chǎn)品市場(chǎng)上進(jìn)行開疆拓土。

4.增加中標(biāo)機(jī)會(huì)

在項(xiàng)目招投標(biāo)中，競(jìng)標(biāo)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)是你死我活地爭(zhēng)斗，如果某企業(yè)手握相關(guān)產(chǎn)品或方法的專利權(quán)，在這個(gè)節(jié)骨眼上沒有理由不用一下。

在招投標(biāo)之前或過(guò)程之中，向競(jìng)標(biāo)對(duì)手或招標(biāo)方發(fā)送專利侵權(quán)律師函，以警告對(duì)手和提示招標(biāo)方，在一定程度上會(huì)影響到專利權(quán)人的中標(biāo)機(jī)會(huì)（某些情況下是有決定性作用的）。

5.促進(jìn)技術(shù)合作

當(dāng)今科技發(fā)展日新月異，幾乎沒有哪家企業(yè)可以獨(dú)占某個(gè)領(lǐng)域的所有技術(shù)，因此技術(shù)合作是現(xiàn)今乃至未來(lái)企業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。

如果專利權(quán)人想與行業(yè)內(nèi)某友商進(jìn)行技術(shù)合作或?qū)＠徊嬖S可，通過(guò)發(fā)送律師函的方式友好地提醒一下友商，很有可能就此揭開了兩家友好合作的序幕。

當(dāng)然，一些技術(shù)特點(diǎn)比較突出的小型創(chuàng)業(yè)公司通過(guò)發(fā)送專利侵權(quán)律師函的方式被行業(yè)巨頭發(fā)現(xiàn)，進(jìn)而導(dǎo)致被收購(gòu)的例子也不在少數(shù)。

誠(chéng)然，上述列舉的幾個(gè)主要發(fā)送律師函的動(dòng)機(jī)都要以維護(hù)己方的合法權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，不能基于不誠(chéng)信的缺乏商業(yè)道德的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的意圖，否則就有可能玩兒過(guò)界，導(dǎo)致自擺烏龍了。

二、核實(shí)權(quán)利基礎(chǔ)

律師接受委托發(fā)送律師函，需要調(diào)查核實(shí)的第一件事就應(yīng)該是委托人是否有權(quán)利進(jìn)行委托，即看一下委托人是否是所涉專利權(quán)的權(quán)利人或利害關(guān)系人，再者就是需要核實(shí)所涉專利權(quán)的法律狀態(tài)，看其是否依然有效。

在實(shí)際工作中曾遇到過(guò)很多沒有權(quán)利基礎(chǔ)就要求發(fā)送專利侵權(quán)律師函的委托人，例如：

1.沒有任何專利權(quán)，只因發(fā)現(xiàn)別人的產(chǎn)品跟他做的一樣；

2.專利處于申請(qǐng)階段，還未獲得授權(quán)；

3.專利權(quán)已被宣告無(wú)效，或仍處于專利確權(quán)的行政訴訟程序中；

4.專利權(quán)已過(guò)保護(hù)期限。

如果沒有權(quán)利基礎(chǔ)，無(wú)論委托人的動(dòng)機(jī)有多么純潔，也無(wú)論“侵權(quán)”情況有多么緊迫，都是不能發(fā)送律師函的。

另外還有一種情況，就是實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)經(jīng)專利檢索報(bào)告或?qū)＠麢?quán)評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)穩(wěn)定性較差，該種情況權(quán)利人雖擁有有效的專利權(quán)，具備發(fā)送律師函的權(quán)利基礎(chǔ)，但在發(fā)送律師函之前也需衡量再三，謹(jǐn)慎發(fā)送。

三、研究被控產(chǎn)品

專利侵權(quán)律師函不能籠統(tǒng)地警告別人的產(chǎn)品侵犯了專利權(quán)，要有明確的指向性，即要明確地告知接收函件的企業(yè)其哪些具體的產(chǎn)品涉嫌侵犯了專利權(quán)，要具體到產(chǎn)品名稱及型號(hào)，并告知其實(shí)施了什么侵權(quán)行為，比如是制造、銷售、許諾銷售、使用還是進(jìn)口等。

在撰寫律師函之前不對(duì)被控涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行研究和分析是不負(fù)責(zé)任的，因?yàn)檫@屬于對(duì)侵權(quán)事實(shí)的基本調(diào)查，如果事實(shí)都搞不清楚，就不要期望專業(yè)結(jié)論的合法和正確了。

四、侵權(quán)分析判斷

在研究分析被控涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，根據(jù)對(duì)涉案專利權(quán)利要求保護(hù)范圍的界定進(jìn)行簡(jiǎn)易地技術(shù)特征比對(duì)，看被控產(chǎn)品所采用的技術(shù)\設(shè)計(jì)方案是否落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，這也是最能體現(xiàn)專利律師專業(yè)水平的部分，唯有在經(jīng)過(guò)專業(yè)判斷構(gòu)成專利侵權(quán)的情況下，才可建議委托人發(fā)送律師函。

五、涉嫌侵權(quán)者調(diào)查

律師函是要發(fā)送給涉嫌侵權(quán)者的，讓目標(biāo)接收人收到函件是對(duì)受委托人最起碼的要求，這項(xiàng)工作看似簡(jiǎn)單，但在某些情況下也會(huì)給發(fā)函律師帶來(lái)不小的障礙。一種情況是涉嫌侵權(quán)者是個(gè)人或小企業(yè)，專利權(quán)人提供的地址或從公開渠道查詢到的地址有時(shí)已經(jīng)過(guò)期，或有時(shí)干脆就是假地址，函件發(fā)過(guò)去就因查無(wú)此人而被退回來(lái)；另一種情況是涉嫌侵權(quán)人是很大的企業(yè)，如果不事先搞清楚應(yīng)該發(fā)給哪個(gè)地區(qū)的哪個(gè)部門或哪個(gè)具體的負(fù)責(zé)人，律師函往往不是被退回就是有去無(wú)回。

所以，調(diào)查清楚準(zhǔn)確的目標(biāo)發(fā)函地址和具體的接收人是律師函發(fā)送過(guò)程中的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容。

六、發(fā)函后果評(píng)估

發(fā)送律師函的最終目的是維護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，如果因?yàn)榘l(fā)送律師函反而有可能使專利權(quán)人的利益受到損害，則這個(gè)函件是否應(yīng)該發(fā)送就需慎重考慮了。

所以，在發(fā)送律師函之前根據(jù)對(duì)所掌握情況的分析，對(duì)發(fā)函行為可能會(huì)給專利權(quán)人所造成的影響進(jìn)行評(píng)估是很有必要的。

一般來(lái)講，因發(fā)送律師函可能會(huì)給專利權(quán)人造成的不利影響主要有以下幾種情況：

1. 打草驚蛇，引起防范

發(fā)送律師函就是明確告訴涉嫌侵權(quán)者：你侵犯了我的專利權(quán)，我已經(jīng)注意到你了，你現(xiàn)在很危險(xiǎn)。這在某種意義上就是提醒侵權(quán)者趕緊準(zhǔn)備專利侵權(quán)糾紛的應(yīng)對(duì)工作，十分不利于權(quán)利人后續(xù)維權(quán)計(jì)劃的推進(jìn)。

如專利權(quán)人有維權(quán)的總體規(guī)劃和決心，最好在發(fā)送函件之前就先做好侵權(quán)證據(jù)和賠償證據(jù)的固定工作，以消除因侵權(quán)者銷毀、隱藏證據(jù)給后續(xù)維權(quán)所帶來(lái)的不利影響。

2.不侵權(quán)之訴，改變管轄

根據(jù)法律規(guī)定，發(fā)送專利侵權(quán)律師函是被控侵權(quán)人向法院提起不侵權(quán)之訴的一個(gè)理由，專利權(quán)人因此有可能被拖入其不愿進(jìn)行的冗長(zhǎng)的司法訴訟程序中，而且還將選擇管轄法院的權(quán)利拱手讓給了對(duì)方。

因此，在發(fā)送函件之前就需要制定好相應(yīng)的后續(xù)行動(dòng)策略，以應(yīng)對(duì)上述可能發(fā)生的不利局面。

3. 燃起戰(zhàn)火，引火燒身  

上文我們提到對(duì)涉嫌侵權(quán)者的調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容除了具體收件地址或聯(lián)系方式外，關(guān)鍵還要調(diào)查一下對(duì)方所擁有專利權(quán)的情況，因?yàn)槭峭袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，如果對(duì)方在相同技術(shù)領(lǐng)域擁有大量專利權(quán)，則發(fā)函委托人的產(chǎn)品也很有可能侵犯對(duì)方的專利權(quán)（這種情況筆者就處理過(guò)）。故很有可能因?yàn)檫@封律師函使發(fā)函委托人引起對(duì)方注意，從而燃起專利戰(zhàn)火，招致燒身之禍。

面對(duì)這其中的風(fēng)險(xiǎn)，不進(jìn)行預(yù)先風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和制定風(fēng)險(xiǎn)控制策略，最好不要貿(mào)然發(fā)函。

4.措辭不當(dāng)，涉嫌不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)

以往發(fā)生的案例中，有不少不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的案件緣由就是由發(fā)送律師函引起的，這主要是因?yàn)榘l(fā)函人在撰寫律師函時(shí)未對(duì)案件情況進(jìn)行客觀調(diào)查與核實(shí)，或沒有盡到應(yīng)有的審慎注意義務(wù)，在律師函中的措辭有不客觀的情況，或有侵犯他人名譽(yù)或詆毀他人商譽(yù)之嫌，從而引起接收函件者的反戈一擊。

由于發(fā)送律師函而引起對(duì)方反訴，被拖入司法訴訟糾紛之中，這肯定不是發(fā)函委托人所期望的結(jié)果，所以，在撰寫專利侵權(quán)律師函時(shí)，時(shí)刻要提起足夠的注意，以防構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

七、發(fā)函證據(jù)留存   

發(fā)送律師函是一個(gè)法律行為，若要其產(chǎn)生所期望的法律效果，則需要對(duì)能證明該行為的證據(jù)予以留存或固定，比如保留律師函件的備份、快遞單據(jù)、簽收記錄等，還可根據(jù)該發(fā)函行為的重要程度采取公證的形式予以固定。留存該證據(jù)不但是受委托發(fā)送律師函工作的一部分，而且也可為以后可能進(jìn)行的專利侵權(quán)糾紛程序提供證據(jù)，以證明侵權(quán)人在明知的情況下仍繼續(xù)侵權(quán)，彰顯其惡意，當(dāng)然，在某些情況下也可作為證明因此而起的不侵權(quán)之訴是否符合起訴條件的證據(jù)。

八、后續(xù)溝通工作

如上文所說(shuō)，有一部分發(fā)出的律師函是可以得到回應(yīng)的，一些回應(yīng)主要是說(shuō)明被控產(chǎn)品不構(gòu)成專利侵權(quán)的，也有一些回應(yīng)是有請(qǐng)求專利許可或技術(shù)合作意向的，根據(jù)不同的回應(yīng)，發(fā)函律師應(yīng)將對(duì)方的意思轉(zhuǎn)達(dá)給委托人，并提出相應(yīng)建議，協(xié)助委托人處理后續(xù)事宜。

講到這里，大家是否覺得發(fā)送專利侵權(quán)律師函具有一定專業(yè)技術(shù)含量呢？是否仍認(rèn)為誰(shuí)都可以處理專利侵權(quán)律師函呢？是否能找到烏龍事件的根本原因了呢？

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作者：劉興彬   廣州專利律師

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對(duì)：IPRdaily   縱橫君

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