「專利侵權律師函」切勿自擺烏龍

#文章僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉興彬  廣州專利律師

原標題：專利侵權律師函，切勿自擺烏龍

專利侵權律師函（以下稱“律師函”或“函件”）也不是誰想發(fā)就能輕易發(fā)的，弄不好就很有可能自擺烏龍，不但起不到預期的發(fā)函效果，還有可能適得其反。所以：找專業(yè)人，做專業(yè)事。

近日看到一份公開的外觀設計專利無效宣告請求審查決定書（第31994號，案件編號：6W107776），引起筆者注意的是請求人提交給專利復審委員會的一份無效證據(jù)是來自專利權人的律師函，在該法律函件中，專利權人指控請求人于2015年開始生產(chǎn)并銷售兩個系列的產(chǎn)品，而所述產(chǎn)品所使用的外觀設計專利已由現(xiàn)權利人于2016年向國家知識產(chǎn)權局提出申請并獲得授權，遂要求請求人立即停止侵害其專利權的行為。

很明顯，撰寫這份律師函的律師應非專利業(yè)內(nèi)人士，否則在其專業(yè)知識結(jié)構中不可能沒有專利“新穎性”的概念，以致其在律師函中直接承認己方專利方案已在申請日之前就公開了，根據(jù)我國專利法第二十三條第一款對外觀設計新穎性的規(guī)定，該外觀設計方案是不符合授予專利權條件的。

實際上，在我國外觀設計專利數(shù)據(jù)庫中有著相當一部分授權專利屬于這種情況，即申請人在專利方案被公開后才申請專利，根據(jù)法律規(guī)定，這種缺乏新穎性的方案是不能獲得授權的，但由于我國現(xiàn)行對外觀設計只進行形式審查的制度，往往使這類專利得以獲得授權，又因為在先公開的證據(jù)或者線索通常由專利申請人掌握，他人即使想無效掉該不應授權的專利，往往也是苦于不能搜集到合適的、充足的在先公開證據(jù)而束手無策。

這次倒好，專利權人在發(fā)送律師函警告他人侵害其專利權的同時也給對方送上無效己方專利的有力證據(jù)，因為根據(jù)《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》，這種情況應屬自認，無需對方提供證據(jù)予以證明。這就好比專利權人高舉砍刀，口中斷喝：“若不交保護費，先吃我紙糊一刀”一樣，結(jié)局可想而知，對方不但不會因為受到恐嚇而交保護費，而是連你手中那紙糊大刀也順便給戳破了。

由此可見，這專利侵權律師函（以下稱“律師函”或“函件”）也不是誰想發(fā)就能輕易發(fā)的，弄不好就很有可能自擺烏龍，不但起不到預期的發(fā)函效果，還有可能適得其反。

那如何才能有效避免類似烏龍事件呢？答案是：找專業(yè)人，做專業(yè)事。

古代兵刃十八般，當今武器不勝數(shù)。每種兵器均有其自身特點，不熟悉某種兵器的人是不能有效使用從而使其產(chǎn)生應有威力的，就像使慣了刀的刀客不能讓他耍軟鞭，駕駛坦克的士兵不能讓他操縱潛艇一樣，由于不專業(yè)地使用導致不能發(fā)揮兵器的威力事小，要是因為不專業(yè)而傷到自己就大事了。

常說專利是現(xiàn)代企業(yè)市場競爭中的一種武器，同理，使用這種武器也需要專業(yè)人士，最好是即熟悉專利又懂法律的專利律師，上文所說的律師函（也有 “警告函”、“告知函”或“通知函”等稱呼）只不過是專利武器使用中的一個招式，雖然該招式類似“投石問路”那樣簡單，但其中亦有奧妙，不解其意的人用起來出現(xiàn)烏龍事件還真不稀奇。

筆者在工作中接觸、處理過很多有關專利侵權糾紛律師函的案件，有境內(nèi)的，也有國外的，有代專利權人發(fā)出去警告別人侵權的，也有代被警告侵權者回復的，其間林林總總各式各樣，也算總結(jié)了一些經(jīng)驗教訓。

那如何處理專利侵權律師函事宜才算比較專業(yè)呢？

像這種律師函通常篇幅不長，一般也就兩三頁，主要內(nèi)容無外乎以下幾點：

1.我是誰或我受誰委托；

2.我擁有什么專利權；

3.我發(fā)現(xiàn)你的產(chǎn)品或使用的方法落入我專利權的保護范圍；

4.根據(jù)法律規(guī)定你沒有獲得我的許可就構成侵權了（有時還列舉已經(jīng)維權成功的案例）；

5.你要立即停止侵權或者趕快聯(lián)系我協(xié)商專利許可事宜，否則你麻煩大了；

6.回函期限，回函地址及聯(lián)系方式；

7.附件（一般為權利證書、侵權證據(jù)或在先維權成功案例文書等）。

雖然律師函體現(xiàn)在紙面上的工作量并不大，好像一個小時可以出幾份，但其實為了撰寫出一份專業(yè)的專利侵權律師函，專利律師在紙面以外還需要做大量的工作，并非短時間便可輕松簡單搞定的，主要包括以下幾項內(nèi)容：

一、了解發(fā)函動機

任何有規(guī)劃的行動都是有動機的，專利權人（或利害關系人）向涉嫌侵權者（企業(yè)、組織或個人）發(fā)送律師函，目的多種多樣，目的不同決定了律師函具體撰寫內(nèi)容上的差異，比如對在行文措辭、訴求表達、發(fā)函對象以及發(fā)函范圍等方面的不同處理，專利權人發(fā)函動機通常有以下幾種：

1.自力救濟維權

眾所周知，知識產(chǎn)權維權難度大，成本高，周期長， 雖發(fā)現(xiàn)市場上有侵權行為，專利權人往往也會出現(xiàn)畏難情緒，采用速度快、成本低的自力救濟方式是很多專利權人樂于先行嘗試的維權策略，而自力救濟的主要表現(xiàn)形式之一就是先發(fā)送律師函，以期能以通知、喝止、協(xié)商或合作等方式簡單快捷地解決專利侵權糾紛。

自力救濟維權雖省錢、省力、省時間，但效果往往不樂觀，根據(jù)筆者以往經(jīng)驗，專利權人發(fā)出律師函后，十份之中能有一兩份收到回復就已經(jīng)不錯了，而能回函或聯(lián)系權利人通過友好協(xié)商洽談專利許可或技術合作的情況更是少之又少。

2.公力救濟維權的前奏

當今專利侵權糾紛案件仍以公力救濟為主要手段，即通過司法途徑或行政途徑借助公權力強制性地解決專利侵權糾紛。司法途徑是指通過向法院起訴侵權行為而獲得救濟；行政途徑是指向知識產(chǎn)權局等行政機關或快速維權中心等職能機構進行侵權投訴，要求查處侵權行為，也可以向海關總署進行海關備案以期海關查扣進出口的侵權產(chǎn)品等。

公力救濟途徑維權雖費錢、耗力、時間長，但效果一般較好，發(fā)送律師函通常是專利維權策略中的一環(huán)，即發(fā)函通知對方侵權后如果其仍不停止侵權行為，若最后裁決結(jié)果構成侵權，則有可能因此而加重對侵權者的懲罰力度，是要求法院加大賠償額的一個重要考量因素。

3.在新興市場中圈占較大份額

有些專利產(chǎn)品生命周期比較短，如果采用公力救濟手段進行維權，等到裁決結(jié)果出來時（短則半年，長則幾年）市場很可能分割大局已定，從而使該維權結(jié)果喪失了市場競爭上的應有之意，最后權利人可能落得錢花了，精力耗了，時機過了，市場也沒有了的結(jié)局。

在上述情況下，通過向市場上涉嫌侵權的競爭對手或經(jīng)銷商發(fā)送律師函，可在一定程度上減輕侵權行為的泛濫，使侵權者有所顧忌，從而降低專利侵權行為給權利人帶來的不利影響，最終有助于專利權人在新興產(chǎn)品市場上進行開疆拓土。

4.增加中標機會

在項目招投標中，競標企業(yè)之間的競爭是你死我活地爭斗，如果某企業(yè)手握相關產(chǎn)品或方法的專利權，在這個節(jié)骨眼上沒有理由不用一下。

在招投標之前或過程之中，向競標對手或招標方發(fā)送專利侵權律師函，以警告對手和提示招標方，在一定程度上會影響到專利權人的中標機會（某些情況下是有決定性作用的）。

5.促進技術合作

當今科技發(fā)展日新月異，幾乎沒有哪家企業(yè)可以獨占某個領域的所有技術，因此技術合作是現(xiàn)今乃至未來企業(yè)發(fā)展的大趨勢。

如果專利權人想與行業(yè)內(nèi)某友商進行技術合作或?qū)＠徊嬖S可，通過發(fā)送律師函的方式友好地提醒一下友商，很有可能就此揭開了兩家友好合作的序幕。

當然，一些技術特點比較突出的小型創(chuàng)業(yè)公司通過發(fā)送專利侵權律師函的方式被行業(yè)巨頭發(fā)現(xiàn)，進而導致被收購的例子也不在少數(shù)。

誠然，上述列舉的幾個主要發(fā)送律師函的動機都要以維護己方的合法權益為出發(fā)點，不能基于不誠信的缺乏商業(yè)道德的不正當競爭的意圖，否則就有可能玩兒過界，導致自擺烏龍了。

二、核實權利基礎

律師接受委托發(fā)送律師函，需要調(diào)查核實的第一件事就應該是委托人是否有權利進行委托，即看一下委托人是否是所涉專利權的權利人或利害關系人，再者就是需要核實所涉專利權的法律狀態(tài)，看其是否依然有效。

在實際工作中曾遇到過很多沒有權利基礎就要求發(fā)送專利侵權律師函的委托人，例如：

1.沒有任何專利權，只因發(fā)現(xiàn)別人的產(chǎn)品跟他做的一樣；

2.專利處于申請階段，還未獲得授權；

3.專利權已被宣告無效，或仍處于專利確權的行政訴訟程序中；

4.專利權已過保護期限。

如果沒有權利基礎，無論委托人的動機有多么純潔，也無論“侵權”情況有多么緊迫，都是不能發(fā)送律師函的。

另外還有一種情況，就是實用新型或外觀設計專利權經(jīng)專利檢索報告或?qū)＠麢嘣u價報告評價穩(wěn)定性較差，該種情況權利人雖擁有有效的專利權，具備發(fā)送律師函的權利基礎，但在發(fā)送律師函之前也需衡量再三，謹慎發(fā)送。

三、研究被控產(chǎn)品

專利侵權律師函不能籠統(tǒng)地警告別人的產(chǎn)品侵犯了專利權，要有明確的指向性，即要明確地告知接收函件的企業(yè)其哪些具體的產(chǎn)品涉嫌侵犯了專利權，要具體到產(chǎn)品名稱及型號，并告知其實施了什么侵權行為，比如是制造、銷售、許諾銷售、使用還是進口等。

在撰寫律師函之前不對被控涉嫌侵權產(chǎn)品進行研究和分析是不負責任的，因為這屬于對侵權事實的基本調(diào)查，如果事實都搞不清楚，就不要期望專業(yè)結(jié)論的合法和正確了。

四、侵權分析判斷

在研究分析被控涉嫌侵權產(chǎn)品的基礎上，根據(jù)對涉案專利權利要求保護范圍的界定進行簡易地技術特征比對，看被控產(chǎn)品所采用的技術\設計方案是否落入涉案專利權的保護范圍，這也是最能體現(xiàn)專利律師專業(yè)水平的部分，唯有在經(jīng)過專業(yè)判斷構成專利侵權的情況下，才可建議委托人發(fā)送律師函。

五、涉嫌侵權者調(diào)查

律師函是要發(fā)送給涉嫌侵權者的，讓目標接收人收到函件是對受委托人最起碼的要求，這項工作看似簡單，但在某些情況下也會給發(fā)函律師帶來不小的障礙。一種情況是涉嫌侵權者是個人或小企業(yè)，專利權人提供的地址或從公開渠道查詢到的地址有時已經(jīng)過期，或有時干脆就是假地址，函件發(fā)過去就因查無此人而被退回來；另一種情況是涉嫌侵權人是很大的企業(yè)，如果不事先搞清楚應該發(fā)給哪個地區(qū)的哪個部門或哪個具體的負責人，律師函往往不是被退回就是有去無回。

所以，調(diào)查清楚準確的目標發(fā)函地址和具體的接收人是律師函發(fā)送過程中的一項重要工作內(nèi)容。

六、發(fā)函后果評估

發(fā)送律師函的最終目的是維護專利權人的合法權益，如果因為發(fā)送律師函反而有可能使專利權人的利益受到損害，則這個函件是否應該發(fā)送就需慎重考慮了。

所以，在發(fā)送律師函之前根據(jù)對所掌握情況的分析，對發(fā)函行為可能會給專利權人所造成的影響進行評估是很有必要的。

一般來講，因發(fā)送律師函可能會給專利權人造成的不利影響主要有以下幾種情況：

1. 打草驚蛇，引起防范

發(fā)送律師函就是明確告訴涉嫌侵權者：你侵犯了我的專利權，我已經(jīng)注意到你了，你現(xiàn)在很危險。這在某種意義上就是提醒侵權者趕緊準備專利侵權糾紛的應對工作，十分不利于權利人后續(xù)維權計劃的推進。

如專利權人有維權的總體規(guī)劃和決心，最好在發(fā)送函件之前就先做好侵權證據(jù)和賠償證據(jù)的固定工作，以消除因侵權者銷毀、隱藏證據(jù)給后續(xù)維權所帶來的不利影響。

2.不侵權之訴，改變管轄

根據(jù)法律規(guī)定，發(fā)送專利侵權律師函是被控侵權人向法院提起不侵權之訴的一個理由，專利權人因此有可能被拖入其不愿進行的冗長的司法訴訟程序中，而且還將選擇管轄法院的權利拱手讓給了對方。

因此，在發(fā)送函件之前就需要制定好相應的后續(xù)行動策略，以應對上述可能發(fā)生的不利局面。

3. 燃起戰(zhàn)火，引火燒身  

上文我們提到對涉嫌侵權者的調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容除了具體收件地址或聯(lián)系方式外，關鍵還要調(diào)查一下對方所擁有專利權的情況，因為是同行業(yè)競爭者，如果對方在相同技術領域擁有大量專利權，則發(fā)函委托人的產(chǎn)品也很有可能侵犯對方的專利權（這種情況筆者就處理過）。故很有可能因為這封律師函使發(fā)函委托人引起對方注意，從而燃起專利戰(zhàn)火，招致燒身之禍。

面對這其中的風險，不進行預先風險評估和制定風險控制策略，最好不要貿(mào)然發(fā)函。

4.措辭不當，涉嫌不正當競爭

以往發(fā)生的案例中，有不少不正當競爭的案件緣由就是由發(fā)送律師函引起的，這主要是因為發(fā)函人在撰寫律師函時未對案件情況進行客觀調(diào)查與核實，或沒有盡到應有的審慎注意義務，在律師函中的措辭有不客觀的情況，或有侵犯他人名譽或詆毀他人商譽之嫌，從而引起接收函件者的反戈一擊。

由于發(fā)送律師函而引起對方反訴，被拖入司法訴訟糾紛之中，這肯定不是發(fā)函委托人所期望的結(jié)果，所以，在撰寫專利侵權律師函時，時刻要提起足夠的注意，以防構成不正當競爭。

七、發(fā)函證據(jù)留存   

發(fā)送律師函是一個法律行為，若要其產(chǎn)生所期望的法律效果，則需要對能證明該行為的證據(jù)予以留存或固定，比如保留律師函件的備份、快遞單據(jù)、簽收記錄等，還可根據(jù)該發(fā)函行為的重要程度采取公證的形式予以固定。留存該證據(jù)不但是受委托發(fā)送律師函工作的一部分，而且也可為以后可能進行的專利侵權糾紛程序提供證據(jù)，以證明侵權人在明知的情況下仍繼續(xù)侵權，彰顯其惡意，當然，在某些情況下也可作為證明因此而起的不侵權之訴是否符合起訴條件的證據(jù)。

八、后續(xù)溝通工作

如上文所說，有一部分發(fā)出的律師函是可以得到回應的，一些回應主要是說明被控產(chǎn)品不構成專利侵權的，也有一些回應是有請求專利許可或技術合作意向的，根據(jù)不同的回應，發(fā)函律師應將對方的意思轉(zhuǎn)達給委托人，并提出相應建議，協(xié)助委托人處理后續(xù)事宜。

講到這里，大家是否覺得發(fā)送專利侵權律師函具有一定專業(yè)技術含量呢？是否仍認為誰都可以處理專利侵權律師函呢？是否能找到烏龍事件的根本原因了呢？

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉興彬   廣州專利律師

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

「關于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識產(chǎn)權媒體+產(chǎn)業(yè)服務平臺，致力于連接全球知識產(chǎn)權人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務、政府機構、律所、事務所、科研院校等全球近50多萬產(chǎn)業(yè)用戶（國內(nèi)25萬+海外30萬）；同時擁有近百萬條高質(zhì)量的技術資源+專利資源，通過媒體構建全球知識產(chǎn)權資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”

本文來自IPRdaily.cn 中文網(wǎng)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://globalwellnesspartner.com/”