遏制商標惡意注冊典型案例，“蒂凡尼”因「馳名商標TIFFANY引證」而被宣告無效

原標題：規(guī)制商標惡意注冊典型案例 | TIFFANY和DIFFANY傻傻分不清?

本案是適用商標法第十三條第二款遏制惡意注冊行為的典型案例。在判斷訴爭商標申請注冊是否會誤導公眾，致使馳名商標權(quán)利人的利益可能受到損害時，應(yīng)綜合考慮馳名商標的公眾熟知程度、兩商標之間的近似程度、指定使用商品之間的相關(guān)程度、訴爭商標注冊人的主觀意圖等因素進行判斷。

本案中，現(xiàn)有證據(jù)表明經(jīng)過蒂芙尼公司長期、大量的使用，“TIFFANY”與音譯中文標識“蒂芙尼”在珠寶等商品上已經(jīng)形成較強對應(yīng)關(guān)系。真蒂公司不僅注冊了本案訴爭商標“蒂凡尼”，還注冊了純英文商標“DIFFANY”及中英文組合商標“蒂凡尼壁紙DIFFANY”，并在實際使用過程中將“蒂凡尼”與“DIFFANY”同時使用，而“DIFFANY”無疑與第三人的馳名商標“TIFFANY”更為接近。由此可見，真蒂公司攀附蒂芙尼公司馳名商標聲譽的主觀意圖明顯。本案綜合考慮上述因素，認定訴爭商標申請注冊容易使相關(guān)公眾對兩商標之間的關(guān)系產(chǎn)生聯(lián)想，從而對商品來源產(chǎn)生誤認，致使蒂芙尼公司利益受損。

裁判摘要

裁判文書

中華人民共和國

北京知識產(chǎn)權(quán)法院

行政判決書

（2015）京知行初字第2833號

原告上海真蒂裝飾材料有限公司，住所地中華人民共和國上海市閔行區(qū)七莘路。

法定代表人林以清，執(zhí)行董事。

委托代理人張兵，上海申如律師事務(wù)所律師。

被告中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會，住所地中華人民共和國北京市西城區(qū)茶馬南街1號。

法定代表人趙剛，主任。

委托代理人崔曉，中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會審查員。

第三人美國蒂芙尼公司，住所地美利堅合眾國紐約州10022紐約市第五大道。

法定代表人艾娃·M.艾布拉姆斯，助理秘書。

委托代理人付同杰，北京市鑄成律師事務(wù)所律師。

委托代理人戴國琛，北京市鑄成律師事務(wù)所律師。

原告上海真蒂裝飾材料有限公司（簡稱真蒂公司）因商標權(quán)無效宣告請求行政糾紛一案，不服被告中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會（簡稱商標評審委員會）于2015年3月2日作出的商評字(2015)第22864號關(guān)于第8009772號“蒂凡尼”商標無效宣告請求裁定（簡稱被訴裁定），于法定期限內(nèi)向本院提起行政訴訟。本院于2015年5月12日受理后，依法組成合議庭，并通知被訴裁定的利害關(guān)系人美國蒂芙尼公司（簡稱蒂芙尼公司）作為本案第三人參加訴訟。2017年4月10日，本院對本案公開開庭進行了審理。原告真蒂公司的委托代理人張兵，被告商標評審委員會的委托代理人崔曉，第三人蒂芙尼公司的委托代理人戴國琛到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

被訴裁定系商標評審委員會針對蒂芙尼公司就真蒂公司核準注冊的第8009772號“蒂凡尼”商標（簡稱訴爭商標）提出的無效宣告請求作出的。商標評審委員會在被訴裁定中認定：蒂芙尼公司提交的宣傳、廣告等證據(jù)可以證明蒂芙尼公司“TIFFANY”“TIFFANY&CO.”商標已具有較高知名度和廣泛影響，在訴爭商標申請注冊日之前已為相關(guān)消費者熟知，依據(jù)修改前《中華人民共和國商標法》（簡稱2001商標法）第十四條的規(guī)定，可以認定蒂芙尼公司擁有的第815305號“TIFFANY”商標、第3966131號“TIFFANY&CO.”商標（分別簡稱引證商標一、引證商標二）為“珠寶、寶石（珠寶）”商品上的馳名商標。訴爭商標“蒂凡尼”與上述引證商標的顯著識別文字“TIFFANY”在呼叫等方面高度近似，構(gòu)成近似商標。雖然訴爭商標指定使用的墻紙等商品與上述引證商標賴以馳名的珠寶、寶石（珠寶）商品在用途、用戶、銷售渠道等方面存在一定差別，未構(gòu)成類似商品。但鑒于蒂芙尼公司的商標具有較高知名度，且蒂芙尼公司多將上述商標與“蒂芙尼”共同宣傳使用，訴爭商標的注冊和使用易導致相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生誤認，致使蒂芙尼公司的利益受到損害。故訴爭商標的注冊申請已構(gòu)成2001年商標法第十三條第二款所指的情形。因此，依照2001年商標法第十三條第二款及修改后《中華人民共和國商標法》（簡稱2014年商標法）第四十五條第一款、第二款和第四十六條的規(guī)定，商標評審委員會裁定：訴爭商標予以無效宣告。

原告真蒂公司不服被訴裁定，于法定期限內(nèi)向本院提起行政訴訟稱：一、被訴裁定有一處將訴爭商標“蒂凡尼”換作“蒂芙尼”，明顯有先入為主之意，故得出錯誤結(jié)論，應(yīng)予撤銷。二、被告認定引證商標構(gòu)成馳名商標的程序存在瑕疵。在商標評審程序中，原告未收到第三人提交的有關(guān)馳名商標的證據(jù)材料，也未進行質(zhì)證。三、馳名商標的保護不可無限制擴大類別。訴爭商標指定使用的墻紙等商品與引證商標籍以馳名的珠寶、寶石（珠寶）商品差別巨大，毫無關(guān)聯(lián)性可言，兩者并存不會導致相關(guān)公眾誤認，也不會淡化馳名商標的影響力。四、訴爭商標在核定使用的墻紙等商品上已廣泛使用，在業(yè)界已具有一定知名度，并無攀附引證商標之意，二者不會產(chǎn)生混淆。綜上，請求法院依法撤銷被訴裁定，并判令被告重新作出裁定。

被告商標評審委員會辯稱：被訴裁定認定事實清楚，適用法律正確，做出程序合法，請求法院依法維持被訴裁定，駁回原告的訴訟請求。

第三人蒂芙尼公司述稱：被告認定引證商標構(gòu)成馳名商標正確。訴爭商標指定使用的墻紙等商品與引證商標指定使用的珠寶、寶石（珠寶）商品，其消費對象均為一般消費者，并非屬于跨度很大的商品類別。被訴裁定有一處將訴爭商標“蒂凡尼”寫成“蒂芙尼”只是筆誤，不影響本案結(jié)果。綜上，被訴裁定認定事實清楚，適用法律正確，做出程序合法，請求法院依法維持被訴裁定，駁回原告的訴訟請求。

本院經(jīng)審理查明:

訴爭商標（商標圖樣附后）由真蒂公司于2010年1月20日向商標局提出注冊申請，申請注冊時的代理機構(gòu)為上海通理知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司。該商標于2011年2月7日被核準注冊，核定使用的商品為國際分類第27類的墻紙、非紡織品壁掛、非紡織品制墻帷、地毯、塑料或橡膠地板塊、席等，專用權(quán)期限至2021年2月6日。

引證商標一（商標圖樣附后）由蒂芙尼公司于1994年5月16日向商標局提出注冊申請。核定使用的商品為國際分類第14類的珠寶、寶石、美玉等。經(jīng)續(xù)展，該商標專用權(quán)期限至2016年2月13日。

引證商標二（商標圖樣附后）由蒂芙尼公司于2004年3月18日向商標局提出注冊申請。核定使用的商品為國際分類第14類的寶石（珠寶）、寶石、首飾等，專用權(quán)期限至2016年9月20日。

2013年11月21日，蒂芙尼公司針對訴爭商標向商標評審委員會提出無效宣告請求申請，并提交了以下主要證據(jù)證明上面引證商標在訴爭商標申請日之前的使用情況：

1、國家圖書館館藏期刊對蒂芙尼公司、引證商標一、引證商標二的報道。包括：2002年-2010年間，《新華時報》《經(jīng)濟參考報》《金融時報》《中國黃金報》《中國旅游報》《中國服飾報》《中國黃金珠寶》《國際市場》《品牌與標準化》《世界時裝之苑》《生活與健康》等報紙、期刊、雜志對蒂芙尼公司及引證商標一、引證商標二的報道。很多報道都將“TIFFANY”品牌稱為“蒂芙尼”，也有少數(shù)報道稱其為“蒂芬妮”或“第凡尼”；

2、引證商標一、引證商標二及“蒂芙尼”“TIFFANY”系列商標在中國雜志上的廣告、在中國的戶外廣告圖例以及在蒂芙尼公司的活動和場所中的圖片。包括：2002年-2006年間，蒂芙尼公司“TIFFANY”系列商標在《時尚芭莎》《精品購物指南》《世界時裝之苑》《VOGUE服飾與美容》等雜志投放的廣告；

3、蒂芙尼公司自制的2005-2010年蒂芙尼公司在中國的銷售額列表，以及銷售訂單、發(fā)票、小票等；

4、“TIFFANY”品牌首飾商品2007-2010年間的中國海關(guān)進口貨物報關(guān)單，收貨單位為蒂芙尼（上海）商業(yè)有限公司；

5、蒂芙尼公司在中國開設(shè)的專賣店列表及相關(guān)報道。包括在北京、上海、天津、沈陽、成都、青島、杭州、深圳、昆明、南京、哈爾濱、廣州、三亞、重慶、武漢、西安、濟南等多個城市開設(shè)了專賣店；

6、蒂芙尼公司中國推廣活動的資料、圖片及報道；

7、1995-2013年間“TIFFANY”商標在中國成功維權(quán)的商標異議裁定書幾十份，多份裁定中認定“TIFFANY”“TIFFANY&CO.”商標在珠寶等商品上具有一定知名度；

8、2007-2009年間汕尾市、天津市、廣州市等工商行政管理部門針對蒂芙尼公司的投訴，對相關(guān)主體銷售假冒“TIFFANY”商標的商品作出的行政處罰決定書若干份。

此外，蒂芙尼公司提交了真蒂公司注冊的其他相關(guān)商標的檔案及信息，包括第10716924號“蒂凡尼壁紙DIFFANY”商標、第10716937號“蒂凡尼壁紙DIFFANY”商標、第8009780號“DIFFANY”商標、第8009782號“DIFFANY”商標。

在訴訟過程中，第三人蒂芙尼公司向本院補充提交了如下主要證據(jù)（證據(jù)編號續(xù)前）：

9、商標評審委員會于2015年針對其他主體申請注冊的“蒂凡尼”商標作出的異議復審裁定、無效宣告請求裁定若干份，裁定結(jié)論均為不予相關(guān)商標注冊或予以無效。其中，第8836899號“蒂芙尼”商標異議復審裁定、第8284952號“蒂芙尼”商標異議復審裁定、第9020304號“蒂芙尼”商標異議復審裁定、第9020314號“蒂芙尼”商標異議復審裁定、第8764285號“蒂芙尼”商標異議復審裁定、第10294510號“蒂芙尼”商標異議復審裁定、第8009780號“DIFFANY”商標無效宣告請求裁定中均認定“TIFFANY”“TIFFANY&CO.”商標構(gòu)成“珠寶、寶石（珠寶）”商品上的馳名商標。

在訴訟過程中，真蒂公司向本院提交了如下主要證據(jù)：

1、真蒂公司資質(zhì)及獲得的榮譽。包括：2011年11月，真蒂公司被中國建材市場協(xié)會評為綠色建材誠信供應(yīng)商； 2013年3月，真蒂公司在第十五屆中國（北京）國際墻紙布藝暨家居軟裝飾博覽會上榮獲“最具品牌形象價值獎”等榮譽。

2、“蒂凡尼”壁紙獲得的榮譽。包括：2012年8月，“蒂凡尼”品牌在2012全國家居建材品牌影響力活動中榮獲壁紙行業(yè)消費者信得過十大品牌；2013年3月，“蒂凡尼”壁紙被中國建筑裝飾裝修材料協(xié)會評為中國墻紙墻布行業(yè)市場影響力品牌等榮譽。

3、“蒂凡尼”壁紙宣傳冊、店面照片、推廣活動照片等。其中多處顯示訴爭商標“蒂凡尼”與真蒂公司注冊的“DIFFANY”商標同時使用。

4、中國建筑裝飾裝修材料協(xié)會墻紙分會出具的書面證明，稱“蒂凡尼”品牌壁紙在中國墻紙市場具有很高知名度。

5、真蒂公司自制的“蒂凡尼”品牌壁紙近三年的銷售明細表。

商標評審委員會為證明其已依法向真蒂公司送達證據(jù)材料，向本院提交了如下證據(jù)：

1、郵件一份，顯示商標評審委員會于2014年3月14日通過郵寄方式向真蒂公司提供的地址上海市閔行區(qū)七莘路2888號7樓進行了送達，郵件于2014年4月20日被退回；

2、商標爭議答辯通知書送達公告，顯示第8009772號商標的商標爭議答辯通知書于2014年5月6日進行了送達公告，原發(fā)文日期為2014年3月10日、原發(fā)文編號為PZ201373867DS1。

另查，第8009780號“DIFFANY”商標由上海真諾裝飾材料有限公司（簡稱真諾公司）于2010年1月20日向商標局申請注冊，指定使用在墻紙等商品上，后經(jīng)商標局核準轉(zhuǎn)讓給真蒂公司。真諾公司的出資股東包括林以清、林以朋、林時配、許黃智，真蒂公司的出資股東包括林以清、林以朋、林時配。經(jīng)詢問，真蒂公司的委托代理人確認真諾公司和真蒂公司是關(guān)聯(lián)公司。

以上事實，有訴爭商標和引證商標一、引證商標二的商標檔案，蒂芙尼公司在商標評審階段提交的證據(jù)材料，蒂芙尼公司和真蒂公司在本案訴訟階段提交的證據(jù)材料，商標評審委員會提交的郵件和送達公告，本院庭審筆錄等在案佐證。

本院認為：

一、關(guān)于本案法律適用問題

因訴爭商標的核準注冊、被訴裁定的作出以及本案的審理跨越了2001年商標法和2014年商標法施行期間，故本案涉及兩部商標法間的法律適用問題。因訴爭商標為2014年商標法修改決定施行前已經(jīng)核準注冊的商標，被告于決定施行前受理、在決定施行后作出被訴裁定，故根據(jù)《最高人民法院關(guān)于商標法修改決定施行后商標案件管轄和法律適用問題的解釋》第七條的規(guī)定，本案相關(guān)程序問題的審理適用2014年商標法，相關(guān)實體問題的審理適用2001年商標法。修改前和修改后《中華人民共和國商標法實施條例》的適用，亦遵循前述規(guī)則。

二、關(guān)于被訴裁定作出程序是否合法

根據(jù)修改后《中華人民共和國商標法實施條例》第十條的規(guī)定，商標局或者商標評審委員會的各種文件，可以通過郵寄、直接遞交、數(shù)據(jù)電文或者其他方式送達當事人。文件通過上述方式無法送達的，可以通過公告方式送達，自公告發(fā)布之日起滿30日，該文件視為送達當事人。

本案中，被告提交的證據(jù)顯示其于2014年3月14日通過郵寄方式向原告的注冊地址“上海市閔行區(qū)七莘路2888號7樓”送達了答辯通知書等材料，郵件于2014年4月20日被退回，被告隨后于2014年5月6日向原告公告送達上述材料。根據(jù)上述規(guī)定，公告發(fā)布之日起滿30日，即2014年6月5日應(yīng)視為上述材料送達至原告，原告未向被告陳述針對第三人證據(jù)的質(zhì)證意見，被告于2015年3月2日作出被訴裁定并無不當。原告關(guān)于被訴裁定違反法定程序的主張不能成立，本院不予支持。

三、關(guān)于訴爭商標申請注冊是否違反2001年商標法第十三條第二款的規(guī)定

2001年商標法第十三條第二款規(guī)定，就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。

首先，關(guān)于訴爭商標申請注冊之前，原告注冊使用在“珠寶、寶石（珠寶）”商品上的兩枚引證商標是否構(gòu)成馳名商標。馳名商標是指在中國境內(nèi)為相關(guān)公眾廣為知曉的商標。2001年商標法第十四條規(guī)定，認定馳名商標應(yīng)當考慮下列因素：（一）相關(guān)公眾對該商標的知曉程度；（二）該商標使用的持續(xù)時間；（三）該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍；（四）該商標作為馳名商標受保護的記錄；（五）該商標馳名的其他因素。

本案中，蒂芙尼公司提交的證據(jù)表明，在訴爭商標申請日之前，蒂芙尼公司長期在“珠寶、寶石（珠寶）”商品上使用兩枚引證商標，在北京、上海、浙江、廣東、山東、天津、四川、遼寧等多個省市自治區(qū)開設(shè)了專賣店，通過《新華時報》《經(jīng)濟參考報》《金融時報》《中國黃金報》《中國旅游報》《中國服飾報》《中國黃金珠寶》《時尚芭莎》《精品購物指南》《世界時裝之苑》《生活與健康》等多家報紙、雜志對兩枚引證商標進行了持續(xù)、廣泛的宣傳。兩枚引證商標多次被商標局、商標評審委員會認定為“珠寶、寶石（珠寶）”商品上有一定知名度的商標或馳名商標。市場中亦存在不少銷售假冒“TIFFANY”品牌商品的行為。上述證據(jù)可以證明，在訴爭商標申請日之前，蒂芙尼公司注冊使用在“珠寶、寶石（珠寶）”商品上的兩枚引證商標已經(jīng)為相關(guān)公眾所熟知，構(gòu)成馳名商標。

其次，關(guān)于訴爭商標是否構(gòu)成對兩枚引證商標的摹仿。兩枚引證商標的主要識別部分均為英文“TIFFANY”，經(jīng)過蒂芙尼公司長期、大量的使用，“TIFFANY”與音譯中文標識“蒂芙尼”在珠寶等商品上已經(jīng)形成較強對應(yīng)關(guān)系，訴爭商標“蒂凡尼”不僅與英文“TIFFANY”呼叫相近，與蒂芙尼公司使用的中文標識“蒂芙尼”亦僅一字之差，訴爭商標已構(gòu)成對兩枚引證商標的摹仿。

最后，關(guān)于訴爭商標注冊是否會誤導公眾，致使第三人的利益可能受到損害。如前所述，現(xiàn)有證明表明兩枚引證商標在珠寶等商品上已經(jīng)為相關(guān)公眾所熟知，構(gòu)成馳名商標，原告理應(yīng)知曉并應(yīng)在注冊、使用商標時合理避讓。但事實上，除訴爭商標“蒂凡尼”外，原告在壁紙商品上還注冊了純英文商標“DIFFANY”及中英文組合商標“蒂凡尼壁紙DIFFANY”，并在實際使用過程中將“蒂凡尼”與“DIFFANY”同時使用，而“DIFFANY”無疑與第三人的馳名商標“TIFFANY”更為接近。雖然第8009780號“DIFFANY”商標最早由真諾公司申請注冊，但真諾公司與本案原告系關(guān)聯(lián)公司，且后將該枚商標轉(zhuǎn)讓給原告。由此可見，原告攀附第三人馳名商標聲譽的主觀意圖明顯。訴爭商標指定使用在壁紙等商品上，容易使相關(guān)公眾對兩商標之間的關(guān)系產(chǎn)生聯(lián)想，如是否存在許可使用關(guān)系、關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)系或其他關(guān)系，從而對商品來源產(chǎn)生誤認，致使第三人利益可能受損。

因此，訴爭商標申請注冊違反了2001年商標法第十三條第二款的規(guī)定。被告對此認定正確，本院予以支持。原告是否使用訴爭商標并不影響訴爭商標申請注冊違反上述法律規(guī)定的定性。

此外，被訴裁定有一處將訴爭商標“蒂凡尼”寫成“蒂芙尼”應(yīng)系筆誤，原告據(jù)此主張撤銷被訴裁定缺乏法律依據(jù)，本院不予支持。

綜上所述，被訴裁定認定事實清楚，適用法律正確，原告的訴訟請求缺乏事實或法律依據(jù)，本院不予支持。

依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條之規(guī)定，本院判決如下：

駁回原告上海真蒂裝飾材料有限公司的訴訟請求。

案件受理費人民幣一百元，由原告上海真蒂裝飾材料有限公司負擔（已交納）。

如不服本判決，原告上海真蒂裝飾材料有限公司、被告中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會可在本判決書送達之日起十五日內(nèi)，第三人美國蒂芙尼公司可在本判決書送達之日起三十日內(nèi)向本院提交上訴狀及副本，并交納上訴案件受理費人民幣一百元，上訴于中華人民共和國北京市高級人民法院。

審    判   長   周麗婷

人民陪審員   蔣莉莉

人民陪審員   韓樹華

二〇一七 年 四月 二十四 日

（北京知識產(chǎn)權(quán)法院院章）

法官助理   楊恩義

書  記  員   國    佳

附圖：

訴爭商標

引證商標一

引證商標二

第8009780號“DIFFANY”商標

來源：知產(chǎn)北京

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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