專利權專利申請
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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:殷慎敏 北京品源知識產(chǎn)權代理有限公司
原標題:專利申請之前的產(chǎn)品銷售對美國專利權的影響
在美國,如果專利權人在專利申請之前銷售或許諾銷售產(chǎn)品,他有一年的寬限期提交相關的專利申請,這就是眾所周知的銷售門檻(on-sale bar)。雖然在美國銷售有一年的寬限期,但在其他國家并沒有類似規(guī)定,因而這種銷售行為會直接導致專利權的喪失。
1、美國新舊專利法對銷售門檻(on-sale bar)的定義
2011年實施的美國新專利法(AIA)對銷售門檻的定義做了修改。下面的表格列出了新舊專利法對銷售門檻定義的不同。
由于AIA對銷售門檻定義的修改,產(chǎn)生了很多懸而未決的疑問:
比如AIA中的銷售是另外公眾可獲知的(otherwise available to the public),如何解讀?
AIA的銷售門檻是指公開銷售還是秘密銷售?還是兩者都包括?
AIA的銷售門檻是否包括哪些沒有公開具體細節(jié)的發(fā)明?
2017年5月1日聯(lián)邦巡回法院對Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA Inc 案件的判決,第一次明確了美國新專利法中對銷售門檻的解釋,解答了一些相關問題,因而也賦予該案件一些特殊意義。
2、案件背景
涉案原告Helsinn擁有四項涉及鹽酸帕洛諾司瓊(鎮(zhèn)吐藥)的美國專利。帕洛諾司瓊作為第二代5-HT3抑制劑,主要用于防止和控制急性化療所引起的惡心、嘔吐癥狀。Helsinn起訴 Teva Pharmaceuticals專利侵權,而Teva 則抗辯認為專利權因為觸發(fā)銷售門檻而無效。
涉案原告Helsinn的四項專利是在2003年1月提交的想專利申請,但在2001年4月Helsinn和MGI Pharma簽署了供給和購買合同。該合同明確了產(chǎn)品價格,付款方式,運輸方法。同時規(guī)定:如果獲得FDA的批準,MGI同意購買由專利覆蓋的某一劑量的產(chǎn)品。該合同沒有披露專利保護的所有細節(jié),比如藥物的劑量。由于美國證劵交易委員會(SEC)要求公司提供階段性歸檔的財務報表 :諸如10 – K(年度報表 ),10 – Q (季度報表 )和 8 – K當期報表/當前報表(重大事件)。MGI在簽署和Helsinn的合同后,向美國證劵交易委員會(SEC)提交8-K報表而公開了該合同。
3、美國巡回聯(lián)邦法院的判決
由于涉案原告Helsinn專利申請的提交是在合同簽署21個月之后,已過了12個月的寬限期,所以案件爭論的焦點在與:沒有公開發(fā)明細節(jié)的銷售是否觸發(fā)銷售門檻?
五月份聯(lián)邦巡回法院對Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA Inc 案件的判決,推翻了新澤西地方法院的判決,認為如果發(fā)明的銷售是公開的, 不管相關的發(fā)明細節(jié)是否公開,銷售門檻在這種情況下將被觸發(fā),涉及的發(fā)明也將因此喪失可專利性。
4、案件啟示
案件發(fā)展至此,涉案原告Helsinn會要求聯(lián)邦巡回法院全庭復審還是上訴至美國最高法院還不得而知。通過此案我們可以得到以下啟示:
1)聯(lián)邦巡回法院的判決證實了美國新專利法(AIA)沒有改變pre-AIA中有關銷售的法律含義。
2)美國專利局認為銷售涉及的發(fā)明是可以讓公眾獲知的發(fā)明,即只有公開發(fā)明細節(jié)的銷售才會觸發(fā)銷售門檻。美國專利局的觀點顯
然不同于巡回聯(lián)邦法院的判決,而這種不同將會影響到未來的專利訴訟和專利無效案件。
3)除美國以外的其他國家沒有銷售門檻的規(guī)定,因此專利申請之前的銷售行為會直接導致專利權的喪失。
4)美國申請人不應過度依賴銷售門檻的寬限期,而要平衡好專利保護和商業(yè)盈利兩者之間的關系。
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作者:殷慎敏 北京品源知識產(chǎn)權代理有限公司
編輯:IPRdaily 趙珍 / 校對:IPRdaily 縱橫君
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