「美國延續(xù)申請」的種類及提交策略

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作者：袁穎  北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：美國延續(xù)申請的種類及提交策略

美國專利法規(guī)定申請人在符合法定條件時可提出延續(xù)申請（Continuing Application），延續(xù)申請（Continuing Application）包括：繼續(xù)申請（Continuation Application）、部分繼續(xù)申請（Continuation-in-part Application）和分案申請（Divisional Application）。一個原始專利申請（一般稱為母案）不依賴另一個在先的申請，設(shè)立了一個自己的有效申請日；延續(xù)申請（Continuing Application）是在該原始專利申請的基礎(chǔ)上，對其申請文件進行整理、補充或選擇而形成的新申請，并依賴于該原始專利申請的有效申請日。

下面筆者對繼續(xù)申請（Continuation Application）、部分繼續(xù)申請（Continuation-in-part Application）和分案申請（Divisional Application）的區(qū)別及提交策略進行簡單介紹和探討。

延續(xù)申請（Continuing Application）包括：繼續(xù)申請（Continuation Application）、部分繼續(xù)申請（Continuation-in-part Application）和分案申請（Divisional Application）。

這三種延續(xù)申請的提出都必須滿足下列條件：

1、提出申請時，母案必須為懸而未決的狀態(tài)（pending）；

2、繼續(xù)申請與母案申請的發(fā)明人至少有一個是相同的；

3、繼續(xù)申請的說明書正文應(yīng)當(dāng)依據(jù)母案的申請文本而成；

4、母案申請應(yīng)當(dāng)是正式申請；

5、繼續(xù)申請也應(yīng)當(dāng)繳納申請費。

這里，母案為懸而未決的狀態(tài)，并不意味著該原始申請必須為懸而未決的狀態(tài)，僅要求該母案或者該母案的任一個繼續(xù)申請為懸而未決的狀態(tài)即可。

繼續(xù)申請（Continuation）與母案具有相同的公開內(nèi)容，并且要求該母案的優(yōu)先權(quán)，除了以上均需要滿足的條件以外，繼續(xù)申請的提交還需要滿足該條件：其權(quán)項必須完全被母案的公開內(nèi)容支持。

部分繼續(xù)申請（Continuation-in-part Application）在母案的公開內(nèi)容的基礎(chǔ)上增加了新的內(nèi)容，權(quán)項涉及新的主題。部分繼續(xù)申請可以用來加入在原始申請的申請日之后做出的改進，或克服在先申請公開不充分的問題。通常提出部分繼續(xù)申請的目的是為了加入原始申請中沒有揭露的特征以及申請不同于原始申請的權(quán)利要求保護范圍。部分繼續(xù)申請的權(quán)項中由母案公開內(nèi)容所支持的主題可以獲得母案的有效申請日，但是權(quán)項中由新增內(nèi)容所支持的主題不能獲得該母案的有效申請日，其有效申請日為該部分繼續(xù)申請的提交日。因此部分繼續(xù)申請有兩個有效申請日，一個是原始申請的申請日，另一個是新增加內(nèi)容的申請日，原始公開的內(nèi)容和新增加部分的申請日分別計算，但專利權(quán)期限從原始公開內(nèi)容的申請日起算20年。

這里需要提醒國內(nèi)申請人的是，按照中國專利法規(guī)定，申請人將在中國完成的發(fā)明向外國申請專利的，應(yīng)當(dāng)事先報經(jīng)專利局進行保密審查。而未經(jīng)保密審查的發(fā)明直接向外所申請專利的，很有可能導(dǎo)致該發(fā)明在中國境內(nèi)喪失權(quán)利。因此國內(nèi)申請人在提交部分繼續(xù)申請時，必須考慮好后續(xù)是否要在國內(nèi)保護這些新增的主題，若仍有保護需求，則一定要先進行保密審查，以避免后續(xù)在中國境內(nèi)喪失權(quán)利的風(fēng)險。

分案申請（Divisional Application）與母案具有相同的公開內(nèi)容，但是權(quán)項涉及的保護主題與母案不同。當(dāng)美國專利局發(fā)現(xiàn)一個申請具有的權(quán)項涉及兩個以上發(fā)明，且不滿足可允許的一些特例時，美國專利局會發(fā)出RR（Restriction Requirement）要求申請人選擇一個發(fā)明以繼續(xù)審查程序，并要求撤回涉及未選擇發(fā)明的權(quán)項。針對這些撤回的權(quán)項，申請人可以選擇在母案為懸而未決狀態(tài)期間的任意時期提交分案申請。

針對以上三種延續(xù)申請，申請人在選擇時應(yīng)該重點考慮哪些因素呢，在選擇時必須考慮通過提交延續(xù)申請獲得在先有效申請日的優(yōu)勢和劣勢分別有哪些。

首先，申請人必須牢記，專利的保護期為自最早提交的母案的申請日起20年。相比于提交原始申請，提交延續(xù)申請有導(dǎo)致保護期縮短的風(fēng)險。然而提交延續(xù)申請可能考慮的是獲得母案申請的有效申請日，以克服一些在先的現(xiàn)有技術(shù)或者一些法律禁止。

另一個提交延續(xù)申請的非常重要的考慮是為了使母案一直維持在懸而未決的狀態(tài)，以觀察市場和競爭者的反應(yīng)，并應(yīng)對其他競爭者針對母案進行規(guī)避設(shè)計。當(dāng)母案獲得授權(quán)成為一項授權(quán)專利時，其他競爭者可能會生產(chǎn)產(chǎn)品以規(guī)避母案的授權(quán)權(quán)項的范圍（design around the patent），該母案的申請人可以在延續(xù)申請中尋求對應(yīng)的權(quán)項范圍，以使得該競爭產(chǎn)品落入侵權(quán)范圍；或者，申請人可以在母案的基礎(chǔ)上增加一些改進，以獲得不同的保護范圍。當(dāng)然，可以選擇這種方式的申請人必須付出較多的資金和人力投入。

還有一個需要考慮的是商業(yè)利益。母案申請一般都會把權(quán)項范圍寫的盡可能的寬，以獲取盡可能大的保護范圍。而專利局通常都會通過新穎性和創(chuàng)造性駁回理由來拒絕較寬范圍的權(quán)項，以要求申請人盡可能地縮小權(quán)項的范圍。而當(dāng)申請人已經(jīng)有一款特定的產(chǎn)品具有即時的商業(yè)潛能，對于申請人來說比較明智的做法是在審查過程中先將權(quán)項范圍縮小獲得專利以覆蓋該特定的產(chǎn)品，然后提交一個延續(xù)申請以繼續(xù)尋求更寬的保護范圍或者不同的保護范圍。

下面筆者結(jié)合實際處理的案例探討提交上述延續(xù)申請的策略。

在第一個案例中，申請人的母案申請保護一種支架，審查員檢索到的現(xiàn)有文件與申請人希望保護的支架有較大的區(qū)別，但是由于母案申請的說明書和附圖均未明確公開該實質(zhì)的區(qū)別點，因此基于這種情況，繼續(xù)與審查員爭辯的意義不大，申請人選擇了提交部分繼續(xù)申請，對母案申請的說明書和附圖進行修改，描述形成實質(zhì)區(qū)別的特征，且權(quán)項中體現(xiàn)了該區(qū)別特征。該部分繼續(xù)申請?zhí)峤缓蠹传@得授權(quán)。該案提交部分繼續(xù)申請的原因?qū)嶋H上是因為原始公開不充分或者說母案申請時并未考慮到如何撰寫說明書以與現(xiàn)有技術(shù)區(qū)別開。因此申請人在撰寫原始申請文本時，需要盡可能地把方案寫的詳細，并進行現(xiàn)有技術(shù)的檢索，以有針對性地撰寫說明書和設(shè)計權(quán)項范圍，以避免公開不充分的風(fēng)險。當(dāng)然，有些情況下，申請人會因某些特殊的原因?qū)Σ糠痔卣鬟M行保密，選擇不公開這些特征，申請人在選擇保密的同時必須考慮到后續(xù)可能出現(xiàn)的公開不充分及不能與現(xiàn)有技術(shù)形成區(qū)別的風(fēng)險。

在第二個案例中，申請人希望以PCT國際申請進入美國國家階段，但是由于申請文本中有較多的形式錯誤和描述不清楚的問題，如果繼續(xù)采取原始翻譯加主動修改的方式進行，一方面操作起來很不方便，另一方面修改幅度受到比較大的限制。因此申請人選擇以bypass方式進入美國，提交繼續(xù)申請，直接對原始說明書和權(quán)項進行改寫，以克服原始說明書中的形式錯誤和描述不清楚的問題。當(dāng)然，在改寫中，需要嚴(yán)格把握修改的幅度，避免導(dǎo)致修改超范圍。

在第三個案例中，母案申請是基于國內(nèi)兩個優(yōu)先權(quán)合案申請的，申請人可能是綜合考慮費用和案件關(guān)聯(lián)性等原因選擇了合案申請進入美國。審查員發(fā)出了RR通知，指出該申請涉及多個發(fā)明，要求申請人選擇一個發(fā)明繼續(xù)審查。針對RR，申請人選擇了一個發(fā)明繼續(xù)申請，并將涉及其他發(fā)明的權(quán)項撤回。而最終獲得授權(quán)的專利的獨立權(quán)項與撤回的權(quán)項之間是并列的技術(shù)方案，撤回的權(quán)項不能恢復(fù)，因此申請人選擇提交分案申請的方式來繼續(xù)尋求保護這些撤回的權(quán)項。

以上，筆者對美國延續(xù)申請的種類及提交策略進行了探討，希望對國內(nèi)申請人在提交美國申請時有所幫助。

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編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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