中日兩國在「商標(biāo)共存制度」上的比較

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原標(biāo)題：中日兩國在商標(biāo)共存制度上的比較

在中國和日本的商標(biāo)法中，都不存在商標(biāo)共存制度，但是這也并不意味著“共存同意書”在中國、日本都不能采用，迂回的路還是有的，本文就來談?wù)劇肮泊嫱鈺痹谥袊?、日本商?biāo)申請(qǐng)中的運(yùn)用。

想必大家都知道，如果申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)和他人已經(jīng)注冊(cè)（申請(qǐng)）的商標(biāo)近似，而且雙方商標(biāo)指定的商品/服務(wù)項(xiàng)目構(gòu)成相同或類似時(shí)，申請(qǐng)人商標(biāo)將會(huì)被官方駁回。這種情況下，如果申請(qǐng)人希望自己的商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)，可以嘗試與在先商標(biāo)權(quán)利人達(dá)成商標(biāo)共存的意向，請(qǐng)求在先商標(biāo)權(quán)利人出具共存同意書，來克服駁回，達(dá)成注冊(cè)目的。我們通常把這樣的處理方式稱為商標(biāo)“共存制度”。

在中國和日本的商標(biāo)法中，都不存在商標(biāo)共存制度，但是這也并不意味著上文提到的“共存同意書”在中國、日本都不能采用，迂回的路還是有的，本文就來談?wù)劇肮泊嫱鈺痹谥袊?、日本商?biāo)申請(qǐng)中的運(yùn)用。

中國

在中國，根據(jù)商標(biāo)法第30條（注釋1）的規(guī)定，如果商標(biāo)局審查員認(rèn)為申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)和他人在先注冊(cè)（申請(qǐng)）的商標(biāo)構(gòu)成在相同、類似商品上的近似商標(biāo)，將會(huì)駁回該在后商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。申請(qǐng)人對(duì)駁回決定不服可以向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出駁回復(fù)審申請(qǐng)，與此同時(shí)申請(qǐng)人可以與駁回通知中的在先商標(biāo)權(quán)利人進(jìn)行交涉，請(qǐng)求在先商標(biāo)權(quán)利人為自己出具“共存同意書”。

當(dāng)然在判斷商標(biāo)是否近似這件事兒上本身就仁者見仁智者見智，商標(biāo)局審查員認(rèn)為近似的商標(biāo)，在先商標(biāo)權(quán)利人或者消費(fèi)者有可能認(rèn)為并不近似，或共存于市場(chǎng)中并不會(huì)造成混淆誤認(rèn)。在這樣的前提下在先商標(biāo)權(quán)利人本著與人方便自己方便的良好心態(tài)，在收取一定合理費(fèi)用的情況下為在后商標(biāo)申請(qǐng)人出具“共存同意書”也是非常普遍的現(xiàn)象。

申請(qǐng)人拿到在先商標(biāo)權(quán)利人出具的“共存同意書”后，可以作為駁回復(fù)審的證據(jù)向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提交。當(dāng)然商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)并不一定會(huì)認(rèn)可這個(gè)“共存同意書”，目前商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的原則是“有條件的認(rèn)可”,即不是在先商標(biāo)權(quán)利人同意共存就可以共存，還需要考慮實(shí)際市場(chǎng)中會(huì)不會(huì)存在混淆的可能性，會(huì)不會(huì)因?yàn)榛煜鴵p害消費(fèi)者的利益。2007年11月國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的法務(wù)通訊（注釋2）中就這個(gè)問題做出了解釋，簡(jiǎn)單說認(rèn)可共存同意書的條件有：

1.雙方商標(biāo)應(yīng)該有區(qū)別;

2.雙方的商品應(yīng)有一定差異;

3.雙方商標(biāo)的知名度是否容易使消費(fèi)者對(duì)商品來源產(chǎn)生誤認(rèn)。

例如谷歌公司“nexus”商標(biāo)駁回復(fù)審案（注釋3）。

中日兩國在「商標(biāo)共存制度」上的比較

商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)及一審、二審法院都認(rèn)為，雙方商標(biāo)字母構(gòu)成及呼叫完全相同，申請(qǐng)商標(biāo)指定使用的“便攜式計(jì)算機(jī)”等商品與引證商標(biāo)核定使用的“自行車用計(jì)算機(jī)”商品構(gòu)成類似商品，駁回申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)。谷歌公司遂向最高人民法院提起再審申請(qǐng)，并最終取得商標(biāo)注冊(cè)。

最高院在判決中認(rèn)可了雙方的“共存協(xié)議”，認(rèn)可的理由也是考慮了雙方商標(biāo)使用的商品的差異及雙方商標(biāo)在各自領(lǐng)域的知名度。谷歌商標(biāo)用于手持計(jì)算機(jī)商品，島野的商標(biāo)是專用于自行車的計(jì)算機(jī)，雙方商品面對(duì)的消費(fèi)群體完全不同，島野的商品帶有一定的專業(yè)性要求，功能、主要用途與一般個(gè)人用電腦相比也側(cè)重不同的方向。而谷歌和島野又都是各自領(lǐng)域的知名企業(yè)，雙方較高的知名度也可以幫助消費(fèi)者區(qū)分兩商標(biāo)。

因此，在中國雖然沒有商標(biāo)“共存制度”，但是在實(shí)踐中通過在駁回復(fù)審案件中提交“共存同意書”或者“共存協(xié)議”的方式獲準(zhǔn)注冊(cè)的案例不在少數(shù)。

日本

日本和中國一樣，沒有“共存同意書”制度，而且和中國可以“有條件的認(rèn)可”不一樣，在日本如果商標(biāo)因他人在先注冊(cè)商標(biāo)被駁回，提交在先商標(biāo)權(quán)利人出具的“共存同意書”是不可能被官方認(rèn)可的。那就真的一點(diǎn)辦法都沒有了嗎？目前日本商標(biāo)實(shí)踐中采取的是一種名為“assign back”的制度，“assign”是轉(zhuǎn)讓的意思，“assign back”就是轉(zhuǎn)讓回來的意思。簡(jiǎn)單解釋就是，申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)因他人在先注冊(cè)商標(biāo)被駁回時(shí)，可以與在先商標(biāo)權(quán)利人交涉，得到在先商標(biāo)權(quán)利人的同意后，將自己申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給在先商標(biāo)權(quán)利人，此時(shí)商標(biāo)權(quán)利人統(tǒng)一了，商標(biāo)自然將核準(zhǔn)注冊(cè)，待商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后再將商標(biāo)轉(zhuǎn)讓回原來的申請(qǐng)人。此時(shí)事實(shí)上申請(qǐng)商標(biāo)就和在先商標(biāo)實(shí)現(xiàn)了共存。

大家可能要問，中國為什么沒有采用這樣的制度呢？熟悉商標(biāo)的人可能都知道，根據(jù)中國《商標(biāo)法》第42條（注釋4）的規(guī)定，辦理商標(biāo)轉(zhuǎn)讓時(shí)，在相同、類似商品上的相同、近似商標(biāo)必須一并轉(zhuǎn)讓，否則該轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)將不予核準(zhǔn)，所以“assign back”在中國是行不通的。

但是在日本商標(biāo)法中是沒有類似規(guī)定的，且日本商標(biāo)法第24條（注釋5）中還提到關(guān)于商標(biāo)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致的混淆應(yīng)如何處理，因此是允許出現(xiàn)相同、近似商標(biāo)分別屬于不同所有人的。日本商標(biāo)實(shí)務(wù)中通常利用這一點(diǎn)采用“assign back”的方式來解決商標(biāo)共存問題。問題看似解決了，但是“assign back”制度本身是存在一些問題的，下面我們來談?wù)剮c(diǎn)擔(dān)憂。

實(shí)際上“assign back”制度是日本特有的，作為外國人有點(diǎn)難理解的制度，試想兩個(gè)跨國企業(yè)的商標(biāo)共存談判，可能涉及多個(gè)國家、地區(qū)，共存談判很順利，但到了在日本提交手續(xù)階段，共存變成了轉(zhuǎn)讓，這事兒的性質(zhì)迅速上升了一個(gè)檔次，轉(zhuǎn)讓意味著無形資產(chǎn)的流失，在文件簽署過程中的審批可能就變得沒有那么容易了。

再有，還有很多情況是無法利用這個(gè)制度的，如：

1.如果申請(qǐng)商標(biāo)由兩個(gè)部分組成，一個(gè)部分和他人在先商標(biāo)相同或近似，一個(gè)部分和自己已注冊(cè)商標(biāo)相同或近似，商標(biāo)被駁回后，將其轉(zhuǎn)讓給在先商標(biāo)權(quán)利人，此時(shí)自己的商標(biāo)又會(huì)成為這個(gè)商標(biāo)的注冊(cè)障礙。當(dāng)然你如果心大，也可以把自己名下的商標(biāo)都轉(zhuǎn)給在先權(quán)利人再轉(zhuǎn)回來。

2.馬德里國際注冊(cè)指定日本的商標(biāo)，因其轉(zhuǎn)讓手續(xù)需要到原屬國的國際局辦理，也是不能使用“assign back”的。

3.如果在先商標(biāo)不止一個(gè)，且分屬于不同的權(quán)利人，“assign back”同樣無法使用。

因?yàn)橐陨显颍毡疽惨恢痹谔剿饕搿肮泊嫱鈺敝贫?，不過截至目前“assign back”仍然是在日本普遍采用的共存手段。

最后，我們來比較一下中國和日本在商標(biāo)共存制度上的異同。

中日兩國在「商標(biāo)共存制度」上的比較

在一帶一路的背景下，中國企業(yè)越來越多的走出國門，需要在不同國家處理自己的商標(biāo)事務(wù)，各個(gè)國家又都有自己的法律背景和實(shí)務(wù)特點(diǎn)，本文僅就中國和日本在商標(biāo)共存方面的比較進(jìn)行探討，希望能給讀者一些幫助。

注釋1：中國《商標(biāo)法》第30條：申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請(qǐng)，不予公告。

注釋2：2007年11月國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的法務(wù)通訊

商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)，《商標(biāo)法》第二十八條（現(xiàn)行商標(biāo)法第30條）的立法目的有二：第一，保護(hù)在先注冊(cè)或者初步審定商標(biāo)，避免商標(biāo)權(quán)利沖突；第二，保護(hù)消費(fèi)者利益，即防止相同或者近似商標(biāo)出現(xiàn)在市場(chǎng)上，造成相關(guān)消費(fèi)者混淆。商標(biāo)權(quán)為私權(quán)，申請(qǐng)商標(biāo)與在先商標(biāo)之間是否存在沖突主要是私權(quán)糾紛，應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人通過法律程序主張，在駁回復(fù)審案件中，申請(qǐng)人與引證商標(biāo)所有人達(dá)成共存協(xié)議，已經(jīng)消除了當(dāng)事人之間的權(quán)利沖突。而且，申請(qǐng)人與引證商標(biāo)所有人簽訂共存協(xié)議，表明雙方在實(shí)際使用商標(biāo)時(shí)不會(huì)相互“搭車”，并且可以推定其具有相互區(qū)分的善意。因此，對(duì)當(dāng)事人之間的共存協(xié)議完全不予考慮，不盡合理。但是，保護(hù)消費(fèi)者利益是《商標(biāo)法》第二十八條的立法目的之一，也是我國《商標(biāo)法》的立法宗旨之一，故在決定是否允許共存時(shí)還應(yīng)考慮雙方商標(biāo)整體上是否能夠?yàn)橄M(fèi)者區(qū)分，共存是否容易造成消費(fèi)者混淆。為此，需要綜合考慮下列兩方面因素：

第一，雙方商標(biāo)使用商品的類似程度、雙方商標(biāo)的近似程度及各自的知名度。雙方商標(biāo)使用商品雖然在《類似商品或者服務(wù)區(qū)分表》的同一類似群組但類似程度較低，雙方商標(biāo)文字、圖形或者其他組成部分存在近似之處，依照通常的審查標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)判定為近似商標(biāo)，但是雙方商標(biāo)在整體上能夠?yàn)橄M(fèi)者所區(qū)分的，可以允許共存，核準(zhǔn)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。反之，如果雙方商標(biāo)使用商品為同一種商品，或者是關(guān)聯(lián)程度密切的類似商品，而雙方商標(biāo)文字、圖形或者其他組成部分近似程度較高，消費(fèi)者難以區(qū)分，則不允許共存，對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)仍予以駁回。

第二，雙方商標(biāo)的知名度。如果引證商標(biāo)知名度較高，核準(zhǔn)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)和使用容易造成消費(fèi)者混淆的，對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)予以駁回。如果申請(qǐng)商標(biāo)已經(jīng)實(shí)際使用并且具有一定知名度，該商標(biāo)與引證商標(biāo)雖然存在近似之處，但消費(fèi)者能夠?qū)⑵渑c引證商標(biāo)相區(qū)分的，可以核準(zhǔn)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。

注釋3：參考最高人民法院（2016）最高法行再103號(hào)行政判決書

注釋4：中國商標(biāo)法第四十二條：轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)的，轉(zhuǎn)讓人和受讓人應(yīng)當(dāng)簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并共同向商標(biāo)局提出申請(qǐng)。受讓人應(yīng)當(dāng)保證使用該注冊(cè)商標(biāo)的商品質(zhì)量。

轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)的，商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)其在同一種商品上注冊(cè)的近似的商標(biāo)，或者在類似商品上注冊(cè)的相同或者近似的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)一并轉(zhuǎn)讓。

對(duì)容易導(dǎo)致混淆或者有其他不良影響的轉(zhuǎn)讓，商標(biāo)局不予核準(zhǔn)，書面通知申請(qǐng)人并說明理由。

轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標(biāo)專用權(quán)。

注釋5：日本商標(biāo)法第二十四條之四：商標(biāo)權(quán)移轉(zhuǎn)的結(jié)果，造成在相同商品或服務(wù)上使用的近似的注冊(cè)商標(biāo)，或在類似商品或服務(wù)上使用的相同或近似注冊(cè)商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)屬于不同的權(quán)利者時(shí)，其中某一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人、專用權(quán)人或普通使用權(quán)人在指定商品或指定服務(wù)上的注冊(cè)商標(biāo)的使用，損害其他注冊(cè)商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人或?qū)Ｓ脵?quán)人的業(yè)務(wù)利益（僅限使用該其他注冊(cè)商標(biāo)的指定商品或指定服務(wù)。）時(shí)，該其他注冊(cè)商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人或?qū)Ｓ脵?quán)人有權(quán)要求該注冊(cè)商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人、專用權(quán)人或普通使用權(quán)人附上適當(dāng)?shù)谋硎疽苑乐蛊錁I(yè)務(wù)商品或服務(wù)與自己的業(yè)務(wù)商品或服務(wù)產(chǎn)生混淆。

供稿：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：李麗芳北京康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對(duì)：IPRdaily 縱橫君

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