「地理標(biāo)志」商標(biāo)的合理使用

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作者：趙虎律師  IP虎知隊

原標(biāo)題：淺談地理標(biāo)志商標(biāo)的合理使用

我國《商標(biāo)法》規(guī)定了合理使用制度，即《商標(biāo)法》第五十九條規(guī)定：“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標(biāo)專有權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用?！痹谇址傅乩順?biāo)志類商標(biāo)案件中，被告經(jīng)常以合理使用作為抗辯的主要理由。比如，在多起涉及侵犯“舟山帶魚”商標(biāo)案中，被告均主張涉案商品的確是來自舟山的帶魚，對“舟山帶魚”四個字的使用屬于合理使用的范圍。那么，為什么商標(biāo)法會規(guī)定商標(biāo)的合理使用制度，侵犯地理標(biāo)志商標(biāo)案件被告為何經(jīng)常主張合理使用，合理使用需要舉證證明嗎？

一、規(guī)定商標(biāo)合理使用制度的原因

1、商標(biāo)法是利用符號做的一個巧妙制度設(shè)計

商標(biāo)法是一個很有趣的制度設(shè)計，這個制度把與商品或者服務(wù)不相干的符號（文字、圖形、聲音、形狀）等等與具體的、特定的商品或者服務(wù)聯(lián)系起來，在一定的語境范圍內(nèi)，當(dāng)提到這個符號的時候，就能夠代表對應(yīng)的特定的商品或者服務(wù)。比如聯(lián)想，在某些語境下，提到這個詞的時候我們腦海中出現(xiàn)的不是去想什么東西，而是說的人和聽的人都知道指的是聯(lián)想筆記本。

要強調(diào)一定是與特定的商品或者服務(wù)不相干的符號，是為了能夠讓人辨別。比如，蘋果商標(biāo)可以用在手機這個商品上，但是用在水果這一類，則會帶來困惑和不能分辨，比如蘋果牌蘋果、蘋果牌香蕉，說的人和聽的人都會一頭霧水。這就是為什么商標(biāo)法要規(guī)定商標(biāo)要具有顯著性。

如此巧妙的制度設(shè)計，既可以讓相關(guān)公眾分辨出不同的商品和服務(wù)，又有利于特定的商品和服務(wù)被廣泛傳播，無論對商品服務(wù)的提供者還是消費者都有利。不過，因為這種制度要利用符號，那就在既有的符號的世界里創(chuàng)造出了另外一個世界。

2、符號世界的變化

符號（文字、圖形、聲音、形狀）的誕生，一方面代表著人類對世界的認(rèn)識不斷提高，另一方面也是人們溝通、交流和表達的需要。符號剛開始的功能在于傳情達意，與商業(yè)世界沒有關(guān)系。符號是怎么跟商業(yè)扯上關(guān)系，出現(xiàn)商標(biāo)了呢？或許是人們慢慢發(fā)現(xiàn)符號具有區(qū)別功能、指代功能和傳播功能。區(qū)別功能可以讓一個人做的東西跟別的人做的東西區(qū)別開，比如在某些商品上打上工匠的名字，有了問題可以找到特定的人；指代功能和傳播功能可以讓這個符號以及符號代表的事物得到很好地傳播，比如詩人的名字可以跟他的作品一起流傳千古，而名字和作品都是由符號組成的。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，有聰明人設(shè)計出了商標(biāo)法律制度。

當(dāng)商標(biāo)出現(xiàn)了之后，符號的世界發(fā)生了變化，有一部分符號除了傳情達意，還開始作為商標(biāo)承擔(dān)指代商品或者服務(wù)來源的功能。問題在于：作為商標(biāo)的這些符號往往仍然有傳情達意的功能。比如，當(dāng)我們說“長城”的時候，或許某些時候我們說的是一種牌子的汽車，更多的時候我們指的是“萬里長城”。

為了進行區(qū)分，我們可以把兼具兩種功能的符號的使用方式分為：第一性意義上的使用（即傳情達意的使用）和第二性意義上的使用（即商標(biāo)意義上的使用）。

3、合理使用，其實是第一性意義上的使用，即非商標(biāo)性使用

有人把商標(biāo)的合理使用理解為：雖然使用了商標(biāo)，但是因為法律的特別規(guī)定，不屬于侵權(quán)的例外規(guī)定。其實這種理解是有問題的。商標(biāo)的合理使用，其實并非商標(biāo)的使用，即看似是對商標(biāo)標(biāo)志的使用，其實是在符號第一性意義上的使用，根本不是對商標(biāo)標(biāo)志的使用。

比如，“田七”既是一種中草藥，又是一種牙膏的商標(biāo)，如果另外一種牙膏在自己的配方上寫上“田七”，雖然使用了“田七”這個符號，但是并非在第二性意義上使用“田七”，而是在第一性意義上使用“田七”這個詞，并非是一種商標(biāo)性使用。

二、侵犯地理標(biāo)志案件被告為何經(jīng)常主張合理使用

1、何為侵犯地理標(biāo)志商標(biāo)案件？

根據(jù)我國《商標(biāo)法》第十六條的規(guī)定：“地理標(biāo)志，是指標(biāo)示某商品來源于某地區(qū)，該商品的特定質(zhì)量、信譽或者其他特征，主要由該地區(qū)的自然因素或者人文因素所決定的標(biāo)志。”

地理標(biāo)志可以注冊為普通商標(biāo)，但是限制比較多。我國《商標(biāo)法》第十條規(guī)定：“縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標(biāo)?！钡谑鶙l規(guī)定：“商標(biāo)中有商品的地理標(biāo)志，而該商品并非來源于該標(biāo)志所表示的地區(qū)，誤導(dǎo)公眾的，不予注冊并禁止使用?！蓖ㄟ^以上規(guī)定可以得出：如果地理標(biāo)志中包含縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不能被注冊為普通商標(biāo)；如果申請注冊的商品并非來源于地理標(biāo)志所表示的地區(qū)的，不能被注冊為普通商標(biāo)。兩個不能之后，可以注冊的范圍是非常小的，不過也有可能性，即：地名應(yīng)為縣級以下行政區(qū)劃或者中國公眾不熟悉的外國地名，并且商品要來源于所表示的地區(qū)，那么就可以注冊為普通商標(biāo)。

地理標(biāo)志經(jīng)常被注冊為集體商標(biāo)或者證明商標(biāo)。《商標(biāo)法》第十條雖然規(guī)定了縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名不能作為商標(biāo)，但是同時做出了例外性規(guī)定，即“作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外”。大量的地理標(biāo)志商標(biāo)都是集體商標(biāo)或者證明商標(biāo)，比如舟山帶魚、西湖龍井、金華火腿等等。從地理標(biāo)志所體現(xiàn)的一定區(qū)域的商品的特性這一功能來看，被注冊為集體商標(biāo)或者證明商標(biāo)更符合地理標(biāo)志的本質(zhì)。

無論是普通商標(biāo)、集體商標(biāo)還是證明商標(biāo)，包含地理標(biāo)志的，我們都可以稱之為地理標(biāo)志商標(biāo)案件。

2、地理標(biāo)志商標(biāo)標(biāo)志的構(gòu)成特點

與其他的商標(biāo)相比，地理標(biāo)志商標(biāo)標(biāo)志在構(gòu)成上有一個突出的特點，即基本上是以“地名+商品名”構(gòu)成。也許有的地理標(biāo)志型商標(biāo)是組合商標(biāo)，由“圖形+文字”組成，其圖形往往與特定地域風(fēng)貌有關(guān)，文字往往包含地名。也就是說，地名往往是地理標(biāo)志型商標(biāo)的的核心組成部分，也是其主要識別部分。比如：涪陵榨菜、庫爾勒香梨、信陽毛尖、西湖龍井、舟山帶魚等等。

“地名+商品名”構(gòu)成模式的商標(biāo)顯著性并不強。從語言的表達方式來看，這種模式也經(jīng)常是在第一性意義上使用符號的方式。比如，我們在市場上購買的西瓜，經(jīng)過用產(chǎn)地來進行區(qū)分，比如“東北西瓜”“大興西瓜”等等，消費者在購買的時候也會簡單的說買“東北西瓜”，這種語境下要表達的應(yīng)該是買“產(chǎn)自東北的西瓜”，而非某個牌子的西瓜。這種區(qū)分方式已經(jīng)成為了一種商業(yè)習(xí)慣，很難說是一種商標(biāo)性使用。

正因為如此，在此類侵犯商標(biāo)權(quán)的案件中，被告經(jīng)常會主張自己對地名的使用是一種陳述性使用，并非商標(biāo)性使用，因為自己的商品真的來自于這個地方，屬于合理使用的范圍。

三、曾經(jīng)被法院判定侵權(quán)的地理標(biāo)志商標(biāo)使用方式

1、提供的包裝盒、包裝袋與地理標(biāo)志商標(biāo)標(biāo)識相同或者近似

一些銷售散裝食品、茶葉的經(jīng)營者會提供包裝盒、包裝袋，如果這些包裝盒、包裝袋上面突出使用了與地理標(biāo)志型商標(biāo)相同或者相似標(biāo)識，則可能會侵犯商標(biāo)權(quán)。

在杭州市西湖區(qū)龍井茶產(chǎn)業(yè)協(xié)會訴上海市某茶行一案中，終審判決認(rèn)為：某商行原本銷售的系散裝茶葉，但在銷售時向消費者提供了帶有“西湖龍井”及“西湖龍井”標(biāo)識的的包裝盒，此行為構(gòu)成“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)”，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

2、被告既使用被告注冊的商標(biāo)又突出使用與地理標(biāo)志商標(biāo)相同或者相似標(biāo)識

在很多案件中，被告有自己申請注冊的商標(biāo)，也規(guī)范的使用了自己注冊的商標(biāo)，但是同時也突出使用了與地理標(biāo)志商標(biāo)相同或者相似的標(biāo)識，是否構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)呢？答案是肯定的。

在盤錦大米協(xié)會起訴某食品廠侵犯商標(biāo)權(quán)一案中，二審法院指出：某食品廠未能提交證據(jù)證明所生產(chǎn)的涉案商品大米的原產(chǎn)地來自遼寧省盤錦市，同時，其在涉案商品包裝袋上標(biāo)注使用“XX”商標(biāo)，又使用“盤錦大米”文字，因該文字被以突出方式標(biāo)注使用，已經(jīng)起到標(biāo)識大米來源的作用，具有商標(biāo)性使用的效果，會使相關(guān)公眾據(jù)此以為涉案商品大米系原產(chǎn)于盤錦市。在此情況下，其在涉案商品上突出標(biāo)注“盤錦大米”文字的行為，不屬于正當(dāng)使用，構(gòu)成侵犯涉案商標(biāo)專用權(quán)的行為。

3、商標(biāo)的不規(guī)范使用構(gòu)成侵權(quán)

在一些案件中，被告會以被告也注冊了商標(biāo)或者經(jīng)過授權(quán)有權(quán)使用他人已經(jīng)注冊的商標(biāo)進行答辯，這種情況下，如果被告沒有規(guī)范使用其注冊的商標(biāo)或者被許可使用的商標(biāo)，容易造成混淆的，也構(gòu)成侵權(quán)。

在射陽縣大米協(xié)會訴某米廠侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案中，原告的商標(biāo)是“射陽大米及圖”，被告從他人處被授權(quán)使用商標(biāo)“射場shechang”。在使用過程中，某米廠故意將“射場大米”文字、“米”變形圖案和長方形邊框要素組合而成“射場大米及圖”標(biāo)識使用。經(jīng)過對比，與原告的“射陽大米及圖”商標(biāo)非常近似，主觀上具有攀附原告注冊商標(biāo)的故意，構(gòu)成侵犯注冊商標(biāo)權(quán)。

4、使用地理標(biāo)志商標(biāo)的主要識別部分，構(gòu)成侵權(quán)

在一些案件中，被告并沒有完整、全部的使用涉案地理標(biāo)志商標(biāo)，這種情況下是否構(gòu)成侵權(quán)呢？根據(jù)現(xiàn)有案例，這種情況主要比對商標(biāo)的主要識別部分，如果主要識別部分構(gòu)成相同或者近似的，則構(gòu)成侵權(quán)。這個主要識別部分，往往是“地名”。

在舟山市水產(chǎn)流通與加工行業(yè)協(xié)會與北京某食品銷售有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中，原告的商標(biāo)是“舟山帶魚ZHOUSHANDAIYU及圖”，涉案商品的外包裝上寫的不是“舟山帶魚”，而是“舟山精選帶魚段”。法院認(rèn)為：因被告無法證明帶魚段來自于舟山，在外包裝上使用”舟山精選帶魚段“侵犯了”舟山帶魚ZHOUSHANDAIYU及圖”的商標(biāo)權(quán)。

四、合理使用經(jīng)常需要被證明—從舟山帶魚案談起

舟山市水產(chǎn)流通與加工行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“舟山水產(chǎn)協(xié)會”）與北京某食品銷售有限公司、北京某超市侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案被列為最高人民法院公布的2012年中國法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護50件典型案例之一。

案件的基本情況：舟山市水產(chǎn)流通與加工行業(yè)協(xié)會系“舟山帶魚ZHOUSHANDAIYU及圖”的專用權(quán)人。2011年1月28日，舟山市水產(chǎn)流通與加工行業(yè)協(xié)會在某超市公證購買了某食品銷售公司生產(chǎn)的“舟山精選帶魚段”，認(rèn)為其外包裝上突出使用了“舟山帶魚”字樣，容易造成公眾混淆，侵犯了自己的商標(biāo)權(quán)，隨后起訴到法院。

一審法院認(rèn)為：在原產(chǎn)于舟山海域的帶魚上標(biāo)注“舟山精選帶魚段”屬于對地理標(biāo)志的正當(dāng)使用，并不侵犯舟山水產(chǎn)協(xié)會的商標(biāo)權(quán)利，被告提供的證據(jù)可以初步證明公司生產(chǎn)銷售帶魚的原產(chǎn)地為舟山，原告舟山水產(chǎn)協(xié)會作為證明商標(biāo)的注冊人，屬于對商品有監(jiān)督能力的組織，應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)證明某帶魚產(chǎn)品是否屬于舟山海域的帶魚，否則應(yīng)該承擔(dān)舉證不能的責(zé)任。一審法院判決原告敗訴，原告不服上訴到了二審法院。

二審法院認(rèn)為：某食品銷售公司雖然沒有向舟山水產(chǎn)協(xié)會提出使用涉案商標(biāo)的要求，但如果其生產(chǎn)、銷售的帶魚商品確實產(chǎn)自浙江舟山海域，則舟山水產(chǎn)協(xié)會不能剝奪其在該帶魚商品上用“舟山”來標(biāo)識商品產(chǎn)地的權(quán)利，包括以本案中的方式——“舟山精選帶魚段”對其商品進行標(biāo)示。本案中，某食品銷售公司作為涉案商品的生產(chǎn)者，對于涉案商品是否產(chǎn)自浙江舟山海域負(fù)有舉證責(zé)任。二審法院認(rèn)為：某食品銷售公司提供的證據(jù)不能證明涉案產(chǎn)品來自舟山，應(yīng)該承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

雖然本案一審、二審的判決結(jié)果不同，但是有兩點一審、二審法院的觀點是相同的：①如果帶魚段真的來自于舟山，則不構(gòu)成侵權(quán)；②以上事實需要有證據(jù)來證明。

在證明責(zé)任的分擔(dān)方面，一審法院和二審法院持不同意見：一審法院認(rèn)為在被告可以提供初步證據(jù)的前提下，原告作為證明商標(biāo)持有人，其應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)證明某帶魚產(chǎn)品是否屬于舟山海域的證據(jù)，二審法院則認(rèn)為此項事實的證明責(zé)任全部是被告的，不用分給原告一部分。對證據(jù)規(guī)則的理解和認(rèn)定，很難說哪個法院正確，都有其道理。不過，最高人民法院既然把二審判決作為典型案例公布，說明最高人民法院認(rèn)可二審判決的舉證責(zé)任分配方式，這對我們法律實踐工作具有很強的參考價值。

當(dāng)然，并非所有的合理使用都需要證據(jù)來證明。鄂爾多斯市秦直道遺址旅游開發(fā)有限責(zé)任公司與鄂爾多斯機場管理集團有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中，涉案商標(biāo)為“秦直道”,雖然不是地理標(biāo)志商標(biāo)，但是同樣是涉及地名的商標(biāo)，對地理標(biāo)志商標(biāo)合理使用有借鑒意義。秦直道是公元前212年修筑的一條南起秦都咸陽（今陜西省淳化縣北梁武帝村）中經(jīng)新秦中（今鄂爾多斯），北至九原郡（今包頭市西）的直通大道，寬約22米，全長約745公里。秦直道公司的法定代表人在第39類“觀光旅游、安排旅游、旅游安排”等服務(wù)類項目上注冊了“秦直道”商標(biāo)，被告發(fā)布的視頻材料中含有彩屏圖片的景區(qū)名稱“東聯(lián)秦道城國家4A級景區(qū)”。法院認(rèn)為這種使用是一種陳述性使用，而非商標(biāo)性使用，不侵犯原告的商標(biāo)權(quán)。

綜上，限于篇幅，本文對地理標(biāo)志商標(biāo)的合理使用制度進行了簡單的分析，側(cè)重司法實踐的分析、總結(jié)，在理論的周延性方面尚有很大不足，歡迎讀者批評指正！

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作者：趙虎律師  IP虎知隊

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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