一款「三明治機」引起的專利侵權！

原標題：一款“三明治機”引起的專利侵權 外觀設計專利外國優(yōu)先權的成立關鍵在于相同主題的判定

2013年7月24日，原告漢美馳公司向國家知識產權局申請了名稱為“三明治機”的外觀設計專利，于2014年1月22日獲得授權公告。記載的優(yōu)先權對應的美國專利申請日為2013年1月24日。在此期間，被告晟嶸公司和錢龍公司未經許可，以生產經營為目的，擅自制造、銷售“三明治機”，侵害了原告的專利。原告委托公證機構保全證據后，將晟嶸公司和錢龍公司告上法院，請求判令兩被告：立即停止侵權；銷毀庫存的全部侵權產品及侵權模具和設備；賠償原告損失100萬元。法院審理后判決兩被告停止侵權，銷毀模具，賠償損失60萬元。

在案件審理中，被告晟嶸公司、錢龍公司辯稱：涉案專利系在中國申請的外觀設計專利，與其主張優(yōu)先權基礎的美國在先申請專利的設計要素有增減和改變，不應享有優(yōu)先權。由于原告在此之前已經公開展銷了相同或近似的產品，故被訴侵權產品采用的系現有設計。

法院經審理認為，涉案專利與美國在先申請公開了相同的產品，且其要求保護的外觀設計已經清楚地表示在美國在先申請中，即使保護范圍不同，可以認定兩者是相同主題，涉案專利應當享有在先申請的優(yōu)先權。被告的現有技術抗辯不能成立。遂判決兩被告停止侵權，銷毀模具，賠償損失60萬元。

法官評析

外觀設計專利外國優(yōu)先權的成立關鍵在于相同主題的判定。我國專利法規(guī)定，申請人自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權的原則，可以享有優(yōu)先權。而關于外觀設計相同主題的判定，《專利審查指南》規(guī)定了須滿足以下兩個條件：屬于相同產品的外觀設計，以及中國在后申請要求保護的外觀設計清楚地表示在其外國首次申請中。本案的典型性在于，中美兩國對于外觀設計專利的保護存在制度性差異，由此引發(fā)了美國申請與涉案專利申請主題是否相同的爭議，進而影響到原告是否享有優(yōu)先權以及被告的現有設計抗辯能否成立。

1 “相同主題”不等于相同的保護范圍

《巴黎公約》對外觀設計優(yōu)先權中“相同主題”的要求并不意味著在先申請與在后申請須具有相同的保護范圍。我國現行專利法也僅規(guī)定了在先外國申請應與在后申請具備相同的主題，而非相同的保護范圍。再次，參照《專利審查指南》對于發(fā)明和實用新型專利相同主題的規(guī)定。這里所謂的相同，并不意味著在文字記載或者敘述方式上完全一致，對于中國在后申請權利要求中限定的技術方案，只要已記載在外國首次申請中就可享有該首次申請的優(yōu)先權，而不必要求其包含在該首次申請的權利要求書中。

2 “相同主題”不意味著相同的表現方式

美國專利法第171條規(guī)定：任何人創(chuàng)作具新穎、原創(chuàng)及裝飾性之產品外觀設計，得依本法之規(guī)定及要件取得專利。該條僅規(guī)定外觀設計須依附于“產品”上，但未對產品是整體還是局部加以限定。根據“法無禁止即自由”原則并結合相應判例，美國專利法對部分外觀設計提供保護。實踐中，對于未要求保護的部分，往往用虛線表示。我國專利法第2條第3款規(guī)定了外觀設計的含義，但未對產品是否須完整加以規(guī)定。但《專利審查指南》在第一部分第三章第7.4節(jié)“不授予外觀設計專利權的情形”中明確：產品的不能分割或者不能單獨出售且不能單獨使用的局部設計，例如襪跟、帽檐、杯把等屬于不授予外觀設計專利權的情形。由此可見，我國專利法并不承認部分外觀設計的保護，實踐中，國家知識產權局往往要求申請人刪除虛線，或將虛線部分改為實線，即將原來的虛線部分和實線部分相結合，使其作為一個產品的整體外觀設計獲得保護，由此產生了在先申請與在后申請表現方式的差異。而涉案專利對虛線的修改符合我國專利法的規(guī)定。

3 涉案專利與美國在先申請具有相同主題

相同主題的意義在于，在后申請的內容和首次申請為相同產品，且外國首次申請的文件完整地披露了在后申請的外觀設計。故而，外觀設計專利申請的主題是否相同由申請的實質內容決定。

本案中，可認定涉案專利與美國在先申請專利屬于相同主題。此外，涉案專利保護范圍與美國在先申請專利保護范圍的不同，是由于中美兩國專利保護制度的差異所造成的，美國專利法允許對部分外觀設計提供保護，但就本案而言，只要二者能認定為相同主題，不影響涉案專利優(yōu)先權的成立，因此，涉案專利的優(yōu)先權基礎合法有效。    

來源：寧波晚報

記者：王元卓

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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