中韓專利制度中「分案申請(qǐng)」的比較

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作者：田英愛(ài)  北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：中韓專利制度中分案申請(qǐng)的比較

在中國(guó)，一件專利申請(qǐng)未結(jié)案之前，申請(qǐng)人可以基于該專利申請(qǐng)?zhí)岢鲆患蚨嗉职干暾?qǐng)。在目前的專利實(shí)踐中，申請(qǐng)人可以根據(jù)審查員不具有單一性的審查意見(jiàn)提出分案申請(qǐng)，也可以主動(dòng)提出分案申請(qǐng)。同樣，韓國(guó)的專利申請(qǐng)中也存在分案申請(qǐng)，韓國(guó)的分案申請(qǐng)制度中規(guī)定專利申請(qǐng)不滿足單一性條件或者原申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)或附圖中記載的技術(shù)方案并未記載在權(quán)利要求中時(shí)，可提出分案申請(qǐng)。那么中韓專利制度中的分案申請(qǐng)有關(guān)規(guī)定是否相同呢？

一、中韓專利制度中對(duì)分案申請(qǐng)的規(guī)定

我國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則第四十二條中規(guī)定，一件專利申請(qǐng)包括兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的，申請(qǐng)人可以在本細(xì)則第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前，向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出分案申請(qǐng)；但是，專利申請(qǐng)已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請(qǐng)。第五十四條中規(guī)定，國(guó)務(wù)院專利行政部門發(fā)出授予專利權(quán)的通知后，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)自收到通知之日起2個(gè)月內(nèi)辦理登記手續(xù)。申請(qǐng)人按期辦理登記手續(xù)的，國(guó)務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)授予專利權(quán)，頒發(fā)專利證書(shū)，并予以公告。

也就是說(shuō)，在中國(guó)，申請(qǐng)人要求分案，應(yīng)當(dāng)在專利局發(fā)出授權(quán)書(shū)之日起兩個(gè)月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前，向?qū)＠痔岢龇职刚?qǐng)求。需要注意的是，即使申請(qǐng)人在兩個(gè)月期限屆滿之前提前辦理了辦登手續(xù)，仍可以根據(jù)上述規(guī)定在辦登之后、兩個(gè)月期限屆滿之前提出分案申請(qǐng)，即只要專利申請(qǐng)?zhí)幱凇拔唇K止”的狀態(tài)，都可以進(jìn)行分案申請(qǐng)。專利申請(qǐng)已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請(qǐng)。

而在韓國(guó)，專利申請(qǐng)被駁回之前的分案制度跟中國(guó)是類似的，同樣要滿足分案申請(qǐng)的內(nèi)容不得超出原申請(qǐng)記載的范圍等的規(guī)定。而當(dāng)韓國(guó)專利申請(qǐng)被駁回后，分案申請(qǐng)規(guī)定與中國(guó)的有所區(qū)別。從事涉韓專利代理的代理人熟知韓國(guó)專利申請(qǐng)被駁回后有兩種救濟(jì)途徑，一種是再審查途徑，另一種是駁回決定不服審判途徑。采用第一種途徑時(shí)，申請(qǐng)人必須修改權(quán)利要求來(lái)主張專利的新創(chuàng)性，而采取第二種途徑時(shí)，申請(qǐng)人無(wú)法修改權(quán)利要求，只能以當(dāng)前的權(quán)利要求進(jìn)行爭(zhēng)辯。當(dāng)然，申請(qǐng)人采取再審查途徑主張專利的進(jìn)步性后再次被駁回時(shí)，還可以采用駁回決定不服審判途徑進(jìn)行爭(zhēng)辯。

那么，如果申請(qǐng)人最終采用駁回決定不服審判途徑進(jìn)行爭(zhēng)辯后，韓國(guó)專利局審判員再次否定該專利的創(chuàng)造性而駁回申請(qǐng)人的主張時(shí)，可否進(jìn)行分案申請(qǐng)呢？答案是否定的。也就是說(shuō)韓國(guó)專利申請(qǐng)中可進(jìn)行分案的時(shí)期僅在駁回決定不服審判的提交期限之內(nèi)。

二、實(shí)際案例

了解上述闡述的規(guī)定，對(duì)于代理人為客戶提供分案申請(qǐng)的建議具有非常重要的意義。下面舉出具體例子來(lái)進(jìn)行說(shuō)明。

關(guān)于鋰離子電池負(fù)極材料的一發(fā)明專利，在韓國(guó)的專利申請(qǐng)日為2012年12月18日，其原始申請(qǐng)的權(quán)利要求共17項(xiàng)，其中權(quán)利要求1-7為產(chǎn)品權(quán)利要求，權(quán)利要求8-12為方法權(quán)利要求，權(quán)利要求13-17也為方法權(quán)利要求。審查員引用了三個(gè)日本的在先發(fā)明專利和一個(gè)韓國(guó)的在先發(fā)明專利，指出本發(fā)明的所有權(quán)利要求缺乏創(chuàng)造性。

該案件經(jīng)申請(qǐng)人兩次進(jìn)行答復(fù)審查意見(jiàn)后，于2015年8月31日收到了韓國(guó)專利局的駁回通知書(shū)（final rejection）。審查員在駁回通知書(shū)中指出，當(dāng)前的權(quán)利要求1-7不具備創(chuàng)造性，而權(quán)利要求8-17是可授權(quán)的。在上述的駁回決定之后的再審查程序和駁回決定不服審判請(qǐng)求中，申請(qǐng)人選擇了后者，以不修改產(chǎn)品權(quán)利要求的方式提出了駁回決定不服審判請(qǐng)求。2017年6月29日，該案收到了韓國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭下發(fā)的審判決定通知書(shū)（trial rejection），通知書(shū)中，審查員認(rèn)為本發(fā)明權(quán)利要求1中的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與對(duì)比文件1-3相比，無(wú)實(shí)質(zhì)性區(qū)別，本領(lǐng)域技術(shù)人員可通過(guò)引用的四個(gè)對(duì)比文件的啟示輕易得到產(chǎn)品的所有技術(shù)特征，并且技術(shù)效果上也不存在顯著的進(jìn)步，從而駁回了申請(qǐng)人的請(qǐng)求。

上面提到本發(fā)明的方法權(quán)利要求8-17是可授權(quán)的，但由于在韓國(guó)申請(qǐng)中可進(jìn)行分案的時(shí)期僅在能提出駁回決定不服審判的期限內(nèi)，因此收到審結(jié)通知書(shū)的申請(qǐng)人無(wú)法再以可授權(quán)的權(quán)利要求8-17為保護(hù)范圍進(jìn)行分案申請(qǐng)。然而對(duì)于這種情況，如果該申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)進(jìn)行，那么申請(qǐng)人在收到的復(fù)審?fù)ㄖ獣?shū)為維持駁回的意見(jiàn)時(shí)，仍能以權(quán)利要求8-17提出分案，且很有可能授權(quán)。也就是說(shuō)，針對(duì)上述案件，如果申請(qǐng)人在收到駁回通知書(shū)時(shí)，提出駁回決定不服審判請(qǐng)求的同時(shí)，又以可授權(quán)的權(quán)利要求8-17進(jìn)行分案申請(qǐng)，為筆者認(rèn)為的比較妥當(dāng)?shù)倪x擇。

三、結(jié)語(yǔ)

本文通過(guò)上述申請(qǐng)的案件情況，結(jié)合筆者在韓國(guó)專利申請(qǐng)過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了學(xué)習(xí)和總結(jié)。涉韓專利實(shí)務(wù)處理過(guò)程中，清楚掌握韓國(guó)專利制度與中國(guó)專利制度的不同之處，有助于為申請(qǐng)人提供更為全面的答復(fù)意見(jiàn)，同時(shí)有助于幫助客戶把握更為合理的專利權(quán)。筆者也會(huì)在實(shí)務(wù)處理實(shí)踐過(guò)程中，繼續(xù)深入學(xué)習(xí)中韓專利制度的異同點(diǎn)。

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作者：田英愛(ài)  北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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