「貼牌加工」是否構(gòu)成商標使用之雙重認定標準？

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原標題：【原創(chuàng)】貼牌加工是否構(gòu)成商標使用之雙重認定標準

“商標使用”是商標權(quán)能產(chǎn)生和維持的基礎(chǔ)，是商標權(quán)受到保護的必要條件，也是認定諸多商業(yè)行為性質(zhì)的基礎(chǔ)法律依據(jù)。對于貼牌加工的行為是否構(gòu)成“商標使用”，這個問題在業(yè)內(nèi)引起廣泛的爭議。

涉外貼牌加工（即OriginalEquipment Manufacturer, 簡稱OEM），是指國內(nèi)加工方按照國外定作方的要求，加工國外定作方指定商標的產(chǎn)品，并交付國外定作方，由國外定作方給付加工報酬的貿(mào)易模式。隨著我國與世界各國經(jīng)濟貿(mào)易的頻繁往來，目前國內(nèi)很多工廠都以該種貿(mào)易模式為自己的主營業(yè)務(wù)，但隨之而來的，也產(chǎn)生了很多問題，其中一個熱點問題就是貼牌加工是否構(gòu)成商標的使用及是否構(gòu)成商標侵權(quán)。

一、貼牌加工過程中，國內(nèi)第三方惡意搶注商標的問題

有些國外定作方基于商業(yè)上的考慮，在委托國內(nèi)工廠進行生產(chǎn)加工之初，并不打算進入中國市場，故并未在中國申請注冊相應(yīng)商標。但在貼牌加工過程中，國內(nèi)加工廠在加工商品過程中，一般都會按照國外定作方指示，將國外定作方在其本國所有的商標貼附在相應(yīng)的商品上，并全部出口。

出于管理上的方便，有些國外定作方會在同一地區(qū)選擇多家工廠生產(chǎn)同一品牌的同類商品，故其貼牌加工商品雖不在中國銷售，但在當?shù)赝袠I(yè)中仍具有一定的知名度。一些不法分子在獲知這些商標后，搶先申請注冊，通過提起商標侵權(quán)的訴訟的方式，迫使國外定作方與其進行商標轉(zhuǎn)讓談判，意圖以高價轉(zhuǎn)讓商標并獲利。由此引發(fā)出一個問題，即貼牌加工是否構(gòu)成商標使用及是否構(gòu)成商標侵權(quán)。

二、貼牌加工在商標侵權(quán)案件中的認定標準

2015年，最高人民法院在浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司與萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司侵害商標權(quán)再審案件中，給出了關(guān)于貼牌加工是否構(gòu)成商標使用及商標侵權(quán)的指導(dǎo)性意見。在該份判決中，最高人民法院最終認定：亞環(huán)公司受儲伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用“PRETUL”相關(guān)標識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標識不會在我國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標的識別功能，不具有使我國的相關(guān)公眾將貼附該標志的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認的可能性。商標作為區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標識，其基本功能在于商標的識別性，亞環(huán)公司依據(jù)儲伯公司公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)“PRETUL”標志的行為，在中國境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲伯公司在其享有商標專用權(quán)的墨西哥國使用商標提供了必要的技術(shù)性條件，在中國境內(nèi)并不具有識別商品來源的功能。因此，亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現(xiàn)識別商品來源的功能，故其所貼附的標志不具有商標的屬性，在產(chǎn)品上貼附標志的行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為。

基于上述判決，目前在司法裁判中更傾向于認定貼牌加工不構(gòu)成商標使用，但這卻并不足以遏制商標搶注行為。一些惡意商標搶注人進行商標注冊后，進行海關(guān)備案，在明知貼牌加工不構(gòu)成商標使用的情況下，惡意申請海關(guān)查扣，通過妨礙國外定作方商品正常出口的方式，迫使國外定作方高價購買其商標。

如上所述，一些國外定作方在中國委托生產(chǎn)的加工廠不僅一家，出口的貨物也不只一批，收到海關(guān)查扣通知后，國外定作方需針對不同廠家出口的每批貨物分別提交文件，分別在海關(guān)辦理放行程序。在該過程中，國外定作方需要向海關(guān)提交經(jīng)過其所在國公證認證的文件以證明其權(quán)利基礎(chǔ)及國內(nèi)加工廠是經(jīng)過其授權(quán)合法使用相關(guān)標識，而一般公證認證所需的時間較長，從而查扣貨物時間加長。進而，從海關(guān)最終做出“不能認定侵權(quán)”的通知到最終放貨，一般也需要經(jīng)過2、3個月的時間，如遇到查扣貨物是流行性飾品（扣押時間過長會導(dǎo)致毀損褪色）或是其他同類季節(jié)性商品，即使海關(guān)最終做出“不能認定侵權(quán)”的決定，放行貨物，但對于國外定作方及國內(nèi)加工廠來講，也因無法再行銷售而沒有實際意義，損失已經(jīng)在所難免。另一方面，即使國外定作方通過確認不侵權(quán)訴訟獲得勝訴判決，也僅能針對每批貨物，每個加工廠分別進行訴訟，這不僅提高了國外定作方訴訟的成本，同時也浪費司法資源，且由于目前中國知識產(chǎn)權(quán)判賠的金額過低，一般來講最終結(jié)果也并不足以彌補國外定作方的實際損失及維權(quán)成本。

同時，由于國外定作方并未在中國申請商標注冊，其商品也未在中國市場流通，根據(jù)現(xiàn)行《商標法》的規(guī)定，很難通過商標無效程序?qū)Ψ綈阂鈸屪⒌纳虡藷o效，即使通過行政程序獲得支持，商標惡意搶注人也會通過上訴、再審等方式延長訴訟期限，加大國外定作方損失，從而迫使其高價購買商標。同樣，通過《商標法》第48條第3款規(guī)定，連續(xù)三年不使用撤銷搶注商標，，也將會面臨漫長的過程，從而增加國外定作方的損失。

那么隨之而來的問題是，如果購買商標后，是否會因貼牌加工不構(gòu)成商標使用而導(dǎo)致商標被撤銷呢？

三、行政案件中關(guān)于貼牌加工是否構(gòu)成商標使用的認定標準

北京高級人民法院在（2016）京行終4613號明季私人有限公司與商標評審委員會撤銷復(fù)審行政案件二審判決中認定，審理涉及撤銷注冊商標的行政案件時，應(yīng)當根據(jù)商標法有關(guān)規(guī)定的立法精神，正確判斷所涉行為是否構(gòu)成實際使用。商標法第四十四條第（四）項規(guī)定的立法目的在于激活商標資源，清理閑置商標，督促商標權(quán)人履行連續(xù)使用義務(wù)。本案中，雖然使用復(fù)審商標的商品在中國生產(chǎn)加工后直接出口國外，未在中國大陸市場流通，但明季公司在復(fù)審商標獲準注冊后，切實將商標投入實際使用，積極激活注冊商標，并不存在擱置和浪費商標資源的行為。同時出于保護對外貿(mào)易、促進貼牌加工行業(yè)發(fā)展的目的，在商標連續(xù)三年不使用的撤銷案件中，應(yīng)將貼牌加工行為認定為商標使用行為。因此，明季公司使用復(fù)審商標的行為應(yīng)視為在商業(yè)活動中，公開、合法、真實的使用商標標志。

由此可見，在行政案件中，貼牌加工行為被認定為屬于商標使用。

筆者認為，無論是侵權(quán)案件中，基于貼牌加工商品因不會在中國市場流通，不會造成消費者混淆誤認，貼牌加工不被認定商標使用；或是在行政案件中，基于立法精神，出于保護對外貿(mào)易、促進貼牌加工行業(yè)發(fā)展的目的，最終認定貼牌加工構(gòu)成商標使用，其目的都是以不造成相關(guān)公眾的混淆誤認為前提，保護對外貿(mào)易及善意的商標實際使用人。但若要從根本上解決問題，筆者認為還需從根源上采取有效手段，使得惡意商標搶注人無法從搶注商標的過程中獲利，反而需要承擔較高的賠償責任，從而遏制惡意商標搶注行為。比如在海關(guān)查處的過程中，放寬對貼牌加工商品的查處；在商標無效過程中，涉外定牌加工中的商標使用可能構(gòu)成商標法三十二條規(guī)定的“在先使用，并有一定影響”，更好的打擊商標搶注行為；在訴訟中過程，提高賠償金額，使惡意商標搶注人無力承擔因其惡意行為而導(dǎo)致的后果等。在進出口貿(mào)易不斷增加的今天，如何從立法精神上平衡，保護對外貿(mào)易和貼牌加工中相關(guān)權(quán)利人的利益，并合理解釋貼牌加工是否構(gòu)成商標使用的討論仍將繼續(xù)。

來源：康信知識產(chǎn)權(quán)

作者：王瀟北京康瑞律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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