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原標題：最高院改判：“東風”定牌加工不侵權
最高人民法院日前作出（2016）最高法民再339號民事判決書，撤銷江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00036號民事判決，認定再審申請人常佳公司的定牌加工行為不構成商標侵權。理由在于上柴公司已履行適當審慎的注意義務，且不對涉案商標造成實質性損害。
2018年4月8日最高人民法院（2016）最高法民再339號民事判決書：最高院撤銷江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00036號民事判決，維持江蘇省常州市中級人民法院（2014）常知民初字第1號民事判決，認定再審申請人常佳公司的定牌加工行為不構成商標侵權。
一、最高院改判文書
點評：定了！最高院認為“涉外定牌加工”不侵權。
二、審理經過
1、一審：常州中院（不侵權）
常州中院認為：常佳公司依照委托人提供的印尼商標證書生產制造涉案柴油機配件且全部出口印尼，其在我國境內不進入市場流通領域的附加商標行為，在我國境內不具有識別商品來源的功能，不構成《商標法》意義上的商標使用行為，故常佳公司的行為不構成商標侵權。遂判決駁回上柴公司的訴訟請求。
2、二審：江蘇高院（侵權）
江蘇高院采用了“必要審查注意義務”的裁判標準，即雖然常佳公司的行為屬于涉外定牌加工行為，但常佳公司系明知上柴公司涉案東風商標為馳名商標且印尼商標持有人有搶注嫌疑，仍受托定牌生產，未盡到合理注意與避讓義務，實質性損害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注冊商標專用權。
3、再審：最高院（不侵權）
最高人民法院認為：在經濟發(fā)展全球化程度不斷加深，國際貿易分工與經貿合作日益緊密的情況下，人民法院審理商標侵權糾紛案件應當結合國際經貿形勢發(fā)展的客觀實際，對特定時期特定市場的交易形式進行具體分析，才能更準確的適用法律。就本案而言，再審申請人常佳公司與印尼PT ADI公司簽訂委托書接受該公司委托，依據印尼PT ADI公司合法擁有的商標權生產柴油機及組件，并將產品完全出口至印度尼西亞銷售。在常佳公司加工生產和出口過程中，相關識別指向的均是作為委托人的印尼PT ADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標在國內市場上的正常識別區(qū)分功能，不會導致相關公眾的混淆誤認?？紤]到定牌加工是一種常見的、合法的國際貿易形式，除非有相反證據顯示常佳公司接受委托人未盡合理注意義務，其受托加工行為對上柴公司的商標權造成實質性損害，一般情況下不宜認定常佳公司的定牌加工行為侵害了上柴公司的商標權。綜上，二審判決認定常佳公司侵犯上柴公司注冊商標專用權的事實依據不足，適用法律偏頗，依法應予糾正。
點評：實際上，在再審案中，最高人民法院對江蘇高院確立的“合理注意義務+實質性損害”標準給予了認可。但是在“東風”案中，最高院并不認可江蘇高院關于“常佳公司涉外定牌加工行為對上柴公司的商標權造成了實質性損害”的判斷，故而，改判常佳公司不侵權。
三、司法判例的梳理
1、最高院PRETUL案
最高人民法院認為，《商標法》保護商標的基本功能，是保護其識別性。判斷在相同商品上使用相同的商標，或者判斷在相同商品上使用近似的商標，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標是否容易導致混淆，要以商標發(fā)揮或者可能發(fā)揮識別功能為前提。也就是說，是否破壞商標的識別功能，是判斷是否構成侵害商標權的基礎。在商標并不能發(fā)揮識別作用，并非《商標法》意義上的商標使用的情況下，判斷是否在相同商品上使用相同的商標，或者判斷在相同商品上使用近似的商標，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標是否容易導致混淆，都不具實際意義。
亞環(huán)公司在委托加工產品上貼附的標志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其所貼附的標志不具有商標的屬性，在產品上貼附標志的行為亦不能被認定為《商標法》意義上的使用行為。
點評：該案中，最高院直接認定涉外定牌加工行為不屬于商標法意義上的使用行為，一律不侵權。
2、最高院“東風”案
最高人民法院認為：再審申請人常佳公司與印尼PT ADI公司簽訂委托書接受該公司委托，依據印尼PT ADI公司合法擁有的商標權生產柴油機及組件，并將產品完全出口至印度尼西亞銷售。在常佳公司加工生產和出口過程中，相關識別指向的均是作為委托人的印尼PT ADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標在國內市場上的正常識別區(qū)分功能，不會導致相關公眾的混淆誤認。考慮到定牌加工是一種常見的、合法的國際貿易形式，除非有相反證據顯示常佳公司接受委托人未盡合理注意義務，其受托加工行為對上柴公司的商標權造成實質性損害，一般情況下不宜認定常佳公司的定牌加工行為侵害了上柴公司的商標權。
點評：該案中，最高院對“PRETUL”案形成的觀點進行了適度修正，沒有直接認定涉外定牌加工行為不屬于商標法意義上的使用行為。符合一定條件（不滿足“合理注意義務+實質性損害”），加工方仍有可能構成商標侵權。
3、上海知產法院“PEAK”案
上海知產法院審理后認為：首先，本案有別于典型的涉外定牌加工。被上訴人振宇公司接受被上訴人伊薩克莫里斯有限公司委托，生產并出口的服裝上貼附的“PEAK SEASON”標識與被上訴人伊薩克莫里斯有限公司在美國注冊的“PEAK SEASON”商標雖然文字相同，但兩者相比較，在樣式和字體大小上均有變化，且明顯突出“PEAK”，從而使“PEAK”成為該標識的主要識別部分，與上訴人泉州匹克公司的注冊商標構成近似，從視覺效果上易使相關公眾產生混淆。
其次，根據上訴人泉州匹克公司在二審中提供的公證保全證據所呈現(xiàn)的消費模式，國內消費者通過“亞馬遜中國”官方網站可以搜索在美國市場的商品并進行網購，“亞馬遜”上傳的照片可以放大從而較為清晰地看到商品標識。被上訴人伊薩克莫里斯有限公司亦確認其在美國是“亞馬遜”網站的客戶，可能將從中國等地加工的服裝賣給“亞馬遜”，由“亞馬遜”進行分銷。由此可見，即便出口商品不在境內銷售，也難以避免通過各類電子商務網站使國內消費者得以接觸到已出口至境外的商品及其標識，必然涉及是否會造成相關公眾混淆和誤認的問題。
最后， “PEAK”品牌在全世界范圍內的知曉度自2005年起逐步提升，上訴人亦持續(xù)維護“PEAK”在國內外市場的影響力，故難以排除被上訴人伊薩克莫里斯有限公司的主觀故意。
點評：該案中，上海知產法院認為即使產品全部出口到美國，基于互聯(lián)網的全球性，該出口的產品仍然有較大的可能回流到國內市場，構成對國內商標權人的實質性侵害，故而判為侵權。
四、總結
1、涉外定牌加工有條件的構成商標法意義上的使用行為。
2、涉外定牌加工行為不侵權需同時滿足如下2個要件：
要件一：加工方盡了“合理注意義務”。即國內加工方須對委托方的商標注冊情況進行確認，若外方是使用權人，還須審查授權鏈條是否完整、有效。
要件二：加工行為未對國內商標權人構成“實質性損害”。即并未影響國內商標權人注冊商標在國內市場上的正常識別區(qū)分功能，不會導致相關公眾的混淆誤認。
附：判決書
江蘇常佳金峰動力機械有限公司訴上海柴油機股份有限公司侵犯商標權糾紛再審案
中華人民共和國最高人民法院
民事判決書
(2016)最高法民再339號
再審申請人（一審被告、二審被上訴人）：江蘇常佳金峰動力機械有限公司。
法定代表人：許佰金，該公司董事長。
委托訴訟代理人：徐春江，北京志霖律師事務所律師。
被申請人（一審原告、二審上訴人）：上海柴油機股份有限公司。
法定代表人：藍青松，該公司董事長。
委托訴訟代理人：鄒建偉，上海舒濱律師事務所律師。
委托訴訟代理人：程天吉，上海舒濱律師事務所律師。
再審申請人江蘇常佳金峰動力機械有限公司（簡稱常佳公司）因與被申請人上海柴油機股份有限公司（簡稱上柴公司）侵犯商標權糾紛一案，不服江蘇省高級人民法院(2015)蘇知民終字第00036號民事判決，向本院申請再審。本院于2016年6月30日作出（2016）最高法民申448號民事裁定，提審本案。本院依法組成合議庭，于2016年11月15日公開開庭審理了本案。常佳公司法定代表人許佰金、委托訴訟代理人徐春江，上柴公司委托訴訟代理人鄒建偉、程天吉到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
上柴公司向江蘇省常州市中級人民法院（簡稱一審法院）提起訴訟稱：使用在商品和服務國際分類第7類柴油機等商品上的“東風”商標，是上柴公司的注冊商標，商標注冊證為第100579號、第624089號，其商標專用權受法律保護。第100579號商標注冊于1962年，經過上柴公司60年的連續(xù)使用及大量的廣告宣傳，在市場上享有較高知名度和商業(yè)信譽。1992年至2013年連續(xù)被上海市工商局認定為上海市著名商標，2000年被國家工商局商標局認定為馳名商標。常佳公司未經其許可，在柴油機等商品上擅自使用與其注冊商標相同的商標，并生產制造大量假冒上柴公司“東風”牌柴油機等產品，已構成2001年修正的《中華人民共和國商標法》（簡稱《商標法》）第五十二條第一項所述侵犯注冊商標專用權行為。請求判令常佳公司：1.立即停止對上柴公司注冊商標專用權的侵害；2.賠償經濟損失人民幣105萬元（含合理開支）；3.承擔本案訴訟費。
常佳公司答辯認為，常佳公司沒有實施所謂的侵害上柴公司注冊商標專用權行為，也未給上柴公司造成任何經濟損失。上柴公司所稱涉嫌侵權產品在2013年10月24日被常州海關扣押。在扣押之后，常州海關經過調查不能認定常佳公司的產品構成商標侵權，進行了放行，可以印證被扣押產品沒有構成侵權。另外，常佳公司從事的是依據委托人的授權進行的定牌加工行為，定牌加工使用的是委托方提供的商標證書。該商標證書是委托方在印度尼西亞依法獲得，并至今有效。常佳公司從事定牌加工行為生產的產品，根據授權書全部出口國外，不在國內進行銷售，不在國內進入市場流通環(huán)節(jié)，不會給國內的相關商標造成誤認混淆。請求駁回上柴公司的所有訴訟請求。
一審法院經審理查明：
上柴公司系我國注冊商標“東風”文字和圖形組合商標的商標權人。商標注冊證第100579號、第624089號。其中，第100579號商標由上海柴油機廠于1981年注冊，核定使用商品為第1類（國際分類第7類）柴油機，經過續(xù)展注冊有效期至2023年2月28日。該商標最早由上海柴油機廠于1962年8月1日在我國注冊在第1類柴油機（內、外銷商品），商標注冊證號為第41765號。第624089號商標核定使用的商品為第7類柴油機、內燃機配件，該商標由上海柴油機廠注冊，注冊有效期限自1992年12月30日至2002年12月29日，經過續(xù)展注冊有效期限至2022年12月29日。
上海柴油機廠于1993年12月24日經上海市工商行政管理局核準變更企業(yè)名稱為上海柴油機股份有限公司。
2013年10月1日，常佳公司與印度尼西亞企業(yè)PTADIPERKASABUANA（簡稱印尼PTADI公司）簽訂一份委托書，內容為：PTADIPERKASABUANA以“DONGFENG（東風）”商標及標志（證書號碼：IDM000089328）持有人的身份，委托常佳公司依據商標證書號碼IDM000089328以“DONGFENG（東風）”商標及標志，生產柴油機及柴油機組件，出口至進出口商，但僅可以在印度尼西亞銷售。該委托有效期至2017年1月19日。
印尼PTADI公司系在印度尼西亞注冊成立的公司，并系印度尼西亞注冊編號為IDM000089328商標證書登記的“DONGFENG（東風）”商標所有人。該商標注冊登記類別為07類貨品／服務，包括各種電動發(fā)電機、交流發(fā)電機、柴油發(fā)動機和柴油發(fā)電機等。該注冊商標在印度尼西亞受保護期為10年，從2007年1月19日算起。上述委托書簽訂時，該商標在有效期內。
2013年10月8日，常佳公司向常州海關申報出口柴油機配件（包括機體總成、油箱、水箱），運抵國印度尼西亞，該批貨物申報出口共計228000千克，總價為659700美元。上柴公司以常佳公司申報出口的該批柴油機配件涉嫌侵犯上柴公司的注冊商標權為由，向常州海關提出扣留申請。常州海關根據上柴公司的申請于同年10月23日將常佳公司申報出口的上述柴油機配件予以扣留。
根據上柴公司的申請，一審法院于2014年1月2日采取了證據保全措施，在常州海關對被控侵權貨物進行拍照及清點數(shù)量。該批貨物在柴油機機體總成和油箱上的標識與上柴公司涉案商標相同，與印度尼西亞注冊編號為IDM000089328的商標亦相同。
一審法院經審理認為：
根據法律規(guī)定，未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的，屬侵犯注冊商標專用權。適用該規(guī)定的前提是首先構成商標法意義上的商標使用行為，不屬于商標使用情形的，不落入商標權的保護范圍。商標的基本功能是區(qū)分商品或服務來源的識別功能，侵犯商標權的本質即是對商標識別功能的破壞，使得一般消費者對商品來源產生混淆、誤認。非識別商品來源意義上的使用行為，不構成商標法意義上的商標使用行為，不落入商標權的保護范圍。
本案中，上柴公司系我國柴油機商品上“東風”注冊商標的商標權人，基于商標權的地域性，上柴公司在我國對涉案商標享有商標專用權。常佳公司主張其根據印度尼西亞商標權人的委托，依照委托人提供的印度尼西亞商標證書生產制造涉案柴油機配件且全部出口印度尼西亞，構成定牌加工，予以采信。在定牌加工過程中，全部用于境外銷售、在我國境內不進入市場流通領域的附加商標行為，在我國境內不具有識別商品來源的功能，因而不構成商標法意義上的商標使用行為，故常佳公司的行為未落入上柴公司涉案商標權的保護范圍，不構成侵權。上柴公司的訴訟請求不具有事實和法律依據，不予支持。
綜上，一審法院依照《商標法》第五十二條第一項，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十二條之規(guī)定，判決駁回上柴公司的全部訴訟請求。一審案件受理費人民幣14250元，由上柴公司負擔。
上柴公司不服一審判決，向江蘇省高級人民法院（簡稱二審法院）提起上訴，請求撤銷一審判決，依法改判支持其一審全部訴訟請求；一、二審訴訟費用由常佳公司負擔。具體理由為：
1.商標使用行為是一種客觀行為，只要在生產制造或加工的產品上以標注方式或其他方式標注使用了商標，就達到區(qū)別商品來源的目的，應當認定為商標法意義上的商標使用行為。常佳公司在同一種商品上使用與上柴公司相同的商標是一種典型的商標使用行為，常佳公司生產的柴油機商品在不在中國市場銷售，會不會造成中國相關公眾混淆與誤認，并不是認定是否屬于商標法意義上商標使用行為的構成要件。
2.根據商標法規(guī)定和最高人民法院的規(guī)范性文件，在同一種商品上使用相同商標，在認定侵權行為時完全不必考慮其混淆可能性。
3.是否發(fā)生實際損失不應作為是否判斷侵犯商標專用權的構成要件。
4.常佳公司在接受委托定牌加工和出口產品的過程中未盡到必要的審查注意義務，超出委托方在印度尼西亞的商標注冊證核準使用商品范圍，構成商標侵權。
5.常佳公司是一家專業(yè)經營柴油機生產制造的企業(yè)，其曾因侵犯“東風”商標專用權而與上柴公司簽訂了一份補償協(xié)議，該協(xié)議中約定常佳公司保證不再實施侵犯上柴公司“東風”注冊商標專用權的行為，即常佳公司明知“東風”商標為上柴公司所有，卻再次生產制造銷售標有“東風”商標的柴油機，具有明顯過錯，應當承擔相應的民事責任。
6.印度尼西亞委托人以復制方式將上柴公司在先注冊、使用的“東風”商標搶注，違反誠實信用原則，具有明顯的攀附利用上柴公司商標商譽的故意，其搶注的商標雖然沒有被撤銷，但商標具有地域性，只能在印度尼西亞范圍內有效，其在國內未經上柴公司許可，生產加工帶有“東風”商標的行為，是對上柴公司權利的侵犯，應當予以制止。
常佳公司答辯稱，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求駁回上訴，維持原判。理由為：
1.常佳公司已經盡到了必要的審查義務，不但審查了委托方主體合法資質，也審查了委托方商標權屬證明。
2.定牌加工依據的是委托方提供的商標證書和商標樣式，完全在委托方的授權范圍內，且明確約定所有產品出口印度尼西亞，不在中國境內銷售，不會接觸到國內消費者，不會發(fā)揮商標的識別功能，不會給上柴公司在國內市場造成任何損害以及潛在的損害風險。
3.商標侵權的前提是侵權人進行了商標法意義上的商標使用，非識別來源意義上的商標使用行為不落入商標權保護范圍。
4.常佳公司與上柴公司簽訂的和解協(xié)議是在2008年，但是經過印度尼西亞最高法院2009年的審理，最終上柴公司在印度尼西亞不再享有“東風”商標的專用權，故之前和解協(xié)議的基礎事實和法律依據都不再存在，上柴公司稱其違背承諾和誠信原則不符合事實。
5.上柴公司稱其馳名商標在印度尼西亞遭到不正當搶注沒有事實與法律依據，而且該商標的權屬不是本案的審理范圍。
二審法院認為本案爭議焦點為，常佳公司的行為是否構成商標侵權。
二審期間，上柴公司提供了一份上海市對外經濟貿易委員會于2007年9月11日向中國駐印度尼西亞大使館經濟商務參贊處出具的函件，以證明“東風”牌柴油機在印度尼西亞的出口情況。
常佳公司未提供新證據，其對上述證據的質證意見為，不認可該證據的真實性、合法性與關聯(lián)性。
二審法院基于上柴公司提供的函件加蓋了上海市對外經濟貿易委員會更名后的“上海市商務委員會”公章，對該證據的真實性、合法性與關聯(lián)性予以認可。
雙方當事人對于一審法院查明的事實均無異議，予以確認。
二審法院另查明：
1上柴公司的“東風”商標于1962年8月1日由中央工商行政管理局核準注冊，注冊號為：41765，用于柴油機（出口商品），有效期自1962年8月1日起至1982年7月31日止。上世紀七十年代，根據相關規(guī)定，該商標由上海市工商行政管理局清理并注冊，1976年1月7日換證，注冊號為滬工商標字第0490號，核準商品為柴油機。1981年5月1日，“東風”商標由國家工商行政管理局重新核準注冊，注冊號為第100579號，使用商品為柴油機。上述第41765號、第0490號及第100579號“東風”商標的圖樣相同。
2.2000年9月27日，上柴公司注冊并使用在柴油機商品上的“東風”商標被認定為馳名商標，商標圖樣包括涉案第100579號與第624089號注冊商標。2005年，上柴公司生產的東風牌多缸柴油機被授予中國名牌產品稱號，有效期三年。
3.上海市對外經濟貿易委員會于2007年9月11日向中國駐印度尼西亞大使館經濟商務參贊處出具函件，表示上柴公司的柴油機產品自上世紀60年代就出口印度尼西亞市場，其持有的經國家商標局認定的“東風”牌柴油機馳名商標在印度尼西亞被搶注。該公司為維護知名的民族品牌和自己的合法權益，現(xiàn)已委托上海偉卓國際貿易有限公司代理該公司在印度尼西亞對“東風”商標搶注人提起法律訴訟，以奪回被搶注的“東風”柴油機商標的注冊專用權。
4.雙方當事人二審庭審中一致認可印尼PTADI公司在印度尼西亞注冊“東風”商標的時間是1987年1月19日。
5.上柴公司與印尼PTADI公司就“東風”商標權屬爭議在印度尼西亞法院進行過多次訴訟。
2006年，由于上柴公司就東風柴油機圖商標（即第100579號商標）向印度尼西亞司法和人權部知識產權總署提出在柴油機商品上注冊申請時，遭該知識產權總署駁回。于是，上柴公司向印度尼西亞雅加達商事法院（簡稱雅加達法院）起訴印尼PTADI公司，起訴的理由為上柴公司的中文“東風”商標和標識于1962年在中國即已注冊，并在多個國家獲準注冊，是世界馳名商標，但印尼PTADI公司在上柴公司不知情且未經同意的情況下于1987年在印度尼西亞注冊了與上柴公司中文“東風”商標和標識實質上相同的10個商標，并將該商標用于柴油機等商品上，該行為屬于惡意搶注，故向該法院請求宣布上柴公司為中文“東風”商標和標識的所有人；宣布上柴公司的中文“東風”商標和標識為世界馳名商標；宣布印尼PTADI公司惡意注冊了上述10個商標，并撤銷該10個商標。2007年10月9日，雅加達法院認定印尼PTADI公司是中文“東風”商標和標識在印度尼西亞的首位注冊人，作出編號為47/Merek/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst的一審判決，駁回了上柴公司的全部訴訟請求。
上柴公司不服該判決，向印度尼西亞最高法院提出上訴，要求改判。印度尼西亞最高法院經審理后認為，上柴公司所有的“東風”商標及其標志已于1962年8月1日在中國注冊，且該商標已經是在中國、澳大利亞、巴基斯坦、韓國、羅馬尼亞、瑞士、秘魯、古巴、越南、埃及、蒙古注冊的馳名商標，而印尼PTADI公司非法地在1987年注冊“DONGFENG（東風）”商標及其標志，該商標及其標志無論在詞語和發(fā)音上都與上柴公司所有的在先注冊的“DONGFENG（東風）”馳名商標基本相同，故于2008年2月19日作出編號為249K/Pdt.Sus/2007的二審判決，撤銷雅加達法院的一審判決，支持了上柴公司在一審中的全部訴訟請求。
2008年4月17日，印度尼西亞司法和人權部知識產權總署根據上述印度尼西亞最高法院的判決撤銷了印尼PTADI公司注冊的上述10個商標。2008年7月31日，上柴公司經印度尼西亞司法和人權部知識產權總署核準在第7類柴油機、電動機等商品上注冊了“東風”商標（即第624089號商標），注冊證號為IDM000167428。
印尼PTADI公司不服印度尼西亞最高法院的249K/Pdt.Sus/2007判決提起再審請求。2009年4月29日，印度尼西亞最高法院經審理后，認為“DONGFENG（東風）”商標是印尼PTADI公司所有，沒有證據證明上柴公司所有的“東風”商標是已在數(shù)國注冊的馳名商標，故作出編號為102PK/Pdt.Sus/2008的判決，撤銷上述249K／Pdt.Sus／2007判決，支持雅加達法院作出的一審判決。與此同時，印度尼西亞司法和人權部知識產權總署恢復了印尼PTADI公司上述10個商標的注冊登記。
由于印度尼西亞最高法院的先后不同判決，造成印度尼西亞司法和人權部知識產權總署在柴油機商品上同時核準了上柴公司和印尼PTADI公司的中文“東風”商標的注冊，故印尼PTADI公司于2009年12月向雅加達法院起訴上柴公司，要求法院撤銷上柴公司編號為IDM000167428號“東風”商標的注冊登記，同時上柴公司亦提起反訴，要求法院撤銷印尼PTADI公司在柴油機商品上注冊的“東風”商標。2010年6月16日，雅加達法院經審理后，以2009年4月29日印度尼西亞最高法院作出的判決為依據，作出編號為85/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst的判決，支持了印尼PTADI公司的訴訟請求，并駁回了上柴公司的反訴請求。上柴公司不服該判決提起上訴，印度尼西亞最高法院以相同理由于2010年11月23日經審理后作出編號為769K/Pdt.Sus／2010的判決，駁回上柴公司的上訴請求，支持雅加達法院作出的一審判決。
2011年2月11日，印度尼西亞司法和人權部知識產權總署依據上述印度尼西亞最高法院的判決，撤銷了上柴公司注冊號為IDM000167428號“東風”商標的注冊登記。
6.2008年11月17日，上柴公司作為商標權利人與涉嫌侵權人常佳公司、商標被許可人案外人上海偉卓國際貿易有限公司（簡稱偉卓公司）簽訂一份補償協(xié)議。該協(xié)議記載，常佳公司在未知的情況下未經上柴公司與偉卓公司的許可或授權，擅自使用“東風”商標生產單缸柴油機736臺報關出口至印度尼西亞，涉嫌侵犯上柴公司在海關總署備案的“東風”商標專用權和偉卓公司的合法權益，現(xiàn)經三方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：常佳公司保證不再發(fā)生此類侵權行為，常佳公司向上柴公司與偉卓公司分別支付補償金10萬元與25.5萬元。
7.上柴公司在本案中主張的合理開支為10萬元律師代理費與到印度尼西亞辦理公證認證及律師代理費16750元。
二審法院經審理認為：
一、關于涉外定牌加工行為侵害商標專用權的認定
涉外定牌加工，是指在來料加工、來樣加工、來件裝配業(yè)務中，我國加工企業(yè)接受境外商標權人或商標使用權人的委托，按照其要求加工產品，貼附其提供的商標，并將加工的產品全部交付給境外委托人，境外委托人根據約定向國內加工企業(yè)支付加工費，貼牌加工的產品不在境內銷售的一種國際貿易形式。對于國內加工企業(yè)接受境外委托，生產與國內商標權人注冊商標核定使用的商品相同或類似的產品，并貼附與國內商標權人注冊商標相同或近似商標標識的行為，是否構成侵犯國內商標權人的注冊商標專用權，一直存在爭議。
在二審法院審理的（2007）蘇民三終字第0034號拉科斯特襯衫股份有限公司與江陰宏鑫制衣有限公司侵害商標權糾紛一案中，法院查明，拉科斯特襯衫股份有限公司（簡稱拉科斯特公司）為鱷魚圖形及“LACOSTE”的商標權人，主要核定使用商品范圍為服裝等。江陰宏鑫制衣有限公司（簡稱宏鑫公司）接受韓國Shelton公司的委托，生產男式、女式T恤衫并出口至韓國，訂單上顯示的產品名稱為“PiquePoloShirt”，標注的商標為鱷魚圖形及“LACOSTE”文字。蘇州工業(yè)園區(qū)善衣服飾有限公司系Shelton公司在國內投資設立的外商獨資企業(yè)，該公司有關人員以Shelton公司的名義向宏鑫公司提供了訂單項下的服裝面料樣品、工藝要求、產品的商標標識及內容虛假的商標使用許可授權書等。法院認為，國際貿易中的定牌加工人應當對委托人是否享有注冊商標專用權及相關權利進行審查，未盡到注意義務加工侵犯他人注冊商標專用權商品的，應承擔相應的損害賠償責任。由于宏鑫公司未對Shelton公司出具的商標使用許可授權書進行翻譯，也沒有進行必要的查詢和核實，應認定其未盡到充分注意的義務，主觀上具有過錯，故判決宏鑫公司的行為侵犯商標專用權，應當承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。
在二審法院審理的（2012）蘇知民終字第0297號喻德新等與沭陽縣奮進制刷廠（簡稱奮進制刷廠）、沭陽中遠進出口有限公司（簡稱中遠進出口公司）侵害商標專用權糾紛一案中，法院查明，案外人SOYODAS.A.公司于2000年3月27日經厄瓜多爾知識產權研究院IEPI國家工業(yè)產權局批準，注冊“SOYODA”商標，使用商品為各類刷子，有效期至2020年3月27日。2010年9月28日，SOYODAS.A.公司法定代理人出具《授權書》，授權奮進制刷廠生產“SOYODA”牌子的各種刷類產品，但所有生產的產品只能出口給SOYODAS.A.公司，不允許自己銷售或者銷售給第三者公司。后奮進制刷廠依代理出口協(xié)議委托中遠進出口公司代理標有“SOYODA”商標標識的油漆刷出口報關。喻德新經我國商標局核準注冊“SOYODA”商標，注冊有效期自2003年10月14日至2013年10月13日，核定使用商品為第21類長柄柏油刷、刷制品、擦罐和容器用刷、動物用梳、電刷（機器部件除外），其主張奮進制刷廠作為生產商、中遠進出口公司作為出口代理商，侵犯其注冊商標專用權，請求法院判令奮進制刷廠、中遠進出口公司停止侵權、賠償損失。法院同時查明，喻德新曾經于2001年6月至2002年7月任淮安同潤國際貿易有限公司（簡稱同潤公司）業(yè)務員，在此期間，同潤公司曾與SOYODAS.A.公司授權的東元玉光天津公司進行過標有“SOYODA”商標油漆刷的貿易行為。最終二審法院判決奮進制刷廠、中遠進出口公司不構成商標侵權，駁回喻德新的訴訟請求。
綜合以上兩案，二審法院認為，涉外定牌加工業(yè)務涉及全球化背景下的國際貿易分工與合作，對于其是否構成商標侵權的分析與判斷，不僅要以我國現(xiàn)行商標法為依據，同時還要充分考慮推動國際貿易發(fā)展的現(xiàn)實需求，因而對此類糾紛的解決，特別是法律適用及司法政策的確定，應當充分平衡國內商標權人、國內加工企業(yè)與境外商標權人或商標使用權人的利益。一般而言，如果國內加工企業(yè)不以銷售為目的，接受境外委托人的委托，貼牌加工生產的產品全部出口不在國內銷售的，以認定國內加工企業(yè)定牌加工行為不構成商標侵權為宜。但是，在作出上述不侵權認定時，仍要以國內加工企業(yè)對境外委托貼牌的商標本身已盡到合理的審查或注意義務為前提。
首先，國內加工企業(yè)對境外委托人在境外是否享有注冊商標專用權或者取得合法授權許可應當進行必要的審查，其未盡到審查或合理注意義務的，應當認定國內加工企業(yè)存在過錯，其定牌加工行為構成商標侵權，應承擔相應的民事責任。
其次，對于境外委托人委托貼牌的商標本身不具有正當性的，應當對國內加工企業(yè)施加更高的注意義務。2013年修正的《商標法》第七條第一款規(guī)定：“申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則”，第十三條還就馳名商標保護作了專門規(guī)定，上述規(guī)定與《保護工業(yè)產權巴黎公約》及《與貿易有關的知識產權協(xié)議》規(guī)定的精神完全一致?；诖?，如果境外企業(yè)或個人違反誠實信用原則，涉嫌在境外惡意搶注在我國具有一定影響的商標特別是馳名商標，并委托國內加工企業(yè)貼牌加工生產的，應當認定境外委托人的行為不具有正當性，實質性損害了我國商標權人的合法利益，對此，國內加工企業(yè)作為同業(yè)經營者應當盡到更高的注意義務和合理的避讓義務。如果國內加工企業(yè)明知或應知國內商標具有一定影響或為馳名商標，而境外委托人涉嫌惡意搶注卻仍然接受委托的，應認定國內加工企業(yè)存在過錯，應承擔相應的民事責任。同理，對于國內商標權人違反誠實信用原則，涉嫌惡意搶注境外商標，且有證據表明國內加工企業(yè)已經對境外委托盡到必要審查或合理注意義務，所有貼牌加工產品均出口的，基于誠實信用原則，國內商標權人亦不能阻卻國內加工企業(yè)從事涉外定牌加工業(yè)務。
綜上所述，基于對國際公約、我國相關法律法規(guī)以及我國現(xiàn)階段經濟社會發(fā)展現(xiàn)實需求的考量，根據不同情形個案認定涉外定牌加工行為是否構成商標侵權，更加符合我國經濟社會發(fā)展的實際，這既可以保護正當?shù)纳嫱舛ㄅ萍庸H貿易行為，又能夠有效防止境內外惡意搶注他人具有一定影響商標特別是馳名商標的不誠信行為的發(fā)生。
二、關于常佳公司涉外定牌加工行為的認定
雖然常佳公司接受印尼PTADI公司的訂單生產加工的產品全部出口至印度尼西亞，可以認定其行為屬于涉外定牌加工行為，但常佳公司系明知上柴公司涉案“東風”商標為馳名商標，仍然接受境外委托，在被控侵權產品柴油機及柴油機組件上使用與上柴公司“東風”商標相同的商標，未盡到合理注意與避讓義務，實質性損害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注冊商標專用權。理由如下：
第一，上柴公司的涉案“東風”商標歷史悠久，經過其長期使用，已經被認定為馳名商標。經查，涉案第100579號商標最早由上海柴油機廠于1962年8月1日在我國注冊在柴油機上，且“東風”牌柴油機自上世紀60年代起就已經出口印度尼西亞等多個國家和地區(qū)，在東南亞地區(qū)享有良好聲譽與較高知名度，該商標也已于2000年被國家工商行政管理局商標局認定為馳名商標，受到我國商標法的特殊保護。而印尼PTADI公司在印度尼西亞注冊中文“東風”商標的時間為1987年，晚于上柴公司“東風”商標在我國首次注冊的時間以及“東風”牌柴油機出口印度尼西亞的時間。
第二，印尼PTADI公司注冊“東風”商標不具有正當性。印度尼西亞使用的官方通用語言為印度尼西亞語，但印尼PTADI公司卻在“東風”牌柴油機早在上世紀60年代即進入印度尼西亞市場后，于1987年在印度尼西亞注冊與上柴公司“東風”商標相同的商標，即以中文“東風”與漢語拼音“dongfeng”為主要部分，其注冊明顯不具有合理性。上柴公司以其東風柴油機圖商標（即第100579號商標）在印度尼西亞申請在柴油機商品上注冊遭駁回，印尼PTADI公司的注冊行為構成對其權益的侵犯為由，與印尼PTADI公司就“東風”商標的權屬在印度尼西亞法院進行過長期訴訟。盡管經過多次訴訟，上柴公司的訴請最終被駁回，但基于以上因素的考慮，仍然有理由相信印尼PTADI公司的注冊行為不具有正當性，其返回中國委托貼牌生產，且貼附與上柴公司“東風”商標相同的商標（見附圖一、三），明顯給上柴公司造成實質性損害。
第三，常佳公司作為接受印尼PTADI公司委托貼牌生產的國內加工商，應當知曉上柴公司涉案商標系馳名商標，也應當知曉上柴公司與印尼PTADI公司就“東風”商標在印度尼西亞長期存在糾紛，且其曾經承諾過不再侵權，但其仍受托印尼PTADI公司貼牌生產，未盡到合理注意與避讓義務，故上柴公司關于常佳公司構成商標侵權，要求其承擔民事責任的主張，予以支持。
三、關于常佳公司民事責任的承擔
常佳公司的行為侵犯了上柴公司的注冊商標專用權，應承擔停止侵權、賠償損失等民事責任。由于上柴公司未能提供證據證明其因被侵權所受到的實際損失，也未能提供證據證明常佳公司因侵權所獲得的利益，故主要考慮以下因素確定賠償額：1.常佳公司作為國內加工企業(yè)，其所加工商品的品種、數(shù)量、質量、商標的使用等均由境外委托人印尼PTADI公司指定，而常佳公司所獲取的利潤僅僅是加工費。2.本案中，常佳公司生產的被控侵權產品柴油機及柴油機組件全部出口至印度尼西亞，并沒有在我國市場上銷售，對上柴公司在我國的市場份額未產生影響，故常佳公司承擔的賠償責任應相對較小。3.常佳公司在2008年就其涉嫌侵犯上柴公司“東風”商標專用權的行為與上柴公司達成過補償協(xié)議，常佳公司保證不再發(fā)生此類侵權行為，并支付上柴公司補償金10萬元。4.上柴公司在本案中主張合理開支為律師代理費10萬元及在印度尼西亞辦理公證認證及委托律師等支出的16750元，且提供了其實際支出的相關票據。因此，酌定常佳公司賠償上柴公司經濟損失10萬元及為制止侵權行為所支付的合理開支116750元。
綜上，上柴公司的上訴請求和理由有事實和法律依據，予以支持。一審判決認定事實清楚，但適用法律錯誤，應予糾正。依照2001年修正的《中華人民共和國商標法》第十三條、第五十二條第一項、第五十六條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項之規(guī)定，判決：一、撤銷一審判決；二、常佳公司應于本判決生效之日起立即停止對上柴公司“東風”注冊商標專用權的侵害，并于本判決生效之日起十五日內賠償上柴公司經濟損失10萬元及為制止侵權行為所支付的合理開支116750元。一審案件受理費人民幣14250元，二審案件受理費人民幣14250元，共計28500元，由上柴公司負擔10000元，常佳公司負擔18500元。
常佳公司不服二審判決，向本院申請再審稱：
（一）商標作為區(qū)分商品或者服務來源的標識，其基本功能在于商標的識別性。在定牌加工過程中貼附、添加商標標識的行為，不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現(xiàn)識別該商品來源的功能，不屬于商標法意義上的商標使用。二審法院及其他法院對于定牌加工是否構成商標侵權問題，之前早有明確認識并形成典型判例，本案屬于同案異判錯誤適用法律的情形。
（二）根據司法主權原則，印尼PTADI公司在印度尼西亞取得IDM000089328號商標的合法性問題，應由印度尼西亞司法部門及知識產權署依照其本國法律進行判斷。二審判決不顧已決法律事實干涉他國司法，認為印尼PTADI公司在印度尼西亞取得IDM000089328號商標具有不正當性，造成事實認定錯誤。
（三）涉案定牌加工委托方印尼PTADI公司提供了其在印度尼西亞的商標注冊證書，并在委托書中明確說明所有產品只能在印度尼西亞銷售。常佳公司對相關權利證書資料進行審查后確認委托方商標權合法存續(xù)，已盡到必要、合理的審查義務。涉案定牌加工產品未在中國境內銷售、許諾銷售或進行其他任何形式的商業(yè)使用，未進入中國國內任何市場流通。常佳公司不具有侵害商標權的主觀故意，也未造成侵害上柴公司商標權的客觀后果。二審判決基于常佳公司應當知曉涉案商標系上柴馳名商標及上柴公司與印尼PTADI公司之間存在商標權糾紛，即認定其沒有盡到合理注意與避讓義務，缺乏事實依據。
（四）在上柴公司未能提供其實際損失或常佳公司侵權獲利相關證據的情況下，二審法院參照之前協(xié)議約定確定本案賠償數(shù)額，依據不足。另外，二審判決還存在證據未予質證、案件受理費負擔錯誤、超期審理等問題。綜上，二審判決認定事實和適用法律均有錯誤，請求本院依法判決予以撤銷，并維持一審判決。
上柴公司答辯稱：
（一）上柴公司所有的涉案商標是具有中國時代烙印和民族特色的商標，在國內及國際市場上具有很高知名度和商業(yè)信譽，是行業(yè)最早注冊并實際使用在柴油機商品上的民族品牌。在柴油機商品上使用與上柴公司相同商標的行為，無需以混淆為要件即構成侵權行為。常佳公司明知涉案商標為上柴公司所有，未盡合理注意和避讓義務具有明顯過錯，應承擔相應的法律責任。印尼PTADI公司的商標系為惡意搶注商標，違背公認商業(yè)道德和誠實信用原則，具有明顯攀附上柴公司商譽的目的。常佳公司接受其委托從事涉案定牌加工業(yè)務的行為，不應得到法律保護。
（二）二審法院基于常佳公司明知上柴公司商標為馳名商標，且與委托人印尼PTADI公司就商標權屬進行長期訴訟的情況下仍受托從事定牌生產，未盡合理注意與避讓義務，損害了上柴公司利益，屬于侵犯商標權行為。
（三）二審法院綜合考慮我國在國際貿易分工和合作中的地位等現(xiàn)實因素以及本案特殊情況，確立并完善了“必要審查注意義務”的裁判標準，以倡導商標注冊誠信原則，遏制惡意搶注商標行為。
綜上，二審法院認定事實清楚，適用法律正確，是在充分平衡各方利益基礎上作出的判決，請求本院依法予以維持。
本院再審期間，常佳公司補充提交《上柴公司官網全部內容錄像》《近年來全國主要柴油機品牌及產量》《中國內燃機工業(yè)協(xié)會單缸柴油機分會證明》《以“品牌戰(zhàn)略”取勝-訪上柴總經理俞銀貴先生（2004年）《1959年印尼排華事件與廣東歸僑安置》《文革期間中國與印尼斷交始末》《中國/印尼關系大事記》《1968-1995售貨確認書》《“東風”社會潮流及品牌潮流》《印尼最早的“東風”商標注冊證書、轉讓證書及重新注冊商標證書》等證據。上柴公司補充提交《關于請求保護上海柴油機廠東風注冊商標在印尼合法權益的情況報告（1994年11月1日）》《外經貿部關于我國商標在印尼被搶注情況的函（1992年、1995年）《2004-2008年期間“東風及圖”商標的印尼被許可方委托上柴出口情況》《2004年上柴出口印尼的銷售發(fā)票》《2005年、2006年上半年出口印尼的統(tǒng)計》等證據。本院依法對上述證據進行了質證。
本院再審審理查明的事實除與原審法院查明的事實相同外，另查明：2002年至2007年間，上柴公司亦基于源自印尼PTADI公司的授權，使用“東風”商標出口相關產品至印度尼西亞。
本院再審認為，商標使用是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。可見，商標的本質屬性是其識別性或指示性，基本功能是用于區(qū)分商品或者服務的來源。一般來講，不用于識別或區(qū)分來源的商標使用行為，不會對商品或服務的來源產生誤導或引發(fā)混淆，以致影響商標發(fā)揮指示商品或服務來源的功能，不構成商標法意義上的侵權行為。根據原審法院查明的事實，常佳公司與印尼PTADI公司簽訂委托書接受該公司委托，依據印尼PTADI公司合法擁有的商標權生產柴油機及柴油機組件，并將產品完全出口至印度尼西亞銷售。在常佳公司加工生產或出口過程中，相關標識指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標在國內市場上的正常識別區(qū)分功能，不會導致相關公眾的混淆誤認?？紤]到定牌加工是一種常見的、合法的國際貿易形式，除非有相反證據顯示常佳公司接受委托未盡合理注意義務，其受托加工行為對上柴公司的商標權造成了實質性的損害，一般情況下不應認定其上述行為侵害了上柴公司的商標權。
在經濟發(fā)展全球化程度不斷加深，國際貿易分工與經貿合作日益緊密的復雜形勢下，人民法院審理商標侵權糾紛案件應當結合國際經貿形勢發(fā)展的客觀現(xiàn)實，對特定時期特定市場的交易形式進行具體分析，準確判斷相關行為對于商標權人合法權益的實際影響，才能更為準確適用法律。既要嚴格依法保護商標權人合法權益，又要防止不適當擴大保護而對正常貿易和競爭秩序造成妨礙。就本案而言，常佳公司作為定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工業(yè)務時，已經審查了相關權利證書資料，充分關注了委托方的商標權利狀態(tài)。在印度尼西亞相關司法機構判決相關商標歸屬上柴公司期間，還就其時的定牌加工行為與上柴公司溝通并簽訂協(xié)議，支付了適當數(shù)額的補償費用?？梢?，常佳公司接受委托從事定牌加工業(yè)務，對于相關商標權利狀況已經適當履行了審慎適當?shù)淖⒁饬x務。二審法院認定常佳公司未經注意合理避讓義務，與事實不符。
常佳公司從事本案所涉貼牌加工業(yè)務之時，上柴公司與印尼PTADI公司之間的商標爭議已經印度尼西亞最高法院生效判決處理，印尼PTADI公司作為商標權人的資格已經司法程序確認。上柴公司自行使用相同商標生產相關或同類相關產品，實際已經無法合法出口至印度尼西亞銷售。況且，根據再審查明及上柴公司提交的證據，自2004-2007年期間，上柴公司亦是受印度尼西亞被許可方的委托出口“東風及圖”商標的相關產品。在此情況下，常佳公司根據印尼PTADI公司授權委托從事涉案定牌加工業(yè)務，對于上柴公司在印度尼西亞境內基于涉案商標爭取競爭機會和市場利益，并不造成實質影響。雖然商標具有識別商品或服務來源的基本功能，但歸根到底，相關公眾需求的并非商品標識本身，而是其指示或承載的商品及其良好品質。即便綜合國際貿易現(xiàn)實需要進行綜合衡量，也沒有足夠理由認定常佳公司從事涉案定牌加工行為已對上柴公司造成實質損害，并進而有必要作為商標法意義上的侵權行為予以認定。
綜上，二審判決認定常佳公司侵犯上柴公司注冊商標權的事實依據不足，適用法律偏頗，依法應予糾正。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項、第二百零四條第二款、第二百零七條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00036號民事判決；
二、維持江蘇省常州市中級人民法院（2014）常知民初字第1號民事判決。
一、二審案件受理費各14250元，均由上海柴油機股份有限公司負擔。
本判決為終審判決。
審 判 長 夏君麗
審 判 員 曹 剛
代理審判員 董曉敏
二〇一七年十二月二十八日
書 記 員 包 碩
來源：IPRdaily綜合知產團、云知隊
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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