2017年江蘇法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大案例

2017年江蘇法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大案例

民事案件

1．涉及職務(wù)發(fā)明認(rèn)定的專利權(quán)權(quán)屬糾紛案

――南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司訴南京麥瀾德醫(yī)療科技有限公司、史某某、楊某某、周某、楊某專利權(quán)權(quán)屬糾紛案

2．涉功能性特征認(rèn)定的侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案

——SMC株式會(huì)社訴蘇州山耐斯氣動(dòng)有限公司、神馳氣動(dòng)有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案

3．茅盾手稿著作權(quán)糾紛案

――沈某寧、沈某燕、沈某衡訴南京經(jīng)典拍賣(mài)有限公司、張某著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛案

4．涉及“寶高”積木拼裝玩具著作權(quán)侵權(quán)糾紛案

――寶高（南京）教育玩具有限公司、熙華世（南京）科技有限公司訴晉江市東興電子玩具有限公司、南京金寶萊工貿(mào)有限公司侵害其他著作財(cái)產(chǎn)權(quán)糾紛案

5．涉樓盤(pán)名稱商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任的認(rèn)定

——華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司訴江蘇潤(rùn)石房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案

6．追償植物新品種臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)使用費(fèi)糾紛案

――江蘇省高科種業(yè)科技有限公司訴南通市糧棉原種場(chǎng)植物新品種追償權(quán)糾紛案

7．涉及“特種兵生榨椰子汁”知名商品特有的包裝、裝潢糾紛案

――湛江市蘇薩食品有限公司訴江蘇恒大食品有限公司、鹽城市彭城堂酒業(yè)有限公司、南京市江寧區(qū)格倫食品銷(xiāo)售中心擅自使用知名商品特有包裝、裝潢糾紛案

行政案件

8．涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)糾紛案

――浙江方爵進(jìn)出口有限公司訴中華人民共和國(guó)鎮(zhèn)江海關(guān)、安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司撤銷(xiāo)行政處罰決定案

9．專利無(wú)效宣告決定對(duì)行政處理決定影響的專利侵權(quán)行政糾紛案

――江陰澄華投資發(fā)展有限公司訴無(wú)錫市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、無(wú)錫市紅光標(biāo)牌有限公司專利侵權(quán)糾紛處理決定案

刑事案件

10．涉及假冒“太太樂(lè)”“蓮花”知名調(diào)味品商標(biāo)并形成穩(wěn)定生產(chǎn)、銷(xiāo)售體系的侵犯注冊(cè)商標(biāo)類犯罪

――石某某等假冒注冊(cè)商標(biāo)罪、銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪、非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪

1.涉及職務(wù)發(fā)明認(rèn)定的專利權(quán)權(quán)屬糾紛案

案號(hào)：南京中院（2015）寧知民初字第130號(hào)

　　　江蘇高院（2016）蘇民終988號(hào)

原告：南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司

被告：南京麥瀾德醫(yī)療科技有限公司

第三人：史某某、楊某某、周某、楊某

【裁判要旨】

專利證書(shū)所記載的發(fā)明人僅是名義上的發(fā)明人，專利證書(shū)并不具有證明實(shí)際發(fā)明人的當(dāng)然效力。當(dāng)異議人對(duì)記載在專利證書(shū)上的發(fā)明人身份提出異議，并提交了相應(yīng)的合理懷疑證據(jù)時(shí)，被告仍需就專利權(quán)證書(shū)上記載的發(fā)明人為實(shí)際發(fā)明人提交相關(guān)證據(jù)予以證明。

在判定某一發(fā)明創(chuàng)造是否為職務(wù)發(fā)明時(shí)，應(yīng)充分運(yùn)用現(xiàn)有法律關(guān)于民事證據(jù)的相關(guān)規(guī)定來(lái)認(rèn)定相關(guān)事實(shí)，即依照法定程序，全面、客觀地審核證據(jù)，從各證據(jù)與案件事實(shí)的關(guān)聯(lián)程度、各證據(jù)之間的聯(lián)系等方面進(jìn)行綜合審查判斷。在具體判斷過(guò)程中，應(yīng)遵循法官職業(yè)道德，運(yùn)用邏輯推理和日常生活經(jīng)驗(yàn)，對(duì)證據(jù)有無(wú)證明力和證明力大小獨(dú)立進(jìn)行判斷，并公開(kāi)判斷的理由和結(jié)果。

【基本案情】

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱偉思公司）系一家專業(yè)從事醫(yī)療器械等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、代理銷(xiāo)售的企業(yè)。史某某、楊某某、周某均為偉思公司的前員工，分別為偉思公司研發(fā)部、產(chǎn)品部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人。自2010年起，偉思公司先后申請(qǐng)了十多項(xiàng)專利，這些專利發(fā)明人中包括史某某、楊某某以及周某。2013年1月16日，南京麥瀾德醫(yī)療科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱麥瀾德公司）登記成立，經(jīng)營(yíng)范圍與偉思公司基本相同，楊某為公司股東之一，其他股東均是史某某、楊某某以及周某的親友。麥瀾德公司成立后，史某某、楊某某先后從偉思公司離職，并入職麥瀾德公司工作至今，分別擔(dān)任副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2014年8月，偉思公司發(fā)現(xiàn)周某以其配偶名義入股麥瀾德公司并將偉思公司技術(shù)泄露給麥瀾德公司后，遂將周某開(kāi)除。

2012年11月5日，楊某申請(qǐng)了名稱為“一種陰道電極”專利號(hào)為201210435831.2的發(fā)明專利，即涉案專利。2013年9月13日，涉案專利申請(qǐng)人變更為麥瀾德公司，2014年4月16日，該專利獲得授權(quán)并公告，專利權(quán)利證書(shū)上記載發(fā)明人為楊某，權(quán)利人為麥瀾德公司。偉思公司認(rèn)為，楊某本身沒(méi)有醫(yī)療器械行業(yè)從業(yè)以及相關(guān)研究的經(jīng)歷，涉案專利的實(shí)際發(fā)明人應(yīng)為史某某、楊某某、周某。該三人在偉思公司任職期間，受偉思公司的工作任務(wù)指派，長(zhǎng)期利用公司的資金、場(chǎng)地、設(shè)備、原材料及不對(duì)外公開(kāi)的技術(shù)資料進(jìn)行與涉案專利有關(guān)的科研開(kāi)發(fā)，因此涉案專利對(duì)應(yīng)的技術(shù)成果屬于以上三人在偉思公司工作期間的本職工作，也是偉思公司分配給其研究項(xiàng)目下的工作內(nèi)容，涉案專利屬于職務(wù)發(fā)明，其專利權(quán)歸偉思公司所有。麥瀾德公司辯稱訴爭(zhēng)專利系由楊某完成，麥瀾德公司從楊某處受讓了該專利，史某某、楊某某、周某并非訴爭(zhēng)專利的實(shí)際發(fā)明人，更與史某某、楊某某、周某在偉思公司處的職務(wù)無(wú)關(guān)，權(quán)屬應(yīng)歸麥瀾德公司所有。

【法院認(rèn)為】

南京中院一審認(rèn)為：

1.楊某不具備研發(fā)涉案專利的工作經(jīng)驗(yàn)和研發(fā)涉案專利的專業(yè)知識(shí)和研發(fā)能力，結(jié)合涉案專利申請(qǐng)、轉(zhuǎn)讓的事實(shí)，楊某不是該專利的發(fā)明人。2.偉思公司早已形成了涉案專利的研發(fā)方向和研發(fā)思路，也已經(jīng)形成了包含涉案專利技術(shù)最主要部分的技術(shù)方案，史某某、楊某某、周某具有研發(fā)涉案專利的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，長(zhǎng)期從事與涉案專利相關(guān)的技術(shù)工作，對(duì)涉案專利的創(chuàng)造性作出了實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)，故涉案專利的實(shí)際發(fā)明人系史某某、楊某某和周某，屬于他們的職務(wù)發(fā)明，專利權(quán)應(yīng)歸偉思公司所有。3.2012年，史某某、楊某某尚未離職就策劃成立與偉思公司有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的公司，且將涉案專利產(chǎn)品作為擬成立公司的主要技術(shù)和產(chǎn)品，現(xiàn)二人分別在麥瀾德公司處擔(dān)任副總經(jīng)理和總經(jīng)理職位。周某被偉思公司解除了勞動(dòng)合同關(guān)系后在麥瀾德公司擔(dān)任售后經(jīng)理一職。可見(jiàn)，史某某、楊某某、周某等離職和跳槽行為早有預(yù)謀。楊某某、史某某、周某三人為規(guī)避法律，故以楊某的名義進(jìn)行了專利申請(qǐng)，后再由楊某將該專利轉(zhuǎn)讓給麥瀾德公司，利用公司法律人格獨(dú)立的特點(diǎn)，為己謀利。綜上，南京中院一審判決涉案專利屬于職務(wù)發(fā)明，專利權(quán)應(yīng)歸偉思公司所有。麥瀾德公司、史某某、楊某某、周某、楊某不服一審判決，向江蘇高院提起上訴。

江蘇高院二審認(rèn)為：

一、現(xiàn)有證據(jù)不足以證明楊某是涉案專利的發(fā)明人。我國(guó)專利申請(qǐng)過(guò)程中，并不對(duì)申請(qǐng)文件中所記載的發(fā)明人作實(shí)質(zhì)性審查，專利證書(shū)上所記載的發(fā)明人僅是名義上的發(fā)明人，專利證書(shū)并不具有證明實(shí)際發(fā)明人的當(dāng)然效力。因此，當(dāng)偉思公司對(duì)記載在專利證書(shū)上楊某的發(fā)明人身份提出異議，并提交了相應(yīng)的合理懷疑證據(jù)時(shí)，楊某仍需就其為實(shí)際發(fā)明人提交相關(guān)證據(jù)予以證明。但楊某就涉案專利的發(fā)明過(guò)程、專利申請(qǐng)、專利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓的過(guò)程等所作陳述，或無(wú)確切證據(jù)予以證實(shí)，或無(wú)法得到事實(shí)的印證，甚至部分陳述之間相互矛盾，其對(duì)涉案專利所屬領(lǐng)域的知識(shí)缺乏基本的了解，故難以采信其系涉案專利發(fā)明人的主張。本案一審中，楊某在庭審中口述了涉案專利的發(fā)明動(dòng)機(jī)和發(fā)明過(guò)程，但當(dāng)一審法院根據(jù)其陳述要求其提交保存在電腦中的相關(guān)資料時(shí)，其卻以搬家過(guò)程中電腦丟失為由未予提交；楊某在系列案件庭審中先稱其可以熟練操作ProE軟件，且是通過(guò)該軟件進(jìn)行涉案專利的繪制，但當(dāng)一審法院要求其當(dāng)庭演示使用該專業(yè)軟件時(shí)，其體現(xiàn)的對(duì)該軟件的操作技能無(wú)法達(dá)到繪制涉案專利附圖的能力；楊某對(duì)涉案專利所屬領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外廠家生產(chǎn)的與專利同類產(chǎn)品基本無(wú)法辨識(shí)區(qū)分；楊某對(duì)涉案專利所涉及的導(dǎo)電硅膠的電阻大小、電極的檢測(cè)方法、生物相容性要求和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、專利產(chǎn)品的尺寸參數(shù)、市場(chǎng)同類產(chǎn)品的價(jià)格等問(wèn)題均無(wú)法做出回答；楊某庭審中陳述其將涉案專利的申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓給了麥瀾德公司，且麥瀾德公司沒(méi)有對(duì)涉案專利技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，但涉案專利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓《協(xié)議書(shū)》上的簽字亦非楊某本人所簽，且在之后的庭審中其又稱麥瀾德公司對(duì)涉案專利方案進(jìn)行了改進(jìn)；在作出涉案專利的發(fā)明之前，楊某沒(méi)有涉案專利技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)的學(xué)習(xí)、從業(yè)經(jīng)歷，楊某雖在上訴理由中對(duì)以上種種矛盾和不合常理之處進(jìn)行了解釋，但僅系簡(jiǎn)單的辯解，并未提交實(shí)質(zhì)性證據(jù)予以佐證，故對(duì)其該上訴理由不予采信。

二、涉案專利屬于楊某某、史某某、周某等的職務(wù)發(fā)明，專利權(quán)應(yīng)屬偉思公司。首先，楊某某、史某某、周某應(yīng)認(rèn)定為涉案專利的實(shí)際發(fā)明人。一方面，正如一審判決所指出，根據(jù)史某某、楊某某、周某等人在偉思公司工作經(jīng)歷，三人均完全具備研發(fā)涉案專利的專業(yè)知識(shí)和研發(fā)能力，掌握了涉案專利核心技術(shù)，亦有利用偉思公司技術(shù)成果為己謀利的動(dòng)機(jī)和故意，而以楊某為發(fā)明人名義申請(qǐng)涉案專利系規(guī)避法律，理由不再重復(fù)。另一方面，楊某并非涉案專利實(shí)際發(fā)明人，而涉案發(fā)明又不會(huì)無(wú)故產(chǎn)生，再考慮到涉案專利的專利代理機(jī)構(gòu)及代理人與偉思公司同時(shí)間段內(nèi)申請(qǐng)的多項(xiàng)專利為同一機(jī)構(gòu)、同一代理人，偉思公司的上述專利的發(fā)明人中，均有史某某、楊某某和周某，而且史某某也在本案中自認(rèn)，在涉案專利申請(qǐng)權(quán)從楊某轉(zhuǎn)讓至麥瀾德公司之后，答復(fù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審查意見(jiàn)通知書(shū)的相關(guān)事宜，均是由其負(fù)責(zé)跟進(jìn)并完成。因此，從涉案專利以及相關(guān)專利的申請(qǐng)信息亦可看出，涉案專利的完成與史某某、楊某某和周某等人具有密切關(guān)聯(lián)。綜上，結(jié)合楊某某、史某某、周某三人的職業(yè)經(jīng)歷及技術(shù)背景，相互之間以及與偉思公司、麥瀾德公司之間的利益關(guān)系，涉案專利的申請(qǐng)信息和技術(shù)內(nèi)容，史某某、楊某某、周某關(guān)于其并非涉案專利實(shí)際發(fā)明人的自我否認(rèn)難以采信。

其次，涉案專利屬于楊某某、史某某、周某執(zhí)行偉思公司任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造，為職務(wù)發(fā)明，專利權(quán)權(quán)屬應(yīng)歸偉思公司。偉思公司在本案中提交了大量的證據(jù)，證明涉案專利與楊某某、史某某、周某等人在偉思公司所從事的工作有關(guān)，具體理由與一審判決基本相同，不再贅述。需特別指出的是，麥瀾德公司等上訴主張涉案專利與偉思公司的陰道電極套專利是不相同的，因此涉案專利與偉思公司沒(méi)有關(guān)系。對(duì)此二審法院認(rèn)為，在職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定中，并非只有當(dāng)原告單位能夠舉出包含了與訴爭(zhēng)專利技術(shù)完全一致信息的相關(guān)證據(jù)時(shí)，才能將訴爭(zhēng)專利認(rèn)定為屬于原單位職工的職務(wù)發(fā)明。本案中，雖然偉思公司的實(shí)用新型專利采集肌電的導(dǎo)電部分是不銹鋼片，而涉案專利為可注塑的導(dǎo)電材料（導(dǎo)電硅膠），但從偉思公司提交的證據(jù)可以看出，偉思公司在涉案專利申請(qǐng)前已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了采用不銹鋼片材料的不足，進(jìn)行了用導(dǎo)電硅膠作為替代材料的研究工作，并提出了陰道電極套的技術(shù)方案，該技術(shù)方案的思路就是以導(dǎo)電硅膠電極取代傳統(tǒng)的金屬片電極，從而達(dá)到一次性使用的目的，這與涉案專利技術(shù)方案極其相關(guān)，一審法院據(jù)此認(rèn)定涉案專利屬于職務(wù)發(fā)明具備事實(shí)和法律依據(jù)。二審法院遂駁回上訴，維持原判。

麥瀾德公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院審理后認(rèn)為：審判人員應(yīng)當(dāng)依照法定程序，全面、客觀地審核證據(jù)，依據(jù)法律的規(guī)定，遵循法官職業(yè)道德，運(yùn)用邏輯推理和日常生活經(jīng)驗(yàn)，對(duì)證據(jù)有無(wú)證明力和證明力大小獨(dú)立進(jìn)行判斷，并公開(kāi)判斷的理由和結(jié)果。審判人員對(duì)案件的全部證據(jù)，應(yīng)當(dāng)從各證據(jù)與案件事實(shí)的關(guān)聯(lián)程度、各證據(jù)之間的聯(lián)系等方面進(jìn)行綜合判斷審查。本案中，楊某在一審訴訟程序中訴爭(zhēng)專利的發(fā)明過(guò)程、專利申請(qǐng)情況、專利申請(qǐng)權(quán)的轉(zhuǎn)讓過(guò)程等作出的陳述，或無(wú)證據(jù)予以證實(shí)，或無(wú)法得到事實(shí)的印證，并且楊某的前后陳述還存在嚴(yán)重矛盾。此外，楊某沒(méi)有訴爭(zhēng)專利技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)學(xué)習(xí)、從業(yè)經(jīng)歷。因此，本案現(xiàn)有證據(jù)不能證明楊某是訴爭(zhēng)專利的發(fā)明人。綜合全案證據(jù)可知，偉思公司在2011年就開(kāi)始針對(duì)涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行了立項(xiàng)研發(fā)，史某某、楊某某、周某參與了研發(fā)過(guò)程。再結(jié)合麥瀾德公司成立時(shí)間、背景、股東構(gòu)成可以認(rèn)定，涉案專利的實(shí)際發(fā)明人為史某某、楊某某、周某，其以楊某的名義申請(qǐng)?jiān)V爭(zhēng)專利是為了規(guī)避法律，將訴爭(zhēng)專利利益輸送給與偉思公司構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的麥瀾德公司。訴爭(zhēng)專利系史某某、楊某某、周某為執(zhí)行偉思公司的任務(wù)而完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，專利權(quán)應(yīng)歸屬于偉思公司。綜上，駁回再審申請(qǐng)。

【典型意義】

本案系涉及職務(wù)發(fā)明認(rèn)定的專利權(quán)權(quán)屬糾紛。此類糾紛的常見(jiàn)情形一般是單位與員工之間就員工所完成的發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利歸屬產(chǎn)生爭(zhēng)議，即單位員工將在職期間或離職后一年內(nèi)完成的發(fā)明創(chuàng)造以其個(gè)人名義申請(qǐng)專利并獲得授權(quán)，員工為專利權(quán)人，而單位主張上述專利系員工的職務(wù)發(fā)明，權(quán)屬應(yīng)當(dāng)歸單位所有。此種情形下，雙方對(duì)于員工為訴爭(zhēng)專利的發(fā)明人身份不存在爭(zhēng)議。而本案特殊性在于：訴爭(zhēng)專利證書(shū)上記載的發(fā)明人并非原單位員工，而是與原單位沒(méi)有關(guān)系的第三人，并且該第三人在提出涉案專利申請(qǐng)后，旋即將專利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三人公司，也即本案被告。因第三人公司和名義發(fā)明人均與原告沒(méi)有直接法律關(guān)系，故難以直接適用相關(guān)法律規(guī)定確定專利權(quán)歸屬，而需要結(jié)合專利法關(guān)于確認(rèn)發(fā)明人身份和職務(wù)發(fā)明的相關(guān)規(guī)定予以判定。此外，由于專利法關(guān)于確認(rèn)發(fā)明人身份和職務(wù)發(fā)明的規(guī)定又較為籠統(tǒng)，這就需要審判人員發(fā)揮審判經(jīng)驗(yàn)，充分運(yùn)用民事證據(jù)規(guī)則，綜合全案證據(jù)認(rèn)定相關(guān)法律事實(shí)，以作出公平公正的裁判。

在本案審理中，法院正是從證據(jù)規(guī)則和事實(shí)細(xì)節(jié)入手，首先排除了專利證書(shū)上所記載的、與原單位沒(méi)有雇傭或委托關(guān)系的第三人為實(shí)際發(fā)明人的可能性；其次，對(duì)訴爭(zhēng)專利的技術(shù)內(nèi)容與離職員工在原單位的工作內(nèi)容進(jìn)行了技術(shù)比對(duì)，最終認(rèn)定訴爭(zhēng)專利系離職員工在原單位任職期間為執(zhí)行原單位的任務(wù)而完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。非常值得關(guān)注的是，法院在判定涉案專利權(quán)歸屬的同時(shí)，也依據(jù)查明的事實(shí)，對(duì)被告和第三人為規(guī)避法律、輸送利益而故意以他人名義申請(qǐng)涉案專利的不正當(dāng)行為進(jìn)行了明確評(píng)判。本案意義不僅在于對(duì)今后可能出現(xiàn)的同類型案件具有重要的參考作用，還在于裁判尺度和結(jié)果充分體現(xiàn)了司法加強(qiáng)保護(hù)企業(yè)創(chuàng)新、引導(dǎo)創(chuàng)新主體誠(chéng)信創(chuàng)業(yè)、公平競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)度，具有積極的社會(huì)效應(yīng)。

2.涉功能性特征認(rèn)定的侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案

案號(hào)：蘇州中院（2014）蘇中知民初字第00311號(hào)

　　　江蘇高院（2016）蘇民終291號(hào)

原告：SMC株式會(huì)社

被告：蘇州山耐斯氣動(dòng)有限公司、神馳氣動(dòng)有限公司

【裁判要旨】

原告對(duì)于權(quán)利要求中的某一技術(shù)特征并非“功能性特征”負(fù)有舉證責(zé)任。并非所有以功能或者效果表述的技術(shù)特征都為最高法院司法解釋所規(guī)定的“功能性特征”。對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，如果本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的，則不應(yīng)將該技術(shù)特征認(rèn)定為“功能性特征”。如果教科書(shū)、工具書(shū)等資料中已經(jīng)記載了能夠?qū)崿F(xiàn)相同功能或者效果的具體實(shí)施方式，則此種情形即能夠證明“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式”。對(duì)此以功能和效果表述的技術(shù)特征的技術(shù)內(nèi)容，應(yīng)限于那些已為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所知曉的實(shí)施方式，不應(yīng)當(dāng)作無(wú)限擴(kuò)張，理解為所有能夠?qū)崿F(xiàn)相同功能或者效果的實(shí)施方式，否則將會(huì)使得專利保護(hù)范圍與技術(shù)貢獻(xiàn)失衡，擠壓創(chuàng)新空間。

【基本案情】

SMC株式會(huì)社系名稱為“電磁閥”、專利號(hào)為ZL02130310.X號(hào)發(fā)明專利（以下簡(jiǎn)稱涉案專利）的專利權(quán)人。其于2013年發(fā)現(xiàn)蘇州山耐斯氣動(dòng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱山耐斯公司）銷(xiāo)售神馳氣動(dòng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱神馳公司）制造和銷(xiāo)售的多款型號(hào)電磁閥產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱被訴侵權(quán)產(chǎn)品）侵害了其涉案專利的專利權(quán)，遂向蘇州中院提起訴訟，請(qǐng)求法院判令山耐斯公司和神馳公司停止制造和銷(xiāo)售被訴侵權(quán)產(chǎn)品，神馳公司賠償其各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用共計(jì)100萬(wàn)元。

涉案專利的權(quán)利要求1為：“一種電磁閥，包括閥和螺線管，該閥具有通過(guò)接近或遠(yuǎn)離閥殼體內(nèi)的閥座而切換流路的閥芯，該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)上述閥芯，而且該螺線管具備構(gòu)成通電系的通電端子，其特征在于：上述閥殼體由具有電氣絕緣特性的合成樹(shù)脂構(gòu)成，在把上述螺線管的通電端子插入到在上述閥殼體上的與螺線管的結(jié)合面上開(kāi)設(shè)的端子插入孔內(nèi)的狀態(tài)下，固定上述螺線管和閥，在上述閥殼體上設(shè)置：用于插入從該閥殼體的外側(cè)一直延伸到上述端子插入孔內(nèi)的通電端子且與該通電端子電氣連接的接觸端子的開(kāi)口”。涉案專利說(shuō)明書(shū)第5頁(yè)記載：“如圖1～圖3及圖7所示，上述螺線管2構(gòu)成為，嵌入式地固定鐵心32于纏繞線圈31的線圈骨架30的一端，同時(shí)滑動(dòng)自由地嵌入受該固定鐵心32吸附的可動(dòng)鐵心33，通過(guò)圍繞線圈31周?chē)鷺?gòu)成螺線管2外周的磁性罩34及位于該磁性罩34和可動(dòng)鐵心33之間的磁極35形成線圈31周?chē)拇判曰芈贰薄?br/>

在SMC株式會(huì)社提起本案訴訟之前，其曾以樂(lè)清市邁得發(fā)自動(dòng)化設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱邁得發(fā)公司）生產(chǎn)、銷(xiāo)售的部分SY系列電磁閥產(chǎn)品侵犯了涉案專利為由，向上海市第二中級(jí)人民法院提起侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛之訴【（2013）滬二中民五（知）初字第51號(hào)】。在該案中，該院委托技術(shù)鑒定并由工信部鑒定所作出第136-1號(hào)報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱第136-1號(hào)鑒定報(bào)告）。該報(bào)告認(rèn)為，被訴SY系列電磁閥產(chǎn)品的技術(shù)特征B3為“螺線管由一端開(kāi)口的磁性罩、內(nèi)裝線圈、線圈骨架、移動(dòng)鐵芯、磁極板等部件組成，在接通或關(guān)閉電源時(shí)，線圈驅(qū)動(dòng)鐵芯進(jìn)而驅(qū)動(dòng)推桿、閥芯，在接近或遠(yuǎn)離閥座方向上做軸向位移”，而涉案專利權(quán)利要求1對(duì)應(yīng)技術(shù)特征A3為“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)上述閥芯”。由于A3未逐個(gè)列出螺線管各部件及其與閥芯之間的互動(dòng)關(guān)系，僅列出螺線管的功能效果為在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)閥芯，因此A3為功能性技術(shù)特征，需要通過(guò)說(shuō)明書(shū)及其附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。而根據(jù)說(shuō)明書(shū)第5頁(yè)第2自然段及附圖1至圖3及圖7，A3螺線管的技術(shù)特征應(yīng)限定為包括固定鐵心、線圈、線圈骨架、可動(dòng)鐵心、磁極以及磁性罩。兩者相比，B3中的螺線管缺少A3中的螺線管所具有的固定鐵心，而以磁性罩的端壁部兼做固定鐵心，故B3與A3該對(duì)應(yīng)技術(shù)特征不同。

另，SMC株式會(huì)社還擁有名稱為“電磁閥用筒形線圈”、專利號(hào)為ZL02130309.6的發(fā)明專利權(quán)，該專利系與涉案專利同日申請(qǐng)，并于2006年12月6日授權(quán)公告。該專利說(shuō)明書(shū)第1頁(yè)背景技術(shù)中記載的線圈構(gòu)成包括有固定鐵心，第2頁(yè)發(fā)明內(nèi)容記載為：“本發(fā)明的課題在于提供下述電磁閥用筒形線圈，通過(guò)使其它構(gòu)件兼做固定鐵心，可減少部件數(shù)目、簡(jiǎn)化裝配工序，同時(shí)能夠以更低的成本來(lái)制造”。

本案中，涉案專利權(quán)利要求1的前序部分技術(shù)特征“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)上述閥芯”（以下簡(jiǎn)稱A3特征）的具體實(shí)施方式是否屬于功能性特征，以及該技術(shù)特征的內(nèi)容應(yīng)如何確定是雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)和法院審理的重點(diǎn)問(wèn)題。SMC株式會(huì)社認(rèn)為，A3特征并非功能性特征，其技術(shù)內(nèi)容不能限于說(shuō)明書(shū)中的具體實(shí)施例及其等同方式，退一步而言，即便被認(rèn)定為功能性特征，被控產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)特征也與專利說(shuō)明書(shū)實(shí)施例的相應(yīng)技術(shù)特征構(gòu)成等同特征；而神馳公司則抗辯認(rèn)為，A3特征屬于功能性特征，故該特征的技術(shù)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)由說(shuō)明書(shū)第5頁(yè)所記載的實(shí)現(xiàn)該功能（在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)上述閥芯）的具體實(shí)施例確定。由于被控侵權(quán)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)上述功能的實(shí)施方式與涉案專利說(shuō)明書(shū)中所記載的具體方式既不相同也不等同，故被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍。

【法院認(rèn)為】

蘇州中院一審認(rèn)為：

根據(jù)神馳公司在訴訟中確認(rèn)以及第136-1號(hào)鑒定報(bào)告結(jié)論，被控產(chǎn)品與涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)特征相對(duì)比，缺少固定鐵心，其余技術(shù)特征均相同。涉案專利權(quán)利要求1中“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)上述閥芯”的技術(shù)特征，系以能夠?qū)崿F(xiàn)的功能來(lái)進(jìn)行表述的技術(shù)特征，其未對(duì)螺線管內(nèi)各部件及其與閥芯之間的互動(dòng)關(guān)系進(jìn)行明確，屬于功能性技術(shù)特征，對(duì)此應(yīng)當(dāng)結(jié)合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式來(lái)確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。涉案專利說(shuō)明書(shū)在其實(shí)施例及附圖中闡述的螺線管包括固定鐵心、線圈、線圈骨架、可動(dòng)鐵心、磁極以及磁性罩，而被控產(chǎn)品的螺線管則由磁性罩、內(nèi)裝線圈、線圈骨架、移動(dòng)鐵心、磁極板等部件組成，并不包括固定鐵心，而是以磁性罩的端壁部兼做固定鐵心。兩者對(duì)比，不屬于該領(lǐng)域普通技術(shù)人員無(wú)需創(chuàng)造性勞動(dòng)就能聯(lián)想到的替換方式，應(yīng)屬于不同的技術(shù)手段。

關(guān)于SMC株式會(huì)社又主張第ZL02130309.6號(hào)專利公開(kāi)了以磁性罩的端壁部兼做固定鐵心的技術(shù)特征，且與涉案專利使用固定鐵心的技術(shù)特征均在被控侵權(quán)行為發(fā)生之前，屬于“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)就能聯(lián)想到的”，故應(yīng)構(gòu)成等同的問(wèn)題，一審法院認(rèn)為，前述表述，系指就本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言，在被訴侵權(quán)行為發(fā)生日前，在該專利所屬技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)，依當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平及技術(shù)認(rèn)知能力而言的技術(shù)手段的慣常替換，SMC株式會(huì)社持有的現(xiàn)行有效的第ZL02130309.6號(hào)名稱為“電磁閥用筒形線圈”的發(fā)明專利中，其披露的區(qū)別于使用固定鐵心的背景技術(shù)，以磁性罩的端壁部兼做固定鐵心系該專利的發(fā)明內(nèi)容，恰恰進(jìn)一步印證如前所述的兩者不等同的結(jié)論，故SMC株式會(huì)社該主張無(wú)法律依據(jù)不能成立。綜上，被控產(chǎn)品“以磁性罩的端壁部兼做固定鐵心”該技術(shù)手段與涉案專利說(shuō)明書(shū)中包括“固定鐵心”的具體實(shí)施方式不同，其與涉案專利權(quán)利要求1記載的該對(duì)應(yīng)技術(shù)特征既不相同也不等同，未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。據(jù)此，蘇州中院一審判決：駁回SMC株式會(huì)社的訴訟請(qǐng)求。

SMC株式會(huì)社不服一審判決，向江蘇高院提起上訴，認(rèn)為：1.一審錯(cuò)誤認(rèn)定涉案專利“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)上述閥芯”為功能性技術(shù)特征，并由此錯(cuò)誤地將涉案專利的保護(hù)范圍縮小為涉案專利說(shuō)明書(shū)實(shí)施例所描述的結(jié)構(gòu)。2.一審未考慮等同侵權(quán)判定時(shí)應(yīng)以被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)的技術(shù)水平為判斷標(biāo)準(zhǔn)，從而做出了“以磁性罩端壁部兼做固定鐵心”與“獨(dú)立固定鐵心”不構(gòu)成等同的錯(cuò)誤認(rèn)定。根據(jù)ZL02130309.6號(hào)專利的說(shuō)明書(shū)，該專利發(fā)明點(diǎn)就是用磁性罩端壁部代替固定鐵心，因此自ZL02130309.6號(hào)專利的授權(quán)公告日（2006年12月6日）起，磁性罩端壁部代替固定鐵心的技術(shù)方案就為本領(lǐng)域技術(shù)人員所普遍知曉，成為本領(lǐng)域一般的技術(shù)知識(shí)。本案被訴侵權(quán)行為發(fā)生在2013年，在此時(shí)用磁性罩端壁部代替固定鐵心的技術(shù)方案相對(duì)于獨(dú)立固定鐵心，不存在創(chuàng)造性勞動(dòng)。因此在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)，兩者的技術(shù)手段基本相同，功能和效果均相同，且屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)就能聯(lián)想到的替換，故應(yīng)至少構(gòu)成等同技術(shù)特征。

二審期間，SMC株式會(huì)社提交了2011版《中國(guó)電力百科全書(shū)（第二版）》，用于證明螺線管結(jié)構(gòu)是公知常識(shí)，涉案專利的“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)上述閥芯”技術(shù)特征不應(yīng)被認(rèn)定為功能性特征。該書(shū)第100頁(yè)記載：“電磁閥由電磁部分、中間部件、閥座及手動(dòng)操作器四部分組成，電磁部分由電磁線圈與磁芯構(gòu)成，電磁線圈可接受運(yùn)行人員或自動(dòng)裝置發(fā)出的指令勵(lì)磁或失磁，磁芯受電磁線圈驅(qū)動(dòng)；中間部件由磁芯帶動(dòng)，分直動(dòng)式與先導(dǎo)式兩種”。

江蘇高院二審認(rèn)為：

首先，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》（以下簡(jiǎn)稱《專利法司法解釋（二）》）的相關(guān)規(guī)定，并非只要是以功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征就必然是功能性技術(shù)特征，如果本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過(guò)閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的，可以不認(rèn)定為功能性技術(shù)特征。

其次，涉案專利的“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)上述閥芯”這一技術(shù)特征描述了閥芯、閥座以及螺線管之間的相互作用關(guān)系，限定了閥芯是在螺線管的作用下，接近或遠(yuǎn)離閥座，實(shí)現(xiàn)電磁閥的啟閉。而根據(jù)SMC株式會(huì)社二審提交的新證據(jù)《中國(guó)電力百科全書(shū)（第二版）》所公開(kāi)的電磁閥技術(shù)信息可知，“電磁線圈”相當(dāng)于涉案專利的螺線管，“中間部件”相當(dāng)于涉案專利的閥芯，“電磁線圈可接受運(yùn)行人員或自動(dòng)裝置發(fā)出的指令勵(lì)磁或失磁，磁芯受電磁線圈驅(qū)動(dòng)；中間部件由磁芯帶動(dòng)，分直動(dòng)式與先導(dǎo)式兩種”相當(dāng)于涉案專利“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)上述閥芯”。由于《中國(guó)電力百科全書(shū)（第二版）》為公開(kāi)發(fā)行的書(shū)籍，且發(fā)行時(shí)間早于涉案專利的申請(qǐng)日，因此，其上記載的內(nèi)容在本案的專利權(quán)利要求解釋過(guò)程中應(yīng)作為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所掌握的知識(shí)。由此，涉案專利權(quán)利要求所限定的閥芯、閥座以及螺線管之間的相互作用關(guān)系已經(jīng)屬于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的公知常識(shí)，本領(lǐng)普通技術(shù)人員在閱讀涉案專利權(quán)利要求書(shū)時(shí)，能夠清楚地理解“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)上述閥芯”是如何實(shí)現(xiàn)的，無(wú)需再?gòu)膶＠f(shuō)明書(shū)的具體實(shí)施例中了解相關(guān)技術(shù)信息從而獲知其具體實(shí)施方式。故第136-1號(hào)鑒定報(bào)告的鑒定意見(jiàn)不應(yīng)采信，涉案專利的“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)上述閥芯”不應(yīng)認(rèn)定為功能性特征，更不應(yīng)將該技術(shù)特征的結(jié)構(gòu)限定為專利說(shuō)明書(shū)的具體實(shí)施方式及其等同實(shí)施方式。

第三，被控產(chǎn)品的閥芯亦是在螺線管的驅(qū)動(dòng)下接近和遠(yuǎn)離閥座，因此與涉案專利的“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)上述閥芯”這一特征相同。由于被控產(chǎn)品的其余技術(shù)特征與涉案專利對(duì)應(yīng)技術(shù)特征均相同，因此根據(jù)全面覆蓋原則，被控產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。被控產(chǎn)品雖與專利說(shuō)明書(shū)中所公開(kāi)的具體實(shí)施例相比，缺少固定鐵心，但如前所述，涉案專利的“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)上述閥芯”這一技術(shù)特征不能限定為說(shuō)明書(shū)的具體實(shí)施方式，因此神馳公司關(guān)于被控產(chǎn)品因缺少固定鐵心而不落入專利權(quán)保護(hù)范圍的抗辯理由不予支持。

二審法院亦特別指出，在（2013）滬二中民五（知）初字第51號(hào)案以及本案一審中，當(dāng)事人并未提交證明“該螺線管”及其實(shí)現(xiàn)“驅(qū)動(dòng)上述閥芯”功能的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員普遍知曉的，并推翻第136-1號(hào)鑒定報(bào)告鑒定意見(jiàn)的相關(guān)證據(jù)，作出該案判決的法院是基于查明的技術(shù)事實(shí)將涉案專利“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)上述閥芯”認(rèn)定為功能性特征。而在本案二審中，根據(jù)新證據(jù)，可以證明本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀涉案專利權(quán)利要求書(shū)時(shí)，能夠清楚地理解“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動(dòng)上述閥芯”這一技術(shù)特征，故二審法院在新查明的事實(shí)基礎(chǔ)上，適用《專利法司法解釋（二）》相關(guān)規(guī)定，認(rèn)定該技術(shù)特征為非功能性特征。

綜上，二審法院撤銷(xiāo)一審判決，改判神馳公司、山耐斯公司立即停止侵害SMC株式會(huì)社涉案專利權(quán)的行為，神馳公司賠償SMC株式會(huì)社經(jīng)濟(jì)損失及合理開(kāi)支合計(jì)人民幣15萬(wàn)元。

【典型意義】

功能性特征一直是專利理論研究和司法實(shí)踐中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。本案是首例適用《專利法司法解釋（二）》第八條但書(shū)條款的案例，案情以及裁判過(guò)程集中反映了當(dāng)前關(guān)于功能性特征司法認(rèn)定以及侵權(quán)比對(duì)中所存在的一些共性問(wèn)題。二審法院進(jìn)行了積極、大膽的探索，在查明新事實(shí)的基礎(chǔ)上，認(rèn)定權(quán)利要求中的爭(zhēng)議技術(shù)特征并非功能性特征，不應(yīng)以說(shuō)明書(shū)中的具體實(shí)施方式限定其技術(shù)內(nèi)容。同時(shí)，需要注意的是，專利保護(hù)的是技術(shù)方案而非功能或者效果，故在一般情況下，專利權(quán)利要求一般應(yīng)由結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間關(guān)系等具有實(shí)質(zhì)技術(shù)內(nèi)容的技術(shù)特征組成。但事實(shí)上，絕大多數(shù)的發(fā)明創(chuàng)造都是在前人的基礎(chǔ)上作出的改進(jìn)，即便是原創(chuàng)性發(fā)明，其完整技術(shù)方案中也必然會(huì)含有與現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征，對(duì)這些出現(xiàn)在現(xiàn)有技術(shù)中并且已為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所熟知其實(shí)施方式的技術(shù)特征，沒(méi)有必要再在權(quán)利要求中一一詳細(xì)表述，可以對(duì)此進(jìn)行合理適當(dāng)?shù)母爬?，最有效的方式就是采用功能或者效果性質(zhì)表述來(lái)概括這些技術(shù)特征。故以功能和效果表述的技術(shù)特征的技術(shù)內(nèi)容，應(yīng)限于那些已為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所知曉的實(shí)施方式，不應(yīng)當(dāng)作無(wú)限擴(kuò)張，理解為所有能夠?qū)崿F(xiàn)相同功能或者效果的實(shí)施方式，否則將會(huì)使得專利保護(hù)范圍與技術(shù)貢獻(xiàn)失衡，擠壓創(chuàng)新空間。

本案二審在重新確定權(quán)利要求中的爭(zhēng)議技術(shù)特征的技術(shù)內(nèi)容后，將其與被訴侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)比對(duì)，最終認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍構(gòu)成專利侵權(quán)。判決后被告自覺(jué)履行了二審判決確定的賠償義務(wù)。本案二審法院就司法解釋所確立的功能性特征排除標(biāo)準(zhǔn)所作的進(jìn)一步細(xì)化及具體操作方法，既接受了司法實(shí)踐的檢驗(yàn)，又拓寬了專利侵權(quán)案件的裁判思維和方法。本案取得了良好的法律效果和社會(huì)效果。

3. 茅盾手稿著作權(quán)糾紛案

案號(hào)：南京六合法院（2016）蘇0116民初4666號(hào)

　   　南京中院（2017）蘇01民終8048號(hào)

原告：沈某寧、沈某燕、沈某衡

被告：南京經(jīng)典拍賣(mài)有限公司、張某

【裁判要旨】

美術(shù)作品原件所有人在行使物權(quán)的過(guò)程中，應(yīng)以不損害該作品著作權(quán)人的合法權(quán)利為前提。拍賣(mài)公司作為接受物權(quán)人委托的拍賣(mài)方，除負(fù)有物權(quán)保護(hù)注意義務(wù)外，還應(yīng)負(fù)有合理的著作權(quán)保護(hù)注意義務(wù)，規(guī)范盡職地進(jìn)行拍賣(mài)活動(dòng)，審慎地避讓著作權(quán)人的權(quán)益。在未經(jīng)著作權(quán)人許可的情況下，拍賣(mài)公司擅自在互聯(lián)網(wǎng)上宣傳展示美術(shù)作品全貌的高清圖片的行為，構(gòu)成對(duì)作品復(fù)制權(quán)、展覽權(quán)、信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)等權(quán)利的侵害，應(yīng)承擔(dān)著作權(quán)侵權(quán)的法律責(zé)任。

【基本案情】

1958年，茅盾先生將其用毛筆書(shū)寫(xiě)創(chuàng)作的一篇評(píng)論文章《談最近的短篇小說(shuō)》向雜志社投稿，該篇文章的文字內(nèi)容發(fā)表于《人民文學(xué)》1958年第6期。此后，《談最近的短篇小說(shuō)》的手稿原件被張某持有。2013年11月13日，張某委托南京經(jīng)典拍賣(mài)有限公司（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)典拍賣(mài)公司）拍賣(mài)多件物品，其中包括涉案手稿。2013年12月30日，經(jīng)典拍賣(mài)公司通過(guò)數(shù)碼相機(jī)拍照上傳了涉案手稿的高清數(shù)碼照片，在其公司網(wǎng)站和微博上對(duì)手稿以圖文結(jié)合的方式進(jìn)行了宣傳介紹。公眾在瀏覽經(jīng)典拍賣(mài)公司網(wǎng)站時(shí)，可以看到涉案手稿的全貌，也可以通過(guò)網(wǎng)頁(yè)的放大鏡功能觀察到每頁(yè)手稿的局部細(xì)節(jié)。

2014年1月3日至4日，經(jīng)典拍賣(mài)公司對(duì)涉案手稿進(jìn)行了拍賣(mài)前的預(yù)展。預(yù)展過(guò)程中，經(jīng)典拍賣(mài)公司展示了涉案作品原件，也向觀展者提供了印有涉案拍品的宣傳冊(cè)。2014年1月5日，涉案手稿在經(jīng)典拍賣(mài)公司2013季秋拍中國(guó)書(shū)畫(huà)專場(chǎng)進(jìn)行拍賣(mài)，經(jīng)過(guò)多輪競(jìng)價(jià)，案外人岳凱以1050萬(wàn)元的價(jià)格競(jìng)得涉案手稿。但此后岳凱并未向張某支付相應(yīng)價(jià)款，因拍賣(mài)未成交，岳凱和張某也未向經(jīng)典拍賣(mài)公司支付傭金。目前，涉案手稿原件仍由張某持有。拍賣(mài)結(jié)束后，經(jīng)典拍賣(mài)公司仍在互聯(lián)網(wǎng)上持續(xù)展示涉案手稿，直至2017年6月才將其刪除。

沈某寧、沈某燕、沈某衡系茅盾先生的合法繼承人，其認(rèn)為張某和經(jīng)典拍賣(mài)公司的上述行為侵害了涉案手稿的著作權(quán)，故訴至法院，請(qǐng)求判令：1.經(jīng)典拍賣(mài)公司、張某停止侵害涉案手稿作為美術(shù)作品的展覽權(quán)、發(fā)表權(quán)、復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)、信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)，以及作為文字作品的復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)、信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的行為；2.經(jīng)典拍賣(mài)公司、張某在媒體及網(wǎng)站上向其承認(rèn)錯(cuò)誤并賠禮道歉；3.經(jīng)典拍賣(mài)公司、張某連帶賠償其經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元。

【法院認(rèn)為】

南京六合法院一審認(rèn)為：

一、涉案手稿既是文字作品又是美術(shù)作品。“著作權(quán)所稱作品，指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)，具有獨(dú)創(chuàng)性并能以某種有形形式復(fù)制的智力創(chuàng)作成果”。正確認(rèn)定作品，是處理著作權(quán)侵權(quán)爭(zhēng)議的前提。本案所涉手稿是茅盾先生創(chuàng)作的一篇近萬(wàn)字的評(píng)論文章，該篇文章的文字表達(dá)具有獨(dú)創(chuàng)性的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)作為文字作品予以保護(hù)。同時(shí)，該手稿是茅盾先生用毛筆書(shū)寫(xiě)，其文字風(fēng)格瘦硬清雅、俊逸舒朗，展現(xiàn)了瘦金體楷書(shū)書(shū)體的魅力，具備了美術(shù)作品的特征，應(yīng)受到我國(guó)著作權(quán)法保護(hù)。

二、張某是涉案手稿的合法所有人。涉案手稿系動(dòng)產(chǎn)，且無(wú)法定物權(quán)登記機(jī)關(guān)，張某實(shí)際持有該手稿，在無(wú)證據(jù)證明張某為非法持有人的情況下，應(yīng)認(rèn)定張某系涉案手稿合法所有人。另外，張某是徐州豐順發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、徐州市收藏家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，張某作為收藏愛(ài)好者，從文化市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)藏品存在一定的合理性。

三、經(jīng)典拍賣(mài)公司在拍賣(mài)前已盡到合理注意義務(wù)。涉案手稿并無(wú)物權(quán)登記機(jī)關(guān)，根據(jù)動(dòng)產(chǎn)的物權(quán)公示原則，張某作為動(dòng)產(chǎn)的持有人已向經(jīng)典拍賣(mài)公司書(shū)面說(shuō)明以買(mǎi)賣(mài)的方式購(gòu)得該手稿，并保證自己為合法所有人，經(jīng)典拍賣(mài)公司有理由相信張某是物權(quán)人，有權(quán)拍賣(mài)涉案手稿。因此，經(jīng)典拍賣(mài)公司已盡到拍賣(mài)人對(duì)于委托人身份及對(duì)拍品相關(guān)權(quán)利的合理注意義務(wù)。

四、經(jīng)典拍賣(mài)公司侵害了涉案手稿的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。張某作為所有人，有權(quán)以拍賣(mài)的方式出售作品原件。經(jīng)典拍賣(mài)公司作為拍賣(mài)人，將涉案手稿印于拍賣(mài)圖錄中，在正式拍賣(mài)前向特定人群無(wú)償少量發(fā)放，在公司網(wǎng)站和微博中介紹拍品的行為，均符合相關(guān)法律、規(guī)章的規(guī)定及拍賣(mài)慣例，是以拍賣(mài)為目的，向潛在競(jìng)買(mǎi)人進(jìn)行的必要宣傳，不構(gòu)成侵犯原審原告就涉案手稿作為美術(shù)作品享有的展覽權(quán)、發(fā)表權(quán)，以及作為文字作品及美術(shù)作品享有的復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)、信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。但是，經(jīng)典拍賣(mài)公司在拍賣(mài)結(jié)束兩年多時(shí)間內(nèi)，仍在互聯(lián)網(wǎng)上持續(xù)使用涉案手稿，侵害了涉案手稿的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。關(guān)于侵權(quán)賠償金額，一審法院根據(jù)茅盾先生的知名度和影響力、涉案作品的價(jià)值、經(jīng)典拍賣(mài)公司的過(guò)錯(cuò)程度，以及侵權(quán)行為的時(shí)間、規(guī)模、性質(zhì)、情節(jié)，原審原告為制止侵權(quán)行為所支付的合理開(kāi)支等因素酌情確定賠償數(shù)額。此外，因經(jīng)典拍賣(mài)公司、張某未侵犯到涉案手稿著作權(quán)的人身權(quán)利，也未對(duì)涉案手稿的作者和著作權(quán)人的名譽(yù)造成損毀，故對(duì)于賠禮道歉的訴訟請(qǐng)求，不應(yīng)予以支持。

南京六合法院一審判決：經(jīng)典拍賣(mài)公司于一審判決發(fā)生法律效力之日起停止侵害涉案手稿信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的行為；經(jīng)典拍賣(mài)公司自一審判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)賠償沈某寧、沈某燕、沈某衡經(jīng)濟(jì)損失100000元；駁回沈某寧、沈某燕、沈某衡的其他訴訟請(qǐng)求。沈某寧、沈某燕、沈某衡不服一審判決，向南京中院提起上訴。

南京中院二審認(rèn)為：

一、張某系涉案手稿的合法所有權(quán)人

首先，從主觀狀態(tài)看，“非基于遺失人的意志”是認(rèn)定遺失物的主觀要件，本案中，茅盾先生將涉案手稿投給《人民文學(xué)》雜志社完全出于其主觀意愿，并非無(wú)意間喪失了對(duì)手稿原件的占有，所以就手稿喪失占有的本初狀態(tài)而言，不符合法律對(duì)遺失物認(rèn)定的主觀要件。其次，從客觀情境看，在沒(méi)有證據(jù)證明手稿在何時(shí)何地何種情形遺失的情況下，涉案手稿存在多種流轉(zhuǎn)的可能，一審法院的判斷并無(wú)不當(dāng)。再次，就實(shí)體規(guī)范而言，涉案手稿系動(dòng)產(chǎn)，張某實(shí)際占有涉案手稿，該占有狀態(tài)即物權(quán)法規(guī)定的動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)公示的原則狀態(tài)，在無(wú)相反證據(jù)證明張某為非法持有人的情況下，張某應(yīng)認(rèn)定為涉案手稿的合法所有人。最后，就程序規(guī)則而言，法院審理和裁判的對(duì)象應(yīng)當(dāng)按當(dāng)事人的訴訟請(qǐng)求予以確定，不得超出當(dāng)事人請(qǐng)求事項(xiàng)的范圍進(jìn)行裁判。上訴人并未就涉案手稿的物權(quán)進(jìn)行單獨(dú)主張，因此法院審理的范圍應(yīng)限于被控著作權(quán)侵權(quán)行為是否有事實(shí)和法律依據(jù)，本案對(duì)于涉案手稿所有人的審查亦是基于著作權(quán)侵權(quán)法律關(guān)系，需要對(duì)張某是否有權(quán)委托經(jīng)典拍賣(mài)公司處分涉案手稿進(jìn)行前提性判斷，而不是基于物權(quán)法律關(guān)系審理涉案手稿的權(quán)屬問(wèn)題。所以，本案得出的張某為手稿合法所有權(quán)人的判斷，并不妨礙上訴人在證據(jù)更加充分的情況下，單獨(dú)對(duì)手稿物權(quán)主張權(quán)利。

二、涉案手稿既是文字作品也是美術(shù)作品

一審法院認(rèn)定涉案手稿既屬文字作品亦為美術(shù)作品，對(duì)于文字作品的認(rèn)定，雙方當(dāng)事人均無(wú)異議，不再贅述。對(duì)于美術(shù)作品的認(rèn)定，雙方各執(zhí)一詞，二審法院認(rèn)為：首先，從構(gòu)成要件來(lái)看，美術(shù)作品除了需要具備一般作品的獨(dú)創(chuàng)性、可復(fù)制性以外，還需要能夠通過(guò)“線條、色彩或者其他方式”給人以美感。本案中，涉案手稿長(zhǎng)章大篇、一氣貫之，足見(jiàn)書(shū)法功力之深，全篇節(jié)奏分明、法度嚴(yán)謹(jǐn)、端穩(wěn)莊重，線條如張弓之弦，舒展雅致，風(fēng)骨不俗，筆畫(huà)細(xì)勁多曲，清瘦挺拔，風(fēng)格俊爽，體現(xiàn)了漢字書(shū)寫(xiě)藝術(shù)的精妙，能夠給人以審美的享受，符合著作權(quán)法對(duì)于美術(shù)作品的相關(guān)規(guī)定。其次，從文學(xué)作品與書(shū)法作品的關(guān)系來(lái)看，雖然兩者是截然不同的藝術(shù)形式，有著各自獨(dú)立的發(fā)展規(guī)律，但彼此之間又有著不即不離、相融相滲的關(guān)系。歷史上許多文學(xué)家亦是書(shū)法家，很多文學(xué)作品的原件本身也是極其珍貴的書(shū)法作品。茅盾先生在多年的文學(xué)創(chuàng)作中始終注重對(duì)自身書(shū)法的磨練精進(jìn)，成功地將文學(xué)書(shū)寫(xiě)與書(shū)法書(shū)寫(xiě)進(jìn)行了融合，其傳留下來(lái)的諸多書(shū)信、題詞、手稿等被公認(rèn)具有較高的書(shū)法藝術(shù)價(jià)值。最后，著作權(quán)法并不要求智力成果的表現(xiàn)形式與最終用途一致，也不要求美術(shù)作品具備題跋、印章等形式特征，傳統(tǒng)文人書(shū)法更加推崇不拘一格的乘興之作，如王羲之的《蘭亭序》和顏真卿的《祭侄文》，都被認(rèn)為是極具藝術(shù)價(jià)值的書(shū)法作品。所以，涉案手稿雖是茅盾先生向雜志社投稿之作，亦不具備題跋、印章、紙張等形式特征，但不妨礙其被認(rèn)定為書(shū)法作品。

三、經(jīng)典拍賣(mài)公司侵害了上訴人的美術(shù)作品著作權(quán)

首先，涉案手稿上同時(shí)承載著著作權(quán)（表達(dá)）和物權(quán)(載體)，這兩種權(quán)利雖然都是絕對(duì)權(quán)、對(duì)世權(quán)，但其權(quán)利的行使并非沒(méi)有限制。物權(quán)人在占有、使用、處分作品的過(guò)程中，不應(yīng)損害著作權(quán)人的權(quán)益。本案中，經(jīng)典拍賣(mài)公司作為專業(yè)的拍賣(mài)機(jī)構(gòu)，除負(fù)有物權(quán)保護(hù)注意義務(wù)外，還應(yīng)當(dāng)負(fù)有合理的著作權(quán)保護(hù)注意義務(wù)，應(yīng)結(jié)合手稿上所承載的著作權(quán)性質(zhì)，或者要求委托人提供與著作權(quán)相關(guān)的許可或授權(quán)材料，或者在整個(gè)拍賣(mài)過(guò)程中審慎地避讓著作權(quán)人的權(quán)益，以避免拍賣(mài)行為可能對(duì)著作權(quán)人利益的侵害。然而，經(jīng)典拍賣(mài)公司并未適當(dāng)履行合理的注意義務(wù)，在接受委托之初未對(duì)涉案手稿的著作權(quán)狀態(tài)與歸屬進(jìn)行審查，在此后的拍賣(mài)活動(dòng)中，將涉案手稿的高清電子照片以2836×4116的像素上傳至公司網(wǎng)站展示，手稿作品的全貌與細(xì)節(jié)在互聯(lián)網(wǎng)上毫無(wú)保留地向社會(huì)公開(kāi)。拍賣(mài)結(jié)束后，經(jīng)典拍賣(mài)公司仍在互聯(lián)網(wǎng)上持續(xù)使用涉案作品，導(dǎo)致著作權(quán)人利益受損，上述行為不應(yīng)被認(rèn)定是適當(dāng)良善的展示宣傳行為，更不應(yīng)是拍賣(mài)行業(yè)普遍存在的行業(yè)慣例。所以，經(jīng)典拍賣(mài)公司的行為侵害了手稿美術(shù)作品的發(fā)表權(quán)、復(fù)制權(quán)、展覽權(quán)和信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。其次，涉案手稿的文字內(nèi)容發(fā)表于《人民文學(xué)》1958年第6期，公眾可以通過(guò)公共渠道獲取《談最近的短篇小說(shuō)》文字內(nèi)容的相關(guān)信息，從而了解茅盾先生的思想、觀點(diǎn)和情感。判斷文字作品侵權(quán)的前提是“以文字形式表現(xiàn)”，本案中，經(jīng)典拍賣(mài)公司無(wú)論是制作宣傳圖冊(cè)還是上傳電子照片，均是以圖片的形式呈現(xiàn)。宣傳圖冊(cè)以2頁(yè)的篇幅縮印了手稿28頁(yè)的內(nèi)容，由于縮印后圖片尺寸較小，手稿上所記載的文字內(nèi)容已無(wú)法辨識(shí)；上傳至網(wǎng)絡(luò)的手稿照片為PNG格式，公眾無(wú)法將該圖片上的文字內(nèi)容直接復(fù)制或下載。所以，上訴人指控經(jīng)典拍賣(mài)公司侵害了其作為文字作品權(quán)利人的復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)和信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的主張，沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，不應(yīng)予以支持。最后，張某作為涉案手稿的所有權(quán)人，有權(quán)選擇以拍賣(mài)的方式處分自己的合法財(cái)產(chǎn)，其并沒(méi)有著作權(quán)侵權(quán)的故意，也沒(méi)有實(shí)施相應(yīng)的侵權(quán)行為，經(jīng)典拍賣(mài)公司的侵權(quán)行為亦不是張某委托拍賣(mài)的必然結(jié)果。所以，張某的行為沒(méi)有侵害涉案手稿的著作權(quán)。

四、經(jīng)典拍賣(mài)公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的侵權(quán)責(zé)任

經(jīng)典拍賣(mài)公司侵害了涉案手稿的美術(shù)作品發(fā)表權(quán)、復(fù)制權(quán)、展覽權(quán)和信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠禮道歉和賠償損失的侵權(quán)責(zé)任。鑒于發(fā)表權(quán)是一次性行使的權(quán)利，涉案手稿作為美術(shù)作品的發(fā)表權(quán)已經(jīng)用盡，且經(jīng)典拍賣(mài)公司已自行停止了相關(guān)侵權(quán)行為，所以，上訴人要求經(jīng)典拍賣(mài)公司停止侵害其發(fā)表權(quán)、復(fù)制權(quán)、展覽權(quán)和信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)行為的訴訟請(qǐng)求已無(wú)事實(shí)基礎(chǔ)，并無(wú)予以支持的必要。由于著作權(quán)具有明顯的人身權(quán)利屬性，與上訴人的人身利益密切相關(guān)，且經(jīng)典拍賣(mài)公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體對(duì)涉案手稿的拍賣(mài)活動(dòng)進(jìn)行了廣泛宣傳，傷害了上訴人的感情。所以，對(duì)于上訴人要求經(jīng)典拍賣(mài)公司賠禮道歉的訴訟請(qǐng)求，予以支持。關(guān)于賠償數(shù)額，二審法院根據(jù)以下因素：1.茅盾先生的知名度和影響力；2.涉案手稿的藝術(shù)價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值；3.經(jīng)典拍賣(mài)公司具體侵害的著作權(quán)權(quán)項(xiàng)；4.經(jīng)典拍賣(mài)公司的過(guò)錯(cuò)程度；5.經(jīng)典拍賣(mài)公司侵權(quán)行為的性質(zhì)、規(guī)模、持續(xù)時(shí)間；6.經(jīng)典拍賣(mài)公司沒(méi)有獲得傭金的實(shí)際情況；7.上訴人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開(kāi)支等，對(duì)一審法院判決的10萬(wàn)元賠償數(shù)額進(jìn)行了斟酌，特別考慮到案涉拍賣(mài)并未實(shí)際成交、經(jīng)典拍賣(mài)公司沒(méi)有實(shí)際獲得拍賣(mài)報(bào)酬這一情形，認(rèn)為一審酌定的賠償數(shù)額尚屬適當(dāng)。

南京中院二審判決：維持南京六合法院（2016）蘇0116民初4666號(hào)民事判決第二、三項(xiàng)；撤銷(xiāo)南京六合法院（2016）蘇0116民初4666號(hào)民事判決第一項(xiàng)；被上訴人南京經(jīng)典拍賣(mài)有限公司自本判決生效之日起十五日內(nèi)就其涉案侵權(quán)行為在《揚(yáng)子晚報(bào)》及其官方網(wǎng)站首頁(yè)上刊登向上訴人沈某寧、沈某燕、沈某衡賠禮道歉的聲明。

【典型意義】

本案涉及著名文學(xué)家茅盾手稿拍賣(mài)過(guò)程中著作權(quán)保護(hù)的相關(guān)爭(zhēng)議。明確了拍賣(mài)人在拍賣(mài)活動(dòng)中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)注意義務(wù)。美術(shù)作品因其特有的增值屬性往往采用拍賣(mài)的方式進(jìn)行市場(chǎng)流轉(zhuǎn)。實(shí)踐中，拍賣(mài)人因未能充分認(rèn)識(shí)到作品原件上同時(shí)承載著物權(quán)與著作權(quán)兩種權(quán)利，通常更加注重對(duì)作品物權(quán)歸屬的審查，對(duì)作品上承載的著作權(quán)卻未予足夠注意，以至于造成對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的侵害。本案的典型意義就在于，厘清了美術(shù)作品拍賣(mài)活動(dòng)中著作權(quán)法、物權(quán)法、拍賣(mài)法三部法律交叉調(diào)整地帶的相關(guān)主體權(quán)利義務(wù)關(guān)系，明確了拍賣(mài)人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)注意義務(wù)。當(dāng)拍賣(mài)標(biāo)的承載著知識(shí)產(chǎn)權(quán)時(shí)，拍賣(mài)人應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)姆绞介_(kāi)展拍賣(mài)活動(dòng)，要么獲得權(quán)利人的授權(quán)，要么采取合理、有效的避讓措施。否則，將因不適當(dāng)?shù)呐馁u(mài)行為承受不利的法律后果。

同時(shí)，本案判決平衡保護(hù)了物權(quán)人和著作權(quán)人的合法權(quán)益。本案在美術(shù)作品著作權(quán)與物權(quán)分離的情況下，明確了原件所有人依法行使處分權(quán)、收益權(quán)、展覽權(quán)的行為，均受到法律保護(hù)，著作權(quán)人無(wú)權(quán)干涉，且在文字作品已經(jīng)發(fā)表的情況下，著作權(quán)人的相關(guān)主張也不應(yīng)得到法院支持。明確了不同主體權(quán)利的邊界，體現(xiàn)了對(duì)物權(quán)人和著作權(quán)人合法權(quán)益平衡保護(hù)的司法精神。

本案還體現(xiàn)了嚴(yán)格保護(hù)和精細(xì)化裁判的理念。本案按盡職拍賣(mài)人的合理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)拍賣(mài)公司苛以嚴(yán)格的注意義務(wù)，在停止侵權(quán)和賠償損失的基礎(chǔ)上，判決拍賣(mài)公司向著作權(quán)人賠禮道歉，體現(xiàn)了對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的嚴(yán)格保護(hù)。同時(shí)，判決中對(duì)手稿物權(quán)歸屬的個(gè)案認(rèn)定，對(duì)著作權(quán)各權(quán)項(xiàng)侵權(quán)性質(zhì)的層分理晰，對(duì)侵權(quán)行為及后果細(xì)致考量基礎(chǔ)上的賠償數(shù)額確定，充分體現(xiàn)了精細(xì)化裁判的審判理念，具有典型示范意義。

附圖1：

附圖2：

4. 涉及“寶高”積木拼裝玩具著作權(quán)侵權(quán)糾紛案

案號(hào)：南京中院（2015）寧知民初字第126號(hào)

　　　江蘇高院（2016）蘇民終482號(hào)

原告：寶高（南京）教育玩具有限公司、熙華世（南京）科技有限公司

被告：晉江市東興電子玩具有限公司、南京金寶萊工貿(mào)有限公司

【裁判要旨】

積木拼裝玩具的整體造型屬于受著作權(quán)法保護(hù)的作品，權(quán)利人提供的平面設(shè)計(jì)圖、造型圖片等只是該類作品的表現(xiàn)形式。著作權(quán)人的積木拼裝玩具的拼裝顆粒是否申請(qǐng)過(guò)外觀設(shè)計(jì)專利以及專利權(quán)是否失效對(duì)積木拼裝玩具整體造型的著作權(quán)并不產(chǎn)生影響。被控侵權(quán)人雖然生產(chǎn)及銷(xiāo)售的產(chǎn)品是積木拼裝玩具的拼裝顆粒，但由于該拼裝顆粒均是成套出售的，如果其拼裝之后的立體造型與權(quán)利人作品一致，則屬于權(quán)利人作品的復(fù)制件，故被控侵權(quán)人生產(chǎn)被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為屬于對(duì)權(quán)利人作品的復(fù)制，其銷(xiāo)售被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為屬于對(duì)權(quán)利人作品的發(fā)行。

【基本案情】

寶高（南京）教育玩具有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶高公司）、熙華世（南京）科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱熙華世公司）系涉案“老式火車(chē)站”等19款積木拼裝玩具的著作權(quán)人。

寶高公司與晉江市東興電子玩具有限公司（以下簡(jiǎn)稱東興公司）原系合作伙伴，雙方曾于2010年6月簽訂合作生產(chǎn)協(xié)議，約定：寶高公司提供生產(chǎn)模具并委托東興公司加工生產(chǎn)塑料積木玩具產(chǎn)品，寶高公司負(fù)責(zé)包銷(xiāo)其委托定制的塑料積木玩具產(chǎn)品；東興公司不得向除寶高公司以外的第三方交付和寶高公司相同類型的產(chǎn)品，否則需承擔(dān)違約責(zé)任，賠償寶高公司500萬(wàn)元。后雙方在協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生矛盾，經(jīng)另案法院生效判決確認(rèn)，雙方的合作協(xié)議于2012年2月23日解除。合作協(xié)議解除后，東興公司仍然繼續(xù)生產(chǎn)相關(guān)玩具產(chǎn)品，并在中國(guó)玩具展以及其官方網(wǎng)站上公開(kāi)宣傳民、銷(xiāo)售涉案玩具產(chǎn)品以及授權(quán)南京金寶萊工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱金寶萊公司）經(jīng)銷(xiāo)涉案玩具產(chǎn)品。

寶高公司、熙華世公司主張東興公司、金寶萊公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售的玩具產(chǎn)品侵害了其玩具作品著作權(quán)，請(qǐng)求法院判令東興公司、金寶萊公司停止侵權(quán)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失500萬(wàn)元以及制止侵權(quán)的合理開(kāi)支費(fèi)用。

東興公司、金寶萊公司認(rèn)為，寶高公司、熙華世公司涉案玩具與知名品牌“樂(lè)高”產(chǎn)品高度近似，不具有獨(dú)創(chuàng)性；寶高公司曾對(duì)涉案玩具的拼裝顆粒申請(qǐng)過(guò)外觀設(shè)計(jì)專利且相關(guān)專利已經(jīng)失效，不應(yīng)再受著作權(quán)法保護(hù)；寶高公司的作品充其量只是平面圖片作品，而東興公司生產(chǎn)的玩具顆粒拼裝后是立體實(shí)物，不構(gòu)成對(duì)寶高公司作品的復(fù)制、發(fā)行；寶高公司、熙華世公司主張的賠償額沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。

【法院認(rèn)為】

南京中院一審認(rèn)為：

東興公司、金寶萊公司的行為構(gòu)成對(duì)寶高公司著作權(quán)的侵害，遂判決其停止侵權(quán)，金寶萊公司于判決生效之日起十日內(nèi)賠償寶高公司經(jīng)濟(jì)損失及制止侵權(quán)合理開(kāi)支共計(jì)50萬(wàn)元，東興公司于判決生效之日起十日內(nèi)賠償寶高公司經(jīng)濟(jì)損失及制止侵權(quán)合理開(kāi)支共計(jì)400萬(wàn)元，東興公司對(duì)判決第二項(xiàng)判令金寶萊公司承擔(dān)的賠償義務(wù)負(fù)連帶責(zé)任。

東興公司、金寶萊公司不服一審判決，向江蘇高院提起上訴。

江蘇高院二審認(rèn)為：

首先，寶高公司創(chuàng)作的涉案玩具整體造型具有獨(dú)創(chuàng)性，應(yīng)受我國(guó)著作權(quán)法的保護(hù)。東興公司提供的“樂(lè)高”產(chǎn)品圖冊(cè)與實(shí)物，絕大部分沒(méi)有載明形成時(shí)間，不能用于否認(rèn)寶高公司涉案作品的獨(dú)創(chuàng)性。而“樂(lè)高”1966年、1967年火車(chē)產(chǎn)品與寶高公司作品1明顯不同，“樂(lè)高”1989年海盜船產(chǎn)品雖然與寶高公司作品20在船的基本輪廓上近似，但在構(gòu)成海盜船造型的具體元素上，存在一定的區(qū)別，顯然并沒(méi)有達(dá)到“實(shí)質(zhì)性相似”的程度。

其次，寶高公司在本案中主張的是涉案玩具整體造型的著作權(quán)，而非單個(gè)拼裝顆粒的著作權(quán)。涉案玩具部分拼裝顆粒是否申請(qǐng)過(guò)外觀設(shè)計(jì)專利以及專利權(quán)是否失效對(duì)寶高公司涉案玩具整體造型的著作權(quán)并不產(chǎn)生影響。況且，對(duì)于專利權(quán)失效后的外觀設(shè)計(jì)是否不受著作權(quán)法保護(hù)，我國(guó)法律并沒(méi)有明確規(guī)定。故東興公司提供相關(guān)外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)失效的證據(jù)與本案東興公司生產(chǎn)被控侵權(quán)產(chǎn)品是否侵害寶高公司著作權(quán)無(wú)關(guān)。

再次，寶高公司受著作權(quán)法保護(hù)的作品是涉案玩具的整體造型，平面設(shè)計(jì)圖等只是該些作品的表現(xiàn)形式，而東興公司被控侵權(quán)產(chǎn)品拼裝之后的立體造型與寶高公司涉案作品一致，屬于寶高公司的復(fù)制件，故東興公司生產(chǎn)以及以圖示宣傳涉案玩具產(chǎn)品的行為屬于對(duì)寶高公司享有著作權(quán)作品的復(fù)制，金寶萊公司、東興公司其銷(xiāo)售被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為屬于對(duì)寶高公司享有著作權(quán)作品的發(fā)行。兩公司上述行為未經(jīng)著作權(quán)人寶高公司的許可，構(gòu)成侵權(quán)。

最后，關(guān)于賠償損失。法院考慮到以下因素進(jìn)行了酌定：第一，本案中寶高公司、熙華世公司與東興公司在2010年簽訂的雙方合作協(xié)議中約定的知識(shí)產(chǎn)權(quán)賠償額達(dá)到500萬(wàn)元，該數(shù)額反映了雙方對(duì)于寶高公司著作權(quán)商業(yè)價(jià)值的認(rèn)識(shí)，屬于寶高公司著作權(quán)受到侵害所受損失的預(yù)判，雖然雙方合作協(xié)議已解除，但并不影響人民法院將該條款作為本案確定賠償額的參考因素；第二，本案中東興公司曾接受寶高公司委托生產(chǎn)過(guò)相關(guān)產(chǎn)品，其在雙方合作協(xié)議解除后繼續(xù)生產(chǎn)、制造侵權(quán)商品，侵權(quán)過(guò)錯(cuò)明顯；第三，東興公司侵權(quán)行為涉及寶高公司作品19件，規(guī)模大；第四，東興公司通過(guò)授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商、參加玩具展、網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售等渠道廣泛銷(xiāo)售侵權(quán)產(chǎn)品，而且根據(jù)寶高公司提供的證據(jù)，直到本案一、二審審理期間東興公司仍在宣傳和銷(xiāo)售被訴侵權(quán)產(chǎn)品；第五，因東興公司侵權(quán)規(guī)模大，寶高公司為制止侵權(quán)支出的合理費(fèi)用較高。

江蘇高院二審判決：駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

改革開(kāi)放幾十年來(lái)，我國(guó)已成為玩具產(chǎn)品制造和消費(fèi)的大國(guó)，與此同時(shí)，玩具行業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)亦日益激烈。本案中，寶高公司、熙華世公司創(chuàng)作的積木拼裝玩具以其巧妙的創(chuàng)意、新穎的設(shè)計(jì)受到消費(fèi)者的喜愛(ài)，并大量出口海外。東興公司與寶高公司原系合作伙伴，但東興公司在雙方合作關(guān)系破裂后，并沒(méi)有進(jìn)行自主研發(fā)，而是簡(jiǎn)單復(fù)制寶高公司的玩具作品對(duì)外銷(xiāo)售，給寶高公司造成了較大的損失。本案在認(rèn)真分析寶高公司作品性質(zhì)以及東興公司侵權(quán)行為形式的基礎(chǔ)上，判決東興公司賠償寶高公司經(jīng)濟(jì)損失與合理費(fèi)用400萬(wàn)元，金寶萊公司賠償經(jīng)濟(jì)損失及制止侵權(quán)合理開(kāi)支共計(jì)50萬(wàn)元是人民法院加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，充分發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)中的重要作用的典型案件。

5. 涉樓盤(pán)名稱商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任的認(rèn)定

案號(hào)：南京中院（2014）寧知民初字第232號(hào)

　　　江蘇高院（2016）蘇民終1326號(hào)

原告：華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司

被告：江蘇潤(rùn)石房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

【裁判要旨】

商品房開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售與不動(dòng)產(chǎn)管理、建筑等服務(wù)在功能用途、消費(fèi)對(duì)象、銷(xiāo)售渠道等方面基本相同，并存在特定的聯(lián)系，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者構(gòu)成商品與服務(wù)之間的類似。雖然商品房銷(xiāo)售具有一定的地域性特點(diǎn)，消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)時(shí)也會(huì)施以較高的注意力，但在當(dāng)今信息流通如此豐富快捷的時(shí)代，特別是相關(guān)注冊(cè)商標(biāo)具有較高知名度的情況下，消費(fèi)者很容易從互聯(lián)網(wǎng)、電視、紙質(zhì)媒體等多種途徑接觸相關(guān)注冊(cè)商標(biāo)的信息，當(dāng)侵權(quán)人在經(jīng)營(yíng)中使用與相關(guān)注冊(cè)商標(biāo)近似的標(biāo)識(shí)進(jìn)行商品房銷(xiāo)售時(shí)，會(huì)使相關(guān)公眾誤認(rèn)兩者具有特定的聯(lián)系，容易誤導(dǎo)公眾。開(kāi)發(fā)商故意使用此類名稱的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其停止使用。

【基本案情】

華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱華潤(rùn)公司）于1994年12月起經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)了第773121號(hào)“華潤(rùn)”商標(biāo)，第779532號(hào)“華潤(rùn)”商標(biāo)以及“華潤(rùn)與您攜手改變生活”等一系列商標(biāo)，核準(zhǔn)使用范圍包括住所（公寓）、建筑、不動(dòng)產(chǎn)管理、不動(dòng)產(chǎn)出租、不動(dòng)產(chǎn)代理等。華潤(rùn)公司在國(guó)內(nèi)包括江蘇境內(nèi)的南京、無(wú)錫等城市開(kāi)發(fā)了許多的房地產(chǎn)項(xiàng)目，同時(shí)投入了大量的資金，對(duì)上述商標(biāo)進(jìn)行了持續(xù)的宣傳和使用。華潤(rùn)公司認(rèn)為，江蘇潤(rùn)石房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱潤(rùn)石公司）在宜興市和宿遷市開(kāi)發(fā)的樓盤(pán)上使用“華潤(rùn)景城”文字，涉嫌侵害華潤(rùn)公司涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，遂請(qǐng)求法院判決潤(rùn)石公司立即停止侵權(quán)，變更涉案樓盤(pán)名稱，并賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理開(kāi)支共計(jì)2089512元。

潤(rùn)石公司辯稱：其開(kāi)發(fā)建設(shè)的涉案兩地樓盤(pán)，不屬于華潤(rùn)公司涉案注冊(cè)商標(biāo)核定的使用范圍，而且華潤(rùn)公司并沒(méi)有在宿遷和宜興開(kāi)發(fā)樓盤(pán)，涉案注冊(cè)商標(biāo)在當(dāng)?shù)貨](méi)有知名度，房屋作為高價(jià)值資產(chǎn)，消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)時(shí)會(huì)施以高注意力，不會(huì)造成混淆，故潤(rùn)石公司的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

【法院認(rèn)為】

南京中院一審認(rèn)為：

潤(rùn)石公司的行為侵犯了華潤(rùn)公司涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。首先，潤(rùn)石公司開(kāi)發(fā)并銷(xiāo)售“華潤(rùn)景城”樓盤(pán)項(xiàng)目，從相關(guān)公眾的一般認(rèn)識(shí)上判斷，該行為與華潤(rùn)公司涉案注冊(cè)商標(biāo)核定使用范圍相比，兩者功能用途、消費(fèi)對(duì)象、銷(xiāo)售渠道等方面基本相同，開(kāi)發(fā)者均系相關(guān)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，兩者存在特定的聯(lián)系，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為類似服務(wù)。其次，華潤(rùn)公司為其涉案注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行了廣泛、持續(xù)的宣傳，華潤(rùn)公司以“華潤(rùn)”命名的樓盤(pán)具有較高的知名度。潤(rùn)石公司使用的“華潤(rùn)景城”和華潤(rùn)公司涉案注冊(cè)商標(biāo)雖然視覺(jué)上有所差別，但核心要素均是“華潤(rùn)”，兩者構(gòu)成近似，潤(rùn)石公司在使用該標(biāo)識(shí)時(shí)易使相關(guān)公眾對(duì)服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)，認(rèn)為潤(rùn)石公司開(kāi)發(fā)的樓盤(pán)與華潤(rùn)公司有著某種聯(lián)系。因此，潤(rùn)石公司的行為侵犯了華潤(rùn)公司所享有的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。據(jù)此，南京中院一審判決：潤(rùn)石公司立即停止侵權(quán)行為，并賠償華潤(rùn)公司2089512元。

江蘇高院二審認(rèn)為：

潤(rùn)石公司涉案行為侵害了華潤(rùn)公司涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。首先，華潤(rùn)公司涉案注冊(cè)商標(biāo)核定的服務(wù)類別分別是不動(dòng)產(chǎn)管理、建筑等，與潤(rùn)石公司從事的商品房銷(xiāo)售相比，兩者功能用途、消費(fèi)對(duì)象、銷(xiāo)售渠道基本相同，開(kāi)發(fā)者均系相關(guān)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，不動(dòng)產(chǎn)管理、建筑等服務(wù)與商品房銷(xiāo)售存在特定的聯(lián)系，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成商品與服務(wù)之間的類似。其次，雖然華潤(rùn)公司涉案五個(gè)注冊(cè)商標(biāo)中有四個(gè)商標(biāo)使用的是繁體字“華潤(rùn)”，但由于華潤(rùn)兩字的繁體字屬于比較常見(jiàn)的繁體字，普通消費(fèi)者能夠比較容易的識(shí)別和呼叫，并不存在潤(rùn)石公司所主張的普通消費(fèi)者不能認(rèn)讀的情形，否則潤(rùn)石公司也不會(huì)在其宜興的樓盤(pán)中使用繁體字的“華潤(rùn)”。因此，潤(rùn)石公司使用的“華潤(rùn)景城”標(biāo)識(shí)與華潤(rùn)公司涉案“華潤(rùn)”系列注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似。最后，根據(jù)本案查明的事實(shí)，華潤(rùn)公司自涉案注冊(cè)商標(biāo)獲得核準(zhǔn)以來(lái)，在全國(guó)各地包括江蘇省區(qū)域內(nèi)開(kāi)發(fā)了大量以“華潤(rùn)”命名的樓盤(pán)，并在互聯(lián)網(wǎng)等媒體上進(jìn)行了持續(xù)、廣泛的宣傳，其涉案注冊(cè)商標(biāo)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)具備了較高的市場(chǎng)知名度。雖然商品房銷(xiāo)售具有一定的地域性特點(diǎn)，消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)時(shí)也會(huì)施以較高的注意力，但在當(dāng)今信息流通如此豐富快捷的時(shí)代，特別是華潤(rùn)公司在江蘇省內(nèi)開(kāi)發(fā)了大量樓盤(pán)的情況下，即便是長(zhǎng)期居住在宿遷、宜興的消費(fèi)者，也會(huì)從互聯(lián)網(wǎng)、電視、紙質(zhì)媒體等多種途徑接觸華潤(rùn)公司涉案注冊(cè)商標(biāo)的信息，當(dāng)潤(rùn)石公司在經(jīng)營(yíng)中使用與華潤(rùn)公司涉案注冊(cè)商標(biāo)近似的“華潤(rùn)景城”標(biāo)識(shí)進(jìn)行商品房銷(xiāo)售時(shí)，會(huì)使相關(guān)公眾誤認(rèn)該樓盤(pán)與華潤(rùn)公司具有一定的聯(lián)系，容易誤導(dǎo)公眾。

江蘇高院二審判決：駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，樓盤(pán)名稱在房地產(chǎn)推廣與銷(xiāo)售中發(fā)揮了十分重要的作用。許多大型房地產(chǎn)企業(yè)也以自身企業(yè)字號(hào)或商標(biāo)中的文字來(lái)對(duì)其開(kāi)發(fā)的樓盤(pán)進(jìn)行命名，并在全國(guó)各地開(kāi)發(fā)了大量房地產(chǎn)項(xiàng)目，發(fā)揮著巨大的品牌效應(yīng)。然而由于對(duì)于樓盤(pán)名稱的審核缺乏相關(guān)的具體規(guī)定，所以仿冒他人知名樓盤(pán)名稱、注冊(cè)商標(biāo)等商業(yè)標(biāo)識(shí)，攀附其商業(yè)信譽(yù)的樓盤(pán)名稱侵權(quán)糾紛不斷涌現(xiàn)。本案的處理，充分體現(xiàn)了堅(jiān)決制止此類侵權(quán)行為的司法裁判導(dǎo)向，對(duì)于在房地產(chǎn)行業(yè)中嚴(yán)格保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序具有典型意義。

6. 追償植物新品種臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)使用費(fèi)糾紛案件

案號(hào)：南京中院（2016)蘇01民初396號(hào)

　　　江蘇高院（2017）蘇民終58號(hào)

原告：江蘇省高科種業(yè)科技有限公司

被告：南通市糧棉原種場(chǎng)

【裁判要旨】

品種權(quán)人依據(jù)《植物新品種保護(hù)條例》第三十三條規(guī)定行使追償權(quán)，主張?jiān)谥参镄缕贩N申請(qǐng)公布日至授權(quán)公告日期間未經(jīng)申請(qǐng)人許可，為商業(yè)目的生產(chǎn)、銷(xiāo)售授權(quán)品種繁殖材料的單位或個(gè)人支付使用費(fèi)的，人民法院可以參照有關(guān)植物新品種實(shí)施許可費(fèi)合理確定。

【基本案情】

2010年12月10日，江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院（以下簡(jiǎn)稱江蘇農(nóng)科院）對(duì)其培育的涉案粳稻新品種申請(qǐng)植物新品種權(quán)。2011年3月1日，該申請(qǐng)經(jīng)初步審查合格并予以公告。2015年5月1日，該品種被授予植物新品種權(quán)并公告。2011年4月7日，品種權(quán)人江蘇農(nóng)科院與江蘇省高科種業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱高科種業(yè)公司）訂立《獨(dú)占實(shí)施許可合同書(shū)》，約定江蘇農(nóng)科院將涉案水稻品種許可高科種業(yè)公司獨(dú)占實(shí)施，許可費(fèi)為450萬(wàn)元。合同簽訂后，高科種業(yè)公司按約支付了上述費(fèi)用。2015年5月1日，江蘇農(nóng)科院出具《授權(quán)書(shū)》，授權(quán)高科種業(yè)公司獨(dú)占實(shí)施“南粳9108”植物新品種權(quán)，生產(chǎn)和銷(xiāo)售“南粳9108”水稻種子。其他單位和個(gè)人擅自生產(chǎn)、包裝和銷(xiāo)售“南粳9108”水稻種子的行為均為侵權(quán)行為，高科種業(yè)公司有權(quán)追究侵權(quán)人的法律責(zé)任。高科種業(yè)公司并有權(quán)對(duì)“南粳9108”植物新品種權(quán)授權(quán)前生產(chǎn)和銷(xiāo)售該品種繁殖材料的單位和個(gè)人進(jìn)行追償。

2015年7月3日，如皋市農(nóng)業(yè)委員會(huì)向南通市糧棉原種場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱南通原種場(chǎng)）出具行政處罰決定書(shū)，南通原種場(chǎng)涉嫌無(wú)證生產(chǎn)和銷(xiāo)售白皮袋包裝的“南粳5055”“南粳9108”等水稻種子，決定沒(méi)收“南粳5055”合計(jì)1500斤，“南粳9108”1184斤，沒(méi)收非法所得1064元；罰款1064元。南通原種場(chǎng)履行了上述行政處罰決定。

高科種業(yè)公司認(rèn)為，南通原種場(chǎng)在“南粳9108”植物新品種權(quán)授權(quán)前擅自生產(chǎn)和銷(xiāo)售了該品種繁殖材料。請(qǐng)求依法判決南通原種場(chǎng)支付涉案粳稻新品種使用費(fèi)30萬(wàn)元。

【法院認(rèn)為】

南京中院一審認(rèn)為：

根據(jù)品種權(quán)人的授權(quán)，高科種業(yè)公司可以承繼該權(quán)利，并行使相關(guān)的權(quán)利包括訴權(quán)，故高科種業(yè)公司為本案的適格訴訟主體。南通原種場(chǎng)未經(jīng)相關(guān)權(quán)利人許可，在涉案“南粳9108”品種初步審查合格公告至品種被授權(quán)期間為商業(yè)目的生產(chǎn)和銷(xiāo)售了該品種的繁殖材料，應(yīng)該向高科種業(yè)公司支付相應(yīng)的費(fèi)用，以彌補(bǔ)其所受到的損失。高科種業(yè)公司主張按照一年的許可使用費(fèi)作為品種使用費(fèi)賠償?shù)挠?jì)算方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)此一審法院認(rèn)為，第一，高科種業(yè)公司被授權(quán)實(shí)施涉案“南粳9108”品種，支付了許可使用費(fèi)450萬(wàn)元，相當(dāng)于在植物新品種權(quán)15年保護(hù)年限內(nèi)平均每年支付30萬(wàn)元。第二，高科種業(yè)公司實(shí)際獲得了獨(dú)占的權(quán)利，并為此支付了相應(yīng)的對(duì)價(jià)，取得了類似品種權(quán)人的法律主體地位。第三，雖然《植物新品種保護(hù)條例》等相關(guān)法律沒(méi)有具體規(guī)范追償費(fèi)用如何計(jì)算，但是南通原種場(chǎng)涉案行為的性質(zhì)被定性為未經(jīng)許可之為商業(yè)目的的生產(chǎn)或者銷(xiāo)售，類似于授權(quán)后的未經(jīng)許可之為商業(yè)目的的生產(chǎn)或者銷(xiāo)售，即是一種類似于侵害植物新品種權(quán)的行為。與之相反的合法行為方式是經(jīng)過(guò)許可的為商業(yè)目的的生產(chǎn)或者銷(xiāo)售，其中許可方式可以是普通許可也可以是其他方式的許可。因此，參考《最高人民法院關(guān)于審理侵犯植物新品種權(quán)糾紛案件具體應(yīng)用法律問(wèn)題的若干規(guī)定》第六條的相關(guān)規(guī)定，高科種業(yè)公司主張的計(jì)算損失的方法和標(biāo)準(zhǔn)有合理依據(jù)，南通原種場(chǎng)應(yīng)向高科種業(yè)公司支付追償?shù)摹澳暇?108”水稻新品種使用費(fèi)30萬(wàn)元。

南通原種場(chǎng)不服一審判決，向江蘇高院提起上訴。

江蘇高院二審認(rèn)為：

高科種業(yè)公司為本案適格訴訟主體。追償權(quán)系品種權(quán)人享有的一種民事權(quán)利，其自愿許可高科種業(yè)公司行使追償權(quán)，并不違反法律、行政法規(guī)的禁止性規(guī)定，故作為獨(dú)占實(shí)施許可合同的被許可人高科種業(yè)公司可以對(duì)涉案植物新品種追償權(quán)糾紛單獨(dú)提起訴訟，其訴訟主體適格。

高科種業(yè)公司追償臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)的數(shù)額可以參照涉案實(shí)施許可費(fèi)合理確定。《植物新品種保護(hù)條例》等相關(guān)法律對(duì)于臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)實(shí)施的上述行為的性質(zhì)、實(shí)施者如何承擔(dān)民事責(zé)任尚無(wú)明確具體的規(guī)定。司法實(shí)踐中，品種權(quán)人通常主張參照植物新品種實(shí)施許可費(fèi)支付臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)的品種使用費(fèi)。對(duì)此二審判決認(rèn)為，臨時(shí)保護(hù)的前提條件是品種被授權(quán)，即在品種被授權(quán)的情況下，才對(duì)此前公布的該品種給予延伸保護(hù)。因此，品種授權(quán)后，在臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)未經(jīng)許可為商業(yè)目的生產(chǎn)、銷(xiāo)售授權(quán)品種繁殖材料的單位或個(gè)人應(yīng)向品種權(quán)人支付相應(yīng)的使用費(fèi)。而根據(jù)品種權(quán)人的主張，參照許可使用的方式確定該期間的使用費(fèi)符合鼓勵(lì)種業(yè)科技創(chuàng)新、植物新品種培育的立法精神，也相對(duì)公平合理。在本案中，需要綜合考慮以下因素確定涉案品種使用費(fèi)的具體數(shù)額。

首先，根據(jù)涉案獨(dú)占實(shí)施許可協(xié)議的約定，南粳9108品種權(quán)實(shí)施許可費(fèi)總計(jì)為450萬(wàn)元，高科種業(yè)公司也按約支付了上述款項(xiàng)。自涉案許可合同簽訂之日起至該品種權(quán)保護(hù)期終止，許可使用期限為19年，按照19年計(jì)算，平均每年的實(shí)施許可費(fèi)約24萬(wàn)元。一審判決按照保護(hù)期限15年計(jì)算年平均實(shí)施許可費(fèi)不妥，應(yīng)予以糾正。但實(shí)施許可費(fèi)約定的數(shù)額僅作為確定臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)使用費(fèi)的參考，還需要考慮植物新品種權(quán)的類型、市場(chǎng)應(yīng)用期等多種因素，不宜直接以約定的19年許可使用期限簡(jiǎn)單地計(jì)算出年平均實(shí)施許可費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而確定臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)一年使用費(fèi)的數(shù)額。

其次，高科種業(yè)公司提供的南通原種場(chǎng)土地使用權(quán)證、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所證明等證據(jù)顯示，南通原種場(chǎng)的土地面積約3500畝。作為專門(mén)從事種子生產(chǎn)的全民所有制企業(yè)法人，其所有土地為國(guó)有農(nóng)業(yè)用地，南通原種場(chǎng)完全有能力提供相關(guān)證據(jù)證明其土地的面積及用途。二審中其提供的有關(guān)耕地面積的數(shù)據(jù)系其單方提供，在無(wú)充分證據(jù)證明的情況下，僅憑其自述，無(wú)法認(rèn)定實(shí)際可種植水稻農(nóng)田僅為1033畝。同時(shí)，根據(jù)南通原種場(chǎng)提供的生產(chǎn)加工協(xié)議書(shū)，可以認(rèn)定2014年南通原種場(chǎng)分別為南通中江種業(yè)公司、如皋市百歲米廠生產(chǎn)加工500-600畝常農(nóng)粳8號(hào)，320畝淮稻5號(hào)，但剩余的其他2000余畝土地種植何種農(nóng)作物，南通原種場(chǎng)未能提供充分證據(jù)予以證明。據(jù)此，高科種業(yè)公司主張南通原種場(chǎng)大面積種植涉案南粳9108繁殖材料具有較高的可信度。

最后，要特別指出的是，涉案品種為粳稻，而粳稻新品種的培育需著重在增產(chǎn)、提升食味品質(zhì)等諸多方面進(jìn)行改良創(chuàng)新，傾注了科技工作者的極大心血。同時(shí)，糧食種子質(zhì)量關(guān)系到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的安全，關(guān)系到農(nóng)民的切身利益和人民生命健康安全等重大民生問(wèn)題。因此，我國(guó)實(shí)行種子許可證制度，并對(duì)種子的培植、來(lái)源、質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督管控。本案中，南通原種場(chǎng)在未經(jīng)品種申請(qǐng)人許可，也無(wú)種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，在臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)為商業(yè)目的生產(chǎn)、銷(xiāo)售涉案南粳9108繁殖材料的行為不宜簡(jiǎn)單地按照品種權(quán)人授權(quán)其實(shí)施許可的方式予以處理，應(yīng)酌情提高相應(yīng)的使用費(fèi)數(shù)額。

綜合考慮涉案植物新品種實(shí)施許可費(fèi)的數(shù)額、時(shí)間、品種類型、南通原種場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模等多種因素，一審判決確定南通原種場(chǎng)支付使用費(fèi)30萬(wàn)元并無(wú)不當(dāng)，也符合加大植物新品種知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)力度的精神。江蘇高院二審判決：駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

植物新品種權(quán)是一種新型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，既缺乏完備系統(tǒng)的法律制度規(guī)范，也未積累成熟穩(wěn)定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。本案系我省法院審理的首例追償植物新品種臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)糾紛案件，全國(guó)法院的類似在先判例也極少。本案主要涉及臨時(shí)保護(hù)期植物新品種權(quán)人的合法權(quán)益如何保護(hù)問(wèn)題。雖然《植物新品種保護(hù)條例》規(guī)定，品種權(quán)被授予后，在自初步審查合格公告之日起至被授予品種權(quán)之日止的期間，對(duì)未經(jīng)申請(qǐng)人許可，為商業(yè)目的生產(chǎn)或者銷(xiāo)售該授權(quán)品種的繁殖材料的單位和個(gè)人，品種權(quán)人享有追償?shù)臋?quán)利。但對(duì)于追償權(quán)如何行使、臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)實(shí)施的行為性質(zhì)如何認(rèn)定、費(fèi)用如何確定等問(wèn)題，相關(guān)法律對(duì)此均未作出明確具體的規(guī)定。這在一定程度上增加了案件的審理難度，但也留下了進(jìn)一步探索的空間。

法院在綜合考慮相關(guān)法律規(guī)定、立法目的和精神的基礎(chǔ)上，在本案判決中確立了以下裁判規(guī)則：首先，品種權(quán)人可以依法轉(zhuǎn)讓追償權(quán)。其次，品種授權(quán)后，在臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)未經(jīng)申請(qǐng)人許可為商業(yè)目的生產(chǎn)、銷(xiāo)售授權(quán)品種繁殖材料的單位或個(gè)人應(yīng)支付相應(yīng)的使用費(fèi)。最后，追償臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)的數(shù)額可以參照植物新品種實(shí)施許可費(fèi)合理確定。但對(duì)于涉及糧食種子的新品種糾紛案件，應(yīng)加大司法保護(hù)力度，不宜簡(jiǎn)單地參照許可的方式確定，應(yīng)酌情提高使用費(fèi)的數(shù)額。本案的判決，符合鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、植物新品種培育，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的立法目的和精神，也體現(xiàn)了利益平衡的價(jià)值理念。對(duì)今后此類案件的審理具有啟示意義，對(duì)完善植物新品種臨時(shí)保護(hù)法律制度也具有一定的參考價(jià)值。

7. 涉及“特種兵生榨椰子汁”知名商品特有的包裝、裝潢糾紛案

案號(hào)：南京鐵路運(yùn)輸法院（2015）寧鐵知民初字第00725號(hào)

　　　南京中院（2016）蘇01民終2553號(hào)

　　　江蘇高院（2017）蘇民再215號(hào)

原告：湛江市蘇薩食品有限公司

被告： 江蘇恒大食品有限公司、鹽城市彭城堂酒業(yè)有限公司、南京市江寧區(qū)格倫食品銷(xiāo)售中心

【裁判要旨】

知名商品特有包裝、裝潢與外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)發(fā)生沖突時(shí)，對(duì)知名商品包裝、裝潢特有性的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)從相同或近似設(shè)計(jì)使用的先后順序、使用的正當(dāng)性及外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)是否對(duì)知名商品包裝、裝潢的特有性構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響進(jìn)行判斷。當(dāng)知名商品包裝、裝潢的設(shè)計(jì)以及使用該包裝、裝潢的商品投入市場(chǎng)推廣銷(xiāo)售的時(shí)間均早于外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)日，且無(wú)證據(jù)證明外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品已實(shí)際投入市場(chǎng)銷(xiāo)售，從而影響知名商品包裝、裝潢的新穎性和獨(dú)創(chuàng)性時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該知名商品的包裝、裝潢能夠起到區(qū)別商品來(lái)源的作用，具備“特有性”。

【基本案情】

湛江市蘇薩食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱蘇薩公司）成立于2008年1月，經(jīng)營(yíng)范圍主要為食品銷(xiāo)售。2009年5月，其委托專業(yè)的設(shè)計(jì)公司采用獨(dú)特的迷彩圖案設(shè)計(jì)出包括“特種兵生榨椰子汁”在內(nèi)的三款飲料的包裝箱和標(biāo)簽，圖案中都融入了蘇薩公司“特種兵”商標(biāo)的文字及圖形元素。2010年11月、2012年2月，又對(duì)上述標(biāo)簽及紙箱設(shè)計(jì)平面圖略作修改，修改主要是將裝飾“特種兵”商標(biāo)標(biāo)識(shí)的圖案，由桃形變更為五角星形，再變更為盾形（詳見(jiàn)附圖一）。2010年3月至2014年，蘇薩公司與有關(guān)包裝公司連續(xù)每年訂立內(nèi)容基本相同的商標(biāo)印刷合同及紙箱購(gòu)銷(xiāo)合同，將上述設(shè)計(jì)完成的標(biāo)簽及紙箱投入生產(chǎn)，并將使用該種包裝、裝潢的“特種兵生榨椰子汁”商品投入市場(chǎng)銷(xiāo)售。2013年開(kāi)始，蘇薩公司投入大量時(shí)間、精力、物力對(duì)“特種兵生榨椰子汁”商品（詳見(jiàn)附圖二）進(jìn)行廣泛宣傳，獲得明顯的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具有較高的知名度和美譽(yù)度。

2015年，蘇薩公司發(fā)現(xiàn)江蘇恒大食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒大公司）委托鹽城市彭城堂酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱彭城堂公司）生產(chǎn)的“生榨椰子汁”（詳見(jiàn)附圖三）在市場(chǎng)上大量銷(xiāo)售，該產(chǎn)品包裝采用了與蘇薩公司上述產(chǎn)品包裝極為相似的包裝、裝潢，遂在南京市江寧區(qū)格倫食品銷(xiāo)售中心（以下簡(jiǎn)稱格倫銷(xiāo)售中心）以公證購(gòu)買(mǎi)的方式獲得被控侵權(quán)商品，起訴至法院，請(qǐng)求判令恒大公司等立即停止侵權(quán)行為，賠償經(jīng)濟(jì)損失。

2012年12月18日，案外人焦金明向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)名為“飲料瓶（兵一兵生榨椰子汁1.25升）”的外觀設(shè)計(jì)專利（以下簡(jiǎn)稱“兵一兵”飲料瓶外觀設(shè)計(jì)專利，詳見(jiàn)附圖四），于2013年6月5日獲得授權(quán)

【法院認(rèn)為】

南京鐵路運(yùn)輸法院一審認(rèn)為：

蘇薩公司主張權(quán)利的“特種兵生榨椰子汁”產(chǎn)品的包裝、裝潢屬于知名商品特有的包裝、裝潢，被控侵權(quán)商品使用了與蘇薩公司的“特種兵生榨椰子汁”產(chǎn)品相近似的包裝、裝潢，構(gòu)成侵權(quán)，恒大公司、彭城堂公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的民事責(zé)任。南京鐵路運(yùn)輸法院一審判決：一、格倫銷(xiāo)售中心立即停止銷(xiāo)售包裝、裝潢與蘇薩公司的“特種兵生榨椰子汁”商品包裝、裝潢近似的涉案侵權(quán)商品；二、恒大公司、彭城堂公司立即停止在涉案侵權(quán)商品上使用與蘇薩公司的“特種兵生榨椰子汁”商品近似的包裝、裝潢；三、恒大公司、彭城堂公司共同賠償蘇薩公司經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元。

恒大公司、彭城堂公司不服一審判決，向南京中院提起上訴。

南京中院二審認(rèn)為：

案外人焦金明所有的“兵一兵”飲料瓶外觀設(shè)計(jì)專利與蘇薩公司“特種兵生榨椰子汁”的包裝、裝潢相比較，整體構(gòu)成近似?？梢?jiàn)蘇薩公司在本案中主張的知名產(chǎn)品特有包裝、裝潢與案外人的有效專利權(quán)相沖突。蘇薩公司涉案產(chǎn)品的知名度，緣自其長(zhǎng)期對(duì)該產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售和宣傳推廣，其于一審提交的有關(guān)知名度等一系列證據(jù)，證明其對(duì)涉案商品的宣傳推廣和銷(xiāo)售行為均發(fā)生在“兵一兵”飲料瓶外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)日之后，而該專利產(chǎn)品亦為椰子汁。蘇薩公司于二審提交的QQ空間照片，因受QQ空間受眾范圍的影響，亦不足以證明在“兵一兵”飲料瓶外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)日前，已對(duì)涉案商品進(jìn)行宣傳推廣。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)可以認(rèn)定，蘇薩公司涉案商品獲得知名度之前，其包裝、裝潢已被用于椰子汁的包裝、裝潢，故特有性不足，蘇薩公司“特種兵生榨椰子汁”包裝、裝潢不屬于反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法規(guī)定的特有包裝、裝潢，對(duì)其要求依據(jù)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法對(duì)該包裝予以保護(hù)，追究恒大公司、彭城堂公司、格倫銷(xiāo)售中心的民事責(zé)任，不予支持。

南京中院二審改判：撤銷(xiāo)一審判決，駁回蘇薩公司一審訴訟請(qǐng)求。

蘇薩公司不服終審判決，向江蘇高院申請(qǐng)?jiān)賹彙?/p>

江蘇高院再審認(rèn)為：

知名商品包裝、裝潢的特有性是指該商品包裝、裝潢不為相關(guān)商品所通用，能夠起到區(qū)別商品來(lái)源的作用。如果商品的包裝、裝潢具有新穎性和獨(dú)創(chuàng)性，將該種包裝、裝潢用于商業(yè)活動(dòng)，則該包裝、裝潢通常會(huì)起到區(qū)別商品來(lái)源的作用，因而具備特有性。本案中，蘇薩公司主張的“特種兵生榨椰子汁”商品包裝、裝潢具有新穎性和獨(dú)創(chuàng)性，經(jīng)蘇薩公司投入商業(yè)使用，使該包裝、裝潢具有一定知名度，能夠起到區(qū)別商品來(lái)源的作用，具備特有性。

首先，蘇薩公司提供了大量證據(jù)，可以證明其于2009年12月即委托他人設(shè)計(jì)涉案“特種兵生榨椰子汁”商品的標(biāo)簽和紙箱，2010年，蘇薩公司將其設(shè)計(jì)完成的標(biāo)簽及紙箱作為包裝、裝潢使用在其生產(chǎn)的“特種兵生榨椰子汁”商品上并投入市場(chǎng)銷(xiāo)售。其次，案外人焦金明的“兵一兵”飲料瓶外觀設(shè)計(jì)專利的申請(qǐng)日期為2012年12月18日，但蘇薩公司采用藍(lán)白相間迷彩圖案作為“特種兵生榨椰子汁”商品包裝、裝潢的設(shè)計(jì)圖稿第一版已于2009年12月完成，使用該圖案的商品在2010年也已投放市場(chǎng)推廣銷(xiāo)售，之后兩個(gè)版本的設(shè)計(jì)僅是裝飾“特種兵”商標(biāo)的圖案略有改動(dòng)，作為藍(lán)白相間迷彩背景的整體圖案未有實(shí)質(zhì)性改動(dòng)，這兩個(gè)版本設(shè)計(jì)圖稿的完成時(shí)間也均早于上述外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)日。外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的取得并不經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)性審查，故“兵一兵”外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的合法性及有效性值得存疑。本案目前并無(wú)證據(jù)證明該外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品在專利申請(qǐng)日之后已經(jīng)實(shí)際投入市場(chǎng)銷(xiāo)售，也無(wú)其他證據(jù)表明市場(chǎng)上有他人早于蘇薩公司在生榨椰子汁商品上采用類似的包裝、裝潢，故根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定蘇薩公司首先將藍(lán)白相間迷彩圖案使用于“生榨椰子汁”商品的包裝、裝潢設(shè)計(jì)，具有獨(dú)創(chuàng)性。蘇薩公司將該包裝、裝潢用于其生產(chǎn)的商品上，并在2013年以后進(jìn)行了大量的廣告宣傳推廣和銷(xiāo)售，從而使該商品逐漸產(chǎn)生知名度，為相關(guān)消費(fèi)者所知悉。在此情形之下，該商品的包裝、裝潢起到了區(qū)別商品來(lái)源的作用，構(gòu)成知名商品的特有包裝、裝潢。

恒大公司、彭城堂公司與蘇薩公司屬于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，理應(yīng)知曉蘇薩公司在先使用并具有一定知名度的“特種兵生榨椰子汁”商品所采用的包裝、裝潢，卻在相同商品上使用視覺(jué)上基本無(wú)差別的商品包裝、裝潢，足以使相關(guān)公眾對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的民事責(zé)任。

江蘇高院再審判決：撤銷(xiāo)二審判決，維持一審判決。

【典型意義】

本案涉及普通公眾廣為熟知的一種飲料“特種兵生榨椰子汁”的知名商品特有包裝、裝潢被仿冒侵權(quán)的認(rèn)定。知名商品包裝、裝潢的特有性是指該商品包裝、裝潢不為相關(guān)商品所通用，特別強(qiáng)調(diào)能夠起到區(qū)別商品來(lái)源的作用。如果商品的包裝、裝潢具有新穎性和獨(dú)創(chuàng)性，將該種包裝、裝潢用于商業(yè)活動(dòng)，則該包裝、裝潢通常會(huì)起到區(qū)別商品來(lái)源的作用，因而具備特有性。如果商品的包裝、裝潢不具有新穎性或獨(dú)創(chuàng)性，但經(jīng)過(guò)商業(yè)使用，該商品的包裝、裝潢具有了一定的知名度，成為相關(guān)公眾區(qū)分商品來(lái)源的標(biāo)識(shí)，則同樣可以認(rèn)定具備特有性。

在認(rèn)定涉案“特種兵生榨椰子汁”的包裝、裝潢是否特有的過(guò)程中，被告抗辯其使用案外人擁有的一個(gè)圖案與涉案“特種兵生榨椰子汁”商品使用的包裝、裝潢整體近似的外觀設(shè)計(jì)專利。經(jīng)過(guò)一審、二審判決后，本案通過(guò)再審判決認(rèn)定涉案知名商品包裝、裝潢的設(shè)計(jì)以及使用該設(shè)計(jì)作為包裝、裝潢的商品投入市場(chǎng)推廣銷(xiāo)售的時(shí)間均早于外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)日，也無(wú)證據(jù)證明外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)在專利申請(qǐng)日之后、在涉案“特種兵生榨椰子汁”商品產(chǎn)生知名度的期間內(nèi)，該外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)際投入市場(chǎng)銷(xiāo)售，從而影響“特種兵生榨椰子汁”商品包裝、裝潢的新穎性和獨(dú)創(chuàng)性。因此，該知名商品的包裝、裝潢能夠起到區(qū)別商品來(lái)源的作用，構(gòu)成知名商品的特有包裝、裝潢，最終維持了一審法院認(rèn)定被告構(gòu)成侵權(quán)，責(zé)令其停止使用涉案包裝裝潢以及賠償損失20萬(wàn)元的判決，從而有效保護(hù)了權(quán)利人的相關(guān)權(quán)益。本案判決的意義還在于教育廣大消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)此種商品時(shí)，注意辨別，謹(jǐn)防假冒；同時(shí)告誡商品經(jīng)營(yíng)者要誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，尊重他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得未經(jīng)許可仿冒他人具有較高知名度的商業(yè)標(biāo)識(shí)?！澳脕?lái)主義”絕對(duì)不可取。

附：被控侵權(quán)商品的正視圖（圖1）、左側(cè)視圖（圖2）、右側(cè)視圖（圖3）、蘇薩公司商品的正視圖（圖4）、左側(cè)視圖（圖5）、右側(cè)視圖（圖6）

蘇薩公司標(biāo)簽設(shè)計(jì)圖2009年（圖7）、2010年（圖8）、2012年（圖9）

ZL201230638392.6飲料瓶(兵一兵生榨椰子汁1.25升)外觀設(shè)計(jì)照片

8. 涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)糾紛案

案號(hào)：鎮(zhèn)江中院（2016）蘇11行初48號(hào)

江蘇高院（2017）蘇行終157號(hào)

原告：浙江方爵進(jìn)出口有限公司

被告：中華人民共和國(guó)鎮(zhèn)江海關(guān)

第三人：安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司

【裁判要旨】

一、在涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)執(zhí)法的行政訴訟中，司法既要監(jiān)督海關(guān)依法行使職權(quán)，同時(shí)對(duì)認(rèn)定侵權(quán)事實(shí)證據(jù)確鑿、適用法律法規(guī)正確、符合法定程序的執(zhí)法行為，亦應(yīng)當(dāng)依法予以支持，以確保我國(guó)海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度的準(zhǔn)確實(shí)施。

二、涉外定牌加工所涉商標(biāo)侵權(quán)案件的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)注意：1.在一定條件及個(gè)案情形下，對(duì)接受境外委托人定單的國(guó)內(nèi)加工企業(yè)認(rèn)定不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，但不能無(wú)限擴(kuò)大到其他從事出口貿(mào)易的國(guó)內(nèi)企業(yè)，因?yàn)檫@些國(guó)內(nèi)企業(yè)組織加工企業(yè)生產(chǎn)加工貨物再出口，其組織生產(chǎn)并在商品上貼附商標(biāo)的過(guò)程，首先已經(jīng)形成了國(guó)內(nèi)商品的生產(chǎn)和流通，屬于注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)所控制的商標(biāo)使用行為；2.對(duì)國(guó)內(nèi)加工企業(yè)實(shí)行一定限度內(nèi)認(rèn)定不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，首先要求其基于善意，即國(guó)內(nèi)加工企業(yè)對(duì)境外委托人提供的境外商標(biāo)已盡到必要審查注意義務(wù)；3.由于存在境內(nèi)外商標(biāo)惡意搶注和惡意仿冒現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)加工企業(yè)在接受境外定單時(shí)，基于誠(chéng)實(shí)信用原則及尊重他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)于國(guó)內(nèi)有一定影響力的商標(biāo)尤其是馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)予以合理避讓。

【基本案情】

1.1997年5月7日，安徽省寧國(guó)水泥廠經(jīng)國(guó)家商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)第996978號(hào)“”商標(biāo)（見(jiàn)附圖一），核定使用商品為第19類水泥、水泥預(yù)制構(gòu)件、建筑磚瓦等。 1997年11月28日，該商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓給安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱海螺公司）。

2004年2月25日，國(guó)家商標(biāo)局認(rèn)定海螺公司使用在第19類水泥商品上的“”注冊(cè)商標(biāo)為馳名商標(biāo)且至今仍保持馳名商標(biāo)的市場(chǎng)知名度。海螺公司為全國(guó)最大的水泥集團(tuán)之一，其主要生產(chǎn)海螺（CONCH）水泥，為世界上最大的單品牌水泥生產(chǎn)企業(yè)，約占全國(guó)10%的市場(chǎng)份額；根據(jù)財(cái)富中文網(wǎng)信息，海螺水泥自2013－2015年在中國(guó)500強(qiáng)排名分別為第115、105和100位。

1999年8月27日，海螺公司就第996978號(hào)“”商標(biāo)在海關(guān)總署取得備案，備案號(hào)為T(mén)1999-01498，備案有效期為1999年8月27日至2006年8月26日，該備案因到期未續(xù)展而失效。2015年7月14日，海螺公司就該商標(biāo)在海關(guān)總署重新取得備案，備案號(hào)為T(mén)2015-40232，備案商品名稱為水泥（袋裝、散裝）。

2007年6月22日，海螺公司向非洲知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（OAPI）提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，申請(qǐng)?jiān)诘?9類水泥、水泥預(yù)制件、建筑磚瓦等商品上注冊(cè)“”商標(biāo)，2008年2月29日獲得注冊(cè)登記，商標(biāo)的編號(hào)為57363，注冊(cè)編號(hào)為3200701135。截止2015年8月14日，該商標(biāo)未在非知組織的商標(biāo)登記中被注銷(xiāo)，亦未逾期。海螺公司是中國(guó)目前最大的水泥出口企業(yè)，為加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，海螺公司以水泥和型材為主要商品，在112個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行了“CONCH”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，注冊(cè)地域包括歐美、非洲（含加蓬）、東南亞和臺(tái)灣、香港、澳門(mén)地區(qū)。在海螺公司于2008年獲得非知組織“”商標(biāo)注冊(cè)后，其“”商標(biāo)水泥至少在2010年即已進(jìn)入加蓬市場(chǎng)。

2.2015年5月26日，浙江方爵進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱方爵公司）向國(guó)家商標(biāo)局申請(qǐng)?jiān)诘?9類木材、石灰、石板、石膏、水泥等商品上注冊(cè)“”商標(biāo)，注冊(cè)號(hào)為第17038712號(hào)，該注冊(cè)申請(qǐng)于2016年4月23日被國(guó)家商標(biāo)局駁回。國(guó)家商評(píng)委于2016年12月26日作出《關(guān)于17038712號(hào)“CGNAH”商標(biāo)駁回復(fù)審決定書(shū)》。該決定認(rèn)為，申請(qǐng)商標(biāo) “”與引證商標(biāo)“”在字母構(gòu)成、整體視覺(jué)效果等方面近似，構(gòu)成近似商標(biāo)，決定駁回方爵公司的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。

2015年5月27日，方爵公司與案外人鶴林公司在鎮(zhèn)江高資簽訂《購(gòu)銷(xiāo)合同》一份，約定方爵公司向鶴林公司訂購(gòu)普通硅酸鹽水泥（規(guī)格型號(hào)P.O42.5R）15000噸，包裝形式為大包套小包兩噸裝，單價(jià)316元/噸，合同總價(jià)4740000元，交貨時(shí)間從2015年5月27日起，合同項(xiàng)下全部貨物于2015年12月31日交貨完畢。

3.方爵公司于2015年6月26日分三票向中華人民共和國(guó)鎮(zhèn)江海關(guān)（以下簡(jiǎn)稱鎮(zhèn)江海關(guān)）申報(bào)水泥出口至加蓬共和國(guó)，共計(jì)15000噸，申報(bào)總價(jià)為765000美元。海螺公司投訴稱，方爵公司在其出口水泥的包裝袋上使用的“”商標(biāo)，與海螺公司在第19類水泥、水泥預(yù)制構(gòu)件、建筑磚瓦等商品上核準(zhǔn)注冊(cè)的第996978號(hào)“”注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成高度近似，故申請(qǐng)海關(guān)依法實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)。

鎮(zhèn)江海關(guān)依據(jù)我國(guó)海關(guān)法第二條和第六條第（二）項(xiàng)規(guī)定的行政檢查權(quán)對(duì)涉案水泥進(jìn)行查驗(yàn)，確認(rèn)涉案水泥存在侵犯海螺公司在海關(guān)總署備案的“”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)（海關(guān)總署備案號(hào)：T2015-40232）的嫌疑，遂決定扣留涉案貨物并立案調(diào)查。鎮(zhèn)江海關(guān)經(jīng)組織方爵公司和海螺公司召開(kāi)證據(jù)開(kāi)示會(huì)進(jìn)行舉證、質(zhì)證和陳述，并召開(kāi)行政處罰聽(tīng)證會(huì)聽(tīng)取方爵公司陳述和申辯意見(jiàn)，于2015年9月17日作出鎮(zhèn)關(guān)知罰字[2015]01號(hào)行政處罰決定書(shū)。該行政處罰決定書(shū)認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第五十七條第（二）項(xiàng)規(guī)定，上述水泥屬于侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的貨物，方爵公司出口上述水泥的行為已構(gòu)成出口侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)貨物的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》第九十一條、《中華人民共和國(guó)海關(guān)行政處罰實(shí)施條例》第二十五條第一款之規(guī)定，決定對(duì)方爵公司作出如下行政處罰：（一）沒(méi)收上述15000噸侵權(quán)水泥；（二）科處罰款人民幣400000元。方爵公司不服行政處罰決定，向法院提起行政訴訟，請(qǐng)求撤銷(xiāo)鎮(zhèn)江海關(guān)作出的行政處罰決定。

4.根據(jù)非知組織（OAPI）出具的“CGNAH”商標(biāo)注冊(cè)證及非知組織2017年3月22日工業(yè)產(chǎn)權(quán)官方公報(bào)顯示，“CGNAH”商標(biāo)于2015年8月3日申請(qǐng)，注冊(cè)證于2016年2月29日簽發(fā)，注冊(cè)人為T(mén)HIOR CHEICK，商標(biāo)異議期為2017年3月22日至2017年9月22日。商標(biāo)異議期為2017年3月22日至2017年9月22日。在二審中，海螺公司稱其已在異議期內(nèi)向非知組織提出商標(biāo)注冊(cè)異議，該異議已被受理，異議程序尚在進(jìn)行。對(duì)此，方爵公司予以確認(rèn)。

【法院認(rèn)為】

鎮(zhèn)江中院一審認(rèn)為：

方爵公司未經(jīng)海螺公司同意，在同一種商品上使用與其涉案注冊(cè)商標(biāo)相近似的商標(biāo)，侵犯了海螺公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)；鎮(zhèn)江海關(guān)具有對(duì)方爵公司出口貨物是否侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行認(rèn)定和處理的法定職權(quán)，其作出的行政處罰決定證據(jù)確鑿，適用法律、法規(guī)正確，符合法定程序，應(yīng)予維持，遂判決駁回方爵公司的訴訟請(qǐng)求。

方爵公司不服一審判決，向江蘇高院提起上訴。

江蘇高院二審認(rèn)為：

一、關(guān)于涉案行政處罰決定是否存在程序違法的問(wèn)題

方爵公司上訴主張，鎮(zhèn)江海關(guān)行政處罰程序嚴(yán)重違法，包括鎮(zhèn)江海關(guān)沒(méi)有管轄權(quán)、適用依職權(quán)調(diào)查處理程序錯(cuò)誤、違反獨(dú)立行使職權(quán)規(guī)定、未要求海螺公司提供與貨物等值的擔(dān)保、確定貨值程序違法等。對(duì)此，二審法院認(rèn)為，鎮(zhèn)江海關(guān)涉案行政處罰決定是否違反法定程序，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《海關(guān)法》、《海關(guān)行政處罰實(shí)施條例》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》和《知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例實(shí)施辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定進(jìn)行司法審查，而審查的重點(diǎn)是鎮(zhèn)江海關(guān)是否具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)行政執(zhí)法的權(quán)力、是否履行了海關(guān)保護(hù)的法定職責(zé)、行政執(zhí)法手續(xù)是否完備、是否依法組織聽(tīng)證程序并聽(tīng)取權(quán)利人與涉嫌侵權(quán)人的申辯、涉嫌侵權(quán)人的知情權(quán)和申辯權(quán)是否獲得充分保障等。二審法院認(rèn)為，根據(jù)《海關(guān)法》第四十四條第一款和《知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》第三條的規(guī)定，海關(guān)依法對(duì)進(jìn)出境貨物實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)并行使《海關(guān)法》規(guī)定的有關(guān)權(quán)力。據(jù)此，鎮(zhèn)江海關(guān)具有實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)的行政執(zhí)法權(quán)，同時(shí)從現(xiàn)有證據(jù)看，鎮(zhèn)江海關(guān)系按照前述法律、法規(guī)的規(guī)定具體實(shí)施涉案行政執(zhí)法行為。

關(guān)于鎮(zhèn)江海關(guān)是否依法行使職權(quán)問(wèn)題。首先，根據(jù)《海關(guān)法》第一百條對(duì)直屬海關(guān)和隸屬海關(guān)的用語(yǔ)解釋，以及海關(guān)總署“關(guān)于設(shè)立鎮(zhèn)江海關(guān)的通知”，鎮(zhèn)江海關(guān)為南京海關(guān)的隸屬海關(guān)，由南京海關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)辦理具體海關(guān)業(yè)務(wù)。其次，本案中，對(duì)行政相對(duì)人方爵公司權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生直接影響的是鎮(zhèn)江海關(guān)作出的行政處罰決定，而該決定的直接法律依據(jù)是《海關(guān)法》第九十一條和《海關(guān)行政處罰實(shí)施條例》第二十一條第一款規(guī)定，事實(shí)依據(jù)則是鎮(zhèn)江海關(guān)通過(guò)證據(jù)開(kāi)示程序和行政處罰聽(tīng)證程序查明的涉案侵權(quán)事實(shí)。法院認(rèn)為，鎮(zhèn)江海關(guān)的行政處罰決定符合《海關(guān)法》、《海關(guān)行政處罰實(shí)施條例》等法律法規(guī)的基本規(guī)定。因此，如果方爵公司認(rèn)為其權(quán)利受到損害，完全可以通過(guò)提起行政訴訟獲得救濟(jì)。至于南京海關(guān)收取擔(dān)保金問(wèn)題，經(jīng)查，相關(guān)擔(dān)保金數(shù)額符合《知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例實(shí)施辦法》第二十三條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，并未損害方爵公司的實(shí)際權(quán)益。第三，《海關(guān)法》第三條規(guī)定“海關(guān)依法獨(dú)立行使職權(quán)，向海關(guān)總署負(fù)責(zé)”，其準(zhǔn)確含義是指海關(guān)依法獨(dú)立行使職權(quán)，僅向海關(guān)總署負(fù)責(zé)，不受地方政府或其他組織干預(yù)。本案中，南京海關(guān)對(duì)鎮(zhèn)江海關(guān)的指導(dǎo)監(jiān)督，并不影響鎮(zhèn)江海關(guān)依法行使職權(quán)。最后，我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)行政執(zhí)法分為依權(quán)利人申請(qǐng)扣留侵權(quán)嫌疑貨物和依職權(quán)調(diào)查處理，且對(duì)權(quán)利人提供擔(dān)保金要求不同，具體表現(xiàn)為海關(guān)行政執(zhí)法程序及其保護(hù)強(qiáng)度有所差異，而依職權(quán)調(diào)查處理顯然對(duì)權(quán)利人更為有利。因此，鎮(zhèn)江海關(guān)根據(jù)查驗(yàn)結(jié)果主動(dòng)依職權(quán)調(diào)查處理，不僅符合法律規(guī)定，而且體現(xiàn)了海關(guān)在加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、有效降低權(quán)利人維權(quán)成本方面履職盡責(zé)。二審法院認(rèn)為，在涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)執(zhí)法的行政訴訟中，司法既要監(jiān)督海關(guān)依法行使職權(quán)，同時(shí)對(duì)認(rèn)定侵權(quán)事實(shí)證據(jù)確鑿、適用法律法規(guī)正確、符合法定程序的執(zhí)法行為，亦應(yīng)當(dāng)依法予以支持，以確保我國(guó)海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度的準(zhǔn)確實(shí)施。

二、關(guān)于方爵公司侵犯海螺公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的主觀故意問(wèn)題

根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，足以證明方爵公司實(shí)施侵權(quán)行為的主觀故意明顯。具體表現(xiàn)為：（1）海螺公司使用在第19類水泥商品上的“”注冊(cè)商標(biāo)，早在2004年2月25日即被國(guó)家商標(biāo)局認(rèn)定為馳名商標(biāo)，至今仍具有廣泛的知名度；（2）海螺公司早在2007年6月22日即向非知組織提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，并于2008年2月29日在第19類水泥、水泥預(yù)制件、建筑磚瓦等商品上獲得“”商標(biāo)注冊(cè)，至今該商標(biāo)仍是有效商標(biāo)，且海螺公司“”商標(biāo)水泥至少在2010年已出口加蓬，這表明“”商標(biāo)在加蓬市場(chǎng)具有較高的知名度；（3）方爵公司于2015年5月26日向國(guó)家商標(biāo)局在第19類木材、石灰、石板、石膏、水泥等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“”商標(biāo)（該注冊(cè)申請(qǐng)被國(guó)家商標(biāo)局駁回，并經(jīng)國(guó)家商評(píng)委復(fù)審決定予以駁回），其次日即與案外人鶴林公司簽訂涉案水泥《購(gòu)銷(xiāo)合同》，且在鶴林公司工作人員質(zhì)疑方爵公司要求在包裝袋上印制“”標(biāo)識(shí)與海螺公司的“”商標(biāo)近似，尤其是 “”中間的紅色粗體斜杠，而方爵公司堅(jiān)持認(rèn)為不一樣。盡管方爵公司后主張其持有加蓬委托人在非知組織注冊(cè)的“”商標(biāo)的授權(quán)，但并不能改變其在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)“”商標(biāo)并使用在出口水泥包裝袋上系其自主行為的事實(shí)。（4）方爵公司使用的“”商標(biāo)與海螺公司的“”商標(biāo)高度近似，尤其是構(gòu)成顯著特征的核心部分“”的設(shè)計(jì)特征，具體指“”中間的紅色粗體斜杠，與海螺公司水泥產(chǎn)品包裝袋上使用的“”商標(biāo)標(biāo)識(shí)特征完全相同（見(jiàn)附圖二、三）。因此，二審法院認(rèn)為，方爵公司在相同商品上使用與海螺公司高度近似的商標(biāo)，尤其是在鶴林公司質(zhì)疑與海螺公司商標(biāo)近似后，仍未予合理避讓并堅(jiān)持使用，顯然是為攀附海螺公司“”馳名商標(biāo)的商譽(yù)，其侵權(quán)故意明顯，侵權(quán)行為性質(zhì)嚴(yán)重。方爵公司以其剛從事水泥出口業(yè)務(wù)為由主張不知情，與本案基本事實(shí)不相符，法院不予采納。

三、關(guān)于涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)判定相關(guān)問(wèn)題

方爵公司上訴主張，其所有產(chǎn)品均出口海外，不構(gòu)成商標(biāo)意義上的使用行為，不侵犯海螺公司“”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。對(duì)此，二審法院認(rèn)為，首先，《商標(biāo)法》（2013年修訂）第五十七條第（一）、（二）項(xiàng)規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的；未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，均屬于侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。至于何為商標(biāo)使用，第四十八條規(guī)定：“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。”而對(duì)于與進(jìn)出口貨物有關(guān)并受我國(guó)法律法規(guī)保護(hù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，《海關(guān)法》和《知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》賦予海關(guān)實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)的權(quán)力。其次，就涉外定牌加工所涉商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)注意：1.僅對(duì)接受境外委托人定單的國(guó)內(nèi)加工企業(yè)在一定限度內(nèi)認(rèn)定不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，但不能無(wú)限擴(kuò)大到其他從事出口貿(mào)易的國(guó)內(nèi)企業(yè)，因?yàn)檫@些國(guó)內(nèi)企業(yè)組織加工企業(yè)生產(chǎn)加工貨物再出口，其組織生產(chǎn)并在商品上貼附商標(biāo)的過(guò)程，首先已經(jīng)形成了國(guó)內(nèi)商品的生產(chǎn)和流通，屬于注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)所控制的商標(biāo)使用行為；2.對(duì)國(guó)內(nèi)加工企業(yè)實(shí)行一定限度內(nèi)認(rèn)定不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，首先要求其基于善意，即國(guó)內(nèi)加工企業(yè)對(duì)境外委托人提供的境外商標(biāo)已盡到必要審查注意義務(wù)；3.二審特別認(rèn)為，由于存在境內(nèi)外商標(biāo)惡意搶注和惡意仿冒現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)加工企業(yè)在接受境外定單時(shí)，基于誠(chéng)實(shí)信用原則及尊重他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)于國(guó)內(nèi)有一定影響力的商標(biāo)尤其是馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)予以合理避讓。需要明確的是，給予馳名商標(biāo)尤其是我國(guó)自主品牌的馳名商標(biāo)與其商譽(yù)程度相當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)強(qiáng)度，制止惡意侵權(quán)，始終是我國(guó)商標(biāo)法及司法政策堅(jiān)持的基本方向，也是當(dāng)前我國(guó)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，嚴(yán)格知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的基本要求。正是基于以上認(rèn)識(shí)，當(dāng)前在涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)案件中存在著認(rèn)定侵權(quán)或者不侵權(quán)的兩種裁判，這符合當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性要求，是滿足我國(guó)對(duì)外加工貿(mào)易發(fā)展需求的特殊司法政策體現(xiàn)，而二審法院近年來(lái)在審理涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)案件中亦是區(qū)分不同情形分別作出認(rèn)定侵權(quán)或者不侵權(quán)的裁判。本案中，方爵公司委托國(guó)內(nèi)加工企業(yè)生產(chǎn)涉案水泥出口至加蓬，屬于國(guó)內(nèi)企業(yè)組織生產(chǎn)加工貨物并出口的行為，不符合適用涉外定牌加工特殊司法政策的前提條件，而方爵公司提供加蓬委托人在非知組織注冊(cè)的“”商標(biāo)與本案亦不具有關(guān)聯(lián)性。

此外，方爵公司上訴還主張，其涉案水泥全部銷(xiāo)往國(guó)外，不在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，不屬于商標(biāo)性使用，海螺公司注冊(cè)商標(biāo)的識(shí)別功能并未受到損害。對(duì)此，二審法院注意到，海螺公司發(fā)現(xiàn)方爵公司侵權(quán)行為線索系因雙方出口水泥同船裝運(yùn)，且目的港同為加蓬。在二審中，海螺公司主張，在企業(yè)國(guó)際化進(jìn)程中，商品的出口權(quán)利是企業(yè)的重要權(quán)利之一，如果允許侵犯他人商標(biāo)權(quán)的產(chǎn)品出口，勢(shì)必影響合法商標(biāo)權(quán)人的出口權(quán)利和出口份額，會(huì)導(dǎo)致境外客戶產(chǎn)生誤認(rèn)，而保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的出口權(quán)，有利于擴(kuò)大中國(guó)產(chǎn)品的國(guó)際影響力，符合國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略和“中國(guó)制造2025”的要求。同時(shí)，海螺公司還主張，其“”商標(biāo)在加蓬已經(jīng)有多年的較高知名度，侵權(quán)水泥如果進(jìn)入加蓬，可能導(dǎo)致加蓬的相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，而海螺公司的加蓬經(jīng)銷(xiāo)商得知本案后，也擔(dān)心侵權(quán)商品流入加蓬后對(duì)海螺公司的商品銷(xiāo)售產(chǎn)生沖擊。二審法院認(rèn)為，如果涉案水泥出口到加蓬，勢(shì)必對(duì)海螺公司“”水泥產(chǎn)品在加蓬甚至非洲市場(chǎng)的利益造成損害，因而在當(dāng)前我國(guó)大力促進(jìn)品牌戰(zhàn)略實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施中國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略、推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)“走出去”的新形勢(shì)下，對(duì)以往認(rèn)為凡產(chǎn)品全部出口不在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，并不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人產(chǎn)生損害的觀點(diǎn)，需要重新予以考量。

二審法院認(rèn)為，近年來(lái)，隨著我國(guó)大力推動(dòng)創(chuàng)新戰(zhàn)略實(shí)施，加強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)海外布局，我國(guó)出口商品的質(zhì)量不斷提升，“中國(guó)制造”憑借較高的性價(jià)比在滿足國(guó)外消費(fèi)需求方面發(fā)揮了積極作用。但與此同時(shí)，我國(guó)出口商品的侵權(quán)假冒問(wèn)題也日益突出，對(duì)我國(guó)企業(yè)產(chǎn)品的海外市場(chǎng)造成嚴(yán)重?fù)p害，有損“中國(guó)制造”的國(guó)際形象。在此背景下，海關(guān)加強(qiáng)出口環(huán)節(jié)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，加大對(duì)侵權(quán)假冒違法行為的處罰力度，對(duì)于引導(dǎo)企業(yè)誠(chéng)信守法經(jīng)營(yíng)、合法開(kāi)展出口加工業(yè)務(wù)和提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，促進(jìn)自主品牌發(fā)展，遏制侵權(quán)假冒現(xiàn)象，維護(hù)正常進(jìn)出口貿(mào)易秩序，維護(hù)“中國(guó)制造”的良好國(guó)際形象，都具有積極意義。

江蘇高院二審判決：駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

該案是一起知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)行政執(zhí)法的典型案例，既涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)行政執(zhí)法問(wèn)題，也涉及涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)判斷問(wèn)題。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》和《中華人民共和國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》的規(guī)定，海關(guān)依法對(duì)進(jìn)出境貨物實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。近年來(lái)，隨著我國(guó)大力推動(dòng)創(chuàng)新戰(zhàn)略實(shí)施，加強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)海外布局，我國(guó)出口商品的質(zhì)量不斷提升，“中國(guó)制造”憑借較高的性價(jià)比在滿足國(guó)外消費(fèi)需求方面發(fā)揮了積極作用。但與此同時(shí)，我國(guó)出口商品的侵權(quán)假冒問(wèn)題也日益突出，對(duì)我國(guó)企業(yè)產(chǎn)品的海外市場(chǎng)造成嚴(yán)重?fù)p害，有損“中國(guó)制造”的國(guó)際形象。在此背景下，我國(guó)政府自2015年開(kāi)展中國(guó)制造海外形象維護(hù)“清風(fēng)”行動(dòng)，制定三年行動(dòng)計(jì)劃，對(duì)出口非洲、阿拉伯、拉美和“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的重點(diǎn)商品，開(kāi)展專項(xiàng)整治。而本案海螺公司發(fā)現(xiàn)侵權(quán)線索正是因方爵公司侵權(quán)水泥與海螺公司水泥同船裝運(yùn)至加蓬。鎮(zhèn)江海關(guān)對(duì)涉案侵權(quán)貨物實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)執(zhí)法，對(duì)于加強(qiáng)出口環(huán)節(jié)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，加大對(duì)侵權(quán)假冒違法行為的處罰力度，引導(dǎo)企業(yè)誠(chéng)信守法經(jīng)營(yíng)、合法開(kāi)展出口加工業(yè)務(wù)和提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，促進(jìn)自主品牌發(fā)展，遏制侵權(quán)假冒現(xiàn)象，維護(hù)正常的進(jìn)出口貿(mào)易秩序，維護(hù)“中國(guó)制造”的良好國(guó)際形象，具有積極意義。本案判決有力支持了海關(guān)的行政執(zhí)行。

此外，在該案二審中，針對(duì)方爵公司主張其系涉外定牌加工不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的訴訟主張，江蘇高院對(duì)涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)案件的裁判尺度進(jìn)行了再探討，認(rèn)為當(dāng)前在涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)案件中存在著認(rèn)定侵權(quán)或者不侵權(quán)的兩種裁判，這符合當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性要求，是滿足我國(guó)對(duì)外加工貿(mào)易發(fā)展需求的特殊司法政策的體現(xiàn)。

附圖一：海螺公司第996978號(hào)注冊(cè)商標(biāo)

附圖二：海螺公司“”注冊(cè)商標(biāo)水泥產(chǎn)品包裝圖片

9. 專利無(wú)效宣告決定對(duì)行政處理決定影響的專利侵權(quán)行政糾紛案

案號(hào)：無(wú)錫中院（2016）蘇02行初113號(hào)

　　　江蘇高院（2017）蘇行終610號(hào)

原告：江陰澄華投資發(fā)展有限公司

被告：無(wú)錫市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局

第三人：無(wú)錫市紅光標(biāo)牌有限公司

【裁判要旨】

專利行政執(zhí)法機(jī)關(guān)基于有效專利權(quán)作出行政處理決定，在之后的行政訴訟過(guò)程中，該專利被宣告無(wú)效，且專利權(quán)人已就無(wú)效決定提起行政訴訟的，審理法院經(jīng)綜合考量專利權(quán)人及行政相對(duì)人的利益平衡，可以參照專利侵權(quán)民事訴訟“先行裁駁、另行起訴”的精神，先行撤銷(xiāo)行政處理決定。如果涉案專利權(quán)最終被確認(rèn)有效，專利權(quán)人仍可以依法主張權(quán)利，尋求相應(yīng)的行政救濟(jì)或司法救濟(jì)。

【基本案情】

2014年9月4日，無(wú)錫市紅光標(biāo)牌有限公司（以下簡(jiǎn)稱紅光公司）向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出了一項(xiàng)名為“滾筒洗衣機(jī)平衡塊模具”實(shí)用新型專利權(quán)申請(qǐng)，于2015年1月7日獲得授權(quán)，專利號(hào)為ZL201420510142.8。2016年4月，紅光公司向無(wú)錫市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（以下簡(jiǎn)稱無(wú)錫知產(chǎn)局）提交專利侵權(quán)糾紛處理請(qǐng)求，認(rèn)為江陰澄華投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱澄華公司）未經(jīng)同意，擅自制造侵犯涉案專利的模具用于制造產(chǎn)品，并進(jìn)行規(guī)模生產(chǎn)，生產(chǎn)了大量平衡塊產(chǎn)品，給其造成經(jīng)濟(jì)損失500萬(wàn)元，請(qǐng)求：1.責(zé)令澄華公司立即停止侵權(quán)行為，停止使用侵權(quán)產(chǎn)品；2.責(zé)令澄華公司銷(xiāo)毀所有侵權(quán)產(chǎn)品；3.對(duì)因侵權(quán)而給紅光公司造成的經(jīng)濟(jì)損失給予賠償調(diào)處，請(qǐng)求賠償金額為500萬(wàn)元。無(wú)錫知產(chǎn)局受理后，向澄華公司送達(dá)了答辯通知書(shū)、請(qǐng)求書(shū)副本、合議組組成人員通知書(shū)等相關(guān)法律文書(shū)，對(duì)澄華公司進(jìn)行了調(diào)查取證，并于2016年6月16日進(jìn)行口頭審查，雙方均委托相關(guān)人員參加了口頭審查?？陬^審理后，紅光公司撤回了第2、3項(xiàng)請(qǐng)求。2016年7月29日，無(wú)錫知產(chǎn)局作出錫知（2016）糾字12號(hào)專利侵權(quán)糾紛處理決定，認(rèn)定被控侵權(quán)模具落入涉案專利的保護(hù)范圍，澄華公司使用被控侵權(quán)模具的行為侵犯了紅光公司的涉案專利權(quán)，據(jù)此決定責(zé)令澄華公司立即停止侵權(quán)行為，停止使用侵權(quán)產(chǎn)品。澄華公司不服訴至一審法院，請(qǐng)求撤銷(xiāo)涉案行政處理決定。一審訴訟中，澄華公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委（以下簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委）提出涉案專利無(wú)效宣告請(qǐng)求。2016年12月27日，專利復(fù)審委作出第30975號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書(shū)，宣告涉案專利全部無(wú)效。

【法院認(rèn)為】

無(wú)錫中院一審認(rèn)為：

無(wú)錫知產(chǎn)局在作出涉案行政處理決定時(shí)雖有一定的事實(shí)和法律依據(jù)，但鑒于涉案專利權(quán)已被宣告無(wú)效，該情形對(duì)于涉案行政處理決定具有追溯力，故澄華公司請(qǐng)求撤銷(xiāo)涉案行政處理決定的請(qǐng)求成立，予以支持。遂判決：撤銷(xiāo)無(wú)錫知產(chǎn)局作出的錫知（2016）糾字12號(hào)專利侵權(quán)糾紛處理決定。無(wú)錫知產(chǎn)局不服一審判決，向江蘇高院提起上訴。

江蘇高院二審認(rèn)為：

專利權(quán)本質(zhì)上是一種私權(quán)，與當(dāng)事人的利益密切相關(guān)。當(dāng)出現(xiàn)涉及專利權(quán)爭(zhēng)議時(shí)，專利權(quán)人依法可選擇行政救濟(jì)或司法救濟(jì)。行政救濟(jì)與司法救濟(jì)雖然在救濟(jì)機(jī)關(guān)、程序、手段等方面有所不同，但行政執(zhí)法與司法裁判兩者所體現(xiàn)的價(jià)值取向是相同的，即都是在保護(hù)專利權(quán)的同時(shí)，兼顧專利權(quán)人與社會(huì)公眾的利益平衡。本案中，無(wú)錫知產(chǎn)局進(jìn)行行政處理的過(guò)程中，涉案專利權(quán)處于有效狀態(tài)。無(wú)錫知產(chǎn)局基于當(dāng)時(shí)合法有效的涉案專利權(quán)作出的涉案行政處理決定，事實(shí)清楚，適用法律正確，程序合法，并無(wú)不當(dāng)。

但本案的特殊性在于，在一審訴訟過(guò)程中，專利復(fù)審委于2016年12月27日作出第30975號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書(shū)，宣告涉案專利全部無(wú)效。雖然紅光公司對(duì)于該無(wú)效宣告決定已經(jīng)提起行政訴訟，行政訴訟的結(jié)果有可能維持該無(wú)效宣告決定，當(dāng)然也可能撤銷(xiāo)該無(wú)效宣告決定，責(zé)令專利復(fù)審委重新作出，但涉案專利目前處于不穩(wěn)定狀態(tài)是客觀事實(shí)。因此，在涉案專利處于不穩(wěn)定的狀態(tài)下，如果維持涉案行政處理決定有效，即責(zé)令澄華公司停止侵權(quán)行為等，對(duì)行政相對(duì)人澄華公司的利益影響重大，一旦涉案專利最終被確認(rèn)無(wú)效，可能造成難以彌補(bǔ)的損失。如果選擇中止訴訟，鑒于專利確權(quán)程序行政訴訟周期漫長(zhǎng)，隨之帶來(lái)較長(zhǎng)的等待時(shí)間仍有可能不當(dāng)加重涉案行政處理決定對(duì)澄華公司的影響。

綜合考慮專利權(quán)人及行政相對(duì)人的利益平衡，本案參照專利侵權(quán)民事訴訟中“先行裁駁、另行起訴”的精神，撤銷(xiāo)涉案行政處理決定更為妥當(dāng)與適宜。專利侵權(quán)民事訴訟之所以作出“先行裁駁、另行起訴”的規(guī)定，是由于我國(guó)專利法規(guī)定了“民行二元分立”的訴訟架構(gòu)，即權(quán)利人主張被告侵犯其專利權(quán)，被告往往向?qū)＠麖?fù)審委另行提起宣告專利權(quán)無(wú)效的請(qǐng)求，而審理專利侵權(quán)糾紛的法院無(wú)權(quán)審查專利權(quán)的效力，通常中止訴訟，等待專利復(fù)審委的審查結(jié)果；對(duì)于專利復(fù)審委的審查結(jié)果，當(dāng)事人又可以進(jìn)行行政訴訟，這就導(dǎo)致專利侵權(quán)民事糾紛案件循環(huán)訴訟情況突出，審理周期較長(zhǎng)。為了平衡雙方當(dāng)事人的利益關(guān)系，提高專利侵權(quán)訴訟的審理效率，盡可能緩解專利訴訟審理周期較長(zhǎng)對(duì)當(dāng)事人的不利影響，專利侵權(quán)民事訴訟設(shè)立了“先行裁駁、另行起訴”制度，即在專利復(fù)審委作出宣告專利權(quán)無(wú)效的決定之后，審理專利侵權(quán)糾紛的法院可以從程序上裁定駁回起訴，無(wú)需等待行政訴訟的最終結(jié)果，并通過(guò)“另行起訴”給權(quán)利人以司法救濟(jì)途徑。本案中，涉案專利權(quán)已處于不穩(wěn)定的狀態(tài)，在此情形下為避免行政訴訟的過(guò)分拖延和平衡各方當(dāng)事人的利益，應(yīng)參照民事訴訟中“先行裁駁、另行起訴”的精神，撤銷(xiāo)涉案行政處理決定。如果經(jīng)過(guò)司法審查程序涉案專利權(quán)最終被確認(rèn)有效，紅光公司仍可以依法主張權(quán)利，尋求相應(yīng)的救濟(jì)包括行政救濟(jì)、司法救濟(jì)，或與澄華公司協(xié)商解決爭(zhēng)議。

行政機(jī)關(guān)在進(jìn)行行政處理或行政處罰的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)保持行政執(zhí)法的謙抑與平衡，遵循過(guò)罰相當(dāng)原則，避免不當(dāng)損害行政相對(duì)人的合法權(quán)益。本案在涉案行政處理決定作出之后，涉案專利被專利復(fù)審委宣告無(wú)效，該無(wú)效宣告決定目前尚處于行政訴訟階段，如何解決該無(wú)效宣告決定對(duì)涉案行政處理決定的影響，即本案究竟是選擇維持還是撤銷(xiāo)涉案行政處理決定，抑或中止訴訟，應(yīng)當(dāng)考慮行政執(zhí)法和行政訴訟的基本原則和基本價(jià)值取向。同時(shí)需要指出的是，一審判決撤銷(xiāo)涉案行政處理決定，體現(xiàn)了兼顧專利權(quán)人與行政相對(duì)人利益平衡的考量，但鑒于專利復(fù)審委的無(wú)效宣告決定正處于司法審查之中，尚未最終發(fā)生法律效力，而《中華人民共和國(guó)專利法》第四十七條適用于已經(jīng)生效的無(wú)效宣告決定，故一審判決適用該條文，屬于適用法律錯(cuò)誤，予以糾正。

最終，二審經(jīng)審查認(rèn)定，一審判決部分適用法律錯(cuò)誤，但裁判結(jié)果并無(wú)不當(dāng)，應(yīng)予維持，遂依法作出駁回上訴的判決。

【典型意義】

行政機(jī)關(guān)在進(jìn)行行政處理或行政處罰的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)保持行政執(zhí)法的謙抑與平衡，遵循過(guò)罰相當(dāng)原則，避免不當(dāng)損害行政相對(duì)人的合法權(quán)益。本案的特殊性在于，無(wú)錫知產(chǎn)局對(duì)被控專利侵權(quán)行為進(jìn)行行政處理時(shí)，涉案專利權(quán)處于有效狀態(tài)，而在一審行政訴訟中，涉案專利被專利復(fù)審委宣告全部無(wú)效，紅光公司已經(jīng)對(duì)該無(wú)效宣告決定提起行政訴訟。在此情形下，如何解決該無(wú)效宣告決定對(duì)涉案行政處理決定的影響，成為本案審理的關(guān)鍵。對(duì)此，存在三種處理方式：一是維持涉案行政處理決定有效；二是中止訴訟，等待無(wú)效宣告決定行政訴訟的最終結(jié)果；三是參照專利侵權(quán)民事訴訟中“先行裁駁、另行起訴”的精神，撤銷(xiāo)涉案行政處理決定。在涉案專利處于不穩(wěn)定的狀態(tài)下，如果選擇第一種處理方式即維持涉案行政處理決定有效，對(duì)行政相對(duì)人澄華公司的利益影響重大，一旦涉案專利最終被確認(rèn)無(wú)效，可能造成其難以彌補(bǔ)的損失。如果選擇第二種處理方式即中止訴訟，鑒于專利確權(quán)程序行政訴訟周期漫長(zhǎng)，隨之帶來(lái)較長(zhǎng)的等待時(shí)間，仍有可能不當(dāng)加重涉案行政處理決定對(duì)澄華公司的影響。經(jīng)過(guò)綜合考量專利權(quán)人及行政相對(duì)人的利益平衡，該案最終選擇了第三種處理方式即參照專利侵權(quán)民事訴訟中“先行裁駁、另行起訴”的精神，撤銷(xiāo)涉案行政處理決定。該案系江蘇法院在“三合一”框架下審理的又一新類型知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政訴訟案件，該案對(duì)于進(jìn)一步明確行政執(zhí)法的原則和標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法水平的提升，具有重要意義。

10. 涉及假冒“太太樂(lè)”“蓮花”知名調(diào)味品商標(biāo)并形成穩(wěn)定生產(chǎn)、銷(xiāo)售體系的侵犯注冊(cè)商標(biāo)類犯罪

案號(hào)：泰州中院（2016）蘇12刑初43號(hào)

　　　江蘇高院（2017）蘇刑終161號(hào)

公訴機(jī)關(guān)：江蘇省泰州市人民檢察院。

被告人：石某某、李某(女)、王某某、楊某某、張某某、肖某某、沈某某、眭某某、宋某某(女)

【裁判要旨】

石某某等人選擇調(diào)味品領(lǐng)域中被認(rèn)定為馳名商標(biāo)的注冊(cè)商標(biāo)作為侵害對(duì)象，各被告人圍繞涉案注冊(cè)商標(biāo)，自覺(jué)分工，專業(yè)制造假冒注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)和生產(chǎn)、銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，形成一定規(guī)模的上下游犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，被告人的犯罪社會(huì)危害性較大。

【基本案情】

一、江蘇省泰州市人民檢察院指控被告人石某某、李某假冒注冊(cè)商標(biāo)罪、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，被告人張某某犯銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，被告人王某某、楊某某、沈某某犯假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，被告人肖某某犯非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，被告人眭某某、宋某某犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪。

二、法院經(jīng)查理查明：

1．雀巢產(chǎn)品有限公司是第7406578號(hào)、第7406579號(hào)、第1506180號(hào)等“太太樂(lè)”文字、圖形或文字圖形組合商標(biāo)的注冊(cè)商標(biāo)所有人，上述處于有效保護(hù)期內(nèi)的商標(biāo)核定使用商品范圍包含食用調(diào)味品、雞精等內(nèi)。2009年4月29日，中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局在其作出的（2009）商標(biāo)異字第05612號(hào)《“真是太太樂(lè)”商標(biāo)異議裁定書(shū)》中認(rèn)定雀巢產(chǎn)品有限公司注冊(cè)并使用在“雞精（調(diào)味品）”商品上的“太太樂(lè)”商標(biāo)為馳名商標(biāo)。

河南蓮花味精股份有限公司是第919410號(hào)“蓮花LIANHUA”文字圖形組合商標(biāo)的注冊(cè)商標(biāo)所有人，核定使用商品為第30類，包含味精、調(diào)味品等，該注冊(cè)商標(biāo)現(xiàn)仍在注冊(cè)保護(hù)期限內(nèi)。1999年12月29日，中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局發(fā)布的商標(biāo)監(jiān)（1999）688號(hào)《關(guān)于認(rèn)定“蓮花”商標(biāo)為馳名商標(biāo)的通知》中言明注冊(cè)并使用在味精商品上的“蓮花”商標(biāo)為馳名商標(biāo)。

2．2013年以來(lái)，為牟取非法利益，在未取得“太太樂(lè)”“蓮花”等注冊(cè)商標(biāo)所有人許可或者授權(quán)的情況下，石某某向張某某購(gòu)買(mǎi)假冒“太太樂(lè)”注冊(cè)商標(biāo)雞精和味精的包裝袋、假冒“蓮花”注冊(cè)商標(biāo)的味精包裝袋。石某某與其妻李某、其子石某（另案處理）通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬向張某某支付105萬(wàn)余元。張某某通過(guò)物流公司將假冒“太太樂(lè)”“蓮花”注冊(cè)商標(biāo)的包裝袋交付給石某某、李某。

3．石某某購(gòu)得假冒“太太樂(lè)”“蓮花”注冊(cè)商標(biāo)的包裝袋后，又主動(dòng)聯(lián)系肖某某，向肖某某購(gòu)買(mǎi)假冒“太太樂(lè)”注冊(cè)商標(biāo)的雞精和味精的包裝紙箱。肖某某在未獲得“太太樂(lè)”注冊(cè)商標(biāo)所有人許可或授權(quán)的情況下，制作模板、購(gòu)買(mǎi)瓦楞紙，并雇傭他人在江蘇省興化市海南鎮(zhèn)蔡高村的場(chǎng)地內(nèi)擅自生產(chǎn)、制造假冒“太太樂(lè)”味精和雞精的包裝紙箱，并以每只不低于2.5元的單價(jià)向石某某、李某非法銷(xiāo)售共4萬(wàn)余只，得款9萬(wàn)余元。其后，石某某、李某將購(gòu)買(mǎi)的假冒“太太樂(lè)”雞精和味精的包裝袋及包裝紙箱組合成套，并連同假冒“蓮花”味精的包裝袋，加價(jià)銷(xiāo)售給王某某、楊某某等人。

4．2014年間，為牟取非法利益，石某某、沈某某合謀，由石某某負(fù)責(zé)非法包裝雞精和味精成品，沈某某負(fù)責(zé)聯(lián)系銷(xiāo)售，所得利潤(rùn)雙方分配。其后，石某某向他人購(gòu)買(mǎi)“福瑞”牌味精，并以此作為原料，使用其向張某某購(gòu)買(mǎi)的假冒“太太樂(lè)”雞精和味精的包裝袋、向肖某某購(gòu)買(mǎi)的假冒“太太樂(lè)”雞精和味精的包裝紙箱，與李某在租用的江蘇省興化市昭陽(yáng)鎮(zhèn)安洲村泗洲三組一廠房?jī)?nèi)非法包裝成“太太樂(lè)”雞精、味精成品。眭某某、宋某某夫婦明知是假冒產(chǎn)品，自2014年年底，從石某某、李某、沈某某處以每箱100元的價(jià)格，先后8次購(gòu)得900余箱假冒“太太樂(lè)”注冊(cè)商標(biāo)的雞精、味精成品，貨款共計(jì)9萬(wàn)余元。眭某某、宋某某將購(gòu)得的假冒“太太樂(lè)”注冊(cè)商標(biāo)的雞精、味精成品加價(jià)銷(xiāo)售給他人。

5．2013年以來(lái)，為牟取非法利益，王某某、李某與“無(wú)錫唐”（身份不詳）聯(lián)系，購(gòu)買(mǎi)假冒“太太樂(lè)”注冊(cè)商標(biāo)的雞精、味精包裝袋、包裝紙箱及假冒“蓮花”“味丹”注冊(cè)商標(biāo)的味精包裝袋。石某某、李某將前述假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的包裝袋及包裝紙箱通過(guò)物流公司送至浙江省嘉興市交付給王某某。王某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付給石某某、李某30.768萬(wàn)元，向“無(wú)錫唐”支付8.925萬(wàn)元；王某某向他人購(gòu)買(mǎi)“福瑞”牌等味精，共計(jì)支付款項(xiàng)人民幣240余萬(wàn)元，并向其兄王某購(gòu)買(mǎi)“百菜鮮”雞味調(diào)味料。王某某單獨(dú)或伙同其妻楊某（另案處理）使用上述包裝物和味精原料等，在其租用的浙江省桐鄉(xiāng)市濮院鎮(zhèn)新東村萬(wàn)安橋16號(hào)房?jī)?nèi)非法包裝成“太太樂(lè)”雞精、味精成品和“蓮花”“味丹”味精成品，再由王某某加價(jià)銷(xiāo)售給他人。

6．2013年以來(lái)，楊某某為牟取非法利益，與李某聯(lián)系并購(gòu)買(mǎi)假冒“太太樂(lè)”注冊(cè)商標(biāo)的雞精、味精包裝袋、包裝紙箱及假冒“蓮花”“味丹”注冊(cè)商標(biāo)的味精包裝袋，計(jì)人民幣26.454萬(wàn)元。李某、石某某通過(guò)物流將包裝物從江蘇省興化市運(yùn)送至浙江省紹興市交付給楊某某，楊某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給李某、石某某；楊某某向他人購(gòu)買(mǎi)“福瑞”牌味精原料，并支付款項(xiàng)人民幣150余萬(wàn)元，向其兄王某購(gòu)買(mǎi)“百菜鮮”雞味調(diào)味料，支付款項(xiàng)計(jì)人民幣30余萬(wàn)元。楊某某單獨(dú)或伙同其妻孫某（另案處理）在其租用的浙江省紹興市越城區(qū)馬山鎮(zhèn)恂南村12組26號(hào)將上述味精原料和包裝物包裝成“太太樂(lè)”雞精及味精成品、“蓮花”味精成品，并由楊某某加價(jià)銷(xiāo)售給他人。

7．案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)從石某某、李某租用的興化市昭陽(yáng)鎮(zhèn)安洲村泗州三組一廠房、興化市華陽(yáng)大理石廠廠房、興化市鑫陽(yáng)閣2幢27號(hào)車(chē)庫(kù)內(nèi)查獲假冒“太太樂(lè)”雞精和味精的包裝袋75165個(gè)及包裝箱3055個(gè)、“雙橋”味精包裝袋及包裝箱1300余個(gè)、雞味調(diào)味料及包裝工具等；從王某某租用的浙江省桐鄉(xiāng)市濮院鎮(zhèn)新東村萬(wàn)安橋16號(hào)房?jī)?nèi)查獲假冒“太太樂(lè)”雞精及味精的包裝袋和成品計(jì)6866個(gè)（袋）、包裝箱356個(gè)、假冒“蓮花”味精包裝袋和成品計(jì)11300個(gè)（袋）、假冒“味丹”味精包裝袋及紙箱計(jì)400個(gè)、“福瑞”“菱花”味精、“百菜鮮”雞味調(diào)味料及包裝工具等。從楊某某租用的浙江省紹興市越城區(qū)馬山鎮(zhèn)恂南村12組26號(hào)、馬山鎮(zhèn)豆姜村2－3F1號(hào)房?jī)?nèi)查獲假冒“太太樂(lè)”雞精和味精的包裝袋和成品6666個(gè)（袋）、包裝箱344個(gè)、假冒“蓮花”味精包裝袋6458個(gè)、“菊花”和“西湖”味精包裝袋1000余個(gè)、“福瑞”味精和“百菜鮮”雞味調(diào)味料及包裝工具等。在肖某某經(jīng)營(yíng)的興化市海南鎮(zhèn)蔡高村的包裝廠內(nèi)查獲假冒“太太樂(lè)”雞精及味精包裝箱9575個(gè)、“太太樂(lè)”模具等。

【法院認(rèn)為】

泰州中院一審認(rèn)為：

被告人石某某、李某明知“太太樂(lè)”“蓮花”系他人合法注冊(cè)的商標(biāo)，在未獲得商標(biāo)所有人或者商標(biāo)權(quán)利人許可或者授權(quán)的情況下，出于牟利之目的，向被告人張某某購(gòu)買(mǎi)“太太樂(lè)”雞精、味精及“蓮花”味精包裝袋，并向被告人肖某某購(gòu)買(mǎi)“太太樂(lè)”雞精、味精的包裝紙箱用于加價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)，已構(gòu)成銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，情節(jié)特別嚴(yán)重，且系共同犯罪，被告人石某某、李某在實(shí)施該犯罪行為過(guò)程中均起主要作用。

被告人石某某、李某與被告人沈某某為牟取非法利益，在未獲得商標(biāo)所有人或者商標(biāo)權(quán)利人許可或者授權(quán)的情況下，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，通過(guò)使用從被告人張某某處非法購(gòu)得的假冒他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的包裝物，灌裝其他品牌的味精，生產(chǎn)、銷(xiāo)售假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的雞精、味精商品，已構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，情節(jié)嚴(yán)重，且系共同犯罪，被告人石某某、李某、沈某某在實(shí)施該犯罪行為過(guò)程中均起主要作用。被告人石某某、李某已構(gòu)成銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪和假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人王某某為牟取非法利益，未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人或權(quán)利人的授權(quán)或許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，單獨(dú)或者伙同其妻使用從被告人石某某、李某等人處非法購(gòu)得的假冒他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的包裝物灌裝其他品牌的味精，生產(chǎn)假冒“太太樂(lè)”雞精、味精及“蓮花”“味丹”味精成品并銷(xiāo)售給他人，從中牟利，已構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，情節(jié)特別嚴(yán)重。

被告人楊某某為牟取非法利益，未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人或權(quán)利人的授權(quán)或許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，單獨(dú)或者伙同他人使用從被告人石某某、李某等人處非法購(gòu)得的假冒他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的包裝物灌裝其他品牌的味精，生產(chǎn)假冒“太太樂(lè)”雞精、味精及“蓮花”“味丹”味精成品并銷(xiāo)售給他人，從中牟利，已構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，情節(jié)特別嚴(yán)重。

被告人張某某為牟取非法利益，未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人或權(quán)利人的授權(quán)或許可，擅自向被告人石某某、李某銷(xiāo)售“太太樂(lè)”“蓮花”等注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)105余萬(wàn)元，已構(gòu)成銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，情節(jié)特別嚴(yán)重。

被告人肖某某未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人或權(quán)利人的授權(quán)或許可，為牟取非法利益，偽造、擅自制造“太太樂(lè)”注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的包裝紙箱并銷(xiāo)售給被告人石某某、李某，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)9萬(wàn)余元，已構(gòu)成非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，情節(jié)嚴(yán)重。

被告人眭某某、宋某在明知被告人石某某、李某、沈某某生產(chǎn)、銷(xiāo)售的雞精、味精系假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的商品，仍低價(jià)購(gòu)買(mǎi)并加價(jià)銷(xiāo)售，從中牟取不法利益，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)9萬(wàn)余元，已構(gòu)成銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，情節(jié)嚴(yán)重且系共同犯罪。

涉案假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的商品系雞精、味精，屬于調(diào)味食品，被告人石某某、李某、王某某、楊某某等人在實(shí)施犯罪過(guò)程中，生產(chǎn)、制造雞精、味精的場(chǎng)所衛(wèi)生條件惡劣，產(chǎn)品質(zhì)量低下，生產(chǎn)數(shù)量巨大，銷(xiāo)售范圍廣泛，已危及到尋常百姓的飲食健康和生命安全，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，對(duì)上述各被告人依法應(yīng)予嚴(yán)懲。被告人石某某、王某某、張某某能如實(shí)供述自己的全部罪行，系坦白，可以從輕處罰。

被告人眭某某、宋某某系共同犯罪，眭某某起主要作用系主犯；宋某某起次要作用系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人肖某某、眭某某、宋某某均能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人沈某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人肖某某、沈某某、眭某某、宋某某悔罪態(tài)度較好，事后能通過(guò)積極行為彌補(bǔ)其犯罪行為造成的后果，且社區(qū)矯正單位認(rèn)為其人身危險(xiǎn)性不大，愿意承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任，故可對(duì)肖某某、沈某某、眭某某、宋某某適用非監(jiān)禁刑并處罰金，對(duì)被告人宋某某單處罰金。

依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百一十三條、第二百一十四條、第二百一十五條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第二條、第三條、第八條、第九條、第十二條、第十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》第四條之規(guī)定，泰州中院一審判決：一、被告人石某某犯銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元；犯假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣六十五萬(wàn)元。二、被告人李某犯銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元；犯假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑四年九個(gè)月，并處罰金人民幣六十五萬(wàn)元。三、被告人王某某犯假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一百二十萬(wàn)元。四、被告人楊某某犯假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，判處有期徒刑四年九個(gè)月，并處罰金人民幣九十萬(wàn)元。五、被告人張某某犯銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元。六、被告人肖某某犯非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。七、被告人沈某某犯假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。八、被告人眭某某犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。九、被告人宋某某犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，單處罰金人民幣五萬(wàn)元。十、扣押在案的假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的雞精、味精的包裝袋、包裝箱、包裝工具等物證，由暫存機(jī)關(guān)予以銷(xiāo)毀。十一、對(duì)各被告人的違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。

李某、楊某某不服一審判決，向江蘇高院提起上訴。

江蘇高院經(jīng)審理，作出終審裁定：駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

本案涉及多名被告人，選擇著名品牌商標(biāo)，有分工地制造假冒注冊(cè)商標(biāo)的標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，各被告人之間形成較為穩(wěn)定的產(chǎn)銷(xiāo)體系。而且無(wú)論是假冒注冊(cè)商標(biāo)的標(biāo)識(shí)制造者，還是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品的生產(chǎn)者，均有較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力，犯罪持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，涉案非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額巨大，而且涉案品牌產(chǎn)品為深受廣大消費(fèi)者歡迎日常消費(fèi)食品，但被告人生產(chǎn)、銷(xiāo)售行為很難保障涉案商品的安全衛(wèi)生質(zhì)量。法院在審理此案時(shí)深入審查各被告人的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額與違法所得、給權(quán)利人造成的損失、主觀罪過(guò)等犯罪情節(jié)，區(qū)分主從，充分用足用好刑罰手段，對(duì)各被告人在自由刑與財(cái)產(chǎn)刑方面給予適當(dāng)?shù)奶幜P，充分體現(xiàn)了人民法院運(yùn)用刑事司法措施嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪行為的堅(jiān)強(qiáng)決心。

來(lái)源：江蘇省高級(jí)人民法院

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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