【以案說法】如何應(yīng)對內(nèi)憂型和外患型的專利風(fēng)險及其防范？

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作者：李英 中國國際貿(mào)易促進委員會專利商標事務(wù)所

原標題：知專利風(fēng)險未雨綢繆，防企業(yè)受損財譽兩失

隨著國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實施，越來越多的企業(yè)感受到了專利的價值。但是企業(yè)的專利風(fēng)險無處不在，無論在研發(fā)階段還是在生產(chǎn)銷售階段，都有可能面臨專利風(fēng)險。所以必須知專利風(fēng)險未雨綢繆先行一步，防企業(yè)受損財譽兩失。

專利風(fēng)險一般是企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、使用過程中由于創(chuàng)新成果未被充分發(fā)掘、專利被無效、被非法占有、流失、遭受侵權(quán)糾紛等的風(fēng)險，也就是企業(yè)經(jīng)營過程中可能碰到的與專利相關(guān)的各種“隱患”。企業(yè)的專利風(fēng)險無處不在，無論在研發(fā)階段還是在生產(chǎn)銷售階段，都有可能面臨專利風(fēng)險。請看以下模擬案例：

模擬案例1：A公司受B公司委托按照B公司提供的產(chǎn)品圖紙生產(chǎn)某產(chǎn)品， C是涉及該產(chǎn)品的專利權(quán)人（實用新型專利），曾在業(yè)務(wù)推廣中向B公司提供過該圖紙。C發(fā)現(xiàn)A公司的生產(chǎn)銷售行為后，向A提起侵權(quán)之訴（該例衍生自最高院民事判決書2013民提字第223號）。由于B公司提供圖紙不構(gòu)成專利權(quán)人C的默示許可，A公司侵權(quán)。原則上，A公司應(yīng)對自己進行生產(chǎn)的產(chǎn)品的專利情況、許可情況等進行預(yù)先調(diào)查才能防范專利侵權(quán)風(fēng)險。在沒有做預(yù)先調(diào)查的情況下對委托產(chǎn)品進行生產(chǎn)說明沒有企業(yè)專利風(fēng)險的意識，是生產(chǎn)型企業(yè)的大忌。

模擬案例2：A公司享有專利a的專利權(quán)。該專利要求保護一種包括步驟a+b+c+d的使用方法，A公司分別制造了對應(yīng)步驟a-d的設(shè)備a-d。 B公司是手機生產(chǎn)商，在該手機中裝有購自C公司的芯片(該芯片可執(zhí)行步驟a)，B公司同時從A公司購買了設(shè)備b-d來測定自己生產(chǎn)的手機是否可以進行步驟b-d（該例衍生自2015 京知民初字第1194號）？答案是：不可以。雖然制造方法存在專利權(quán)用盡，但使用方法不存在專利權(quán)用盡。B公司的行為表觀上貌似規(guī)避了侵犯專利權(quán)，雖然設(shè)備a購自C公司，但是所有使用步驟都是由B公司完成的。一旦實施上述方案，則B公司無法規(guī)避使用方法的專利侵權(quán)。

模擬案例3：某國公司A委托本國事務(wù)所B撰寫PCT專利申請A，該專利申請涉及醫(yī)藥上可接受的鹽，在說明書中記載了該藥物的制備例，但是沒有給出任何定性或者定量數(shù)據(jù)證明式所述要求具有所述生物活性劑及醫(yī)藥用途。該專利申請后進入中國、歐洲、美國等國家，該專利申請在某國授權(quán)后，在中國以公開不充分而被駁回。事實上，該藥物在糖尿病等的治療上具有很好的前景（該例衍生自最高院行政裁決書（2015）知行字第352號）。問題出在哪里？原來，A公司和B事務(wù)所都沒有做好專利風(fēng)險管理，對于有全球市場的重要發(fā)明，應(yīng)該先了解各國的審查實踐要求，滿足本國的授權(quán)條件，不等于滿足各國的授權(quán)條件，對于專利代理事務(wù)所的選用、承辦代理人的選用都直接會影響到專利挖掘和保護的可靠性。

細分專利風(fēng)險來源，可以從源頭上有效排查專利隱患。一般而言，企業(yè)專利風(fēng)險可分為內(nèi)憂型專利風(fēng)險和外患型專利風(fēng)險。

內(nèi)憂型專利風(fēng)險及其防范

來自企業(yè)自身的專利風(fēng)險是內(nèi)憂型專利風(fēng)險，主要涉及研發(fā)活動期風(fēng)險、生產(chǎn)活動期風(fēng)險和貿(mào)易活動期風(fēng)險。專利權(quán)是一種財產(chǎn)權(quán)，內(nèi)憂型專利風(fēng)險主要就是自身財產(chǎn)權(quán)受損風(fēng)險或者侵犯他人專利權(quán)造成的風(fēng)險。具體而言，內(nèi)憂型風(fēng)險既包括企業(yè)自身在專利挖掘、布局、保護、維護中存在的讓自身的專利權(quán)益受損的風(fēng)險，也包括自己企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易活動中侵犯他人專利權(quán)的風(fēng)險。

上文模擬案例2中這種貌似規(guī)避實則落入侵權(quán)之境的風(fēng)險，企業(yè)可以借助于聘請或者咨詢專利顧問等防范。一般說來專業(yè)的人做專業(yè)的事情，對于專利顧問而言，自身儲備了大量的判例，基于對法律的理解可以提供專業(yè)的防范建議。

模擬案例3中企業(yè)在專利挖掘的時候只考慮到了本國的審查情況，沒有考慮到其他國家的審查實踐，只有選用有國際代理經(jīng)驗豐富的代理所和對各國審查實踐清楚的代理人才能避免這種風(fēng)險。例3這種情況還屬于一個申請的孤立事件?？梢酝ㄟ^調(diào)研的方式來進行規(guī)避。

還有一類內(nèi)憂型專利風(fēng)險已經(jīng)不單單涉及一個申請的損失，而可能涉及一系列申請的損失。一個有代表性的例子是A公司是成立20年的產(chǎn)品產(chǎn)學(xué)研一體化技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)，隨著這家技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)的做大做強，公司申請專利1000余件，這1000余件專利申請包括以公司為申請人的專利申請，也包括公司創(chuàng)始人為申請人的申請。該創(chuàng)始人在公司成立第12年離開A公司，成立B公司，帶走了其為專利權(quán)人的申請專利100余件。此后A公司先后幾次創(chuàng)始人的人員動蕩導(dǎo)致公司的包括專利在內(nèi)的資產(chǎn)縮水，甚至影響到了上市進程。由于A公司從成立到壯大并沒有對專利資產(chǎn)進行過明確的權(quán)屬規(guī)定，公司資產(chǎn)嚴重受損。技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)最該未雨綢繆早做防范的就是這種專利流失風(fēng)險。透過現(xiàn)象看本質(zhì)，這是典型的職務(wù)發(fā)明和個人發(fā)明歸屬糾紛導(dǎo)致帶來的專利風(fēng)險這類風(fēng)險可以通過合同約定進行預(yù)防。

外患型專利風(fēng)險及其防范  

來自企業(yè)外部的專利風(fēng)險包括合作伙伴、競爭對手、NPE（Non-Practicing Entity，非實施實體）以及法律法規(guī)和地區(qū)政策的變化產(chǎn)生的風(fēng)險等。

企業(yè)申請專利的目的本質(zhì)上是跑馬圈地，用專利來劃定自己的技術(shù)勢力范圍。如果一家企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新上一騎絕塵優(yōu)勢領(lǐng)先，理想的局勢就是“一直被模仿，從未被超越”?？墒悄呐率切袠I(yè)內(nèi)的老大，還是有可能被自己的合作伙伴拉入侵權(quán)泥潭。典型的“坑隊友”型專利風(fēng)險包括前面模擬案例1中提到的被委托生產(chǎn)項目本身是否侵犯專利權(quán)風(fēng)險，其他還包括技術(shù)合作開發(fā)或委托開發(fā)中沒有在合同中沒明確規(guī)定專利權(quán)屬，導(dǎo)致未來的專利權(quán)屬糾紛。

競爭對手帶來的常見專利風(fēng)險涉及企業(yè)自身的專利被競爭對手無效、或者被規(guī)避。這種情況下對于提前對自身核心專利的穩(wěn)定性進行分析以及專利布局就至關(guān)重要。尤其是面對競爭對手，如果專利權(quán)人想要提起侵權(quán)訴訟的情況下，相伴而生的就是被訴侵權(quán)方提起專利無效請求。侵權(quán)之訴與無效請求常常相伴而生，如果不提前做好自身專利的穩(wěn)定性分析就貿(mào)然舉起侵權(quán)之訴的大棒，有時會引火燒身，不但訴不成侵權(quán)，還導(dǎo)致自身的專利被無效，賠了夫人又折兵，損失慘重。為了避免這種局面，通常要在專利穩(wěn)定性分析之后再謀定而后動，要么姑息侵權(quán)，要么協(xié)議商量，要么正面進攻。

NPE一般是并不從事生產(chǎn)實業(yè)的研發(fā)單位，比如科研院校等。企業(yè)對于合作伙伴、競爭對手這類和企業(yè)有著緊密關(guān)系的風(fēng)險來源通常會有警惕性，由于NPE存在出產(chǎn)專利散在不定期的特點，很容易被企業(yè)忽略，在制定風(fēng)險防范時疏于考慮。對于這種情況，只有緊跟技術(shù)發(fā)展，進行相關(guān)專利信息定期調(diào)研、更新和跟蹤才能避免誤入雷區(qū)。

法律法規(guī)和地域差異和變化帶來的專利風(fēng)險非常普遍。例如，根據(jù)最新美國專利實踐，天然形成的基因序列是自然界的產(chǎn)物，被排除在可授權(quán)主題之外無法獲得專利保護；相反，分離純化狀態(tài)的基因序列片段符合審查條件的情況下，在我國可以被授予專利權(quán)。美國專利實踐允許疾病治療方法授權(quán)，但是在中國，疾病的診斷治療方法是不授權(quán)的主題。這種法律法規(guī)的地域差異和差別會導(dǎo)致一個專利在不同國家可能會面臨不能授權(quán)的風(fēng)險，對于專業(yè)人士而言會對這種動態(tài)進行跟蹤，同時業(yè)內(nèi)也會形成一套應(yīng)對體系。防范此類風(fēng)險時專利顧問的作用也非常大。

隨著國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實施，越來越多的企業(yè)感受到了專利的價值。但是仍有部分技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)也在為忽視專利風(fēng)險管理而交學(xué)費。要想防范企業(yè)專利風(fēng)險，先要了解企業(yè)自身在哪些方面可能涉及專利，然后有的放矢進行風(fēng)險預(yù)警，分門別類地進行防范，用合同、調(diào)研來保護自己，讓懂行的人辦專業(yè)的事，最終知專利風(fēng)險未雨綢繆先行一步，防企業(yè)受損財譽兩失。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：李英 中國國際貿(mào)易促進委員會專利商標事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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