“自定義術語”的創(chuàng)造性判斷及應對方法

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作者：田君露 蘭臺所知產(chǎn)團隊律師

原標題：“自定義術語”的創(chuàng)造性判斷及應對方法

在專利申請文件中，規(guī)范的術語表達對于說明書技術內(nèi)容的充分公開以及權利要求保護范圍的準確確定具有重要的影響。尤其是當該術語是用于表達發(fā)明的必要技術特征時，不規(guī)范的術語表達將會導致發(fā)明的技術手段含糊不清、進而導致所屬領域技術人員無法實施其技術方案。[1]

因此，專利申請文件中術語的嚴謹表達對于專利的授權與確權具有重要的意義。

然而，在專利申請實務中，仍然存在各種造成術語表達不清楚的現(xiàn)象，包括使用不規(guī)范的書寫、多義詞、功能性術語、自定義術語等情形。

本文將著眼于“自定義術語”的使用問題，從其產(chǎn)生的動因、創(chuàng)造性判斷、對其應對方法三個方面進行闡述：

專利申請中“自定義術語”產(chǎn)生的動因

自定義術語是指由申請人自己創(chuàng)造產(chǎn)生的用語，其在現(xiàn)有技術中沒有記載，并且在所屬領域中沒有通用的含義。當使用自定義術語時，必須在申請文件中對該術語進行明確的定義，否則，在專利審查過程中，申請人不得將其對該術語的解釋補充進申請文件中。

因此，在專利申請文件中使用自定義術語必須采取審慎的態(tài)度，如非必要，應盡可能地避免使用自定義術語。但是，現(xiàn)實卻正好相反，在專利申請實務中存在大量使用自定義術語的現(xiàn)象。

其實，自定義術語的使用，有其存在的合法性基礎。

在審查指南（2010）第二部分第二章第2.2.7節(jié)有如下規(guī)定：“說明書應當使用發(fā)明或者實用新型所屬技術領域的技術術語。對于自然科學名詞，國家有規(guī)定的，應當采用統(tǒng)一的術語，國家沒有規(guī)定的，可以采用所屬技術領域約定俗成的術語，也可以采用鮮為人知或者最新出現(xiàn)的科技術語，或者直接使用外來語（中文音譯或意譯詞），但是其含義對所屬技術領域的技術人員來說必須是清楚的，不會造成理解錯誤；必要時可以采用自定義詞，在這種情況下，應當給出明確的定義或者說明?！?span style="color: rgb(0, 112, 192);">[2]

由此可見，上述規(guī)定為自定義術語的使用提供了合法化的途徑。當申請文件中確實提供了一種現(xiàn)有技術中尚未出現(xiàn)的新的技術手段或新的材料，或現(xiàn)有詞匯無法準確表達技術特征等情形，使用自定義術語自然無可厚非。

然而，在我國現(xiàn)有的專利實務中，申請人使用自定義術語卻并非出于上述原因，很多是為了一些“不可告人”的目的，即通過在專利文件中撰寫一些自定義術語作為區(qū)別技術特征，并杜撰出貌似合理的該區(qū)別技術特征所產(chǎn)生的技術效果，從而騙取專利的授權。

之所以產(chǎn)生這種現(xiàn)象，是由我國的國情所決定的。對個人來講，有專利在手，方便其評職稱、拿項目，或者在一線城市落戶等；對代理機構而言，能夠對委托人的付費給予一個應有的交代；對企業(yè)來講，很多企業(yè)在乎的并不是技術的創(chuàng)新，而是通過專利獲得高新企業(yè)認證，拿到政府補貼；更有甚者，一些個人或企業(yè)故意創(chuàng)造出一些垃圾專利，給競爭對手制造障礙，以牟取不正當?shù)睦妗?br/>

“自定義術語”類專利的創(chuàng)造性判斷

判斷創(chuàng)造性通常按照“三步法”來進行，首先，確定最接近的現(xiàn)有技術，然后，確定發(fā)明的區(qū)別技術特征和發(fā)明實際解決的技術問題，最后，判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見，如果區(qū)別技術特征為現(xiàn)有技術所公開，或為公知常識，則被認為是顯而易見的。

涉及“自定義術語”的專利更容易獲得授權，其原因在于，通過在專利申請文件中撰寫一些自定義術語作為區(qū)別技術特征，并杜撰出貌似合理的該區(qū)別技術特征所產(chǎn)生的技術效果，在一定程度上，能夠應對“創(chuàng)造性”審查的要求。

這是因為，在最接近現(xiàn)有技術和區(qū)別技術特征已確定的前提下，技術問題、區(qū)別技術特征公開與否，是創(chuàng)造性判斷的關鍵點。對自定義術語類專利來講，其增加了專利檢索的難度，在未窮盡檢索的前提下，很難確定所謂的“區(qū)別技術特征”和“技術問題”已被公開，從而產(chǎn)生具有創(chuàng)造性的判斷結論。

這種判斷方法，實則容易忽視專利技術方案背后的技術原理。

在“一種冷再生催化劑的循環(huán)方法”的發(fā)明專利中，“催化劑冷卻器下游設有催化劑混合緩沖空間”是區(qū)別最接近現(xiàn)有技術的技術特征，在專利無效程序中，專利復審委員會認為，本專利混合緩沖的處理能力應當更有利于對再生催化劑溫度的穩(wěn)定性調(diào)節(jié)，而請求人提供的證據(jù)，未能證明催化劑冷卻器中設置混合緩沖空間是本領域的公知常識，也不存在于現(xiàn)有技術中。因此，不具備創(chuàng)造性的無效理由不能成立。在本案中，申請人正是通過使用自定義術語的方法獲得了專利的授權與確權。

然而，專利復審委看似正確的理由卻經(jīng)不起推敲，實際上，其忽視了該技術方案背后的技術原理。本案中，專利復審委認定“混合緩沖空間”所解決的技術問題是“更有利于對再生催化劑溫度的穩(wěn)定性調(diào)節(jié)”，而事實上，氣固流態(tài)化過程中，催化劑在流化風作用下劇烈混合，冷卻器內(nèi)部基本是等溫的，因此，不存在復審委所確定的技術問題。在無效宣告行政訴訟階段，請求人的上述觀點得到了知識產(chǎn)權法院的認可。雖然北京高院撤銷了一審判決，但是本案已向最高院申請了再審。

因此，在“自定義術語”技術特征的創(chuàng)造性判斷中，除了遵循“三步法”原則外，還需要關注技術方案背后的技術原理、實現(xiàn)方法、步驟等。

對涉及“自定義術語”專利的應對方法

對通過“自定義術語”創(chuàng)造區(qū)別技術特征獲取專利授權的案件，無效請求人并非毫無辦法。

一方面，無效請求人可以主張說明書公開不充分。

根據(jù)專利法第二十六條第三款規(guī)定：說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現(xiàn)為準；必要的時候，應當有附圖。

關于說明書是否公開充分，其判斷主體是“所屬技術領域的技術人員”，判斷標準是“清楚、完整”到所屬技術領域技術人員“能夠實現(xiàn)”。這就要求對說明書技術方案的理解應當從所屬領域技術人員的角度出發(fā)并進行分析。[3]

對自定義術語類技術特征來講，其含義在說明書中必須是明確的，對于所屬技術領域技術人員來說，不會因為該自定義特征的使用而對包含該自定義特征的權利要求的保護范圍造成理解困難和理解錯誤。[4]

對于申請人杜撰出來的技術特征，由于其本身如同于“無源之水”，即便在說明書中描述了其所解決的技術問題，但是事實上，申請人無法詳細說明其工作原理及具體步驟等，導致本領域技術人員無法實現(xiàn)。

另一方面，無效請求人可以主張缺乏創(chuàng)造性。

對于“自定義術語”的創(chuàng)造性問題，應采取全面檢索、查找工具書等手段結合說明書實際公開的內(nèi)容進行綜合判斷。如果“自定義術語”與對比文件公開的技術內(nèi)容僅僅在表述上存在差異，但是技術實質(zhì)相同或等同，那么該技術特征就屬于缺乏創(chuàng)造性的情形。

同時，在無效請求人主張說明書公開不充分的情況下，專利申請人容易答辯未公開的內(nèi)容屬于本領域技術人員所知曉的內(nèi)容，這樣就更進一步印證了其缺乏創(chuàng)造性的問題。

我們在解讀涉及“自定義術語”的區(qū)別技術特征時，除了從文字本身的含義進行解讀以外，更加需要關注的是其是否能夠適應發(fā)明的整體技術構思，從而了解該技術方案背后的技術原理，以及其是否能夠真正的解決相應的技術問題，切忌片面、機械的看待某一技術特征，導致評判上的偏差。

參考文獻：

[1]李鳳云，董麗雯：《淺析如何克服由術語不清楚所引起的申請文件撰寫缺陷》，2010年中華全國專利代理人協(xié)會年會暨首屆知識產(chǎn)權論壇，2010年3月1日

[2]專利審查指南（2010）第二部分第二章第2.2.7節(jié)

[3]薛飛：《從“蝕刻廢液再生裝置”案看說明書是否公開充分的判斷標準》，中國知識產(chǎn)權報，2012年3月28日，第005版

[4]尹新天：《中國專利法詳解》，知識產(chǎn)權出版社，2011年3月

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：田君露 蘭臺所知產(chǎn)團隊律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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