“自定義術(shù)語(yǔ)”的創(chuàng)造性判斷及應(yīng)對(duì)方法

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作者：田君露 蘭臺(tái)所知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

原標(biāo)題：“自定義術(shù)語(yǔ)”的創(chuàng)造性判斷及應(yīng)對(duì)方法

在專(zhuān)利申請(qǐng)文件中，規(guī)范的術(shù)語(yǔ)表達(dá)對(duì)于說(shuō)明書(shū)技術(shù)內(nèi)容的充分公開(kāi)以及權(quán)利要求保護(hù)范圍的準(zhǔn)確確定具有重要的影響。尤其是當(dāng)該術(shù)語(yǔ)是用于表達(dá)發(fā)明的必要技術(shù)特征時(shí)，不規(guī)范的術(shù)語(yǔ)表達(dá)將會(huì)導(dǎo)致發(fā)明的技術(shù)手段含糊不清、進(jìn)而導(dǎo)致所屬領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法實(shí)施其技術(shù)方案。[1]

因此，專(zhuān)利申請(qǐng)文件中術(shù)語(yǔ)的嚴(yán)謹(jǐn)表達(dá)對(duì)于專(zhuān)利的授權(quán)與確權(quán)具有重要的意義。

然而，在專(zhuān)利申請(qǐng)實(shí)務(wù)中，仍然存在各種造成術(shù)語(yǔ)表達(dá)不清楚的現(xiàn)象，包括使用不規(guī)范的書(shū)寫(xiě)、多義詞、功能性術(shù)語(yǔ)、自定義術(shù)語(yǔ)等情形。

本文將著眼于“自定義術(shù)語(yǔ)”的使用問(wèn)題，從其產(chǎn)生的動(dòng)因、創(chuàng)造性判斷、對(duì)其應(yīng)對(duì)方法三個(gè)方面進(jìn)行闡述：

專(zhuān)利申請(qǐng)中“自定義術(shù)語(yǔ)”產(chǎn)生的動(dòng)因

自定義術(shù)語(yǔ)是指由申請(qǐng)人自己創(chuàng)造產(chǎn)生的用語(yǔ)，其在現(xiàn)有技術(shù)中沒(méi)有記載，并且在所屬領(lǐng)域中沒(méi)有通用的含義。當(dāng)使用自定義術(shù)語(yǔ)時(shí)，必須在申請(qǐng)文件中對(duì)該術(shù)語(yǔ)進(jìn)行明確的定義，否則，在專(zhuān)利審查過(guò)程中，申請(qǐng)人不得將其對(duì)該術(shù)語(yǔ)的解釋補(bǔ)充進(jìn)申請(qǐng)文件中。

因此，在專(zhuān)利申請(qǐng)文件中使用自定義術(shù)語(yǔ)必須采取審慎的態(tài)度，如非必要，應(yīng)盡可能地避免使用自定義術(shù)語(yǔ)。但是，現(xiàn)實(shí)卻正好相反，在專(zhuān)利申請(qǐng)實(shí)務(wù)中存在大量使用自定義術(shù)語(yǔ)的現(xiàn)象。

其實(shí)，自定義術(shù)語(yǔ)的使用，有其存在的合法性基礎(chǔ)。

在審查指南（2010）第二部分第二章第2.2.7節(jié)有如下規(guī)定：“說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)使用發(fā)明或者實(shí)用新型所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)術(shù)語(yǔ)。對(duì)于自然科學(xué)名詞，國(guó)家有規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)采用統(tǒng)一的術(shù)語(yǔ)，國(guó)家沒(méi)有規(guī)定的，可以采用所屬技術(shù)領(lǐng)域約定俗成的術(shù)語(yǔ)，也可以采用鮮為人知或者最新出現(xiàn)的科技術(shù)語(yǔ)，或者直接使用外來(lái)語(yǔ)（中文音譯或意譯詞），但是其含義對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)必須是清楚的，不會(huì)造成理解錯(cuò)誤；必要時(shí)可以采用自定義詞，在這種情況下，應(yīng)當(dāng)給出明確的定義或者說(shuō)明?！?span style="color: rgb(0, 112, 192);">[2]

由此可見(jiàn)，上述規(guī)定為自定義術(shù)語(yǔ)的使用提供了合法化的途徑。當(dāng)申請(qǐng)文件中確實(shí)提供了一種現(xiàn)有技術(shù)中尚未出現(xiàn)的新的技術(shù)手段或新的材料，或現(xiàn)有詞匯無(wú)法準(zhǔn)確表達(dá)技術(shù)特征等情形，使用自定義術(shù)語(yǔ)自然無(wú)可厚非。

然而，在我國(guó)現(xiàn)有的專(zhuān)利實(shí)務(wù)中，申請(qǐng)人使用自定義術(shù)語(yǔ)卻并非出于上述原因，很多是為了一些“不可告人”的目的，即通過(guò)在專(zhuān)利文件中撰寫(xiě)一些自定義術(shù)語(yǔ)作為區(qū)別技術(shù)特征，并杜撰出貌似合理的該區(qū)別技術(shù)特征所產(chǎn)生的技術(shù)效果，從而騙取專(zhuān)利的授權(quán)。

之所以產(chǎn)生這種現(xiàn)象，是由我國(guó)的國(guó)情所決定的。對(duì)個(gè)人來(lái)講，有專(zhuān)利在手，方便其評(píng)職稱(chēng)、拿項(xiàng)目，或者在一線城市落戶(hù)等；對(duì)代理機(jī)構(gòu)而言，能夠?qū)ξ腥说母顿M(fèi)給予一個(gè)應(yīng)有的交代；對(duì)企業(yè)來(lái)講，很多企業(yè)在乎的并不是技術(shù)的創(chuàng)新，而是通過(guò)專(zhuān)利獲得高新企業(yè)認(rèn)證，拿到政府補(bǔ)貼；更有甚者，一些個(gè)人或企業(yè)故意創(chuàng)造出一些垃圾專(zhuān)利，給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手制造障礙，以牟取不正當(dāng)?shù)睦妗?br/>

“自定義術(shù)語(yǔ)”類(lèi)專(zhuān)利的創(chuàng)造性判斷

判斷創(chuàng)造性通常按照“三步法”來(lái)進(jìn)行，首先，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，然后，確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，最后，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)，如果區(qū)別技術(shù)特征為現(xiàn)有技術(shù)所公開(kāi)，或?yàn)楣ＷR(shí)，則被認(rèn)為是顯而易見(jiàn)的。

涉及“自定義術(shù)語(yǔ)”的專(zhuān)利更容易獲得授權(quán)，其原因在于，通過(guò)在專(zhuān)利申請(qǐng)文件中撰寫(xiě)一些自定義術(shù)語(yǔ)作為區(qū)別技術(shù)特征，并杜撰出貌似合理的該區(qū)別技術(shù)特征所產(chǎn)生的技術(shù)效果，在一定程度上，能夠應(yīng)對(duì)“創(chuàng)造性”審查的要求。

這是因?yàn)椋谧罱咏F(xiàn)有技術(shù)和區(qū)別技術(shù)特征已確定的前提下，技術(shù)問(wèn)題、區(qū)別技術(shù)特征公開(kāi)與否，是創(chuàng)造性判斷的關(guān)鍵點(diǎn)。對(duì)自定義術(shù)語(yǔ)類(lèi)專(zhuān)利來(lái)講，其增加了專(zhuān)利檢索的難度，在未窮盡檢索的前提下，很難確定所謂的“區(qū)別技術(shù)特征”和“技術(shù)問(wèn)題”已被公開(kāi)，從而產(chǎn)生具有創(chuàng)造性的判斷結(jié)論。

這種判斷方法，實(shí)則容易忽視專(zhuān)利技術(shù)方案背后的技術(shù)原理。

在“一種冷再生催化劑的循環(huán)方法”的發(fā)明專(zhuān)利中，“催化劑冷卻器下游設(shè)有催化劑混合緩沖空間”是區(qū)別最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征，在專(zhuān)利無(wú)效程序中，專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為，本專(zhuān)利混合緩沖的處理能力應(yīng)當(dāng)更有利于對(duì)再生催化劑溫度的穩(wěn)定性調(diào)節(jié)，而請(qǐng)求人提供的證據(jù)，未能證明催化劑冷卻器中設(shè)置混合緩沖空間是本領(lǐng)域的公知常識(shí)，也不存在于現(xiàn)有技術(shù)中。因此，不具備創(chuàng)造性的無(wú)效理由不能成立。在本案中，申請(qǐng)人正是通過(guò)使用自定義術(shù)語(yǔ)的方法獲得了專(zhuān)利的授權(quán)與確權(quán)。

然而，專(zhuān)利復(fù)審委看似正確的理由卻經(jīng)不起推敲，實(shí)際上，其忽視了該技術(shù)方案背后的技術(shù)原理。本案中，專(zhuān)利復(fù)審委認(rèn)定“混合緩沖空間”所解決的技術(shù)問(wèn)題是“更有利于對(duì)再生催化劑溫度的穩(wěn)定性調(diào)節(jié)”，而事實(shí)上，氣固流態(tài)化過(guò)程中，催化劑在流化風(fēng)作用下劇烈混合，冷卻器內(nèi)部基本是等溫的，因此，不存在復(fù)審委所確定的技術(shù)問(wèn)題。在無(wú)效宣告行政訴訟階段，請(qǐng)求人的上述觀點(diǎn)得到了知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的認(rèn)可。雖然北京高院撤銷(xiāo)了一審判決，但是本案已向最高院申請(qǐng)了再審。

因此，在“自定義術(shù)語(yǔ)”技術(shù)特征的創(chuàng)造性判斷中，除了遵循“三步法”原則外，還需要關(guān)注技術(shù)方案背后的技術(shù)原理、實(shí)現(xiàn)方法、步驟等。

對(duì)涉及“自定義術(shù)語(yǔ)”專(zhuān)利的應(yīng)對(duì)方法

對(duì)通過(guò)“自定義術(shù)語(yǔ)”創(chuàng)造區(qū)別技術(shù)特征獲取專(zhuān)利授權(quán)的案件，無(wú)效請(qǐng)求人并非毫無(wú)辦法。

一方面，無(wú)效請(qǐng)求人可以主張說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分。

根據(jù)專(zhuān)利法第二十六條第三款規(guī)定：說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說(shuō)明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)；必要的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)有附圖。

關(guān)于說(shuō)明書(shū)是否公開(kāi)充分，其判斷主體是“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”，判斷標(biāo)準(zhǔn)是“清楚、完整”到所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員“能夠?qū)崿F(xiàn)”。這就要求對(duì)說(shuō)明書(shū)技術(shù)方案的理解應(yīng)當(dāng)從所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)并進(jìn)行分析。[3]

對(duì)自定義術(shù)語(yǔ)類(lèi)技術(shù)特征來(lái)講，其含義在說(shuō)明書(shū)中必須是明確的，對(duì)于所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，不會(huì)因?yàn)樵撟远x特征的使用而對(duì)包含該自定義特征的權(quán)利要求的保護(hù)范圍造成理解困難和理解錯(cuò)誤。[4]

對(duì)于申請(qǐng)人杜撰出來(lái)的技術(shù)特征，由于其本身如同于“無(wú)源之水”，即便在說(shuō)明書(shū)中描述了其所解決的技術(shù)問(wèn)題，但是事實(shí)上，申請(qǐng)人無(wú)法詳細(xì)說(shuō)明其工作原理及具體步驟等，導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

另一方面，無(wú)效請(qǐng)求人可以主張缺乏創(chuàng)造性。

對(duì)于“自定義術(shù)語(yǔ)”的創(chuàng)造性問(wèn)題，應(yīng)采取全面檢索、查找工具書(shū)等手段結(jié)合說(shuō)明書(shū)實(shí)際公開(kāi)的內(nèi)容進(jìn)行綜合判斷。如果“自定義術(shù)語(yǔ)”與對(duì)比文件公開(kāi)的技術(shù)內(nèi)容僅僅在表述上存在差異，但是技術(shù)實(shí)質(zhì)相同或等同，那么該技術(shù)特征就屬于缺乏創(chuàng)造性的情形。

同時(shí)，在無(wú)效請(qǐng)求人主張說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分的情況下，專(zhuān)利申請(qǐng)人容易答辯未公開(kāi)的內(nèi)容屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員所知曉的內(nèi)容，這樣就更進(jìn)一步印證了其缺乏創(chuàng)造性的問(wèn)題。

我們?cè)诮庾x涉及“自定義術(shù)語(yǔ)”的區(qū)別技術(shù)特征時(shí)，除了從文字本身的含義進(jìn)行解讀以外，更加需要關(guān)注的是其是否能夠適應(yīng)發(fā)明的整體技術(shù)構(gòu)思，從而了解該技術(shù)方案背后的技術(shù)原理，以及其是否能夠真正的解決相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題，切忌片面、機(jī)械的看待某一技術(shù)特征，導(dǎo)致評(píng)判上的偏差。

參考文獻(xiàn)：

[1]李鳳云，董麗雯：《淺析如何克服由術(shù)語(yǔ)不清楚所引起的申請(qǐng)文件撰寫(xiě)缺陷》，2010年中華全國(guó)專(zhuān)利代理人協(xié)會(huì)年會(huì)暨首屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇，2010年3月1日

[2]專(zhuān)利審查指南（2010）第二部分第二章第2.2.7節(jié)

[3]薛飛：《從“蝕刻廢液再生裝置”案看說(shuō)明書(shū)是否公開(kāi)充分的判斷標(biāo)準(zhǔn)》，中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)，2012年3月28日，第005版

[4]尹新天：《中國(guó)專(zhuān)利法詳解》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011年3月

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編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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