游戲名稱注冊為商標(biāo)后，是否有權(quán)禁止他人使用？

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原標(biāo)題：果林微案丨游戲名稱注冊為商標(biāo)后是否有權(quán)禁止他人使用？

案號：(2007)滬一中民五(知)終字第23號

關(guān)鍵詞：游戲名稱正當(dāng)使用通用名稱描述性使用

案情簡介

2005年,原告大宇資訊股份有限公司(以下簡稱大宇公司)取得了第3606240號“大富翁”文字商標(biāo)，核定使用在第41類，包括“(在計算機網(wǎng)絡(luò)上)提供在線游戲”項目。因被告上海盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司(以下簡稱盛大公司)推出網(wǎng)絡(luò)在線游戲“盛大富翁”，原告以侵犯商標(biāo)專用權(quán)為由向法院起訴。盛大公司認(rèn)為“大富翁”是一類模擬商業(yè)風(fēng)險的智力游戲棋的通用名稱，作為商標(biāo)不具有顯著性，其有權(quán)正當(dāng)使用,且“盛大”企業(yè)字號已經(jīng)注冊了商標(biāo)，在業(yè)內(nèi)有知名度，不會造成與原告商標(biāo)的混淆。

一審法院判決認(rèn)為： “大富翁”是一類游戲的通用名稱，大宇公司不能禁止他人對“大富翁”在表示一類“按骰子點數(shù)走棋的模擬現(xiàn)實經(jīng)商之道的游戲”名稱時的正當(dāng)使用。從兩個商標(biāo)整體和使用方式等方面比對，以及考慮到“大富翁”文字商標(biāo)的顯著性和知名度都很弱的事實，均不會使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，不構(gòu)成近似商標(biāo)。

大宇公司上訴稱：“大富翁”是在計算機網(wǎng)絡(luò)在線服務(wù)的注冊商標(biāo)，絕非計算機網(wǎng)絡(luò)在線游戲的通用名稱，故被上訴人不能擅自使用在其經(jīng)營的計算機網(wǎng)絡(luò)在線游戲上?！笆⒋蟾晃獭辈]有改變“大富翁”的基本含義，諸方面均構(gòu)成近似，已經(jīng)造成了混淆。

2007年7月，本案一審過程中，盛大公司以“大富翁”是經(jīng)濟類游戲的通用名稱為由提出撤銷注冊申請。2009年11月24日，本案二審過程中，商標(biāo)評審委員會作出相關(guān)裁定：現(xiàn)有證據(jù)不足以證明“大富翁”是規(guī)定或約定俗成的名稱，亦不足以證明直接表示服務(wù)的主要特點，或有其他相關(guān)公眾難以識別服務(wù)來源、缺乏顯著特征的情形，爭議商標(biāo)予以維持。

二審法院判決認(rèn)為：“大富翁”文字雖然被大宇公司注冊為“提供在線游戲”服務(wù)的商標(biāo)，但是其仍然具有指代商業(yè)冒險類游戲的含義，大宇公司并不能禁止他人對這種含義的正當(dāng)使用。盛大公司使用被控侵權(quán)標(biāo)識，意在以其中所含“大富翁”文字描述性地表明其在線提供的這款游戲的內(nèi)容和對戰(zhàn)目標(biāo)。商標(biāo)正當(dāng)使用的判定與涉案標(biāo)識之間是否近似的判斷無直接的關(guān)聯(lián)，故上訴人前述上訴理由成立與否并不影響本案的處理。

裁判結(jié)果

一審法院：不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，駁回原告大宇公司的訴訟請求。

商標(biāo)評審委員會：第3606240號爭議商標(biāo)“大富翁”予以維持。

二審法院認(rèn)為：駁回上訴，維持原判。

法律評析

雖然本案二審維持了一審的裁判結(jié)果，但是二審判決與一審判決細(xì)微之處的差異，使得二者在認(rèn)定被訴侵權(quán)構(gòu)成商標(biāo)法上的正當(dāng)使用時，實際上是采取了兩個完全不同的裁判理由。

我們首先看一下商標(biāo)法上“正當(dāng)使用”的規(guī)定，本案審理時適用的是舊《商標(biāo)法實施條例》第四十九條：“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用?！鄙鲜鲆?guī)定，在2014年施行的新《商標(biāo)法》第五十九條中已經(jīng)被吸收采納。根據(jù)上述規(guī)定我們可以看出，商標(biāo)法所規(guī)定的正當(dāng)使用，是他人對注冊商標(biāo)所含的“通用名稱”或是“直接表示商品特點的描述”的使用，上述兩種使用均是對于公共領(lǐng)域范圍內(nèi)的文字、標(biāo)識的正當(dāng)使用，因此注冊商標(biāo)在此范圍內(nèi)要受到權(quán)利限制，無權(quán)禁止他人使用。

因此，商標(biāo)法所規(guī)定的“正當(dāng)使用”，與著作權(quán)、專利權(quán)等其他知識產(chǎn)權(quán)的合理使用制度存在著本質(zhì)上的不同，后者的合理使用制度是將權(quán)利人的權(quán)利分割讓渡給合理使用人，而前者所規(guī)定的正當(dāng)使用，卻是在限定商標(biāo)權(quán)利人的權(quán)利范圍，明確了商標(biāo)權(quán)人在上述公共領(lǐng)域不能享有獨占權(quán)，在商標(biāo)獨占權(quán)與公共領(lǐng)域權(quán)益之間劃清界限。也因此，商標(biāo)法所規(guī)定的“正當(dāng)使用”，是對公共領(lǐng)域不被任何人所獨占的文字等標(biāo)識的使用，沒有區(qū)分來源的作用，也不屬于商標(biāo)使用。在此基礎(chǔ)之上，我們不難發(fā)現(xiàn)一審法院判決存在的幾個問題。

首先，在正當(dāng)使用的認(rèn)定上，一審法院認(rèn)為，“大富翁”作為一類“按骰子點數(shù)走棋的模擬現(xiàn)實經(jīng)商之道的游戲”的通用名稱，不能禁止他人對“大富翁”在表示一類“按骰子點數(shù)走棋的模擬現(xiàn)實經(jīng)商之道的游戲”的名稱時的正當(dāng)使用。但是，一審結(jié)束后商標(biāo)評審委員會維持爭議商標(biāo)的裁定，無疑是對上述觀點的重?fù)?。事實上，在涉案商?biāo)核定使用的提供在線游戲這一服務(wù)領(lǐng)域的“通用名稱”，與這一服務(wù)領(lǐng)域所提供的某一類游戲的通用名稱，完全是兩個法律概念。因此，二審法院在判決中，認(rèn)定被控侵權(quán)標(biāo)識意在以其中所含“大富翁”文字描述性地表明其在線提供的這款游戲的內(nèi)容和對戰(zhàn)目標(biāo)，事實上就是將原審所稱構(gòu)成“通用名稱”的正當(dāng)使用的認(rèn)定，改為了構(gòu)成“描述性”正當(dāng)使用。

其次，在法律適用問題上，一審法院先是根據(jù)認(rèn)定了構(gòu)成正當(dāng)使用，但同時又針對兩個商標(biāo)是否構(gòu)成近似進行詳盡的比對，最終認(rèn)為二者不構(gòu)成近似，不符合舊《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項規(guī)定的侵權(quán)要件。但是，在這一點上恰恰沒有充分考慮到“正當(dāng)使用”這一商標(biāo)法制度的本意，商標(biāo)法所規(guī)定的正當(dāng)使用本身并不是對商標(biāo)的正當(dāng)使用，而是對本就不能以商標(biāo)權(quán)獨占的公共領(lǐng)域資源的使用，因此也不存在適用舊《商標(biāo)法》第五十二條關(guān)于“使用商標(biāo)”構(gòu)成侵權(quán)行為的認(rèn)定前提。這一點，二審判決中也較為隱晦的予以回應(yīng)，強調(diào)了商標(biāo)正當(dāng)使用的判定與涉案標(biāo)識之間是否近似的判斷無直接的關(guān)聯(lián)，因此大宇公司所提出的構(gòu)成近似這一上訴理由的成立與否并不影響本案的處理。

本案作為最高人民法院2011年公報案例之一，對于提供在線游戲服務(wù)的注冊商標(biāo)，含有相關(guān)公眾約定俗成的一類游戲的名稱的情形，作出了范本式的答卷。即如果他人只是以介紹游戲內(nèi)容、特點的方式使用該游戲名稱，屬于正當(dāng)使用，不會造成相關(guān)公眾對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)提供者的混淆，也不構(gòu)成對注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。在此種情形下，即使網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)提供者將在線游戲名稱注冊為商標(biāo)，也無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

但是，筆者在這里想再進一步探討兩個問題，本案中的“大富翁”一詞本身具有“描述一類游戲內(nèi)容”的特殊性，適用正當(dāng)使用來判決看不出有什么大問題，可現(xiàn)在更多注冊為商標(biāo)的游戲名稱本身就具有很強的獨創(chuàng)性，也并不會起到描述一類游戲的效果。

那么，第一個問題是：一個從著作權(quán)角度來看有獨創(chuàng)性的文字或其他標(biāo)識，并不是規(guī)定或約定俗成的名稱，亦不足以直接表示服務(wù)的主要特點，是不是就天然的具有了商標(biāo)法所要求的顯著性？第二個問題是：將在線游戲名稱注冊為41類提供在線游戲的服務(wù)類商標(biāo)后，作為游戲名稱的使用，是否就自然構(gòu)成了商標(biāo)使用？

筆者認(rèn)為上述兩個問題的答案均是否定的。

第一，游戲名稱作為作品名稱的獨創(chuàng)性，與作為商標(biāo)識別來源的顯著性并不能完全等同。根據(jù)最高人民法院（2016）最高法行申4722號判決中，對于“倩女幽魂ONLINE及圖”商標(biāo)的顯著性問題做出了如下認(rèn)定：“相關(guān)公眾容易認(rèn)為其是游戲或者相關(guān)服務(wù)的名稱或者內(nèi)容，而不是作為服務(wù)提供者進行識別，在此基礎(chǔ)上認(rèn)定申請商標(biāo)在指定服務(wù)上缺乏顯著特征亦無不當(dāng)?！比绻罡叻ㄉ鲜鲇^點，成為商標(biāo)行政管理部門審查審理的標(biāo)準(zhǔn)，那么所有游戲名稱都應(yīng)當(dāng)因不具有識別性，而被認(rèn)定為缺乏顯著特征不予注冊。但是，要商標(biāo)行政管理部門在商標(biāo)申請階段就查明該申請是否是作為游戲名稱使用，似乎也是個難題。

第二，商標(biāo)的本質(zhì)屬性是區(qū)分商品來源的識別性，而商品名稱、作品名稱則是為了與同類產(chǎn)品相區(qū)分。相關(guān)公眾看到游戲名稱通常是聯(lián)想到游戲的內(nèi)容，而非聯(lián)想到品牌所有者，這也是由名稱和商標(biāo)的本質(zhì)屬性的差異所決定。筆者認(rèn)為，在商標(biāo)注冊階段其實不應(yīng)當(dāng)考慮申請注冊的標(biāo)識是否作為服務(wù)提供者進行識別，最高法的上述觀點不妨換一個角度適用，比如在判定游戲名稱是否構(gòu)成侵害第41類服務(wù)商標(biāo)注冊商標(biāo)專用權(quán)的案件中，首先考慮上述使用行為是否構(gòu)成商標(biāo)使用。既然游戲名稱起不到商標(biāo)“用于識別商品或服務(wù)來源”的作用，游戲名稱中使用注冊商標(biāo)就不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)使用，被控侵權(quán)人的使用行為也不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，同時商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)三年不使用他人也可申請撤銷。這本身，與商標(biāo)法規(guī)定的“正當(dāng)使用”不構(gòu)成商標(biāo)使用而商標(biāo)權(quán)人無權(quán)禁止，也是有異曲同工之妙。

律師點睛

現(xiàn)如今，提供在線游戲的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者都喜歡將自己的線上游戲注冊為商標(biāo)，以期望獲得更直觀而強有力的保護。然而，長久以來對于將游戲名稱作為商標(biāo)注冊的這一問題上，卻一直沒有明確區(qū)分“游戲名稱的使用”和“提供游戲服務(wù)的商標(biāo)使用”這兩個概念?？梢哉f，目前的司法實踐中對相關(guān)問題也還沒有達成統(tǒng)一意見。

將在線游戲名稱注冊為商標(biāo)，再以商標(biāo)侵權(quán)為由起訴競爭對手的案件越來越多，本案中法院認(rèn)定盛大公司使用“大富翁”構(gòu)成正當(dāng)使用，體現(xiàn)了商標(biāo)權(quán)作為獨占權(quán)對抗公共領(lǐng)域利益時的的局限性。而且，我們還應(yīng)當(dāng)看到本案判決背后隱藏的問題，包括商評委對于游戲名稱注冊為商標(biāo)的顯著性審理標(biāo)準(zhǔn)的變化，以及各地法院判定游戲名稱構(gòu)成侵權(quán)的審理思路。

網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)企業(yè)在注冊商標(biāo)的時候要充分考慮到這些風(fēng)險，不要過分信仰注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護范圍和力度，要意識到即使成功將游戲名稱注冊為商標(biāo)，也不意味著一定就有權(quán)禁止他人在提供在線游戲服務(wù)這一范圍內(nèi)使用相同或近似的游戲名稱。