創(chuàng)造性答復(fù)之「三步法」

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作者：秦越   北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：淺談創(chuàng)造性答復(fù)之“三步法”

審查實(shí)務(wù)中，通常采用《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)給出的判斷要求保護(hù)的發(fā)明是否相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具有創(chuàng)造性的方法，即“三步法”，對(duì)于審查員或者專利代理人來講，“三步法”基于評(píng)判發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的意義極為重要，堪比天主教徒的“圣經(jīng)”。本文將根據(jù)“三步法”淺談如何利用“三步法”來答復(fù)創(chuàng)造性。

一、引言

審查實(shí)務(wù)中，通常采用《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)給出的判斷要求保護(hù)的發(fā)明是否相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具有創(chuàng)造性的方法，即“三步法”，具體為：

—— 確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

—— 確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；

—— 從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)判斷是否顯而易見。

對(duì)于審查員或者專利代理人來講，“三步法”基于評(píng)判發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的意義極為重要，堪比天主教徒的“圣經(jīng)”。

本文將根據(jù)“三步法”淺談如何利用“三步法”來答復(fù)創(chuàng)造性。

二、由審查意見通知書看“三步法”

1、確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)

審查員在評(píng)判發(fā)明專利是否具備創(chuàng)造性時(shí)，首先需要最具說服力的佐證材料——對(duì)比文件，由于創(chuàng)造性評(píng)判與新穎性不同，即新穎性僅僅根據(jù)一篇對(duì)比文件并采用“一對(duì)一”的對(duì)比方式，就可判斷其是否具備新穎性；而面對(duì)創(chuàng)造性，審查員可以采用“多對(duì)一”的方式，并首先選用最接近的一篇對(duì)比文件與申請(qǐng)文件作對(duì)比。

因此，在閱讀審查意見通知書時(shí)，需要確認(rèn)審查員認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)，然后將最接近的現(xiàn)有技術(shù)與申請(qǐng)文件最對(duì)比，此處，對(duì)于剛剛接觸實(shí)務(wù)作業(yè)的代理人來講，將兩者進(jìn)行比對(duì)時(shí)，可以采用列特征對(duì)比表的形式，將本申請(qǐng)的權(quán)利要求書中涉及到的特征（將每條權(quán)利要求中的特征打散，僅保留特征本身及必要的連接關(guān)系），然后將對(duì)比文件中權(quán)利要求部分的特征做類似工作，接下來一一比對(duì)。

2、做“減法”

仔細(xì)閱讀審查意見通知書正文，會(huì)發(fā)現(xiàn)審查員根據(jù)檢索得到的最接近的現(xiàn)有技術(shù)與本發(fā)明的申請(qǐng)文件對(duì)比對(duì)，即將本申請(qǐng)文件與對(duì)比文件相同的內(nèi)同減去，則剩下的內(nèi)同即為審查員認(rèn)定的內(nèi)容，正文中會(huì)發(fā)現(xiàn)類似“相當(dāng)于”等描述，“相當(dāng)于”后面的特征為審查員認(rèn)定的對(duì)比文件公開本申請(qǐng)文件的技術(shù)特征。

代理人需要根據(jù)特征對(duì)比和仔細(xì)閱讀本申請(qǐng)文件和對(duì)比文件的說明書，理解該特征在文中的“連接關(guān)系”、“位置關(guān)系”以及“作用效果”進(jìn)行判斷，對(duì)比文件中的特征是否如實(shí)“相當(dāng)于”本申請(qǐng)文件中的技術(shù)特征，如若有任何一個(gè)技術(shù)特征并不是審查員認(rèn)定的“相當(dāng)于”的關(guān)系，則該技術(shù)特征可作為爭(zhēng)辯點(diǎn)，并以此來說明該特征并未被公開。

3、列區(qū)別技術(shù)特征，確定實(shí)際解決的技術(shù)問題

在進(jìn)行特征對(duì)比之后，審查員將根據(jù)對(duì)比結(jié)果羅列本申請(qǐng)文件權(quán)利要求1與對(duì)比文件1相比之下的區(qū)別技術(shù)特征，以及基于上述區(qū)別技術(shù)特征，本申請(qǐng)實(shí)際解決的技術(shù)問題。對(duì)此，代理人需要注意兩點(diǎn)：

a）審查員在審查意見通知書（以下簡稱審?fù)ǎ┲?，是否提出了所要解決的技術(shù)問題，若審查員給出了區(qū)別技術(shù)特征所要解決的技術(shù)問題，代理人根據(jù)需要閱讀本申請(qǐng)文件說明書部分關(guān)于此處的表述，即上述區(qū)別技術(shù)特征所帶來的技術(shù)效果，以此來判斷審查員認(rèn)定的是否正確，當(dāng)然若審查員在認(rèn)定上存在錯(cuò)誤，代理人則可將其作為一個(gè)答復(fù)點(diǎn)，列為區(qū)別技術(shù)特征，然后再進(jìn)行爭(zhēng)辯說理；

b）審查員在審?fù)ㄖ胁⑽椿趨^(qū)別技術(shù)特征，提出所要解決的技術(shù)問題。該情況下，則有利于代理人進(jìn)行答復(fù)，即代理人可根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征結(jié)合對(duì)應(yīng)說明書中記載的內(nèi)容，認(rèn)定一個(gè)本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題（該技術(shù)問題在設(shè)立時(shí)，需要考慮對(duì)比文件的技術(shù)方案是否能夠解決），并依據(jù)該技術(shù)問題進(jìn)行說理答復(fù)，當(dāng)然，這種情況類似于一個(gè)“自命題作文”，需要代理人圍繞所命的“題”進(jìn)行說理，并敘述出與對(duì)比文件的區(qū)別。

4、審查員的評(píng)述

接下來，審查員將根據(jù)確定的區(qū)別技術(shù)特征進(jìn)行舉證，列舉其不具有創(chuàng)造性的理由。對(duì)此，審查員常用的兩種評(píng)述；

a）針對(duì)區(qū)別技術(shù)特征1），對(duì)比文件1公開有如下內(nèi)容，由此，本申請(qǐng)的技術(shù)手段只不過是常規(guī)技術(shù)手段的替換，因此，該區(qū)別技術(shù)特征為本領(lǐng)域技術(shù)人員的一種常規(guī)技術(shù)手段。

針對(duì)常規(guī)技術(shù)手段的評(píng)述，該如何作答？首先，根據(jù)審查員認(rèn)定的技術(shù)問題或者代理人自己認(rèn)定的技術(shù)問題，為解決該技術(shù)問題，本申請(qǐng)中的技術(shù)手段有哪些，根據(jù)該技術(shù)手段相應(yīng)地由“結(jié)構(gòu)”、“連接關(guān)系”及“位置關(guān)系”等著手（本文主要針對(duì)機(jī)械領(lǐng)域的專利舉例說明），并推導(dǎo)出該技術(shù)手段所帶來的技術(shù)效果，如果該技術(shù)手段的“結(jié)構(gòu)”、“連接關(guān)系”及“位置關(guān)系”，以及所達(dá)到的技術(shù)效果均不一致，則可以認(rèn)定該區(qū)別技術(shù)特征并不是常規(guī)技術(shù)手段的代替。

此外，“技術(shù)領(lǐng)域”對(duì)于答復(fù)常規(guī)技術(shù)手段也至關(guān)重要，即代理人需要看清對(duì)比文件與本申請(qǐng)是否屬于同樣的技術(shù)領(lǐng)域，如果該區(qū)別技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題，僅僅是針對(duì)該領(lǐng)域的，則該技術(shù)手段也不能認(rèn)定為常規(guī)技術(shù)手段，以此來進(jìn)行說理爭(zhēng)辯。

b）審查員為了更徹底的公開本申請(qǐng)的技術(shù)方案，則會(huì)找到對(duì)比文件2，將對(duì)比文件2結(jié)合公知常識(shí)或者對(duì)比文件1來舉證，說明對(duì)比文件2給出了本申請(qǐng)采用該技術(shù)手段的啟示。

針對(duì)結(jié)合啟示的答復(fù)，代理人可以采用以下兩種對(duì)策：

i）審查員列舉的對(duì)比文件2可以結(jié)合常規(guī)技術(shù)手段，來說給出了本申請(qǐng)技術(shù)啟示。

該情況下，代理人需要仔細(xì)理解觀察，該結(jié)合后的技術(shù)方案是否能夠解決審查員認(rèn)定的技術(shù)問題，當(dāng)然，若不能解決，代理人則需仿照答復(fù)常規(guī)技術(shù)手段的方法，由“結(jié)構(gòu)”、“連接關(guān)系”及“位置關(guān)系”出發(fā)，推導(dǎo)出結(jié)合后的技術(shù)方案所解決的技術(shù)問題以及達(dá)到的技術(shù)效果，且該技術(shù)效果與本申請(qǐng)中的并不同，以此來反駁審查員。

ii）審查員列舉的對(duì)比文件2不可以結(jié)合常規(guī)技術(shù)手段，即存在結(jié)合障礙。

該情況下，需要代理人理解想象在結(jié)構(gòu)上是否存在干涉？結(jié)合的不合理性等。若存在結(jié)合障礙，則進(jìn)而說明對(duì)比文件2不能結(jié)合常規(guī)技術(shù)手段或者對(duì)比文件1，以給出技術(shù)啟示。

5、說理答復(fù)

根據(jù)審查指南關(guān)于“三步法”評(píng)判創(chuàng)造性來講，第三步需要判斷“技術(shù)問題是否顯而易見”。

“是否顯而易見”的答復(fù)可以參照上文中技術(shù)啟示評(píng)判進(jìn)行答復(fù)。此外，針對(duì)常規(guī)技術(shù)手段的評(píng)述，上文中也已敘述，此處編不在贅述。不過，在答復(fù)過程中，以機(jī)械案件為例，需要由“結(jié)構(gòu)”、“連接關(guān)系”及“位置關(guān)系”出發(fā)，推導(dǎo)出技術(shù)效果，由技術(shù)效果不同，才可以進(jìn)一步爭(zhēng)辯說理。

6、修改權(quán)利要求

為了兼顧授權(quán)和獲得較大的保護(hù)范圍，需要對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行修改以縮小其保護(hù)范圍，常用的做法有：

1）將與核心發(fā)明點(diǎn)相關(guān)的從權(quán)的附加技術(shù)特征添加到獨(dú)立權(quán)利要求中；

2）將說明書中的技術(shù)特征添加到獨(dú)立權(quán)利要求中；

3）將由附圖中毫無疑義得出的技術(shù)特征添加到獨(dú)立權(quán)利要求中。

需要注意的是，修改時(shí)要注意：修改未超出原權(quán)利要求和說明書的記載范圍，符合專利法第33條的規(guī)定，符合專利法實(shí)施細(xì)則第51條第3款的規(guī)定。即不能修改超范圍。

三、舉例說明

針對(duì)上述的答復(fù)步驟，舉例說明答復(fù)過程。

由圖1可見，審查員針對(duì)本申請(qǐng)文件，檢索了3篇對(duì)比文件，其中紅圈中的為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

由圖2-3可見，審查員完全根據(jù)“三步法”。其中，

第一步做減法，將相同的內(nèi)容消除掉，剩下“相當(dāng)于”的技術(shù)特征，通過對(duì)比，這幾個(gè)相當(dāng)于是否符合如實(shí)為相當(dāng)于的關(guān)系；

第二步列區(qū)別技術(shù)特征，并提出本申請(qǐng)實(shí)際要解決的技術(shù)問題；

第三步審查員做出評(píng)述，針對(duì)區(qū)別特征1）和2），均采用常規(guī)技術(shù)手段進(jìn)行的評(píng)述。

對(duì)于獨(dú)立權(quán)利要求來講，并未涉及到“技術(shù)啟示”的問題，換句話說，本申請(qǐng)的獨(dú)立權(quán)利要求中將技術(shù)特征上位，以獲得較大的保護(hù)范圍。因此，對(duì)于技術(shù)啟示的評(píng)述，審查員放在了從權(quán)中。

案情分析：如圖4所示，本申請(qǐng)公開了一種燃油液位傳感器，通過設(shè)置減震裝置，可以使該傳感器可以克服較惡劣的工作環(huán)境，而保護(hù)了信號(hào)電路板3。如圖2所示，針對(duì)區(qū)別技術(shù)特征1），審查員認(rèn)定的技術(shù)問題是：如何引出信號(hào)電路板的信號(hào)。與本發(fā)明的實(shí)際發(fā)明構(gòu)思對(duì)比，再從結(jié)構(gòu)、連接關(guān)系出發(fā)，發(fā)現(xiàn)審查員認(rèn)定存在問題，故此爭(zhēng)辯點(diǎn)可以作為一個(gè)區(qū)別技術(shù)特征。

如圖5所示，對(duì)比文件1公開了一種液面測(cè)高器之感測(cè)桿密封結(jié)構(gòu)，通過感測(cè)桿7下端的鎖接式結(jié)構(gòu)和其上端的壓接式結(jié)構(gòu)使感測(cè)桿7結(jié)構(gòu)達(dá)到最佳的密封效果，使液面上升不至溢出影響感測(cè)桿7中的感知電路71，且此結(jié)構(gòu)不受氣候的影響，適用于各種區(qū)域。

由此可見，本申請(qǐng)和對(duì)比文件1相比，其解決的技術(shù)問題并不相同。由于本申請(qǐng)中的減震裝置為上位概念，故審查員針對(duì)該區(qū)別技術(shù)特征僅僅采用常規(guī)技術(shù)手段進(jìn)行評(píng)述的。

由此，在本申請(qǐng)中，權(quán)利要求2公開了所述減震裝置包括外套在所述信號(hào)電路板3上的至少一個(gè)抗震橡膠圈10，套裝有所述抗震橡膠圈10的所述信號(hào)電路板3外包覆有PP管12，在所述PP管12外套設(shè)有套管11。

針對(duì)權(quán)利要求2，審查員檢索出對(duì)比文件2和對(duì)比文件3來對(duì)其評(píng)述，如圖6-7所示，審查員認(rèn)為對(duì)比文件2中的“抗震圈”相當(dāng)于本申請(qǐng)的“抗震橡膠圈10”，對(duì)比文件3中的“高強(qiáng)度鋁合金護(hù)套5”相當(dāng)于本申請(qǐng)的“套管11”。

故針對(duì)上述評(píng)述內(nèi)容，作者列出兩個(gè)區(qū)別技術(shù)特征如下：

1）所述固定座內(nèi)設(shè)置有連接器，所述信號(hào)電路板的輸出端連入所述固定座內(nèi)設(shè)置的所述連接器；

2）所述減震裝置包括外套在所述信號(hào)電路板上的至少一個(gè)抗震橡膠圈，套裝有所述抗震橡膠圈的所述信號(hào)電路板外包覆有PP管，在所述PP管外套設(shè)有套管。

其中，區(qū)別特征1）即為審查員認(rèn)定有誤的技術(shù)問題，故可將此作為區(qū)別技術(shù)特征來爭(zhēng)辯。

如圖8-11所示，為作者進(jìn)行答復(fù)的意見陳述書正文，答復(fù)邏輯可供參考。

四、總結(jié)

使用“三步法”進(jìn)行創(chuàng)造性的評(píng)判時(shí)，需要嚴(yán)格按照每一步去做，原因在于“三步法”中的每一步之間均具有一定的邏輯關(guān)系，當(dāng)其中任何一步出現(xiàn)了錯(cuò)誤，“三步法”均不能成立。此外，在答復(fù)審查意見時(shí)，要根據(jù)審查意見通知書評(píng)述的內(nèi)容進(jìn)行有理有據(jù)的答復(fù)，切記不要“驢唇馬嘴”、“虎頭蛇尾”，這樣不但說理沒有依據(jù)，而且為最終的授權(quán)有弊而無益。

圖1

圖2

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圖5

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圖7

圖8

圖9

圖10

圖11

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：秦越   北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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