被最高院否定了嗎？等同侵權的可預見性限制

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：Hexly

原標題：被最高院否定了嗎？等同侵權的可預見性限制

2017年4月，北京高級人民法院發(fā)布《專利侵權判定指南（2017）》，其中第60條規(guī)定：

“對于發(fā)明權利要求中的非發(fā)明點技術特征、修改形成的技術特征或者實用新型權利要求中的技術特征，如果專利權人在專利申請或修改時明知或足以預見到存在替代性技術特征而未將其納入專利權的保護范圍，在侵權判定中，權利人以構成等同特征為由主張將該替代性技術方案納入專利權的保護范圍的，不予支持?！?br/>

筆者認為，根據上述意見，盡管北京高級人民法院給可預見性限制設定了一定的條件，原則上還是承認了等同侵權的可預見性限制。

發(fā)布后僅九個月，最高人民法院就在關于200810067071.8發(fā)明專利的（2016）最高法民再85號判決書中分析稱：

“創(chuàng)新公司主張權利要求1限定了輻條為圓形，明確排除了對其它形狀輻條的保護。對此，本院認為，盡管涉案權利要求1限定輻條為圓形輻條，但本領域普通技術人員可以預期其他類圓輻條在高速旋轉攔截時也能產生與涉案專利類似的效果。涉案專利的說明書已經載明：‘本發(fā)明與圓形板狀凈化器相比，由于本發(fā)明輻條是圓形的，故其正面和側面均為曲面，不存在圓形板狀凈化器的阻風等問題，故其凈化率高’，由此可見，涉案專利采用圓形輻條是為了解決板狀輻條的風阻問題，本領域普通技術人員可以預期其他類圓輻條相對于板狀輻條也能解決相同的技術問題，因此，不宜將其他類圓輻條排除在涉案專利的保護范圍之外。創(chuàng)新公司的主張本院不予支持。”

最高人民法院上述表述，從方向上，似乎否定了等同侵權的可預見性限制。

一、本案中“圓形輻條”這一項技術特征是否滿足等同侵權可預見性限制的條件

分解北京高級人民法院上述規(guī)定，適用的構成要件如下：

1a、發(fā)明權利要求中的非發(fā)明點技術特征；

1b、發(fā)明中修改形成的技術特征；

1c、實用新型權利要求中的技術特征；

2、存在替代性技術特征；

3、該替代性技術特征未納入專利權的保護范圍；

4、該替代性技術特征是明知或足以預見到的；

5、判斷的時間點是申請時或修改。

其中，1a、1b、1c滿足其中任意一項。其他四項必須同時滿足。

筆者比較了涉案專利的公開文本和授權文本，其權利要求1是一模一樣的，因此排除1b；涉案專利是發(fā)明而非實用新型，因此排除1c。

問題在于1a，馬春生律師認為，本案中的“圓形輻條”這一技術特征可能屬于發(fā)明點技術特征，所以最高院的判決與《專利侵權判定指南》第60條并不沖突，也就是說，并沒有否定可預見性限制。

雖然涉及專利侵權、確權糾紛中都曾出現(xiàn)“發(fā)明點”的概念，包括：《最高人民法院關于在專利侵權訴訟中當事人均擁有專利權應如何處理問題的批復》（〔93〕經他字第20號）、《最高人民法院知識產權案件年度報告（2013）》；最高人民法院相關判決書中，25個民事案件以及17個行政案件出現(xiàn)過該概念，但經筆者核查發(fā)現(xiàn)，從來沒有法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、立法解釋、司法解釋定義過該概念。只有最高人民法院在（2013）行提字第21號行政判決書中稱：

“一般而言，一項技術方案包含多個技術特征，其中體現(xiàn)發(fā)明創(chuàng)造對現(xiàn)有技術做出貢獻的技術特征通常被稱為“發(fā)明點”，“發(fā)明點”使發(fā)明創(chuàng)造相對于現(xiàn)有技術具有新穎性和創(chuàng)造性，是發(fā)明創(chuàng)造能夠被授予專利權的基礎和根本原因?！?br/>

本案中，最高人民法院闡述：

“本院認為，網盤在工作時通過高速旋轉的輻條攔截油煙中的液體和固體顆粒同時允許氣體通過，在高速旋轉的工況下，影響網盤攔截效率和通氣效果的主要因素是輻條在網盤上的密度和輻條的直徑，涉案專利權利要求1所限定的技術特征‘設置在同一平面內的輻條的直徑與輻條的根數(shù)的積的值滿足大于等于46，小于等于460’及‘輻條的直徑以毫米為單位，且輻條的直徑大于或等于0.3毫米’即是對該主要影響因素的限定。因此，根據對發(fā)明技術方案、技術問題和技術效果的整體判斷，輻條橫截面積的形狀不會產生較大差異。”

也就是說，使發(fā)明創(chuàng)造相對于現(xiàn)有技術具有新穎性和創(chuàng)造性的技術特征，最高人民法院認為是“設置在同一平面內的輻條的直徑與輻條的根數(shù)的積的值滿足大于等于46，小于等于460”及“輻條的直徑以毫米為單位，且輻條的直徑大于或等于0.3毫米”而非“圓形輻條”。對于“圓形輻條”這一項技術特征，如上文引用內容，最高人民法院闡述：

“涉案專利的說明書已經載明：‘本發(fā)明與圓形板狀凈化器相比，由于本發(fā)明輻條是圓形的，故其正面和側面均為曲面，不存在圓形板狀凈化器的阻風等問題，故其凈化率高’，由此可見，涉案專利采用圓形輻條是為了解決板狀輻條的風阻問題”

也就是說，這點并非是使發(fā)明創(chuàng)造能獲得授權的根本原因，輻條的密度、直徑等才是，輻條的形狀則不是。當然，如果被指控侵權一方能夠提供現(xiàn)有技術文獻證明這一點，會更具說服力，但從本案判決書中看，沒有顯示這一點。

因此，筆者不同意馬春生律師的看法，1a這一條件，“圓形輻條”這一項技術特征是能夠滿足“非發(fā)明點”要求的。

對于第2、第3個條件，被訴侵權產品即采用了替代性特征“六邊形輻條”，“六邊形”跟“圓形”顯然也并非同一個概念，因此理所當然也符合。

對于第4個條件，原本可能還要分析一下的，但如上述引文，最高人民法院在判決書中闡述：

“本領域普通技術人員可以預期其他類圓輻條相對于板狀輻條也能解決相同的技術問題”

明確可以預見“其他類圓輻條”的替代性。第4個條件也被滿足了。

因此，只剩下第5個條件的分析，判斷其時間點了。但由于最高人民法院闡述的是“本領域普通技術人員可以預期”，那意味著，判斷的時間點根本不重要，無論是申請時還是行為時，“本領域普通技術人員”都“可以預期”，第5個條件也滿足。

如前所述，北京高級人民法院《專利侵權判定指南》第60條，本案中“圓形輻條”這一技術特征是滿足的，參考該條規(guī)定，等同原則受可預見性限制，應不能主張被訴侵權產品的“六邊形輻條”等同于“圓形輻條”。

筆者認為，從某一種角度來說，最高人民法院在本案中否定了等同侵權的可預見性限制。

二、關于等同侵權可預見性限制的故事

美國聯(lián)邦上訴法院（CAFC）的首席法官Rader在JOHNSON JOHNSTON ASSOCIATES INC v. SERVICE CO INC[1]一案的協(xié)同意見中，提出了等同侵權的可預見性限制：專利撰寫者理應將申請專利時可以預見的技術方案寫在權利要求內，否則不應將其納入等同保護范圍[2]。判決書中認為，可預見性為評估何時應用等同原則設定了客觀標準。[3]如果在申請過程中變更是不可預見的，那么專利權人仍然可以獲得等同原則的保護。[4]反對意見則認為可預見性與顯而易見性接近而令專利權人左右為難。[5]

該案關于美國專利5,153,050號，說明書中描述：“雖然鋁是目前基板的優(yōu)選材料，但也可以使用其他金屬，例如不銹鋼或鎳合金。在某些情況下，可以使用聚丙烯”[6]。但權利要求1中相關的技術特征聲明為“鋁板”[7]。而被訴侵權技術方案使用的是鋼板而非鋁板，原告主張等同侵權，結果被CAFC以適用捐獻原則為由駁回。

2014年，美國聯(lián)邦上訴法院的另一件案件RING & PINION SERVICE INC. v.  ARB CORPORATION LTD.[8]中，雙方的爭議焦點再度集中于等同侵權的適用[9]。本判決中，CAFC作出了不侵權的判決，但明確可預見性未否定等同原則的使用[10]。

北京高級人民法院《專利侵權判定指南》2013版的條文，是沒有與2017版60條內容接近的條款的，筆者覺得，《北京高級人民法院專利侵權判定指南理解與適用》中，也透露出否定預見性限制的傾向。但之后，2017版的《專利侵權判定指南》，增加了前面介紹的，第60條所記載的，可預見性限制的規(guī)范。

三、捐獻原則與可預見性限制

我國捐獻原則的相關條文可見于《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持?！?br/>

很明顯，只有“說明書或者附圖中描述”時，才適用捐獻原則。筆者認為，這個適用條件意味著鼓勵專利的撰稿人盡可能地語焉不詳，盡可能地少提及實施方案，以免主張侵權時，被法院適用捐獻原則。

以JOHNSON JOHNSTON ASSOCIATES INC v. SERVICE CO INC中的美國專利5,153,050號為例，在我國最高院的法律規(guī)范下，事實上鼓勵申請人撰稿時，刻意去除“但也可以使用其他金屬，例如不銹鋼或鎳合金。在某些情況下，可以使用聚丙烯”。這樣就可以在侵權訴訟時，主張鋼板為鋁的等同技術特征，而不適用捐獻原則。

顯然地，無論申請人寫入還是不寫入以上的描述，申請人都理所當然地預見到不銹鋼等其他材料的可替換性。為了追求這種法律后果，申請人撰寫時，理所當然地減少相關的說明。減少的說明，不但加大了文獻閱讀者理解技術方案的難度，而且，使盡可能地從多種角度闡述技術方案的申請人看起來像不可救藥的傻子，筆者認為法律不該鼓勵上述這種小聰明，不能因為申請人的誠實，而受到法律上的制裁。因此，筆者認為最可行的做法，應當是保證，無論申請人是否撰寫“但也可以使用其他金屬，例如不銹鋼或鎳合金。在某些情況下，可以使用聚丙烯”的內容，所得到的保護范圍是一致的。

本人認為，等同原則的最重要的任務，應當是避免申請日到侵權行為日之間，由于技術發(fā)展，出現(xiàn)在申請日時無法預料、描述的技術特征，可預見性限制完全無礙等同原則完成上述任務，但有助于避免鼓勵申請人有所隱瞞的申請策略。我國專利法從誕生之日起，就是公開換保護的制度，鼓勵申請人公開更多的技術內容，以及至少不鼓勵申請人隱瞞相關技術內容，才符合專利法立法目的。從1985年4月1日施行專利法，到本文完成時已經33個年頭，申請人理應掌握合理地撰寫專利的保護范圍，法院不應該仍然像保護嬰兒一般，去扮演申請撰稿人的保姆。尤其是這種撰稿人撰寫技術上考慮不周的包庇，是以公示的保護范圍明確程度為代價的。

（2017）粵73民初162號案判決書中，少數(shù)意見與多數(shù)意見正正圍繞技術特征的等同展開，權利要求中記載的技術特征為“噴氣系統(tǒng)與噴水口連接”，而被訴侵權產品中噴氣系統(tǒng)與噴水口分開設置，少數(shù)意見認為不等同，多數(shù)意見認為等同[11]，二者的說理都存在相當主觀的一面。如果引入等同侵權可預見性限制，閱讀權利要求書以后，顯然可以預見一個更加明確的專利權保護范圍，而不需要擔心法院不斷地擴大解釋相關技術特征。

綜上所述，筆者認為北京高級人民法院的《專利侵權判定指南》第60條才是合理的，不鼓勵申請人惡行的解釋方法，以免等同原則被濫用。

注釋：

[1]參見https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1440393.html

[2]翻譯參見：《北京高級人民法院專利侵權判定指南理解與適用》（ISBN 978-7-5093-5627-2，2014年9月第1版，北京高級人民法院知識產權審判庭編）第220頁，原文為：?the doctrine of equivalents does not capture subject matter that the patent drafter reasonably could have foreseen during the application process and included in the claims.

[3]原文為： foreseeability sets an objective standard for assessing when to apply the doctrine of equivalents.

[4]原文為：In reaching this result, the court suggested that if variation had been unforeseeable during the application process, the doctrine of equivalents would still have been available to the patentee. ?

[5]原文提出：Moreover, the concept of foreseeability seems akin to obviousness. Assuming that the concepts are similar, and that foreseeability or obviousness precludes equivalence, would not a plaintiff asserting equivalence have to show that the accused device would not have been obvious, or foreseeable, in order to avoid a finding of nonequivalence? ? And would not a defendant have to assert that his device was obvious and hence ineligible for equivalence protection in order to escape liability for patent infringement? ? It seems counterintuitive for a patentee to have to assert that an accused device was nonobvious or for the accused to have to assert that it was obvious. ? A patentee seeking to establish equivalence wants to show that the accused is merely making a minor variation of his invention, an obvious one, not a nonobvious improvement. ? One accused of infringement wants to show that he has made an important advance, not that he is a copier, and that his device was obvious over the patented invention, or foreseeable.《北京高級人民法院專利侵權判定指南理解與適用》（ISBN 978-7-5093-5627-2，2014年9月第1版，北京高級人民法院知識產權審判庭編）第220頁也提出了類似的觀點。

[6]見于專利文件第5欄第5-9行，原文為：While aluminum is currently the preferred material for the substrate, other metals, such as stainless steel or nickel alloys, may be used. In some instances, such as in laminating plastic credit cards, polypropelene can be used.

[7]原文為：1. A component for use in manufacturing articles such as printed circuit boards comprising:

a laminate constructed of a sheet of copper foil which, in a finished printed circuit board, constitutes a functional element and a sheet of aluminum which constitutes a discardable element;

one surface of each of the copper sheet and the aluminum sheet being essentially uncontaminated and engageable with each other at an interface, a band of flexible adhesive joining the uncontaminated surfaces of the sheets together at their borders and defining a substantially uncontaminated central zone inwardly of the edges of the sheets and unjoined at the interface.

[8]參見：https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1657684.html

[9]原文為：After briefing was complete, the parties jointly stipulated that there were “no issues of material fact regarding infringement under the doctrine of equivalents.”

[10]原文為：The court held that, while foreseeability did not preclude the application of the doctrine of equivalents,……

[11]參見：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MDYxMjczNA==&mid=2650021287&idx=1&sn=e45560f0f1563a1b31f8bffa9306a299&chksm=87a121b6b0d6a8a07f63ee9c2baa1c385bbdc55c28c77f8a31fdd30246407c2ac6b0657988fe&mpshare=1&scene=1&srcid=#rd

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：Hexly

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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