技術(shù)領(lǐng)域?qū)Α竸?chuàng)造性判斷」的影響

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作者：鄧超   超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標(biāo)題：淺談技術(shù)領(lǐng)域?qū)?chuàng)造性判斷的影響

在專利代理實(shí)踐中，評(píng)價(jià)發(fā)明專利是否具有創(chuàng)造性，代理人往往會(huì)面臨如何考慮技術(shù)領(lǐng)域的差異對(duì)發(fā)明專利創(chuàng)造性的影響這一難題。

筆者首先通過一件侵權(quán)判決的分析，引入技術(shù)領(lǐng)域的問題。去年，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)被告摩拜（北京）信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱摩拜公司）侵害原告胡某的發(fā)明專利權(quán)糾紛案進(jìn)行了宣判。

關(guān)于本案的其中一個(gè)審理難點(diǎn)便在于“技術(shù)領(lǐng)域的問題”。涉案專利（CN103318299B）的主題名稱為“一種電動(dòng)車控制系統(tǒng)”及“一種電動(dòng)車控制系統(tǒng)的操作方法”，其是否只能應(yīng)用于電動(dòng)車？用于自行車是否不構(gòu)成侵權(quán)？如何看待主題名稱對(duì)專利保護(hù)范圍的限定作用？

上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)本案的判決部分記載如下：“原告主張，自行車和電動(dòng)車在專利國(guó)際分類表上均屬于B類作業(yè)、運(yùn)輸類，在行政管理上均屬于非機(jī)動(dòng)車類，二者屬于同一技術(shù)領(lǐng)域，摩拜共享單車帶有電機(jī)、控制器、電池、GPS報(bào)警裝置、自充電系統(tǒng)，剎車方式與摩托車相同，并非傳統(tǒng)的自行車。被告辯稱，摩拜單車為自行車，與電動(dòng)車不屬于同一技術(shù)領(lǐng)域。雙方均認(rèn)同，涉案專利實(shí)施時(shí)需帶電運(yùn)行。

雙方的爭(zhēng)議點(diǎn)在于：涉案專利獨(dú)立權(quán)利要求1主題名稱“一種電動(dòng)車控制系統(tǒng)”中記載的“電動(dòng)車”對(duì)于涉案專利權(quán)的實(shí)際限定作用，涉案專利可否在自行車技術(shù)領(lǐng)域受我國(guó)專利法保護(hù)。

法院認(rèn)為，在確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)，權(quán)利要求中記載的主題名稱應(yīng)當(dāng)予以考慮，其實(shí)際限定作用應(yīng)取決于該主題名稱對(duì)權(quán)利要求所要保護(hù)的對(duì)象產(chǎn)生了何種影響。就本案而言，“電動(dòng)車”為涉案專利主題名稱的組成部分，描述了涉案專利的使用方式，對(duì)涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍具有限定作用，但實(shí)際的限定作用應(yīng)結(jié)合“電動(dòng)車”對(duì)于涉案專利產(chǎn)生的影響進(jìn)行判斷。

首先，涉案“一種電動(dòng)車控制系統(tǒng)”是一種鎖裝置的產(chǎn)品專利，“電動(dòng)車”并非該鎖裝置的組成部分。其次，“電動(dòng)車”不是涉案專利技術(shù)方案的前提和基礎(chǔ)，涉案專利技術(shù)方案可以完全脫離電動(dòng)車實(shí)施。再次，涉案專利在申請(qǐng)時(shí)并未將限定在電動(dòng)車技術(shù)領(lǐng)域作為獲得新穎性或者創(chuàng)造性的理由。最后，涉案專利文本將一項(xiàng)自行車技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)明專利申請(qǐng)列為對(duì)比文件。因此，就涉案專利應(yīng)用方式而言，將涉案專利應(yīng)用于自行車技術(shù)領(lǐng)域，是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無(wú)需創(chuàng)造性的勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的，被告關(guān)于被控侵權(quán)產(chǎn)品摩拜單車與涉案專利保護(hù)的電動(dòng)車屬于不同技術(shù)領(lǐng)域而不構(gòu)成侵權(quán)的抗辯意見，法院不予采納?！?br/>

筆者對(duì)此持贊同意見，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)專利權(quán)人采取了較為寬松的態(tài)度，并未因?qū)＠麢?quán)人在主題名稱中限定了“電動(dòng)車”而限縮專利的保護(hù)范圍。事實(shí)上，涉案專利的技術(shù)依賴于電動(dòng)車領(lǐng)域的程度并不高，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無(wú)需創(chuàng)造性的勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到將電動(dòng)車領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用到自行車領(lǐng)域。

目前，對(duì)于技術(shù)領(lǐng)域跨度的判斷還存在諸多爭(zhēng)議，特別是主題名稱的限定。另外，我們不妨從審查指南關(guān)于創(chuàng)造性的審查規(guī)定中推敲一二。審查指南第二部分第四章第3.2節(jié)針對(duì)“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的判斷”給出了三步法的判斷：

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)，例如可以是，與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和／或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。應(yīng)當(dāng)注意的是，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)。

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；

（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

在該步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。在判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。而現(xiàn)有技術(shù)中存在技術(shù)啟示的情況中第（ⅲ）種情況是：所述區(qū)別特征為另一份對(duì)比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對(duì)比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。

顯然，在“三步法”的判斷中，對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)需要考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)，而對(duì)另一份對(duì)比文件的技術(shù)領(lǐng)域沒有要求，更關(guān)注的是另一份對(duì)比文件有無(wú)公開對(duì)應(yīng)的區(qū)別技術(shù)特征以及作用。那能否這么理解，在創(chuàng)造性的判斷中，對(duì)另一份對(duì)比文件的技術(shù)領(lǐng)域的要求并不高。我們來看第一個(gè)案例：

本案：公開一種醫(yī)用的注射液態(tài)物質(zhì)的設(shè)備，與對(duì)比文件1的區(qū)別在于：傳感器是磁阻傳感器，用來感測(cè)一轉(zhuǎn)軸的角度位置。由此確定的權(quán)利要求實(shí)際所要解決的技術(shù)是：為測(cè)量提供更好的測(cè)量信號(hào)。對(duì)比文件2涉及汽車工業(yè)，其使用磁阻傳感器來感測(cè)引擎轉(zhuǎn)軸的角度位置，為測(cè)量提供更好的測(cè)量信號(hào)。也就是說，權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1的區(qū)別特征已被對(duì)比文件2公開，而且該技術(shù)手段在該對(duì)比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。那么，按照審查指南的判斷方法，技術(shù)手段和技術(shù)問題均相同，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為對(duì)比文件1和對(duì)比文件2是有結(jié)合啟示的。

筆者認(rèn)為，此時(shí)需要考慮技術(shù)領(lǐng)域是否會(huì)妨礙本領(lǐng)域技術(shù)人員產(chǎn)生動(dòng)機(jī)。如果不妨礙，則認(rèn)為存在結(jié)合啟示；如果妨礙，則認(rèn)為不存在結(jié)合啟示。例如，磁阻傳感器是否嚴(yán)重依賴于汽車工業(yè)，而在其他領(lǐng)域上無(wú)法實(shí)施？雖然“醫(yī)療器械”和“汽車工業(yè)”是兩個(gè)不同也不相近的領(lǐng)域，但是，如果，所要解決的技術(shù)問題是兩個(gè)領(lǐng)域共有的，即都是為了“提供更可靠的信號(hào)”，雖然該技術(shù)手段使用在了汽車工業(yè)領(lǐng)域，但本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠判斷，該技術(shù)手段依附于汽車工業(yè)領(lǐng)域的程度并不大，可以從中得到啟示而不需付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)。

在上面的案例中，講的是本案和另一份對(duì)比文件的技術(shù)領(lǐng)域不同。我們?cè)賮砜匆粋€(gè)案例，本案公開一種屏蔽罩結(jié)構(gòu)，與對(duì)比文件1的區(qū)別在于：屏蔽罩的蓋體和屏蔽罩的底座是滑動(dòng)卡合的。由此確定的權(quán)利要求實(shí)際所要解決的技術(shù)是：便于蓋體和底座拆卸。然，審查意見以為：在其他機(jī)械領(lǐng)域中采用滑動(dòng)卡合是常規(guī)手段，因此在對(duì)比文件的基礎(chǔ)上結(jié)合該常規(guī)手段可以得到本案的技術(shù)方案。

筆者認(rèn)為，在某些技術(shù)領(lǐng)域中，因?yàn)槠渌鶎兕I(lǐng)域的技術(shù)內(nèi)容所限，使得在該領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)方案改變只能是在具體結(jié)構(gòu)上產(chǎn)生局部改變，屏蔽罩的卡合結(jié)構(gòu)即是如此。因?yàn)槠帘握值纳w體與其下部的底座卡盒方式的種類受到限制，且由于在屏蔽罩技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展已經(jīng)非常成熟，在其上的改進(jìn)也相當(dāng)有限，本案正是在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上創(chuàng)造性的利用蓋體和底座相滑動(dòng)配合以達(dá)到可拆卸地卡合的目的。這樣的區(qū)別技術(shù)特征不是屏蔽罩領(lǐng)域的常規(guī)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式（屏蔽罩通常是通過在蓋體上開設(shè)卡孔，在底座上設(shè)置凸柱，利用卡孔和凸柱過盈配合實(shí)現(xiàn)蓋體和底座的卡合）。也就是說，雖說滑動(dòng)卡合是機(jī)械領(lǐng)域的常規(guī)手段，但將該常規(guī)手段與特定的技術(shù)領(lǐng)域結(jié)合時(shí)會(huì)構(gòu)成妨礙而不會(huì)讓本領(lǐng)域技術(shù)人員產(chǎn)生這種改進(jìn)動(dòng)機(jī)。故，本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法從其他領(lǐng)域獲得啟示而與對(duì)比文件1結(jié)合以得到本案的技術(shù)方案。

上述的兩個(gè)判斷結(jié)果相反，但二者都遵循技術(shù)領(lǐng)域是否會(huì)妨礙本領(lǐng)域技術(shù)人員產(chǎn)生動(dòng)機(jī)的原則。當(dāng)由于技術(shù)領(lǐng)域的不同妨礙了本領(lǐng)域技術(shù)人員產(chǎn)生這種結(jié)合動(dòng)機(jī)時(shí)，或者說如果所要解決的技術(shù)問題不能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段時(shí)，即本領(lǐng)域技術(shù)人員在獲知相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識(shí)和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段時(shí)需要付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)時(shí)，我們就不能輕易得出沒有創(chuàng)造性的結(jié)論，反之亦然。以上觀點(diǎn)僅供大家交流和討論，由于筆者能力有限，疏漏之處還請(qǐng)各位批評(píng)指正。

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作者：鄧超   超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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