從專利侵權訴訟探討發(fā)明、實用新型專利申請文件的撰寫

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：廖青松 沈錢

原標題：從專利侵權訴訟探討發(fā)明、實用新型專利申請文件的撰寫

2018年12月5日，國務院常務會議通過了《中華人民共和國專利法修訂草案（送審稿）》，草案最大的亮點就是“加大專利保護力度，維護權利人合法權益”。專利權人合法權益的維護依賴于專利授權后的維權行為，而訴訟既是最重要的維護專利權人合法權益的途徑，也是能維護專利權人合法權益的最終途徑。專利侵權訴訟的前提是存在專利權，專利權的基礎則是專利申請文件本身，可見專利申請文件對專利侵權的維權行為有至關重要的影響。本文擬從專利申請文件對專利侵權訴訟的影響來探討專利申請文件的撰寫。

為了有利于專利權人維權行為的開展，專利申請文件的撰寫應盡可能大的獲的授權保護范圍，并盡可能利于侵權行為發(fā)現(xiàn)和侵權判定，以及盡可能規(guī)避各種侵權抗辯和利于獲得侵權賠償。

以下從申請文件整體、權利要求書、說明書三塊分別探討如何撰寫專利申請文件更加有利于專利權人后續(xù)維權行為的開展。

一、關于申請文件整體撰寫的探討

1.若不能確定專利權的保護范圍，可以判決駁回原告訴訟請求，而發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。因此，為了便于保護范圍的確定，權利要求書一定要簡潔、清楚，說明書與權利要求應保持一致或者不得相互矛盾，說明書必須圍繞權利要求書撰寫，并對原理、效果等詳細描述，以便僅根據(jù)權利要求的描述無法獲得確定的保護范圍時，說明書可對保護范圍作出有利于專利權人的解釋。

2. 僅在說明書或者附圖中描述而未被概括到權利要求中的技術方案，應視為專利權人放棄了該技術方案，權利人主張該技術方案落入專利權保護范圍的，不予支持。因此，為了避免技術方案的無償捐獻，如非特殊要求，盡量做到技術交底書提及的內容全部在說明書中體現(xiàn)，說明書中包含的技術方案或技術特征在權利要求書中全面體現(xiàn)（還可避免發(fā)明人指責漏掉技術點；另外，按照無效程序的修改原則，只有在權利要求中描述的技術特征才能參與到無效程序的修改中去）。

二、關于權利要求書撰寫的探討

1. 采用“由……組成”表達方式的權利要求為封閉式權利要求，一般應解釋為不含有權利要求所述以外的結構組成部分或方法步驟，被訴侵權技術方案在包含一項封閉式權利要求全部技術特征的基礎上，增加其他技術特征的，應當認定被訴侵權技術方案未落入該權利要求的保護范圍。因此，為了盡可能大的獲得保護范圍，如非特殊要求，盡量采用開放式寫法，不宜采用“由……組成”表達方式。

如：一種XX設備，由A系統(tǒng)和B系統(tǒng)組成，如果涉嫌侵權產(chǎn)品在包含AB系統(tǒng)的基礎上，增加了C系統(tǒng)，則不侵權；若寫成一種XX設備，包括A系統(tǒng)和B系統(tǒng)，如果涉嫌侵權產(chǎn)品在包含AB系統(tǒng)的基礎上，增加了C系統(tǒng)，則侵權。

2. 被訴侵權技術方案不能適用于權利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的，被訴侵權技術方案未落入專利權的保護范圍，專利文件明確限定該技術方案僅能適用于該使用環(huán)境特征，有證據(jù)證明被訴侵權技術方案可以適用于其他使用環(huán)境的，則被訴侵權技術方案未落入專利權的保護范圍。因此，為了盡可能大的獲得保護范圍，如非特殊要求，不宜限定應用領域、用途、使用環(huán)境等。

如：權利人甲擁有一種用于測量火車速度的傳感系統(tǒng)專利，包括A、B、C、D，發(fā)現(xiàn)某款汽車上（乙）用了一款測量車速的傳感系統(tǒng)，也包括了A、B、C、D四大技術特征，是否會侵權，則存在以下情況：

第一種情況，權利人甲若主張侵權，則得證明汽車上的這款傳感系統(tǒng)能用在火車上且能正常測量火車速度，反之，乙若能證明汽車上的傳感系統(tǒng)不能在火車上的正常使用則可認為不侵權抗辯成功；

第二種情況，若根據(jù)權利人甲的申請文件能得到其的傳感系統(tǒng)僅僅能用于測量火車的速度，則無論如何，汽車上應用的傳感系統(tǒng)都不會侵權。

3. 權利要求采用數(shù)值范圍特征的，權利人主張與其不同的數(shù)值特征屬于等同特征的，一般不予支持；權利要求采用“至少”“不超過”等用語對數(shù)值特征進行界定，且本領域普通技術人員閱讀權利要求書、說明書及附圖后認為專利技術方案特別強調該用語對技術特征的限定作用，權利人主張與其不相同的數(shù)值特征屬于等同特征的不予支持。因此，為了有利于等同侵權的認定，如非特殊要求，不宜包含具體數(shù)值范圍限定，也不宜包含“至少”、“不超過”等用語對數(shù)值特征進行界定。

4. 在確定專利權保護范圍時，不應將不能實現(xiàn)發(fā)明目的、效果的技術方案解釋到權利要求的保護范圍中。因此，為了避免將保護范圍做縮小解釋，獨權依據(jù)發(fā)明目的（技術問題）出發(fā)，僅包括解決技術問題的必要技術特征，并盡量采用上位寫法，可以解決多個技術問題時，獨權僅包括解決首要解決的技術問題的必要技術特征。

5. 為了盡可能大的獲得保護范圍，為了有利于獲得侵權賠償，為了減少侵權人采取分工合作逃避侵權，為了減少侵權人逃避法律責任的可能性，權利要求應以發(fā)明創(chuàng)造可實施的最小單元寫獨權，但應進一步包含應用、最終產(chǎn)品等多個獨權，譬如涉及整機的零部件時，應包含零部件獨權和整機獨權。

如：A生產(chǎn)攪拌機，B生產(chǎn)計量系統(tǒng)，C購買A生產(chǎn)的攪拌機和B生產(chǎn)的計量系統(tǒng)后生產(chǎn)混凝土攪拌站。整機產(chǎn)品為混凝土攪拌站，混凝土攪拌站包括攪拌機、傳送系統(tǒng)、計量系統(tǒng)、存料系統(tǒng)等，創(chuàng)新點在攪拌機和計量系統(tǒng)上。

若申請文件僅包括混凝土攪拌站的獨權，除非有證據(jù)證明A、B、C存在共同侵權的可能，否則A、B的行為肯定不侵權。

若申請文件僅包括攪拌機或計量系統(tǒng)的獨權，則A或B的行為是制造侵權，C的行為屬于使用侵權。但，為生產(chǎn)經(jīng)營目的，使用不知道且不應知道是未經(jīng)專利權人許可而制造并售出的專利侵權產(chǎn)品、且舉證證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔賠償責任，如果C能證明合法來源，則無需承擔賠償責任。進一步的，使用者實際不知道且不應知道其使用的產(chǎn)品是未經(jīng)專利權人許可而制造并售出，能夠證明其產(chǎn)品合法來源且能夠舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合理對價的，對于權利人請求停止使用行為的主張，不予支持，也就是說C可能連停止侵權的責任都不用承擔。侵權賠償依據(jù)填平原則僅能依據(jù)攪拌機的價值來計算損失或者獲利。

若申請文件包括攪拌機、計量系統(tǒng)、混凝土攪拌站的獨權，則C為生產(chǎn)，逃脫不了各種法律責任。且C的侵權行為賠償，可依據(jù)混凝土攪拌站的價值來計算獲利（一般情況下，認為整機比零部件的獲利要大），且A、B的行為不僅分別侵犯攪拌機、計量系統(tǒng)的保護范圍，還存在共同侵犯混凝土攪拌站權利的可能。

6.為了提高對使用涉嫌侵權行為的保護，涉及產(chǎn)品的發(fā)明創(chuàng)造，盡可能包含使用方法的獨權。使用者實際不知道且不應知道其使用的產(chǎn)品是未經(jīng)專利權人許可而制造并售出，能夠證明其產(chǎn)品合法來源且能夠舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合理對價的，對于權利人請求停止使用行為的主張，不予支持，但若存在使用方法的權利要求，則使用者使用時存在侵犯使用方法權利要求的可能。

7.為了便于侵權行為認定，權利要求盡量采用單側撰寫，且是產(chǎn)品本身一側，有多側需要保護的，每側均單獨保護。

8. 被訴侵權產(chǎn)品的制備方法與專利方法既不相同也不等同的，應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護范圍。如非特殊要求，不應以制備方法界定產(chǎn)品的技術特征，而應以產(chǎn)品本身界定產(chǎn)品的技術特征，可以將制備方法作為另外獨權保護。

如：甲有一個專利，一種產(chǎn)品，包含A、B、C成分，且限定通過干蒸獲得。乙生產(chǎn)了一種產(chǎn)品，也包含A、B、C成分，若甲主張乙侵權，則還得證明乙的生產(chǎn)方法也是干蒸，反之，若乙能證明其不是通過干蒸而是通過其他方法（非等他）獲得，則不侵權。

9. 涉及生產(chǎn)產(chǎn)品方法的發(fā)明創(chuàng)造時，應盡可能包含方法獨權和產(chǎn)品獨權。

如：一種制造橡膠的方法。使用此方法，屬于使用此專利方法的行為，侵權；使用、許諾銷售、銷售、進口（等行為）依照該方法直接獲得的橡膠，屬于使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為，侵權；購買前述橡膠后，制造成輪胎，屬于將依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品（橡膠）進一步加工、處理而獲得的后續(xù)產(chǎn)品，進行再加工、處理的行為，屬于使用依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為，侵權；銷售上述輪胎，用于生產(chǎn)汽車，是對該后續(xù)產(chǎn)品（輪胎）的進一步加工、處理，不屬于使用依照該專利方法所直接獲得的產(chǎn)品的行為，不侵權。

如果有橡膠產(chǎn)品權利要求，則生產(chǎn)出的橡膠侵權，由于輪胎是用該橡膠生產(chǎn)，因此輪胎本身侵權，汽車上用了該輪胎，也侵權。

10. 步驟本身以及步驟之間的順序均應對專利權的保護范圍起到限定作用，為了盡可能大的獲得保護范圍，如非特殊要求，方法專利權利要求不應對步驟順序有明確限定。

11.為了避免經(jīng)過無效程序后保護范圍受到限制，不得采取完全遞進引用的方式。

如：權1包括A+B，權2引1進一步包括C，權3引2進一步包括D，權4引3進一步包括E。無效過程中，權1被無效，兩種選擇：

第一種選擇，不做任何修改，保護范圍分別為：A+B+C、A+B+C+D、A+B+C+D+E；

第二種選擇，進行修改，保護范圍最大為A+B+C、A+B+D、A+B+E三者中的一個，選擇其中一種，另外兩種方案則不侵權。

無論何種選擇，都沒法使權利保護范圍最大化。

三、關于說明書撰寫的探討

1. 專利所要克服的技術缺陷的技術方案、整體上屬于現(xiàn)有技術的技術方案，不應納入保護范圍的內容。被訴侵權技術方案屬于說明書中明確排除的技術方案，或者屬于背景技術中的技術方案，權利人主張構成等同侵權的，不予支持。背景技術應僅包含發(fā)明創(chuàng)造的相關的現(xiàn)有技術，背景技術中對現(xiàn)有技術及專利所要克服的技術缺陷的描述盡量結合主權的內容，避免主權的保護范圍包括有現(xiàn)有技術，或者主權包括了所要克服的技術缺陷的技術方案。

如，針對混凝土攪拌站中的攪拌機構的發(fā)明創(chuàng)造，背景技術僅針對攪拌機構本身介紹即可，而不應針對整個混凝土攪拌站進行介紹，更不應針對混凝土攪拌站的其他機構進行介紹。

2. 在確定專利權保護范圍時，不應將不能實現(xiàn)發(fā)明目的、效果的技術方案解釋到權利要求的保護范圍中。背景技術中描述的技術問題、發(fā)明內容部分的發(fā)明目的、發(fā)明內容部分的有益效果描述要一一對應，且應該都是最主要的，并與主權項對應，確保主權項能解決描述的技術問題、能實現(xiàn)發(fā)明目的、能達到所描述的有益效果，至于其他附加的技術問題、發(fā)明目的及有益效果可在具體實施方式中進一步根據(jù)技術特征詳細說明。

3. 對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。專利權的保護范圍不應受說明書中公開的具體實施方式的限制，但權利要求包括功能性特征的除外。因此，權利要求中存在以功能或者效果表述的功能性特征時，說明書中應盡可能多的給出具體實施方式。

4.為了便于等同侵權的認定，每個實施例的原理、有益效果均應詳細說明，權利要求中提及的區(qū)別技術特征，均應對應原理說明、有益效果說明（也有利于創(chuàng)造性的認定）。

5. 說明書對技術術語的解釋與該技術術語的通用含義不同的，以說明書的解釋為準，對于專利文件中的自定義詞，應當依據(jù)說明書中的特定含義進行解釋，如果在說明書中未對自定義詞的含義作出定義，同時本領域普通技術人員結合權利要求、說明書的上下文也無法予以清楚解釋，導致無法確定權利要求的保護范圍的，可以判決駁回原告訴訟請求。因此，技術術語存在特定含義時，說明書務必對其詳細說明和解釋。

當然，以上總結的可能并不全面，僅僅是筆者在實際工作中和理論研究中對遇到的部分問題的思考。另外，專利申請文件的撰寫不僅僅要考慮專利權人的維權，還應綜合考慮授權、無效等多個程序，均有待進一步研究探討。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：廖青松 沈錢

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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