IPR必看！如何應(yīng)對(duì)商標(biāo)尼斯分類區(qū)分表2019文本的調(diào)整？

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作者：王金華律師  北京市品源律師事務(wù)所

原標(biāo)題：IPR必看，如何應(yīng)對(duì)區(qū)分表2019文本的調(diào)整

 《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類》（尼斯分類）是根據(jù)1957年6月15日由尼斯外交會(huì)議達(dá)成的一項(xiàng)協(xié)定（尼斯協(xié)定）制定的。尼斯協(xié)定的每個(gè)成員國(guó)有義務(wù)在商標(biāo)注冊(cè)中使用尼斯分類，并須在與商標(biāo)注冊(cè)有關(guān)的官方文件和出版物中標(biāo)明注冊(cè)商標(biāo)所及的商品或服務(wù)所在的國(guó)際分類的類別號(hào)。我國(guó)于1994年加入尼斯協(xié)定。

《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》（區(qū)分表）是我國(guó)商標(biāo)主管部門(mén)在尼斯分類的基礎(chǔ)上，總結(jié)多年來(lái)的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)，并廣泛征求各部門(mén)的意見(jiàn)，把某些存在特定聯(lián)系、容易造成誤認(rèn)的商品或服務(wù)組合到一起，編制而成。區(qū)分表可以作為商標(biāo)審查人員、商標(biāo)代理人和商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人判斷類似商品或者服務(wù)的參考，也可以作為行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)在處理商標(biāo)案件時(shí)判斷類似商品或者服務(wù)的參考。

根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的要求，尼斯聯(lián)盟各成員國(guó)將于2019年1月1日起正式使用尼斯分類第十一版2019文本?；诖?，我國(guó)商標(biāo)局對(duì)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》作了相應(yīng)調(diào)整，并于2019年1月1日起執(zhí)行。

區(qū)分表每年會(huì)調(diào)整一次，調(diào)整之后大家比較關(guān)心的問(wèn)題基本就兩個(gè)，第一、商標(biāo)是否需要重新申請(qǐng)？第二、如果不重新申請(qǐng)，商標(biāo)是否會(huì)存在被他人惡意搶注的可能？這應(yīng)該也是IPR們重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題，本文試圖對(duì)區(qū)分表2019文本的調(diào)整內(nèi)容進(jìn)行分析，并給出相關(guān)建議，希望對(duì)商標(biāo)從業(yè)者們有所幫助。

區(qū)分表2019文本調(diào)整的內(nèi)容

仔細(xì)觀察區(qū)分表調(diào)整內(nèi)容可以發(fā)現(xiàn)，具體調(diào)整可以分為幾大板塊，分別是標(biāo)題修改、注釋修改、刪除商品、增加商品、商品名稱修改、注修改/增加。上述幾大板塊的調(diào)整看似十分復(fù)雜，但確是有規(guī)律可循，每一個(gè)板塊的修改都不是獨(dú)立存在的，互相之間存在一定關(guān)聯(lián)性，比如某一類涉及到的刪除商品，可能并不是真正的從區(qū)分表中刪除，而是將該商品從某一類/某一群組移到另一類/另一群組，此時(shí)的刪除商品和增加商品本質(zhì)上是相互對(duì)應(yīng)存在的。對(duì)于這幾大板塊的調(diào)整，從商標(biāo)保護(hù)角度來(lái)說(shuō)，筆者認(rèn)為增加商品尤其需要關(guān)注，其他板塊調(diào)整的影響可以忽略不計(jì)，因此下文重點(diǎn)針對(duì)增加商品進(jìn)行分析。

NCL(11-2019)版中文版區(qū)分表增加內(nèi)容

通過(guò)上表可以看出，除了第4、23、29、30、31、33、38七個(gè)類別外，其他38個(gè)類別都有增加商品項(xiàng)目，個(gè)別類別增加商品較多，比如第9類。在回答開(kāi)篇所提出的問(wèn)題之前，首先需要搞清楚商標(biāo)權(quán)保護(hù)的范圍，《商標(biāo)法》第五十六條規(guī)定：注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限。所謂核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，也稱注冊(cè)商標(biāo)，是指經(jīng)審查準(zhǔn)予注冊(cè)的商標(biāo)。所謂“核定使用的商品”，是指商標(biāo)注冊(cè)時(shí)核準(zhǔn)使用的指定商品類別中的具體商品。核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品，是確定注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)范圍的兩個(gè)具體標(biāo)準(zhǔn)。這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)相互依存、缺一不可，共同構(gòu)成注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)范圍。

商標(biāo)注冊(cè)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標(biāo)注冊(cè)證上載明的商品/服務(wù)項(xiàng)目與需要獲得商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)的商品/服務(wù)是否一致，來(lái)判斷是否需要重新注冊(cè)。注冊(cè)商標(biāo)需要在核定使用范圍之外的商品上取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)另行提出注冊(cè)申請(qǐng)。

對(duì)于增加商品，是否有重新申請(qǐng)的必要？是否存在被搶注風(fēng)險(xiǎn)？

回答這個(gè)問(wèn)題需要具體分析，首先，要看增加項(xiàng)目是否是單一商品/服務(wù)項(xiàng)目，單一商品/服務(wù)之間互不類似是個(gè)常識(shí)，如果增加的是單一商品/服務(wù)項(xiàng)目，則需要在該增加項(xiàng)目上重新申請(qǐng)，否則商標(biāo)在該增加項(xiàng)目上存在被他人搶注的風(fēng)險(xiǎn)。舉例說(shuō)明，第42類4227群組屬于單一服務(wù)，共計(jì)有6項(xiàng)單一服務(wù)，本次修改在4227群組中增加了兩項(xiàng)服務(wù)，分別是名片設(shè)計(jì)，廣告宣傳材料的平面設(shè)計(jì)，修改之后4227群組的單一服務(wù)由6項(xiàng)變成了8項(xiàng)，假設(shè)某企業(yè)的A商標(biāo)之前已經(jīng)在4227群組的6項(xiàng)服務(wù)上面核準(zhǔn)注冊(cè)，那么修改之后，A商標(biāo)在增加的兩項(xiàng)服務(wù)上面并不能獲得保護(hù)，換言之，A商標(biāo)在增加的兩項(xiàng)服務(wù)上面存在被他人注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)。因此，對(duì)于商標(biāo)所有者來(lái)說(shuō)，建議對(duì)增加的單一商品/服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行重新申請(qǐng)，目的是擴(kuò)大商標(biāo)自我保護(hù)的范圍，積極意義在于能有效預(yù)防商標(biāo)被惡意搶注。在此提醒商標(biāo)所有者，不要掉以輕心認(rèn)為這樣的細(xì)節(jié)不會(huì)有人注意到，恰恰是有專門(mén)的商標(biāo)搶注人會(huì)鉆區(qū)分表調(diào)整的空子，一旦被搶注，商標(biāo)所有者采取法律措施維權(quán)會(huì)耗費(fèi)一定的時(shí)間和金錢(qián)，得不償失，事先防范遠(yuǎn)比事后救濟(jì)更加直接有效。筆者整理了本次修改后，增加的單一商品/服務(wù)明細(xì)，對(duì)于這些項(xiàng)目，企業(yè)可以考慮重新申請(qǐng),如下圖：

如果增加的不是單一商品/服務(wù)項(xiàng)目，此時(shí)是否需要重新申請(qǐng)，還是需要具體分析，此時(shí)的分析需要考慮商標(biāo)專用權(quán)和禁用權(quán)的關(guān)系。從商品和服務(wù)的角度來(lái)說(shuō)，商標(biāo)專用權(quán)僅限于核定使用的商品/服務(wù)，商標(biāo)禁用權(quán)擴(kuò)大保護(hù)到與核定商品/服務(wù)相類似的商品/服務(wù)上面，商標(biāo)禁用權(quán)的保護(hù)范圍大于商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)范圍，商標(biāo)專用權(quán)重點(diǎn)在于“使用”，商標(biāo)禁用權(quán)重點(diǎn)在于“保護(hù)”。舉例說(shuō)明：本次修改在第9類0901群組增加了“手機(jī)用可下載的表情符號(hào)”商品項(xiàng)目，眾所周知，在如今的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，手機(jī)表情包已經(jīng)是一個(gè)非常熱門(mén)的行業(yè)，有很多企業(yè)專門(mén)從事手機(jī)表情包的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，表情包被廣泛應(yīng)用于各種場(chǎng)景中。在本次修改之前從事手機(jī)表情包開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的企業(yè)想要申請(qǐng)商標(biāo)，只能在0901群組中進(jìn)行項(xiàng)目選擇，而0901群組中又沒(méi)有與表情包相關(guān)的規(guī)范的商品名稱，此時(shí)企業(yè)只能是自定義商品上報(bào)（存在不予受理的風(fēng)險(xiǎn)）或者從0901中選擇一個(gè)最貼近的規(guī)范名稱上報(bào)，比如選擇“可下載的手機(jī)應(yīng)用軟件”，或者是“可下載的影像文件”，亦或者是“移動(dòng)電話用可下載圖像”。

但無(wú)論選擇哪一個(gè)，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)都好比是如鯁在喉，十分尷尬，因?yàn)檫@些商品名稱都不是企業(yè)想要的，但又沒(méi)得選的。本次修改之后，情況得以改變，“小三”變“正室”了，這類企業(yè)可以在“手機(jī)用可下載的表情符號(hào)”項(xiàng)目上重新申請(qǐng)商標(biāo)。此時(shí)，如果不重新申請(qǐng)有何風(fēng)險(xiǎn)？筆者認(rèn)為有風(fēng)險(xiǎn)，但總體可控。因?yàn)?901群組的所有商品之間是類似商品，某企業(yè)的A商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)了其中的一項(xiàng)，則他人不能在其他項(xiàng)目上注冊(cè)與A商標(biāo)相同/近似的商標(biāo)。某企業(yè)無(wú)需擔(dān)心A商標(biāo)在增加的“手機(jī)用可下載的表情符號(hào)”項(xiàng)目上被他人搶注的情況，被搶注風(fēng)險(xiǎn)基本為零，即在增加的“手機(jī)用可下載的表情符號(hào)”項(xiàng)目上，某企業(yè)依然享有商標(biāo)禁用權(quán)。但此時(shí)，A商標(biāo)專用權(quán)的范圍已經(jīng)悄悄發(fā)生改變了，企業(yè)并不當(dāng)然的享有A商標(biāo)在增加的“手機(jī)用可下載的表情符號(hào)”項(xiàng)目上的專用權(quán)。如果A商標(biāo)以后被提出撤三申請(qǐng)，在提供使用證據(jù)時(shí)，只有在核定使用商品上的使用證據(jù)才會(huì)被認(rèn)可，在類似商品上的使用證據(jù)不能視為商標(biāo)的有效使用。假設(shè)A商標(biāo)（主要用于表情包）之前申請(qǐng)的項(xiàng)目是“移動(dòng)電話用可下載圖像”，被他人提出撤三申請(qǐng)，企業(yè)提供的使用證據(jù)全是與“手機(jī)用可下載的表情符號(hào)”相關(guān)的證據(jù)，此時(shí)證據(jù)的效力是有爭(zhēng)議的，有可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的A商標(biāo)被撤銷。

因此，如果增加的不是單一商品/服務(wù)項(xiàng)目，但是增加的項(xiàng)目恰恰是企業(yè)最需要/最規(guī)范/主營(yíng)的商品/服務(wù)名稱，此時(shí)即便企業(yè)在該群組中已有注冊(cè)，也仍然建議在增加的項(xiàng)目上進(jìn)行重新申請(qǐng)。目的是使商標(biāo)使用行為更加規(guī)范，使用行為規(guī)范之后，后期面臨的撤銷風(fēng)險(xiǎn)自然就會(huì)降低。

結(jié)論：本次區(qū)分表調(diào)整，1、對(duì)于增加的單一商品/服務(wù)，無(wú)論是否是企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，都建議企業(yè)重新申請(qǐng)（主要是商標(biāo)惡意搶注太猖狂），對(duì)于商標(biāo)知名度非常高的企業(yè)更是尤為重要。2、增加的非單一商品/服務(wù)，企業(yè)需要將商標(biāo)使用的具體商品/服務(wù)與區(qū)分表增加的項(xiàng)目一一比對(duì)，如果和之前已注冊(cè)過(guò)的項(xiàng)目相比，增加的項(xiàng)目是企業(yè)最需要的，也是商標(biāo)實(shí)際使用的項(xiàng)目，則建議企業(yè)考慮重新申請(qǐng)。反之，不建議重新申請(qǐng)。

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作者：王金華律師   北京市品源律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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