淺談“撰前檢索”對專利質(zhì)量的重要性

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原標(biāo)題：淺談“撰前檢索”對專利質(zhì)量的重要性

專利質(zhì)量包括發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)質(zhì)量和專利申請文件的代理質(zhì)量，從技術(shù)質(zhì)量上提高專利質(zhì)量，已得到申請人的普遍認同，但從專利申請文件的代理質(zhì)量方面提高專利質(zhì)量并沒有得到申請人的普遍認同和足夠重視。本文筆者重點對技術(shù)方案在申請階段（尤其是撰前階段）如何提高專利質(zhì)量進行闡述，即重點突出申請人將技術(shù)交底書交付到代理人后，代理人應(yīng)當(dāng)如何提高專利質(zhì)量。

前沿

我國專利數(shù)量連續(xù)三年位居世界首位，但我們要客觀冷靜的對待這一事實。龐大的專利申請數(shù)量背后，隱藏著巨大的專利質(zhì)量危機。關(guān)于如何從技術(shù)方案的研發(fā)、申請、審查、授權(quán)和維權(quán)等角度考量對專利質(zhì)量的把控和提高，已有一些前輩做過深入探討。在此，筆者重點對技術(shù)方案在申請階段（尤其是撰前階段）如何提高專利質(zhì)量進行闡述，即重點突出申請人將技術(shù)交底書交付到代理人后，代理人應(yīng)當(dāng)如何提高專利質(zhì)量。

關(guān)鍵詞

撰前階段 代理人 提高 專利質(zhì)量

問題分析

當(dāng)代理人拿到技術(shù)交底書之后，通常存在三種處理方式：一、理解技術(shù)交底書的方案后，直接和發(fā)明人溝通；二、經(jīng)過簡單的專利檢索后再和發(fā)明人溝通，這樣做的好處是既能輔助代理人理解技術(shù)方案，又能大致了解現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明創(chuàng)造的聯(lián)系與區(qū)別；三、在第二種處理方式的基礎(chǔ)上，代理人將主觀上認為現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明創(chuàng)造的聯(lián)系與區(qū)別向發(fā)明人進行提問（以更好地理解發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性高度），然后根據(jù)提問結(jié)果再次進行較為詳盡的撰前檢索（以方便進行權(quán)利要求布局和說明書公開充分，進而為代理人后期答復(fù)審查意見提供充分說理依據(jù)）。

一般來講，第一種類型的代理人可能在發(fā)明人眼中是處理問題高效和理解問題快速的人群，但在筆者看來，該類型代理人愧為代理界的成員（此處省略若干貶低詞語，因為該類型代理人忽視了撰前檢索對提高專利質(zhì)量的重要性，僅將交付的任務(wù)完成作為最終目的）；第二種類型的代理人最起碼對得起良心，屬于中立人群；第三種類型的代理人才是現(xiàn)階段專利行業(yè)需求的目標(biāo)工種，也是筆者日益追求的目標(biāo)，只有做到該類型的代理人之后，才能繼續(xù)討論后續(xù)申請文件撰寫的好壞。

值得一提的是，筆者認為形成上述三種不同類型的直接原因在于：代理機構(gòu)給到實際操作人員（即代理人或檢索師）的報酬不高甚至沒有；根本原因在于：實際操作人員的責(zé)任心不強，萬事向“錢”看。說到這，結(jié)合筆者的工作經(jīng)驗，有幾點心得與大家分享，若有描述不當(dāng)之處，敬請諒解。

心得一、專利檢索不僅僅是審查員的工作，更是代理人的工作

很多代理人認為，進行專利檢索是審查員的事情，并非代理人的職責(zé)。的確，審查員的工作就是通過檢索現(xiàn)有技術(shù)來評判專利申請文件的新創(chuàng)性，但這是發(fā)生在申請文件交局之后的事。而在申請文件交局之前，粗略判斷技術(shù)方案的新創(chuàng)性高低則是不可忽視的一環(huán)。而“粗略”一詞在筆者看來可以理解為：檢索時間不需花太多（如0.5h~1h），檢索要素盡量全且精（以更快速鎖定現(xiàn)有技術(shù)，特別地，檢索“發(fā)明人或申請人”的關(guān)鍵詞會更有幫助），檢索庫大致鎖定中國專利（感覺這一條會受到同行的鄙視，更有責(zé)任心的代理人檢索一下外文庫也是極好的）。

目前的代理行業(yè)，代理機構(gòu)和大多數(shù)申請人之間沒有一項撰前檢索的服務(wù)，其原因在于：一、本身大多數(shù)申請人不是十分專業(yè)，再向他們索要撰前檢索費，可能令他們產(chǎn)生代理機構(gòu)是江湖騙子的印象；二、優(yōu)質(zhì)客戶的案源量較大，再加上每個案子的撰前檢索費，那也是一筆很大的開支，因此不少客戶將撰前檢索與撰寫服務(wù)合二為一。

如前所述，進行撰前檢索的代理人是否真的用心去進行撰前檢索和自己拿到的報酬是有關(guān)聯(lián)的。如果一味地要求代理人每個案子都要進行較為詳盡的撰前檢索，久而久之，這份責(zé)任心也會受到考驗。綜上，筆者認為要想真正意義上在撰前環(huán)節(jié)就將專利的授權(quán)前景抓在自己手里，那么應(yīng)當(dāng)將撰前檢索和撰寫服務(wù)分開，這樣代理人檢索的也更加用心，客戶的用戶體驗也得到提高。至于撰前檢索費，從長遠角度考慮，筆者建議優(yōu)質(zhì)客戶應(yīng)當(dāng)好好考慮一下是否值得去付出，切勿因小失大。

從另一方面來講，當(dāng)客戶付出了撰前檢索費后，代理人也應(yīng)當(dāng)負責(zé)任地進行詳盡檢索，檢索時間、檢索要素和檢索庫等都要得到全面升華，不能再像筆者前述“粗略”檢索應(yīng)付了事，不然可能會使客戶體驗不到代理機構(gòu)的責(zé)任心，造成客戶的流失，如此對代理機構(gòu)而言反而是偷雞不成蝕把米。至于如何進行詳盡檢索，筆者在此不進行贅述，相信大多數(shù)代理人或代理機構(gòu)都有自己的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

心得二、撰前檢索不僅不會浪費撰寫時間，反而有助于提高撰寫效率

很多代理人認為，進行撰前檢索是浪費自己處理案件的時間，不利于提高撰寫效率。其實恰恰相反，依據(jù)筆者平時的工作經(jīng)驗，進行一定程度上的檢索會利于自身對權(quán)利要求的布局、說明書的公開充分以及在說明書中詳盡陳述發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別性，從而幫助代理人寫出價值度更高的申請文件（直接作用是幫助代理人答復(fù)審查意見，間接作用是提高授權(quán)后專利的穩(wěn)定性），進而使得代理人在撰寫效率和撰寫質(zhì)量等方面得到全面提高。

心得三、技術(shù)方案的創(chuàng)造性不僅和發(fā)明人有關(guān)，還和代理人有關(guān)

很多代理人認為，技術(shù)方案的創(chuàng)造性和發(fā)明人有關(guān)，和代理人無關(guān)。其實不是這樣的，我們常說專利代理人是第二發(fā)明人，這句話總結(jié)了專利代理人在專利申請過程中對專利的重要性，但這句話通常是指專利代理人在為發(fā)明創(chuàng)造確定一個合理的保護范圍方面具有不可忽視的作用。通過撰前檢索確定發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別，并基于該區(qū)別確定出發(fā)明創(chuàng)造對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻，從而確定出發(fā)明創(chuàng)造的類型。然后代理人根據(jù)確定的發(fā)明創(chuàng)造的類型（如組合發(fā)明、選擇發(fā)明、轉(zhuǎn)用發(fā)明、已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明和要素變更的發(fā)明）和對該類型的要求和發(fā)明人進一步溝通，并將溝通的內(nèi)容整理后寫入說明書，在說明書中詳盡闡述發(fā)明創(chuàng)造的區(qū)別性，從而增加發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性。

問題總結(jié)

專利質(zhì)量包括發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)質(zhì)量和專利申請文件的代理質(zhì)量，從技術(shù)質(zhì)量上提高專利質(zhì)量，已得到申請人的普遍認同，但從專利申請文件的代理質(zhì)量方面提高專利質(zhì)量并沒有得到申請人的普遍認同和足夠重視。通過以上闡述可知，影響專利代理質(zhì)量的一個先決因素是代理人是否進行較為詳盡的撰前檢索，這不僅會增強權(quán)利要求布局的準(zhǔn)確性和合理性，而且也直接利于專利的授權(quán)和確權(quán)。

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作者：北京匯思誠業(yè)專利代理有限公司
編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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