利用馳名商標(biāo)遏止“惡意搶注”，從“微信爺”商標(biāo)初審公告說起

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：趙文俠陸穗峰
原標(biāo)題：利用馳名商標(biāo)遏止“惡意搶注”——從“微信爺”商標(biāo)初審公告說起

自然人劉金冬從2017年7月開始到2018年末，一年半的時間里陸續(xù)提交幾次申請；目前已經(jīng)申請了30個類別的“微信爺”，而且大部分已經(jīng)初審公告（參見《“微信爺”商標(biāo)初審公告了，騰訊的“微信”卻還沒注冊成功》（點擊標(biāo)題可直接查看原文））。一時輿論嘩然：大家都認為該申請有明顯的“惡意”應(yīng)當(dāng)駁回，但又難以找出駁回該類申請的理由。

筆者認為：馳名商標(biāo)是反不正當(dāng)競爭的利器，在遏止“惡意搶注”時不能缺位。與馳名商標(biāo)擴大保護相關(guān)的是《商標(biāo)法》第十三條、共分三款，以下逐款進行解讀。

（一）《商標(biāo)法》第十三條第一款

所謂馳名商標(biāo)，是指為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo)；持有人認為其權(quán)利受到侵害時，可以依照本法規(guī)定請求馳名商標(biāo)保護。

（一）個案認定與被動保護

認定馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)考慮因素，參見《商標(biāo)法》第十四條，包括但不限于：
相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉程度；

該商標(biāo)使用的持續(xù)時間；

該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍；

該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護的記錄；

該商標(biāo)馳名的其他因素。

由此可見，只有當(dāng)事人認為其權(quán)利受到侵害、并提出保護其馳名商標(biāo)的申請后，才能啟動認定程序，認定該商標(biāo)是否為馳名商標(biāo)。也就是大家熟知的“被動保護、個案認定”。

（二）曾受馳名商標(biāo)保護的記錄

與馳名商標(biāo)相關(guān)的侵權(quán)案件審理結(jié)束，便會產(chǎn)生一條該商標(biāo)曾“作為馳名商標(biāo)受保護的記錄”（以下簡稱“記錄”）。基于這一點，所有馳名商標(biāo)在相關(guān)案件審結(jié)后都是等價的；商標(biāo)可以注銷、可以失效，但“記錄”卻可以長期存留；

馳名商標(biāo)只對該案件有效、只能被動保護，“記錄”則沒有此類限制、在該案件之后繼續(xù)有效；馳名商標(biāo)需要依相關(guān)材料進行認定，“記錄”是客觀事實、不再需要認定。

這些“記錄”不應(yīng)被束之高閣、應(yīng)當(dāng)在遏制商標(biāo)“惡意搶注”問題上發(fā)揮重要作用。

（二）《商標(biāo)法》第十三條第二款

就相同或者類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊并禁止使用。

《商標(biāo)法》第十三條第二款是對“未在中國注冊的馳名商標(biāo)”的保護條款；認定馳名商標(biāo)之后申請注冊，核準(zhǔn)后便與第十三條第三款一致，不再贅述。

（三）《商標(biāo)法》第十三條第三款

就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。

馳名商標(biāo)“個案認定、被動保護”的方式有其不足之處：只有當(dāng)事人的合法權(quán)益受到損害，提出申請后才給予認定、保護；在我國企業(yè)商標(biāo)意識普遍低下、商標(biāo)監(jiān)察多不到位的情況下，“被動保護”顯然難以應(yīng)對目前大量的商標(biāo)惡意搶注。

《商標(biāo)法》第十三條第三款給出了解決問題的辦法。

（一）已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)：應(yīng)當(dāng)受到主動保護

“已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)”包含兩層意思：該商標(biāo)在我國是依法核準(zhǔn)的注冊商標(biāo)；該商標(biāo)已被認定為馳名商標(biāo)，受保護的范圍擴大；

“個案認定、被動保護”指的是馳名商標(biāo)的初次認定，對“已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)”再次進行認定，不僅耗時費力、浪費資源，而且有違該條款的立法原意，因為該條款并無“重新認定”、“再次認定”之類的規(guī)定——商標(biāo)局可直接使用此條款主動駁回相關(guān)申請。

如果等待馳名商標(biāo)被侵權(quán)后、再由受害方提出才實施“被動保護”，便不能主動遏止“惡意搶注”。

（二）擴大的保護范圍：不相同或者不相類似商品（或服務(wù)）

“已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)”的保護范圍從“相同或類似商品”擴大到“不相同或不類似”商品；任意兩件商品，要么類似、要么“不類似”；如果是相同或類似商品，可由《商標(biāo)法》第三十一條直接駁回；如果“不相同”或“不類似”商品則由此條款駁回。也就是說：該類馳名商標(biāo)受保護的范圍，事實上已經(jīng)擴大到“所有商品”。

（三）禁止：復(fù)制、摹仿或翻譯

“復(fù)制”是指與他人馳名商標(biāo)相同。

“翻譯”是指將他人馳名商標(biāo)以不同的語言文字予以表達；

“摹仿”是指抄襲或沿襲他人馳名商標(biāo)的顯著部分或者顯著特征。

注冊防御商標(biāo)、進行商標(biāo)防御，其作用是被動的、有限的，因為商標(biāo)侵權(quán)是有意識的、主動的，因此防不勝防。

比如：騰訊公司注冊了“微信”作為主商標(biāo)，在其它類別上注冊相同的標(biāo)志作為防御商標(biāo)，但擋不著他人惡意搶注“微信爺”、“微信奶”、“微信寶貝”、“微信好太太”……

這些微信的“親人”都是對“微信”的摹仿、正是馳名商標(biāo)打擊的對象。

（四）誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的

惡意搶注他人馳名商標(biāo)，全是為了傍名牌、打擦邊球：“誤導(dǎo)公眾”；不是對馳名商標(biāo)的弱化、淡化，就是對馳名商標(biāo)的丑化，“致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害”是必然的、影響也是惡劣的。

“微信爺”如果被核準(zhǔn)、隨產(chǎn)品投放市場，不誤導(dǎo)公眾、不使騰訊利益受到損害才是咄咄怪事。

（五）小結(jié)

眾所周知，我國馳名商標(biāo)認定門檻高、周期長、數(shù)量少；如果個案之后棄之不用，則難以對抗“惡意搶注”。

對“已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)”進行主動保護：在所有類別上“不予注冊并禁止使用”；則可以有效遏止“惡意搶注”，這正是《商標(biāo)法》賦予馳名商標(biāo)的職能。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：趙文俠陸穗峰
編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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