專利侵權(quán)之合法來源有效抗辯

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作者：姜瑩麗蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團隊

原標題：專利侵權(quán)之合法來源有效抗辯

在專利侵權(quán)訴訟中，最常見的一種抗辯理由就是“當(dāng)事人不知道自己使用或者銷售的產(chǎn)品是未經(jīng)專利權(quán)人許可制造、售出的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”。該理由在法律界被稱為“合法來源抗辯”或者“合理來源抗辯”。我國《專利法》第70條明確規(guī)定“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任”，司法實踐中，對合法來源的抗辯的支持要求較為嚴格，本文將從合法來源的對象，舉證責(zé)任及法律責(zé)任承擔(dān)三個角度審視該制度，以期在實務(wù)中能有效地抗辯專利侵權(quán)之訴。

合法來源抗辯是對善意第三人的一種保護，《專利法》第70條規(guī)定，合法來源的行為僅僅限于使用、許諾銷售或者銷售“侵權(quán)產(chǎn)品”的行為，而不包括專利法第11條規(guī)定的“制造、進口產(chǎn)品的行為”，這是因為相比與制造與進口商而言，使用者、許諾銷售及銷售者均位于產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)的下游，如果要求零售商對其銷售的每件產(chǎn)品都要進到高標準的審核義務(wù)，不符合實際。況且專利侵權(quán)判斷本身就是一個十分復(fù)雜的專業(yè)判斷，尤其是對于產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)的侵權(quán)判定，必須達到專家級別的能力，這將極大的加重了市場主體的經(jīng)營成本，情理上明顯不公，經(jīng)濟也不利于商品的流通。

而制造商和進口商屬于“侵權(quán)產(chǎn)品”的源頭，屬于侵權(quán)鏈條的毒樹，是對專利權(quán)人造成損害的根本所在，故其必須承擔(dān)較高的注意義務(wù)，不但要求其知道本領(lǐng)域的知識產(chǎn)權(quán)的情況，也要求其判斷所生產(chǎn)或進口的產(chǎn)品是否構(gòu)成專利侵權(quán)，故在專利侵權(quán)判斷中對制造商和進口商采取過錯推定原則。

況且，在專利侵權(quán)訴訟中，將銷售者或使用者作為被告通常是為建立管轄連接點，而真正的訴訟目標是制造者。在復(fù)雜的市場經(jīng)濟環(huán)境中，有些情況下，原告很難鎖定制造商或者進口商，狀告銷售商或者使用者，利用合理抗辯制度，在被告舉證的過程中可為侵權(quán)源頭提供線索。

《專利法》第70條要求合法來源抗辯必須滿足兩個要件：第一，不知道；第二具有合法來源。該兩個要件相互獨立，如果被告明知使用或者銷售的是侵權(quán)的產(chǎn)品，即便能夠證明合法來源，也不構(gòu)成合法來源抗辯，免除賠償責(zé)任。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋二》第25條第2款規(guī)定，不知道是指實際不知道且不應(yīng)當(dāng)知道?！安恢馈笔且环N消極的主張，應(yīng)由原告舉證證明被告知道或應(yīng)當(dāng)知道其銷售或使用的產(chǎn)品系侵權(quán)產(chǎn)品，否則應(yīng)推定被告不知道且不應(yīng)當(dāng)知道其使用的產(chǎn)品屬于侵權(quán)產(chǎn)品。

例如，被告銷售侵權(quán)產(chǎn)品前銷售過專利產(chǎn)品、被銷售的產(chǎn)品價格極不合理的低于專利產(chǎn)品的市場價格、被告因涉案專利受到過行政機關(guān)的查處、甚至被告曾就涉案專利提出過無效宣告請求【1】，均可以認定行為人“知道”其行為針對的是侵權(quán)產(chǎn)品。如果上述情況均不存在，僅僅是權(quán)利人向銷售者或者生產(chǎn)者發(fā)出了侵權(quán)警告函，則要對該警告函所記載的信息內(nèi)容進行考察。如果該警告函記載或者附加了被訴侵權(quán)產(chǎn)品信息、專利權(quán)信息（專利號、專利名稱、專利權(quán)證書復(fù)印件等）、侵權(quán)比對基本信息及聯(lián)系人信息等，銷售者收到該警告函，就應(yīng)該知道其銷售的是專利侵權(quán)產(chǎn)品。【2】

《北京市高級人民法院<專利侵權(quán)判定指南（2017）>》（以下簡稱《侵權(quán)指南》）第146規(guī)定，合法來源是指通過合法的進貨渠道、以合理的價格購買侵權(quán)產(chǎn)品，并提供符合交易習(xí)慣的票據(jù)，但權(quán)利人明確認可被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有合法來源的除外。

在司法實務(wù)中，對于合法來源的抗辯的審查標準較高，不但要求被告在提供的買賣合同、供銷單、支付單據(jù)中可以體現(xiàn)供貨主體的信息（公章或者確認簽字），收貨人也要和銷售者或使用者的關(guān)系對應(yīng)；還需要買賣合同、供銷單據(jù)體現(xiàn)產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和被訴產(chǎn)品對應(yīng)；且發(fā)票金額和支付價款數(shù)額對應(yīng)，形成完整的合法來源的證據(jù)鏈。【3】

但實際的交易往往是多樣化的，靈活的交易模式下有些交易并未留有規(guī)范的“票據(jù)”，如果銷售商或使用者有支付合理費用的票據(jù)并提供了制造商，在制造商承認其制造被控侵權(quán)產(chǎn)品的事實下，就無需再要求相關(guān)票據(jù)與侵權(quán)產(chǎn)品之間具有高度的關(guān)聯(lián)性。

《專利法》第70條對具有合法來源的行為人免除了賠償責(zé)任，但并未免除其停止侵權(quán)的責(zé)任。對于銷售者及許諾銷售者而言，根據(jù)《專利法司法解釋二》第25條第1款的規(guī)定，權(quán)利人要求停止許諾銷售、銷售行為的主張，人民法院應(yīng)予支持；對于使用者而言，《專利法司法解釋二》第25條第1款及《侵權(quán)指南》147條均規(guī)定，使用者能夠證明其產(chǎn)品合法來源且已支付該產(chǎn)品的合理對價的，對于權(quán)利人請求停止使用行為的主張，不予支持。

那么對于合理維權(quán)開支，具有合理來源方是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)？筆者認為，合法來源抗辯雖然成立，但是銷售和使用行為的侵權(quán)性質(zhì)并未改變，權(quán)利人為維護自身開發(fā)權(quán)益，制止侵權(quán)行為的合理維權(quán)開支也是因為上述侵權(quán)行為引起的，合理來源方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)此部分的賠償責(zé)任。

對此在東莞冠威綠之寶公司訴深圳居上美家電子商務(wù)公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中，廣東省高級人民法院也認為：“《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第22條進一步明確規(guī)定，權(quán)利人主張其為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支的，人民法院可以在專利法第六十五條確定的賠償數(shù)額之外另行計算。被告的合法來源抗辯成立，免除其損害賠償責(zé)任時，由于合理開支基于侵權(quán)行為而發(fā)生，并且與損害賠償具有不同的法律屬性，原則上不宜同時免除其承擔(dān)原告合理開支的責(zé)任?！?/p>

綜上，專利侵權(quán)訴訟中對于合法來源的對象僅針對生產(chǎn)者、銷售者和許諾銷售者。合法來源方須提供完整的合法來源證據(jù)鏈，原告認為被告應(yīng)知其行為針對的是侵權(quán)產(chǎn)品的，應(yīng)提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。同時合法來源方雖然免除了損害賠償責(zé)任，但并不阻礙其承擔(dān)停止侵權(quán)的責(zé)任，對于合理維權(quán)開支仍需承擔(dān)賠償責(zé)任。

注釋：

【1】：參見：王明達，《北京市高級人民法院<專利侵權(quán)判定指南》第610頁，2014年9月；

【2】：最高人民法院（2014）民申字第1045號民事裁定書；

【3】：參見：江蘇省高級人民法院（2007）蘇民三終字第0102號判決書、棗莊市中級人民法院（2016）魯04民初40號判決書、杭州市中級人民法院（2015）浙杭知初字第1174號判決書；

【4】：廣東省高級人民法院2018粵民終784號判決書。

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作者：姜瑩麗  蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團隊 

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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