國內(nèi)現(xiàn)動物森友會搶注，任天堂卻沒有勝算？

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作者：游云庭  上海大邦律師事務(wù)所高級合伙人  知識產(chǎn)權(quán)律師

原標(biāo)題：任天堂能打敗動物森友會商標(biāo)搶注者嗎？

最近任天堂Switch平臺上的動物森友會游戲風(fēng)靡全球，筆者在國家商標(biāo)局搜了動物森友會商標(biāo)，發(fā)現(xiàn)除了游戲開發(fā)者日本任天堂公司，國內(nèi)居然也有人在幾個類別搶注了這個商標(biāo)，所以今天就和大家聊一下任天堂能不能打敗動物森友會的商標(biāo)搶注者。

老規(guī)矩先說下摘要，沒時間的讀者只看這段就行了：任天堂公司雖然獲得動物森友會在游戲相關(guān)類別的商標(biāo)注冊，但搶注者搶注的是服裝、文具等游戲周邊產(chǎn)品的商標(biāo)，和任天堂的商標(biāo)屬于不同類別，對這種情況，只能申請認(rèn)定馳名商標(biāo)獲得跨類商標(biāo)保護(hù)。但因?yàn)閯游锷褧螒蚰壳皼]有獲得版號，無法提供國內(nèi)使用證據(jù)，就無法證明其在國內(nèi)構(gòu)成馳名商標(biāo)，所以其擊敗搶注者的難度不小。

一、 動物森友會的商標(biāo)申請情況

以下是動物森友會商標(biāo)目前的申請情況： 

二、為什么動物森友會不能認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)？

一般這種搶注知名度較高的品牌的情況，如果搶注者的商標(biāo)申請通過了審查，進(jìn)入公告期，被搶注的品牌商要維權(quán)的，最適宜的方式就是申請認(rèn)定馳名商標(biāo)，請求跨類保護(hù)。我國《商標(biāo)法》規(guī)定：“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用?！?/p>

但令人遺憾的是，動物森友會商標(biāo)適用此條維權(quán)的難度會很大，他們雖然在全球很有知名度，但卻無法提交在中國的使用證據(jù)。因?yàn)镾witch版的動物森友會目前尚未取得版號，目前還沒有在國內(nèi)發(fā)行。而《北京市高級人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》明確規(guī)定：在先商標(biāo)在其他國家、地區(qū)等具有較高知名度，但依據(jù)訴爭商標(biāo)申請日前的實(shí)際使用情況，不能為中國境內(nèi)相關(guān)公眾所熟知的，不能認(rèn)定在先商標(biāo)已經(jīng)達(dá)到馳名狀態(tài)。

即便任天堂或者其國內(nèi)代理騰訊公司最近取得了動物森友會的版號，認(rèn)定馳名商標(biāo)仍然有障礙：原工商總局的《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》明確規(guī)定：“要認(rèn)定馳名商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)提供證明其注冊時間不少于3年或者持續(xù)使用時間不少于5年的材料?！边@些材料也應(yīng)該指中國國內(nèi)的使用證據(jù)，考慮到這個游戲在Switch平臺上剛剛上線幾個月，這也是任天堂公司無法提交的。

在動物森友會之前，任天堂在其他平臺上將該游戲命名為《動物之森》，早在2001年在國外就有發(fā)行，是不是他們也可以用動物之森的名稱主張搶注者構(gòu)成對《動物之森》馳名商標(biāo)的近似商標(biāo)？但據(jù)筆者查詢，任天堂并未就此商標(biāo)在中國進(jìn)行過申請，所以也無法主張已注冊商標(biāo)的馳名商標(biāo)保護(hù)。而且《動物之森》也沒有在國內(nèi)申請過版號，所以任天堂也不能提交該游戲的使用證據(jù)，從而無法申請馳名商標(biāo)。

三、任天堂有其他法律方法狙擊動物森友會搶注者嗎？

根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn)，辦法雖然有一些，但具體適用到本案，都不一定可行：

1、代理人搶注

我國商標(biāo)法有禁止代理人搶注商標(biāo)的規(guī)定。如果任天堂能證明搶注者曾是自己代理商或者是代理商關(guān)聯(lián)方的，可以據(jù)此提起商標(biāo)異議。但就本案，搶注者為個人，多半是看到新聞去申請商標(biāo)的，所以不一定可行。

2、商標(biāo)囤積

國家知識產(chǎn)權(quán)局目前正在開展打擊“商標(biāo)囤積”的活動，也就是對大量申請商標(biāo)但不使用的申請者，依法進(jìn)行打擊。如果搶注者搶注多個商標(biāo)的，任天堂要求商標(biāo)局認(rèn)定申請人的申請行為構(gòu)成商標(biāo)囤積，屬于《商標(biāo)法》規(guī)定的其他不正當(dāng)手段注冊商標(biāo)，從而駁回其申請。但據(jù)筆者查詢，這個搶注人只在四個類別申請了這一個商標(biāo)。所以這條路不可行。

3、侵犯在先權(quán)利

《商標(biāo)法》規(guī)定：申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，所以任天堂公司可以嘗試?yán)眠@條狙擊搶注者。

（1）知名商品特有名稱權(quán)

任天堂公司可以根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》規(guī)定，認(rèn)定動物森友會為有一定影響的商品名稱，搶注者侵犯了其名稱權(quán)。但要達(dá)到有一定影響的標(biāo)準(zhǔn)，同樣需要在中國使用進(jìn)行舉證，前文已述，該游戲沒有版號，所以無法提供使用證據(jù)。同時，即便該游戲取得了版號，我們看到有法院判決（2010）朝民初字第30560號認(rèn)為，我國《反不正當(dāng)競爭法》對知名商品特有名稱的保護(hù)實(shí)際上是對未注冊商標(biāo)的保護(hù)。根據(jù)《商標(biāo)法》，侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)尚需以在相同、類似商品上使用相同、近似商標(biāo)為條件，對未注冊商標(biāo)的保護(hù)更不能跨類保護(hù)，故對知名商品特有名稱的保護(hù)應(yīng)當(dāng)以相同、類似商品為條件。也就是說，任天堂對游戲的知名產(chǎn)品名稱保護(hù)不能延伸到服裝、潔具、皮具這些商品上。

（2）著作權(quán)

動物森友會的名稱可以獲得著作權(quán)保護(hù)嗎？如果可以，那搶注商標(biāo)者就侵犯了任天堂公司的著作權(quán)。雖然動物森友會這幾個字確實(shí)是一個比較少見的組合。但是在司法實(shí)踐中，法院認(rèn)定注冊商標(biāo)侵犯著作權(quán)的情況時，對于著作權(quán)獨(dú)創(chuàng)性要求較高，根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn)，動物森友會這種短語一般會被法院認(rèn)定缺乏獨(dú)創(chuàng)性，獲得著作權(quán)保護(hù)可能性很小。

最后，任天堂公司目前的商標(biāo)申請，在游戲上使用已經(jīng)足夠，但因?yàn)槠錄]有申請周邊產(chǎn)品的商標(biāo)，所以，商標(biāo)搶注者還是有可能在服裝、文件、皮具、潔具這些類別獲得動物森友會商標(biāo)注冊。但搶注者單單獲得名稱的注冊，其實(shí)商業(yè)價值也不大，要配合動物森友會中的卡通形象使用，產(chǎn)品才會被游戲粉絲接受，但搶注者如果在使用商標(biāo)時繼續(xù)搭順風(fēng)車，使用任天堂動物森友會游戲中卡通形象的，將構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)，法院會判決其停止侵權(quán)和賠償損失。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：游云庭  上海大邦律師事務(wù)所高級合伙人  知識產(chǎn)權(quán)律師

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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