淺析對審查意見中具有技術啟示的判斷邏輯的合理質疑

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉載#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：萬娟北京隆源天恒知識產權代理事務所（普通合伙）

徐蘇明北京隆源天恒知識產權代理事務所（普通合伙）

原標題：淺析對審查意見中具有技術啟示的判斷邏輯的合理質疑

在專利申請創(chuàng)造性"三步法"的評述中，通常包含事實認定和法律推理兩部分。事實認定部分包括對本申請權利要求和最接近現(xiàn)有技術進行對比分析以確定區(qū)別技術特征、對用于結合評價該權利要求的對比文件進行分析以確定論據(jù)等工作。法律推理是基于所認定的事實、論據(jù)以及法理，合乎邏輯地判斷現(xiàn)有技術是否給出了技術啟示。由于"三步法"是逆向判斷創(chuàng)造性的方法，通常并不符合發(fā)明創(chuàng)造的形成邏輯，審查員在了解本申請技術內容之后，可能會錯誤地低估本申請的創(chuàng)造性，得出現(xiàn)有技術具有技術啟示的判斷。基于審查員的判斷邏輯，筆者在實踐中發(fā)現(xiàn)，善用對比文件整體公開的內容，著眼于從區(qū)別技術特征的認定是否合理和/或區(qū)別技術特征是否被論據(jù)公開等基礎角度以及具有技術啟示的推理邏輯和推理結果是否合理等角度尋找突破口，并針對性地陳述意見，這對于專利申請的最終審查結果將有很積極的影響。

下面，筆者結合三個案例總結基于對審查意見中具有技術啟示的判斷邏輯的合理質疑的一些答復思路，供大家探討、指正。

案例一

案情簡介

該專利申請涉及板栗皮中神經(jīng)酰胺的提取方法，權利要求1的技術要點為：板栗皮提取液的制備方法包括浸提、濾液濃縮、堿解、大孔樹脂柱分離、硅膠或氧化鋁柱純化、薄層層析檢測等步驟。

審查員在審查意見中指出D1公開了將板栗皮粉碎后按照常規(guī)提取脂質的方法，首次確立了板栗皮中蓄積了大量的神經(jīng)酰胺，已經(jīng)確立了提取技術。與本申請的區(qū)別在于：本申請具體限定了提取方法。針對上述區(qū)別，D2中公開了浸提、過濾與濃縮、大孔樹脂柱富集與分離、濃縮、干燥等步驟，雖是為了提取板栗殼多酚，但其同樣是為了從板栗殼中提取所需要的組分的制備方法，本領域技術人員可以想到將該方法應用于D1中以制備神經(jīng)酰胺。同時，本領域技術人員可以根據(jù)所要提取的物質種類不同，在現(xiàn)有技術的基礎上，對提取條件進行合理調整。D1結合D2及本領域的常規(guī)技術手段得到權利要求1的技術方案對本領域技術人員來說是顯而易見的。

案例分析

筆者在仔細閱讀了對比文件之后，發(fā)現(xiàn)D1雖公開了板栗皮中含有神經(jīng)酰胺以及公開了采用常規(guī)方法提取脂質，然而常規(guī)方法提取到的是如D1表1中列舉的具有脂溶性特征的數(shù)十種化合物，且D1中沒有任何關于提取脂質具體步驟的描述，即D1并沒有公開如何提取神經(jīng)酰胺的技術事實。針對于D2，其目的在于從板栗殼中提取多酚，而多酚呈水溶性，神經(jīng)酰胺為弱極性脂質，二者的化學結構和性質完全不同，顯然，多酚不等同于神經(jīng)酰胺?；诮Y構和性質的差異，物質的制備方法必然存在差異。審查員認為提取多酚的方法可以應用于D1中以制備神經(jīng)酰胺的觀點值得商榷。神經(jīng)酰胺提取過程中主要雜質為高極性脂質，本申請采用堿解皂化除雜，純化時，采用含有強弱2種極性溶劑的混合液作為洗脫溶劑，可基于神經(jīng)酰胺和雜質在洗脫溶劑中分配系數(shù)的差異，提高產品含量和純度。而D2中不經(jīng)過堿解并利用強極性乙醇水溶性進行分離萃取，神經(jīng)酰胺的溶解性低，故無法合理預期利用D2的技術方案可以實現(xiàn)本發(fā)明的目的。由此可見，多酚的制備與神經(jīng)酰胺的制備，這兩個技術方案不能簡單等同，從板栗殼中提取所需要的組分的方法不能想當然地由多酚推導到神經(jīng)酰胺。即，D1沒有公開神經(jīng)酰胺的提取方法，D2公開的內容與區(qū)別技術特征存在明顯不同，則靠它支撐的推邏輯理就缺乏基礎。

基于上述思路，筆者在答復時將從屬權利要求中洗脫溶劑的技術特征加入到權利要求1中，客觀指出D1具體公開的內容以及本申請和D2的步驟差異，并基于待制備物質性質的差異針對性答復本申請各步驟的協(xié)同作用及能實現(xiàn)的技術效果，同時引證了多篇文獻來證明堿解后可通過皂化反應除去極性脂質以及洗脫溶劑中不同極性溶劑對神經(jīng)酰胺和極性脂質的溶解性存在差異，最終獲得授權。

案例小結

從案例一可以看出，審查員或多或少會模糊、夸大，甚至曲解一些技術事實，進而不恰當?shù)卣J定現(xiàn)有技術整體公開了本申請的技術方案。此時，需客觀指出未被公開的技術特征和/或不等同的技術特征，并論述如何不同，以整體說明本申請的技術方案和技術效果與現(xiàn)有技術存在實質性差別，如此，具有技術啟示的推理基礎就不復存在。

案例二

案情簡介

該案例涉及抗結瘤防鋁液污染的鎂鋁尖晶石澆注料，權利要求1請求保護鎂鋁尖晶石澆注料產品，由鎂鋁尖晶石、橄欖石、鋯英砂、氧化鋁微粉、高鋁水泥、抗沾劑、分散劑組成，并限定了各組分的質量百分比，且鎂鋁尖晶石由三種粒徑段組成。

審查員在審查意見中指出D1公開了高抗侵蝕、防結瘤堵塞的再結合鎂鋁尖晶石磚，與本申請的部分原料相同，區(qū)別在于：本申請要求保護用于鋁工業(yè)的抗結瘤防鋁液污染的鎂鋁尖晶石澆注料，原料中還包括橄欖石、氧化鋁微粉、高鋁水泥、抗沾劑和分散劑；不包括Fe2O3與CaO，限定了鋯原料采用鋯英砂；鎂鋁尖晶石重量百分比不同且粒度不同。針對上述區(qū)別，耐火磚與耐火澆注料均是常規(guī)的耐火材料種類，本領域技術人員可以根據(jù)需要將其制備成鎂鋁尖品石澆注料。D2給出了在熔鋁爐用澆注料中加入1-3%的反潤濕劑硫酸鋇（即本申請的抗沾劑）以提高抗鋁液滲透性能的技術啟示，本領域技術人員有動機將D2的技術內容結合到D1中，其能實現(xiàn)抗結瘤的技術效果可以預期。其余成分本領域技術人員可以根據(jù)實際需要添加，其重量百分比易于控制和調整。D1結合D2及本領域的常規(guī)技術手段得到權利要求1的技術方案對本領域技術人員來說是顯而易見的。

案例分析

該案例中，D2所要解決的技術問題是通過添加硫酸鋇提高熔鋁爐的抗鋁液滲透性，其目的在于抵抗熔融態(tài)的鋁液對熔鋁爐侵蝕。而D1所要解決的技術問題是提高對石油焦燃燒廢氣和灰分抗侵蝕性能力，即D1目的為抵抗廢氣和灰分對玻璃窯蓄熱室格子體的侵蝕。換言之，D1的再結合鎂鋁尖晶石磚與D2或本申請的澆注料的應用領域截然不同，審查員基于二者均是常規(guī)的耐火材料種類就認定本領域技術人員可以根據(jù)需要將耐火磚制備成澆注料并應用于熔鋁爐的邏輯存在一定問題。因為二者實質為抵抗不同因素的侵蝕，D1的技術原理是通過各原料反應形成致密結構，而本申請的技術原理是通過各原料反應生成高熔點且對鋁渣潤濕性低的物質，基于技術原理的巨大差異，本領域技術人員能否將耐火磚應用于熔鋁爐以實現(xiàn)抗鋁液侵蝕的效果尚存疑問。進一步地，由于技術領域和技術原理差異，D1中不會涉及“熔融態(tài)的鋁液侵蝕”和“防鋁液污染”的技術問題，由于不具有改進基礎，此時，即使D2中公開的硫酸鋇與在本申請所起的作用相同，本領域技術人員也不會有動機將D1和D2結合。那么，審查員認為有動機將D2的技術內容結合到D1中并認為實現(xiàn)抗結瘤的技術效果可以預期的邏輯推理實際上就經(jīng)不起推敲。此外，筆者發(fā)現(xiàn)D2公開了硫酸鋇在1000℃熱處理3h時會分解，使?jié)沧⒘系慕Y構變差，因此，其在D1的制備條件下（1560-1710℃保溫3-5h）必然分解，實質上D2是給出了無法在D1中引入硫酸鋇的教導，則即使在D1中加入硫酸鋇，其能實現(xiàn)抗鋁液侵蝕的效果也不可預期。

基于上述思路，筆者先論證D1和D2缺乏改進基礎和結合動機，再論證了各區(qū)別組分的作用與本申請為抵抗熔融態(tài)的鋁液侵蝕的目的相適應，并引證了多篇文獻來證明各區(qū)別組分反應生成了高熔點的物質且該物質對鋁渣的潤濕性低，以此起到抗結瘤的作用，該專利申請獲得授權。

案例小結

從案例二可以看出，在現(xiàn)有技術公開了區(qū)別技術特征且作用相同的情況下，若能謹慎客觀地指出審查員的推理邏輯中可能存在的不當之處，如該案例中D1關注的技術問題和D2所要解決的技術問題無關，且二者抗侵蝕的技術原理不同，則本領域技術人員難以以D1的技術方案為起點，從D2中得到技術啟示，進而結合形成本申請的技術方案，由此打破存在技術啟示的邏輯鏈，也不失為一種較佳的答復思路。

案例三

案情簡介

該案例涉及復合傷口敷料，權利要求1的技術要點為：復合傷口敷料由殼聚糖、鋰藻土依次交聯(lián)到細菌纖維素上形成，并限定了各組分的配比。

審查員在審查意見中指出D1公開了殼聚糖交聯(lián)到細菌纖維素上形成的復合傷口敷料及其優(yōu)異的生物相容性和細胞親和性，可促進創(chuàng)面結痂及愈合等的技術效果。與本申請的區(qū)別在于：敷料中進一步交聯(lián)了鋰藻土，并限定了原料的質量比。D2公開了在細菌纖維素中添加鋰藻土能夠提高細菌纖維素的力學性能，本領域技術人員有動機在細菌纖維素上交聯(lián)鋰藻土。至于三者質量比能夠根據(jù)需求調整。在D1的基礎上結合D2及本領域的常規(guī)技術手段得到權利要求1的技術方案對本領域技術人員來說是顯而易見的。

案例分析

該案例中，D2添加鋰藻土的目的為改善細菌纖維素的力學性能（與本申請改善機械性能的作用等同），可以說給出了在D1中引入鋰藻土的技術啟示。但整體分析本申請的技術構思后，其添加鋰藻土不僅在于改善機械性能，同時還在于改善殼聚糖的緩釋能力、敷料的保水透氣性能等。也即，本申請實質所要解決的技術問題遠復雜于D2。為解決更復雜的技術問題，本申請以細菌纖維素作為基材，依次吸附殼聚糖、鋰藻土，殼聚糖起橋接作用，分別交聯(lián)細菌纖維素和鋰藻土，以得到兩種穩(wěn)定的交聯(lián)網(wǎng)絡，從而同時解決上述技術問題。再反觀D1，其目的是通過共混使多聚糖滲透到納米細菌纖維素表面以及網(wǎng)絡結構中，實現(xiàn)提高生物相容性等的技術效果。此時，順著審查員的思路進行推理，若機械地將鋰藻土結合到D1中而不調整加入順序，例如采用三者共混或先加入細菌纖維素和鋰藻土、最后加入殼聚糖的方式，由于鋰藻土分子量小，會率先進入細菌纖維素的網(wǎng)絡結構進而占據(jù)殼聚糖結合的位點，且電負性的鋰藻土還會與帶正電的殼聚糖結合以增加其滲透到細菌纖維素孔隙內的難度，出現(xiàn)與D1和/或本申請的改進初衷相違背的情況。由此可見，D1和D2雖然理論上可以結合，但結合方式不同，得到的結果不盡相同，本申請的技術方案僅是其中一種可能的結果，據(jù)由審查員的推理不必然地能夠得到本申請的技術方案，也即，本申請的技術方案與D1和D2以及本領域常規(guī)技術手段的結合不具有邏輯推理上的因果關系，則在D1的基礎上結合D2及本領域的常規(guī)技術手段得到本申請的技術方案對本領域技術人員來說是顯而易見的觀點值得商榷。

基于上述思路，筆者著重論證了三種成分交聯(lián)順序的作用和成分配比調整上對兩種交聯(lián)網(wǎng)絡的影響，此案已授權。

案例小結

從案例三可以看出，審查員往往會忽視區(qū)別技術特征之間的相互關聯(lián)，孤立技術特征并進行簡單拼湊。對于該種情況，盡管在理論上具有結合動機，但結合方式不同，結合后的技術效果存在差別，意味著本領域技術人員對現(xiàn)有技術進行改進后產生的技術效果沒有合理預期，則現(xiàn)有技術無法給出本申請?zhí)囟ńY合方式（如交聯(lián)順序）的技術啟示。

總結

整體考量現(xiàn)有技術，基于其技術原理、技術方案和/或技術效果，并重點核查與技術啟示相關的每一處技術事實，從推理基礎、推理邏輯和推理結果等角度客觀地推導出審查意見判斷邏輯中的不合理之處，進而否認現(xiàn)有技術存在技術啟示，說服力往往更強，也更易被審查員理解和接受。以上兩個層次可多線并行、多管齊下，形成環(huán)環(huán)相扣的答復邏輯鏈。

從判斷邏輯尋找答復要點時，本申請的技術方案與技術效果仍然應當是答復的主要內容，在論證過程中應當結合技術原理說明本申請與現(xiàn)有技術的實質性區(qū)別。當本申請并未詳細地記載技術原理而僅給出斷言式的技術效果時，如果僅僅強調本申請的技術方案相對于多篇現(xiàn)有技術的結合仍然是非顯而易見的，則難以凸顯本申請相對于現(xiàn)有技術的貢獻。此時，適當引用已發(fā)表文獻等權威性較高的現(xiàn)有技術來佐證答復觀點，必然地推出所要論證的事實，能使說理更充分和客觀。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：萬娟北京隆源天恒知識產權代理事務所（普通合伙）

徐蘇明北京隆源天恒知識產權代理事務所（普通合伙）

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺析對審查意見中具有技術啟示的判斷邏輯的合理質疑（點擊標題查看原文）

如有想看文章主題內容，歡迎留言評論~

淺析對審查意見中具有技術啟示的判斷邏輯的合理質疑

「關于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影響力的知識產權媒體，致力于連接全球知識產權與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產權負責人，還有來自政府、律師及代理事務所、研發(fā)或服務機構的全球近100萬用戶（國內70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com 中文官網(wǎng)：iprdaily.cn）

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉載，請注明出處：“http://www.globalwellnesspartner.com/