外觀設計專利被網(wǎng)絡公開的認定標準？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：趙宇 王紅 趙麗君

原標題：外觀設計專利被網(wǎng)絡公開的認定標準？

申請外觀設計專利時須具備新穎性的要求，即不屬于現(xiàn)有技術或現(xiàn)有設計。那么，該如何認定一項外觀設計專利是否是現(xiàn)有技術或現(xiàn)有設計呢？結合不同證據(jù)的實際情況，在事實認定時情況比較復雜，實務中常常存有爭議。本文結合筆者實際經(jīng)辦的案件，對外觀設計專利在網(wǎng)絡環(huán)境下的公開，是否構成專利法意義上的公開，給予具體評述。

本案的侵害外觀設計專利權糾紛，由筆者代理被告應訴，在訴訟階段，收集相關產(chǎn)品網(wǎng)絡公開的證據(jù)，提出中止審理的申請，國家知識產(chǎn)權局將涉案專利成功無效掉，迫使原告不得不撤訴，為當事人爭取到最佳的訴訟結果。

案情簡介

原告A品牌管理（天津）有限公司將 被告天津市B化妝品商行、C（天津）有限公司 訴至天津市第三中級人民法院，訴訟請求如下：

1.請求判令二被告停止侵權；

2.請求判令二被告賠償經(jīng)濟損失50萬元及合理開支約3萬元；

3.訴訟費用由二被告承擔。

原被告關系圖

訴訟過程

原告訴稱：在市場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)一款名為“樂啦樂啦發(fā)酵綠豆修護保濕霜”的化妝品在產(chǎn)品外包裝的設計上與原告的外觀設計專利明顯相同/近似，以一般消費者的認知判斷無實質(zhì)性差異，經(jīng)比對該涉案侵權產(chǎn)品落入了原告專利權保護范圍。被告B化妝品商行未經(jīng)許可銷售、許諾銷售涉案侵權產(chǎn)品，被告C化妝品（天津）有限公司未經(jīng)許可制造、銷售、許諾銷售案涉侵權產(chǎn)品。二被告的行為嚴重侵犯了原告的外觀設計專利權，給原告造成了極大的損失和負面影響。原告提交了相關的權利證據(jù)，包括外觀設計專利證書、專利登記簿副本、外觀設計專利權評價報告、購買涉案產(chǎn)品的公證書。請求法院判如所請。

結合被告的闡述，筆者認為相關專利事實上已經(jīng)被公開，需要收集證據(jù)，專利被無效的幾率很大，做如下辯論思路：積極準備無效程序、正常應對訴訟程序，爭取釜底抽薪。2020年8月8日，被告向國家知識產(chǎn)權局遞交了無效宣告請求書及相關證據(jù)，同時依據(jù)《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020修正）》第四條、第五條的規(guī)定，在取得專利無效受理通知書的情況下，又向天津三中院提交了答辯狀、中止審理申請書。

2020年10月13日，天津市第三中級人民法院下發(fā)了民事裁定書，裁定本案中止訴訟。

2020年10月15日，國家知識產(chǎn)權局向被告方送達了無效宣告請求口頭審理通知書。

2020年11月11日，被告方參加了國知局復審和無效審理部的口審開庭。

2021年1月20日，國知局下發(fā)了無效宣告請求審查決定書，宣告專利權全部無效。后，原告方向天津市第三中級人民法院申請撤訴。

2021年2月24日，天津市第三中級人民法院做出民事裁定，準許原告A品牌管理（天津）有限公司撤訴。被告獲得全部勝訴。 

案件爭點

本案勝訴的關鍵在于無效成功，以下做詳細闡述：

筆者從原告外觀設計專利權的權利穩(wěn)定性入手，前后收集證據(jù)8組，提交無效宣告請求書及補充意見，并參與口審程序。

證據(jù)目錄如下：

請求人代理意見

在參與無效宣告口頭審理后，請求人一方代理人積極歸納案件爭議焦點，并向國知局復審和無效審理部提交代理意見。

具體如下：

一．相關公證證據(jù)中，具有售賣意圖的劉正偉，其個人微信號朋友圈已經(jīng)公開了涉案專利的照片，屬于專利法意義上的公開

1.關于照片在朋友圈發(fā)布是否構成公開，專利權人認為：朋友圈是邀請制，即使再多的好友，也屬于有數(shù)量限制，不應當視為在朋友圈發(fā)布視為專利公開。

2.請求人表達如下觀點：

何謂“為公眾所知”？《專利審查指南》（2010版）修改為“現(xiàn)有技術應當在申請日以前處于能夠為公眾獲得的狀態(tài)”。

請求人認為，從證據(jù)證明的角度講，“為公眾所知”的認定只要具備或然性，或者可能性即可，而非必須要求實然性，即并不要求公眾實際上已經(jīng)知悉該技術內(nèi)容，只要有該技術處于公開的狀態(tài)的證據(jù)即可。從專利權人利益和社會公眾利益的平衡角度來講，“公眾”應當是指社會公眾中的任何一個無任何保密義務的自由人，只要有證據(jù)證明社會公眾中的一個“自由人”能夠獲知的技術即應認定該技術處于“為公眾所知”的狀態(tài)，否則專利權人將會獲得不正當?shù)睦妗?/p>

就本案微信朋友圈發(fā)布產(chǎn)品照片而言，本案自編輯信息中涉及產(chǎn)品介紹等方面的內(nèi)容，其具備對外傳播及大范圍公布的意圖，都是希望該內(nèi)容被轉(zhuǎn)發(fā)或擴散。因此，針對朋友圈內(nèi)發(fā)布的這些信息，微信朋友圈內(nèi)的好友可以認定為無任何保密義務的自由人。而至于進入朋友圈的好友可能需要驗證，并不能改變好友通常情況下不負有保密義務的性質(zhì)。

微信朋友圈內(nèi)好友的多少、技術能力、興趣愛好不能對朋友圈內(nèi)所發(fā)布的信息的狀態(tài)構成影響。微信朋友圈內(nèi)好友多，傳播的速度和范圍可能更快更廣，但現(xiàn)有技術本質(zhì)上要求“為公眾所知”的或然性，并不要求證明該發(fā)布的信息實際上為多少人所知、為誰所知，不需要證明好友實際上是否知曉，也不需要證明好友的技術知識水平、好友的興趣愛好等，就好比我們很多公開信息并不被所有人甚至一小部分人知曉一樣，并不影響公開性的認定，一樣要認定為公開技術。

更何況，現(xiàn)在微信朋友圈作為非常發(fā)達的社交工具，目前已經(jīng)有很強的網(wǎng)絡銷售的功能（朋友圈的持有人的微信名是——noudou劉正偉和微信文字的表達，就是一種軟廣告的宣傳），本案的化妝品產(chǎn)品發(fā)到朋友圈，就是一種強烈的銷售廣告宣傳之意圖，在有朋友看見后，即可再下載和再傳播，如此以往，專利圖片無限傳播的可能性非常大，達到了公開的程度；而且申請加入某人朋友圈的限制，其實門檻很低，就像要到圖書館看書，只需要辦一張借書卡即可，其實沒有實質(zhì)上的限制。而且，發(fā)朋友圈的人本就是想大力推廣該產(chǎn)品，其沒有主觀意愿也不可能來限制圖片的進一步傳播，所以構成公開。

二、關于證據(jù)6-圖行天下網(wǎng)站的圖片為134M的高清晰度照片，能夠通過放大，看清楚相關細節(jié)，故涉案專利已經(jīng)被全部公開 ：

請求人認為證據(jù)6的圖片是最清晰的，建議通過如下網(wǎng)址：https://www.photophoto.cn/tupian/gaoliyanalvdouxiliehaibaotupian-18791683.html，或者公證文件所附光盤查看，因為圖片打印出來會被局限在A4紙范圍內(nèi)，電腦上放大看才能更清楚，通過網(wǎng)頁圖片下方的圖片大小和格式（大?。?34.57 MB，格式：PSD(CS5)，尺寸：3543*4724）的介紹，可知該圖片屬于高清圖片，是那種3.5米x4.7米的大海報，電腦下載放大會非常清晰，所以建議用電腦查看圖片，才能更清晰（比公證書的附圖更清晰）。這樣一來，134M的照片能夠清楚展示相關產(chǎn)品的具體細節(jié)，故涉案專利已經(jīng)被全部公開。

三、關于證據(jù)7所示微信公眾號文章的照片展示了涉案專利的相關要素的真實性，且公開時間早于授權日，故涉案專利相對證據(jù)7被全部公開

綜上所述，被告提出以上代理意見，請審查員采納，并裁決涉案專利全部無效。

合議組觀點

微信公眾平臺是騰訊旗下的第三方運營平臺，微信公眾號文章的發(fā)布時間由系統(tǒng)自動生成,，微信公眾號上發(fā)布的內(nèi)容一經(jīng)發(fā)布即公開，且發(fā)布后通常不能對其內(nèi)容進行修改。因此，在無相反證據(jù)的情況下，合議組對證據(jù)7所示微信公眾號文章的真實性及公開時間均予確認，發(fā)布時間2014年11月17日早于涉案專利的申請日2016年11月03日，屬于現(xiàn)有設計，可以用于評價涉案專利是否符合專利法第23條第1款的規(guī)定。

對于涉案專利的包裝瓶類產(chǎn)品來說，其瓶子的整體形狀及表面的圖案可以有很大的設計空間。對比設計雖然沒有公開背面的設計，然而涉案專利與對比設計的整體形狀和其正面的圖案的具體內(nèi)容基本相同，已經(jīng)給予一般消費者二者基本相同的整體視覺印象。涉案專利與對比設計的區(qū)別在于瓶蓋邊緣的細微凸起，該差別屬于一般消費者施以一般注意力不容易察覺到的局部細微差異；涉案專利的背面為一些說明性的文字，在外觀設計對比中對于文字的字音字義不予考慮，僅將其作為圖案，因此瓶體正面上方的商標文字以及瓶體背面說明性的文字，其排布為在包裝類產(chǎn)品中的常規(guī)設計，對于一般消費者來說，并不容易關注到上述差異，綜上所述，涉案專利與對比設計相比構成實質(zhì)相同的外觀設計，涉案專利不符合專利法第23條第1款的規(guī)定。 

無效結論

2021年1月20日，國知局下發(fā)了無效宣告請求審查決定書，宣告專利權全部無效。 

律師點評

本案的勝訴，在于無效證據(jù)收集的比較充分，這是知識產(chǎn)權訴訟獲得勝訴的訣竅之一。

本案無效階段網(wǎng)絡公開類證據(jù)8份，包括微信朋友圈、微信公眾號、或普通網(wǎng)頁等方式，主要呈現(xiàn)方式是圖片或視頻，這切合外觀實際產(chǎn)品的表現(xiàn)形式，同時通過公證手段對上述證據(jù)給予保全很必要（甚至必不可少），因為一些公眾號證據(jù)（如證據(jù)7）就是原告掌控，原告事實在程序中也刪除部分公眾號文章，給予抗辯。但因為公證保存下來，最終無力回天。

二．在無效證據(jù)的采信上，審查員和趙宇律師的思路并不一致，由此可以研究審查員的思維模式。

請求方無效證據(jù)的優(yōu)先位次是：NO1是微信朋友圈證據(jù)—NO2網(wǎng)站高清照片證據(jù)—NO3公眾號照片證據(jù)；審查員舍棄前二位證據(jù)，采信了NO3公眾號照片證據(jù)。趙律師認為，可能基于如下原因：（1）對微信朋友圈證據(jù)，請求人認為是一種“軟廣告的宣傳，希望傳播，繼而處于公開的狀態(tài)”，但是，這是一種隱含的軟廣方式，而不是一種硬廣告或者純廣告的方式，此外，強烈的銷售廣告宣傳之意圖又是主觀層面的，不太好認定，鑒于說理要恰當充分，要有依據(jù)可循，這一點可能是審查員不予采納的原因；（2）對于“證據(jù)6-圖行天下網(wǎng)站的圖片為134M的高清晰度照片，能夠通過放大，看清楚相關細節(jié)，故涉案專利已經(jīng)被全部公開”這一理由，可能由于圖行天下網(wǎng)站就是一個普通網(wǎng)站，公信力一般，知名度或流行度不如百度、騰訊等網(wǎng)站，可能存在信息篡改、造假的可能，因此，其證據(jù)的證明力不強，不予采信；（3）采信證據(jù)7微信公眾號的圖片，一是因為騰訊公司是運營方，公信力強；二是公眾號本身為專利權利人管理，其給予銷售的因素、在專利申請前給予銷售公開的可能性較大。綜上，審查員在較多的證據(jù)的取舍時，依據(jù)自身對證據(jù)三性（真實性、合法性和關聯(lián)性）進行依法審查，并給予內(nèi)心確認，做出最后的判斷。

三．對于權利人來說，尊重自己知識產(chǎn)權，具有較強的維權意識是一件好事，但權利人往往匆忙地發(fā)起訴訟，并沒取得預期的結果。趙宇律師告誡權利人需要注意以下三點：1.專利申請先行、產(chǎn)品宣傳后行，即權利人也要注意在專利申請前對專利的技術方案或設計進行保密，防止后期進入訴訟階段給對方留下無效的證據(jù)；2.也要評估自己專利權的穩(wěn)定性，再發(fā)起侵權訴訟前，最好向國家知識產(chǎn)權局申請出具專利權評價報告（主要針對文獻公開）、或先委托專業(yè)律師檢索分析是否有銷售公開的情況，確保自己訴訟的權利基礎是穩(wěn)定的；3.委托專業(yè)律師進行專利侵權判定分析，對涉案產(chǎn)品是否落在專利的保護范圍進行專利侵權判斷，避免“產(chǎn)品和專利不對應”的情況。

四．對于被控侵權人來說，收到對方的律師函或者法院傳票也不用慌張，冷靜分析處理即可。首先確認是否侵犯了對方專利權，對于疑難不好確認的點，可以請專業(yè)律師給出細致的分析或確立有利的訴訟對策，有以下幾點：一是如果確認是侵權的，那么第一時間找尋對方專利權利不穩(wěn)定的證據(jù)，如果能成功無效掉對方的專利權，就實現(xiàn)了釜底抽薪，徹底地解決侵權的問題。二是如果不能取得無效的絕對把握，還得專門判斷“是否落入專利的保護范圍”。三是其他抗辯策略，如削弱證據(jù)之辯、合法來源之辯、情節(jié)輕微之辯等。四是實在無處抗辯，也可以與專利權人和解協(xié)商專利許可，消除訴訟矛盾，實現(xiàn)雙方合作共贏。  

法條鏈接

《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020修正）》

第四條 對申請日在2009年10月1日前（不含該日）的實用新型專利提起侵犯專利權訴訟，原告可以出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告；對申請日在2009年10月1日以后的實用新型或者外觀設計專利提起侵犯專利權訴訟，原告可以出具由國務院專利行政部門作出的專利權評價報告。根據(jù)案件審理需要，人民法院可以要求原告提交檢索報告或者專利權評價報告。原告無正當理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔可能的不利后果。

侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件的被告請求中止訴訟的，應當在答辯期內(nèi)對原告的專利權提出宣告無效的請求。

第五條 人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請求宣告該項專利權無效的，人民法院應當中止訴訟，但具備下列情形之一的，可以不中止訴訟：

（一）原告出具的檢索報告或者專利權評價報告未發(fā)現(xiàn)導致實用新型或者外觀設計專利權無效的事由的；

（二）被告提供的證據(jù)足以證明其使用的技術已經(jīng)公知的；

（三）被告請求宣告該項專利權無效所提供的證據(jù)或者依據(jù)的理由明顯不充分的；

（四）人民法院認為不應當中止訴訟的其他情形。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：趙宇 王紅 趙麗君

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：外觀設計專利被網(wǎng)絡公開的認定標準？（點擊標題查看原文）

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