產品制造方法專利維權的舉證責任

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來源：IPRdaily（iprdaily.cn）

作者：劉林東 易昂 北京高沃律師事務所

原標題：淺析產品制造方法專利維權的舉證責任

隨著專利法及相關司法解釋的逐步修訂完善，產品制造方法專利的舉證責任有了明確的法律依據(jù)，取證難的現(xiàn)狀也逐步得到改善，同時，這也對各方當事人提出了更高的要求，為了更好的維護自己的合法權益，應當依照相關法律和司法解釋盡力完成己方的舉證責任，才能夠掌握專利訴訟的主動權，從而更好的保護自己的合法權益。

引言

產品制造方法專利維權一直是專利侵權訴訟中的一個難點。在產品制造方法專利中，產品分為新產品和非新產品。根據(jù)現(xiàn)行專利法[1]的規(guī)定，針對新產品制造方法專利，專利權人僅需證明產品相同，被告則應當舉證證明其產品的生產方法不同于涉案專利，否則就會被認定侵權。對于非新產品制造方法專利，其舉證難的問題一直困擾著專利權人。2020年11月16日公布的《最高人民法院關于知識產權民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》對于這一問題終于作出了明確規(guī)定。下面我們將結合相關案例對于上述規(guī)定詳細解讀產品制造方法專利舉證責任的新變化。

一、新產品制造方法專利

一、定義

什么是專利法意義上的“新產品”？

在相關法律法規(guī)和司法解釋中并未對其做出直接解釋，根據(jù)北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》，專利法第六十一條規(guī)定的“新產品”，是指在國內外第一次生產出的產品，該產品與專利申請日之前已有的同類產品相比，在產品的組份、結構或者其質量、性能、功能方面有明顯區(qū)別。產品或者制造產品的技術方案在專利申請日以前為國內外公眾所知的，應當認定該產品不屬于專利法規(guī)定的新產品。

二、舉證責任

對于專利侵權糾紛涉及新產品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品制造方法不同于專利方法的證明；若不屬于新產品，則不適用舉證責任倒置。

對于新產品制造方法的發(fā)明專利，專利權人仍需要舉證證明下列事實：（1）被告制造的產品與使用專利方法制造的產品屬于相同產品；（2）涉案專利生產的產品屬于新產品。

1、被告制造的產品與使用專利方法制造的產品屬于相同產品

一般來說，涉案專利的說明書中對于產品的組成、結構等進行了詳細的描述，原告通過獲取被告的產品通過技術特征的比對，就能夠直接分辨二者是否屬于相同產品，對于不能直觀分辨的產品就需要專業(yè)的鑒定機構進行鑒定比對。

2、涉案專利生產的產品屬于新產品

證明涉案專利生產的產品屬于新產品是專利權人作為原告的基本舉證責任。在靖江市億泰食品有限公司、張某某訴靖江市七七食品有限公司、江蘇驥洋食品有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案[2]中，法院認為，依據(jù)“肉脯制作方法及系統(tǒng)”制造的產品（肉脯）不屬于新產品，原告億泰公司、張某某亦未能提供相應證據(jù)證明涉案專利產品系一種新產品，故該案不應適用舉證責任倒置。因此，如果專利權人主張其專利制造的產品系“新產品”，證明涉案專利生產的產品系“新產品”的舉證責任在于專利權人。

因此，原告如果認為其專利制造方法生產的產品為“新產品”，那么就應當對此進行舉證說明，被法院認定完成了舉證責任，此時舉證責任倒置，由被告方提供其產品的生產方法不同于涉案專利，如果被告不能舉證，則會認定其采用了涉案專利的方法，認定其侵權。

關于涉案專利生產的產品屬于新產品的舉證我們需要注意如下兩點：

（1）專利具有新穎性不等于產品屬于新產品

在大連市中級人民法院審理的大連大金馬基礎建設有限公司與大連德潤建筑材料有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案[3]中，大連大金馬基礎建設有限公司提交了證據(jù)5：科技查新報告，以證明案涉專利產品屬于新產品。但法院認為該證據(jù)僅能證明涉案專利具有新穎性，不能證明案涉專利產品屬于新產品，故對該份證據(jù)的證明力不予采信。

（2）相應的證據(jù)具有證明力

在湖北中天亞科冶金化工股份有限公司訴武鋼森泰通山冶金有限責任公司、武鋼森泰通山鐵合金有限責任公司侵犯發(fā)明專利權糾紛案[4]中，涉案專利是一種生產“超低碳硅鐵”的方法發(fā)明專利，其申請日為1996年10月17日。原告提供證據(jù)證明原國家經濟貿易委員會曾于1999年11月認定本案專利的前權利人湖北中天星火化工有限公司生產的超低碳硅鐵為1997年度國家級新產品，故可以認定本案專利為涉及新產品的方法發(fā)明專利，被告應承擔證明其生產超低碳硅鐵的方法不同于本案專利的制造方法的舉證責任。

二、非新產品制造方法專利

一、定義

根據(jù)《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十七條，產品或者制造產品的技術方案在專利申請日以前為國內外公眾所知的，人民法院應當認定該產品不屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產品。

二、舉證責任

對于非新產品制造方法的發(fā)明專利，根據(jù)前述司法解釋規(guī)定，專利權人需要舉證證明下列事實：

1、被告制造的產品與使用專利方法制造的產品屬于相同產品

針對這一點，和新產品專利一樣，通過取得被告產品對二者進行技術特征的比對從而判斷其是否屬于相同產品，必要的時候需要鑒定。

2、被告制造的產品經由專利方法制造的可能性較大

如何判定被告制造的產品由涉案專利方法制造的可能性較大，一般包括如下情形：

（1）被告的員工曾在原告處工作，有較大可能接觸到涉案專利完整的技術方案

在亞什蘭許可和知識產權有限公司、北京天使專用化學技術有限公司訴北京瑞仕邦精細化工技術有限公司、蘇州瑞普工業(yè)助劑有限公司、魏星光等侵害發(fā)明專利權糾紛案[5]中，法院認為，被告魏星光及蘇州瑞普工業(yè)助劑有限公司主要技術人員原均系原告的工作人員，有機會接觸到涉案專利方法的完整生產流程，被告使用專利方法生產完全水性聚合物濃縮液的可能性較大。

（2）被告經法官釋明仍拒絕提供相應證據(jù)予以佐證

同樣在上述亞什蘭訴瑞仕邦公司等侵犯發(fā)明專利權糾紛案件中，蘇州瑞普工業(yè)助劑有限公司雖主張其生產工藝中某些物質的添加方式和含量與涉案專利技術方案不同，但在法院釋明的情況下仍拒絕提供相應證據(jù)予以佐證，因此，法院認定被告使用專利方法生產完全水性聚合物濃縮液的可能性較大。

此外，在宜賓長毅漿粕有限責任公司訴濰坊恒聯(lián)漿紙有限公司、成都鑫瑞鑫塑料有限公司侵犯發(fā)明專利權糾紛案[6]中，被告濰坊恒聯(lián)漿紙有限公司經人民法院釋明后，無正當理由拒不提供其持有的涉案粘膠木漿粕生產方法，致使人民法院無法查明其生產涉案粘膠木漿粕的生產方法是否落入原告專利權保護范圍，故本案應適用該條關于舉證妨礙的推定規(guī)則，推定原告的主張成立，即應認定被告生產涉案粘膠木漿粕的生產方法落入原告專利權保護范圍，被告使用原告專利技術生產、銷售粘膠木漿粕的行為構成侵權。

3、原告為證明被告使用了專利方法盡到合理努力

如何判定原告為證明被告使用了專利方法盡到合理努力，一般包括如下情形：

（1）原告已經自行取證并鑒定獲得初步證據(jù)

在上述宜賓長毅公司訴濰坊恒聯(lián)公司等侵犯發(fā)明專利權糾紛案中，原告通過錄像方式展示了被告的生產車間及相關的機器設備和原材料木漿板的投放過程，且將案涉粘膠木漿粕進行鑒定為漿粕纖維種類系100%針葉木漿，而被告辯稱其生產粘膠棉漿粕過程僅添加了5%-10%木漿板，卻未提交相應的證據(jù)予以證明，因此，法院認為，原告已經盡可能地經過合理努力完成了基礎的舉證義務，被告卻未提交有力的反駁證據(jù)。同時，相關設備所組成的工藝流程及工藝參數(shù)或者原始生產記錄均在被告的控制之下，其完全有能力向人民法院提交予以比對，從而有利于查清事實，故結合本案雙方當事人已經完成的舉證情況、舉證能力、距離證據(jù)的遠近情況和業(yè)已查明的案件事實、日常生活經驗等諸多因素，應將本案被控侵權方法的舉證責任轉移至被告。

（2）原告向法院申請了證據(jù)保全、技術鑒定等方式

在趙良新訴中國文化遺產研究院侵害發(fā)明專利權糾紛案[7]中，法院生效裁判認為，趙良新主張中國文化遺產研究院制作安遠廟天花使用了絲網(wǎng)印刷方法，且該方法落入涉案專利權利要求1的保護范圍。鑒于被控侵權行為即安遠廟天花的制作過程在趙良新發(fā)現(xiàn)之時即已結束，趙良新無任何其他途徑可以直接證明被控侵權行為所使用的完整方法，而經過鑒定部門的專業(yè)鑒定，可以確定文化遺產研究院制作的安遠廟天花與用涉案專利方法制作的天花采用同一種印刷方式形成。此時舉證責任應轉移至中國文化遺產研究院，中國文化遺產研究院應當證明其使用的方法與趙良新專利方法不同。

以上就是涉案專利為非新產品制造方法原告應當承擔的舉證責任，原告只有完成上述舉證責任之后，舉證責任才倒置，之后由被告承擔舉證責任證明自己未采用涉案專利的產品制造方法。

結語

隨著專利法及相關司法解釋的逐步修訂完善，產品制造方法專利的舉證責任有了明確的法律依據(jù)，取證難的現(xiàn)狀也逐步得到改善，同時，這也對各方當事人提出了更高的要求，為了更好的維護自己的合法權益，應當依照相關法律和司法解釋盡力完成己方的舉證責任，才能夠掌握專利訴訟的主動權，從而更好的保護自己的合法權益。

注釋：

[1]指2008年修訂的《專利法》

[2]2016泰州法院知識產權司法保護典型案例

[3]（2014）大民四初字第10號判決書

[4]（2008）鄂民三終字第12號判決書

[5]最高人民法院公報 2014年第5期(總第211期)

[6]（2012）川民終字第533號判決書

[7]（2017）京民終402號判決書

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉林東 易昂 北京高沃律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：產品制造方法專利維權的舉證責任（點擊標題查看原文）

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