針對(duì)USPTO制裁中國(guó)代理非正常申請(qǐng)的十點(diǎn)建議

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原標(biāo)題：針對(duì)USPTO制裁中國(guó)代理非正常申請(qǐng)的十點(diǎn)建議

近日，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局（USPTO）向中國(guó)深圳一家知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司的代表人發(fā)出一份123頁(yè)的“ORDER TO SHOW CAUSE”。USPTO認(rèn)為該深圳知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及其員工、代理人、關(guān)聯(lián)公司或管理人員未經(jīng)授權(quán)從事商標(biāo)事務(wù)，并且在其商標(biāo)代理中提供虛假第三方簽名。要求該公司提出合理的理由，并在2021年6月22日下午5:00（東部時(shí)間）之前通過(guò)郵件回復(fù)。否則USPTO將會(huì)進(jìn)行制裁。未及時(shí)回復(fù)將導(dǎo)致USPTO實(shí)施部分或全部制裁措施。

2021年6月8日，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局（USPTO）向中國(guó)深圳一家知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司的代表人發(fā)出一份123頁(yè)的“ORDER TO SHOW CAUSE”。對(duì)該公司代理提交的批量美國(guó)商標(biāo)的行為，尤其是其中涉及到第三方簽名提供虛假、虛構(gòu)和欺詐信息的行為提出質(zhì)疑，要求該公司提出合理的理由，并在美國(guó)東部時(shí)間6月22日下午5:00前進(jìn)行回復(fù)。否則USPTO將會(huì)對(duì)該代理機(jī)構(gòu)以及代表人進(jìn)行制裁。

制裁內(nèi)容包括：

（1）永久禁止您和您的員工代表自己或他人提交商標(biāo)相關(guān)文件；

（2）拒收或者不予考慮您或您的員工提交的所有商標(biāo)相關(guān)文件；

（3）在所有申請(qǐng)/注冊(cè)中從USPTO的數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除您與您的員工相關(guān)的通信信息；

（4）指示USPTO首席信息官辦公室永久停用任何包含您或您的員工相關(guān)的聯(lián)系信息的USPTO賬戶(hù)，并采取一切合理措施阻止您或您的員工創(chuàng)建或激活更多賬戶(hù)；

（5）終止包含您或您的員工提交的信息的所有正在進(jìn)行的程序；

（6）繼續(xù)刪除文檔、刪除信息，停用賬戶(hù)，并終止包含您或您的員工后續(xù)提交的文件的程序。

這家代理機(jī)構(gòu)大概有14000多件美國(guó)商標(biāo)或?qū)⒚媾RUSPTO的調(diào)查，這個(gè)事件不僅在中國(guó)的知產(chǎn)圈引起轟動(dòng)，也引來(lái)了大量的“吃瓜”客戶(hù)，有的客戶(hù)擔(dān)心自己申請(qǐng)的商標(biāo)案件出現(xiàn)問(wèn)題，有的客戶(hù)則關(guān)心的是針對(duì)近幾年USPTO頻繁暴出的中國(guó)代理機(jī)構(gòu)非正常申請(qǐng)的事件是否有合適的建議用來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

筆者整理了以下十點(diǎn)建議以供借鑒：

1. 委托正規(guī)的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和美國(guó)執(zhí)業(yè)律師提交申請(qǐng)，不要盲目追求低價(jià)，美國(guó)商標(biāo)官費(fèi)250美元每類(lèi)，市場(chǎng)上那些報(bào)價(jià)2，3千的代理都是耍流氓；

2. 不要相信和貪圖某些代理機(jī)構(gòu)的包做使用證據(jù)包答復(fù)的行為，這種要不就是知法犯法，要不就是不知法還打著法律人的旗幟；

3. 不要用國(guó)內(nèi)申請(qǐng)商標(biāo)的邏輯去申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)，美國(guó)商標(biāo)不是按群組來(lái)審查，所以不是說(shuō)每個(gè)群組選一個(gè)項(xiàng)目就能保護(hù)全面，美國(guó)是使用在先原則，商標(biāo)用在什么商品項(xiàng)目上就注冊(cè)什么項(xiàng)目，不是越多越好，也不要增加一些不相關(guān)的商品項(xiàng)目來(lái)增加注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)；

4. 如果代理機(jī)構(gòu)提供給你的商品英文翻譯跟你實(shí)際的商品描述存在不符，不要勉強(qiáng)，也不要相信差不多這個(gè)概念，可以選非規(guī)范申請(qǐng)來(lái)精準(zhǔn)描述你的商品或者服務(wù)項(xiàng)目，否則你有可能最后注冊(cè)了個(gè)寂寞；

5. 如果你的商標(biāo)還沒(méi)有在美國(guó)使用，則不要牽強(qiáng)為了滿(mǎn)足實(shí)際使用注冊(cè)的要求去現(xiàn)做幾張使用證據(jù)或者PS照片，現(xiàn)在USPTO 的審查越來(lái)越嚴(yán)格，不僅增加了駁回風(fēng)險(xiǎn)而且已經(jīng)構(gòu)成了虛假申請(qǐng)；

6. 申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)需要提供最早使用時(shí)間，這個(gè)時(shí)間不要亂填，必須實(shí)事求是。雖然USPTO在審查的過(guò)程中不會(huì)審查這個(gè)時(shí)間，但后續(xù)如果涉及到異議或者無(wú)效等案件，這個(gè)時(shí)間是很關(guān)鍵的考慮因素；

7. 現(xiàn)在美國(guó)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓儼然已經(jīng)成了一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)為了能馬上有一個(gè)商標(biāo)可以備案使用，很多會(huì)選擇去買(mǎi)一個(gè)現(xiàn)成的美國(guó)商標(biāo)，市場(chǎng)上在售的95%以上的商標(biāo)都是國(guó)內(nèi)的個(gè)人或者代理機(jī)構(gòu)囤的，這種商標(biāo)基本都沒(méi)有投入商業(yè)使用，但都按實(shí)際使用注冊(cè)下來(lái)了。像這種虛假注冊(cè)的商標(biāo)，一旦對(duì)別的商標(biāo)構(gòu)成障礙，基本是一撤一個(gè)準(zhǔn)。提醒大家謹(jǐn)慎購(gòu)買(mǎi)美國(guó)商標(biāo)；

8. 如果真的急用美國(guó)商標(biāo)不得已必須買(mǎi)一個(gè)的，則需要在投入使用后用自己的名義重新提交一個(gè)規(guī)范的相同商標(biāo)申請(qǐng)來(lái)規(guī)避收購(gòu)商標(biāo)權(quán)利不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)；

9. 很多申請(qǐng)人為了避免意向遞交產(chǎn)生的提交使用證據(jù)的額外費(fèi)用而選擇了實(shí)際使用，然后提供了虛假的使用證據(jù)和使用申明，這樣造成的商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)太大。如果不想按意向來(lái)報(bào)又沒(méi)有實(shí)際使用，則可以選擇基于國(guó)外的注冊(cè)或者申請(qǐng)來(lái)提交，提供國(guó)外的商標(biāo)證書(shū)就可以不用再額外提供使用證據(jù)。若國(guó)外的商標(biāo)還沒(méi)有注冊(cè)，則可以選擇基于國(guó)外的申請(qǐng)并暫緩注冊(cè)等國(guó)外的證書(shū)提交上去后再審查。這樣也可以避免提交使用證據(jù)以及額外產(chǎn)生的費(fèi)用；

10. 商標(biāo)注冊(cè)后也要隨時(shí)關(guān)注商標(biāo)的狀態(tài)，不要錯(cuò)過(guò)5-6年的商標(biāo)使用申明。另外注意保留商標(biāo)的使用證據(jù)，不僅是為了應(yīng)對(duì)USPTO的定期使用宣誓，也為將來(lái)有可能出現(xiàn)的商標(biāo)維權(quán)案件保留證據(jù)。

USPTO從2017年起就開(kāi)始向中國(guó)的代理機(jī)構(gòu)發(fā)“ORDER TO SHOW CAUSE”，一邊加強(qiáng)對(duì)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)查，一邊對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)從嚴(yán)審查，2019年8月3號(hào)起USPTO要求境外的商標(biāo)申請(qǐng)人必須由一名持有美國(guó)執(zhí)業(yè)資格的律師代理其在美國(guó)的商標(biāo)專(zhuān)利申請(qǐng)，從而減少中國(guó)黑代理的非正常申請(qǐng)以及虛假使用證據(jù)。2020年發(fā)布了多則關(guān)于調(diào)整和加嚴(yán)美國(guó)商標(biāo)使用證據(jù)審查的官方通知，并從2021年１月２日起提高了美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)的官費(fèi)。然而這些措施下來(lái)并沒(méi)有改善整個(gè)美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)的環(huán)境，中國(guó)申請(qǐng)人在美國(guó)的商標(biāo)申請(qǐng)量反而持續(xù)創(chuàng)新高。持續(xù)走高的申請(qǐng)量以及越來(lái)越多的虛假申請(qǐng)?jiān)斐傻闹苯雍蠊褪敲绹?guó)商標(biāo)的審查速度從3個(gè)月變成了7個(gè)月，拿證書(shū)從8個(gè)月變成了一年多。

亞馬遜賣(mài)家更加不能等待，然后越來(lái)越多的人選擇買(mǎi)一個(gè)現(xiàn)成的美國(guó)商標(biāo) ，這樣就促使那些投機(jī)的代理機(jī)構(gòu)和個(gè)人去注冊(cè)越來(lái)越多的虛假申請(qǐng)的美國(guó)商標(biāo)。然后申請(qǐng)量又再度創(chuàng)新高，美國(guó)審查員苦不堪言，審查速度只能越來(lái)越慢。這好像陷入了一個(gè)死循環(huán)。USPTO今年１月份官網(wǎng)發(fā)布了一篇針對(duì)中國(guó)申請(qǐng)量創(chuàng)新高的文章，分析并披露了中國(guó)申請(qǐng)人在美國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)的現(xiàn)狀和原因，相信后續(xù)還會(huì)有一系列措施出來(lái)改善這個(gè)情況。我們無(wú)法預(yù)知USPTO下一步的行動(dòng)，但從此次制裁措施可以反應(yīng)出USPTO絕不姑息的強(qiáng)硬態(tài)度。我們能做的就是找一個(gè)可靠的代理機(jī)構(gòu)盡早的規(guī)范的提交自己的美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)并且投入真實(shí)的商業(yè)使用。

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來(lái)源：IPRINTL

作者：龔霞 杭州五洲商標(biāo)服務(wù)有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：針對(duì)USPTO制裁中國(guó)代理非正常申請(qǐng)的十點(diǎn)建議（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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