商標(biāo)篇（二）│ 惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的司法認定

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作者：劉義軍 北京知識產(chǎn)權(quán)法院 法官

原標(biāo)題：惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的司法認定——圣壹門公司訴易動公司因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任及不正當(dāng)競爭糾紛案

惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的判斷要件包括：一是行為人有主觀惡意；二是行為人提起訴訟的行為具有違法性；三是行為人惡意提起的知識產(chǎn)權(quán)訴訟給相對方造成了損害后果；四是行為人惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的行為與相對人的損害后果之間有因果聯(lián)系。

【案號及審判人員】

一審：北京市海淀區(qū)人民法院（2018）京0108民初18662號民事判決　審判長郭振華、審判員劉佳欣、審判員劉君婕

二審：北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73民終50號　審判長劉義軍、審判員周麗婷、審判員侯艷

【相關(guān)條款】

《中華人民共和國民法通則》第一百零六條第二款，《中華人民共和國民法總則》第一百三十二條，《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第六條第一款，《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第十一條，《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第十三條、第一百七十條第一款第（一）項

裁判情況

北京圣壹門文化傳播有限公司（簡稱“圣壹門公司”）是動畫電影《吃貨宇宙》的制作方和出品方，廣州易動文化傳播有限公司（簡稱“易動公司”）是電影《美食大冒險》的制作方，兩部電影的元素和定位存在重疊，均計劃于2018年在國內(nèi)上映。圣壹門公司向北京市海淀區(qū)人民法院訴稱：2016年5月至9月，《吃貨宇宙》在戛納電影節(jié)、多倫多電影節(jié)上參展引發(fā)熱烈反響后，易動公司為干擾、阻止圣壹門公司影片制作和上映，以虛假的事實惡意提起多起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，訴訟期間以向各種渠道投訴的方式詆毀圣壹門公司的商譽，給圣壹門公司帶來困擾和各種損失，損害了圣壹門公司在世界相關(guān)公眾中的形象，已構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。具體的事實理由包括：（1）惡意提起知識產(chǎn)權(quán)系列訴訟。（2）編造虛假信息，并以廣東省電影協(xié)會的名義向澳大利亞電影電視局和香港影業(yè)協(xié)會投訴，澳大利亞電影電視局將投訴文件轉(zhuǎn)給柏林電影節(jié)處理，嚴(yán)重損害了圣壹門公司在國際電影市場上的形象和聲譽，構(gòu)成商業(yè)詆毀不正當(dāng)競爭。（3）采取了種種有違影視行業(yè)商業(yè)道德的行為，違背了誠實信用原則，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。（4）使用和圣壹門公司十分近似的英文片名，容易造成相關(guān)消費者的混淆和誤認，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

一審法院經(jīng)審理認為，易動公司在明知其請求缺乏正當(dāng)理由的情況下，對圣壹門公司惡意提起系列侵權(quán)訴訟，致使圣壹門公司在訴訟中遭受律師費等經(jīng)濟損失，并實施了涉案商業(yè)詆毀行為，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，故判令易動公司停止對圣壹門公司商業(yè)詆毀的不正當(dāng)競爭行為，向圣壹門公司發(fā)送書面致歉聲明，消除因本案侵權(quán)行為對圣壹門公司造成的影響，并就其惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟導(dǎo)致圣壹門公司的律師費等直接經(jīng)濟損失及圣壹門公司為本案支出的合理費用等一并承擔(dān)賠償責(zé)任。易動公司不服，提起上訴。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院在二審訴訟中，在深入分析惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟構(gòu)成要件的基礎(chǔ)上，緊緊圍繞易動公司實施的涉案行為是否構(gòu)成惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟、易動公司實施的涉案行為是否構(gòu)成商業(yè)詆毀，易動公司實施的涉案行為是否構(gòu)成侵權(quán)、應(yīng)當(dāng)如何承擔(dān)民事責(zé)任等方面，進行了深入分析，最終判決駁回上訴，維持原判。

法官說法

所謂惡意訴訟，通常是指當(dāng)事人以獲取非法或不正當(dāng)利益為目的而故意提起一個在事實上和法律上無根據(jù)的訴訟，并致使相對人在訴訟中遭受損失的行為?！耙驉阂馓崞鹬R產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛”是最高人民法院于2011年2月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)修改后〈民事案件案由規(guī)定〉的通知》中新增加的一項三級案由，隸屬于第五部分“知識產(chǎn)權(quán)與競爭糾紛”項下的二級案由“十四、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛”。因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛（以下簡稱知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟）雖然目前沒有直接指向的具體法律條文，但從其歸類于知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛二級案由之下來看，其所反映的民事法律關(guān)系應(yīng)為侵權(quán)之債，即因一方惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的行為，損害了另一方的合法利益，另一方因此有權(quán)對對方提起訴訟，主張侵權(quán)損害賠償責(zé)任?？梢?，知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟屬于一種侵權(quán)行為，除本案涉及的著作權(quán)法相關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)適用《中華人民共和國民法通則》《中華人民共和國民法總則》和《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》等民事實體法律中關(guān)于侵權(quán)行為的一般規(guī)定。

《中華人民共和國民法通則》第一百零六條第二款規(guī)定：“公民、法人由于過錯侵害國家的、集體的財產(chǎn)，侵害他人財產(chǎn)、人身的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。”《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第六條第一款規(guī)定：“行為人因過錯侵害他人民事權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任?！薄吨腥A人民共和國民法總則》第一百三十二條規(guī)定：“民事主體不得濫用民事權(quán)利損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權(quán)益。”《中華人民共和國民事訴訟法》第十三條規(guī)定：“民事訴訟應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則。當(dāng)事人有權(quán)在法律規(guī)定的范圍內(nèi)處分自己的民事權(quán)利和訴訟權(quán)利?！?/p>

本案中，圣壹門公司訴稱的知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟包括易動公司及其全資子公司蔚藍的海公司針對類似事實先后提起的多起系列案件。結(jié)合我國前述民事實體法律中關(guān)于侵權(quán)行為的一般規(guī)定，認定易動公司實施的涉案行為是否構(gòu)成惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，應(yīng)當(dāng)考慮如下要件：一是行為人有主觀惡意；二是行為人提起訴訟的行為具有違法性，即行為人提起了在事實上和法律上沒有依據(jù)的訴訟；三是行為人惡意提起的知識產(chǎn)權(quán)訴訟給相對方造成了損害后果；四是行為人惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的行為與相對人的損害后果之間有因果聯(lián)系。

具體而言，在此類案件的認定中，首先應(yīng)當(dāng)審查的是行為人提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的主觀要件，即是否具有主觀惡意的認定。雖然民事侵權(quán)行為的可歸責(zé)意思狀態(tài)通常包括故意和過失，但知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟在其意思狀態(tài)表現(xiàn)上具有特殊性，這不僅表現(xiàn)在行為人對于其提起的訴訟缺乏事實和法律依據(jù)是明知的，還表現(xiàn)為其意圖通過訴訟手段干預(yù)商業(yè)競爭者，從而造成對方產(chǎn)生利益損失，即行為人提起訴訟具有侵害對方合法權(quán)益的不正當(dāng)訴訟目的，其惡意不僅表現(xiàn)為主觀故意，且這種主觀故意是確定、明顯的，故不應(yīng)當(dāng)包括各種過失行為；否則將不利于保障當(dāng)事人合法行使訴權(quán)，不利于保護和激勵知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人維護其知識產(chǎn)權(quán)。據(jù)此，本案首先應(yīng)當(dāng)判斷易動公司及其全資子公司蔚藍的海公司提起系列知識產(chǎn)權(quán)訴訟時主觀上是否具有惡意。根據(jù)本案查明的事實，雖然易動公司第一次起訴后又撤訴，但該起訴及撤訴行為應(yīng)屬于易動公司正常行使訴權(quán)的行為，并不能看出其提起訴訟具有惡意。從易動公司第二次在海淀法院起訴和后續(xù)的一審、二審判決看，易動公司的動漫卡通形象作品與圣壹門公司的動漫卡通形象作品具有“明顯的區(qū)別”，故事情節(jié)等的區(qū)別也較為“明顯”，最終法院判決駁回易動公司的訴訟請求。當(dāng)然，僅憑第二次訴訟生效判決中的前述認定尚不足以認定易動公司提起本次訴訟存在惡意，畢竟行為人可能并不具有判斷涉案行為是否構(gòu)成侵害著作權(quán)及不正當(dāng)競爭行為的法律素養(yǎng)和專業(yè)能力，只要其主觀上認為他人實施的涉案行為構(gòu)成侵權(quán)，其便有權(quán)提起訴訟。但法院通過結(jié)合第三次訴訟的過程及本案其他相關(guān)事實展開論證分析，最終認定易動公司及其全資子公司蔚藍的海公司提起系列訴訟的訴訟目的已經(jīng)超出合法正當(dāng)維權(quán)的范疇，表現(xiàn)出了較為明顯的主觀惡意。

其次，因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛作為另一起知識產(chǎn)權(quán)訴訟所引發(fā)的糾紛，如果該訴訟并未對相對方造成損害后果，后一糾紛可能就沒有存在的必要。這種損害后果不僅包括因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟給相對方造成的直接財產(chǎn)損害，還應(yīng)當(dāng)包括給相對方造成的間接財產(chǎn)損害和對其商業(yè)信譽等造成的損害。本案中，圣壹門公司為應(yīng)對易動公司等提起的系列侵權(quán)訴訟所支付的律師費，屬于其為進行訴訟而支出的合理費用，該費用支出因易動公司等提起的系列訴訟而直接引起，屬于因易動公司等發(fā)起的系列訴訟行為致使圣壹門公司遭受的直接經(jīng)濟損失。

再次，關(guān)于侵權(quán)行為與損害后果之間具有因果關(guān)系，即損害后果如社會聲譽的降低、財產(chǎn)的損失等均是由對方當(dāng)事人濫用訴訟權(quán)利的行為所導(dǎo)致。本案中，圣壹門公司為維護自身合法權(quán)益聘請律師應(yīng)對訴訟符合常理，其所支付的律師費與易動公司惡意提起的侵權(quán)訴訟具有當(dāng)然的因果關(guān)系。雖然易動公司起訴的系列訴訟并非全部由易動公司直接提起，但蔚藍的海公司系易動公司的全資子公司，其在知曉易動公司提起相關(guān)訴訟后又提起后續(xù)訴訟的行為，易動公司必然知曉，蔚藍的海公司提起訴訟的行為并非為維護其合法權(quán)益，而是與易動公司在先提起的訴訟共同構(gòu)成不合理地損害圣壹門公司市場地位和商譽的起訴行為，因此蔚藍的海公司的行為應(yīng)當(dāng)與易動公司的行為一并視為易動公司為制約、損害圣壹門公司利益的不當(dāng)行為，圣壹門公司有權(quán)要求易動公司對其一并承擔(dān)責(zé)任。

綜上，在案證據(jù)足以證明易動公司在明知其請求缺乏正當(dāng)理由的情況下，針對圣壹門公司惡意提起一系列侵權(quán)訴訟，致使圣壹門公司遭受經(jīng)濟損失，易動公司提起的系列訴訟損害了圣壹門公司的合法利益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

此外，法院還認定易動公司實施了系列商業(yè)詆毀行為，致使圣壹門公司的商業(yè)信譽、商品聲譽遭受損害，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。因此，易動公司不僅應(yīng)當(dāng)就其惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟導(dǎo)致圣壹門公司支出律師費等直接經(jīng)濟損失承擔(dān)賠償責(zé)任，還應(yīng)當(dāng)對其實施不正當(dāng)競爭行為承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

專家評析

惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟是知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利濫用行為的一種情形，也是屬于訴權(quán)濫用的行為。權(quán)利濫用行為雖然具有行使權(quán)利的表象，卻違反權(quán)利行使的目的，因而需要規(guī)制。在加強知識產(chǎn)權(quán)保護的背景下，受利益驅(qū)使而惡意提起訴訟的行為也不斷增多，如何有效甄別正當(dāng)?shù)脑V權(quán)行使行為與惡意訴訟行為，便成了法院面臨的一項艱巨任務(wù)。無論對惡意訴訟成立采取的認定標(biāo)準(zhǔn)過寬或者過嚴(yán)，都將損害知識產(chǎn)權(quán)制度的目的，破壞市場競爭秩序，危害司法公正。

該案審理法院正確地將惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的性質(zhì)界定為侵權(quán)之訴，并提出了“主觀惡意”“違法性”“損害后果”“因果關(guān)系”四要件判定標(biāo)準(zhǔn)，指明了審理此類案件應(yīng)當(dāng)適用的法律。在對主觀惡意的分析中，法院綜合考慮了該案被告權(quán)利基礎(chǔ)證明的難易程度、被告發(fā)起訴訟的具體情況及訴訟目的、原告被告之間的競爭關(guān)系、原告作品構(gòu)成侵權(quán)的概率以及被告針對原告作品的其他投訴情況，認定該案被告的起訴行為具有惡意，分析全面而深入。該案提出的判定標(biāo)準(zhǔn)及判定要素對于未來同類案件的審判具有很強的參考價值，有助于劃清合法權(quán)利行使行為與惡意訴訟行為的界限，防止權(quán)利濫用，進而維護正常的市場競爭秩序。

（評析專家：易繼明，北京大學(xué) 教授）

文摘自《北京知識產(chǎn)權(quán)法院典型案例評析（2014—2019）》

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉義軍 北京知識產(chǎn)權(quán)法院 法官

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標(biāo)篇（二）│ 惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的司法認定（點擊標(biāo)題查看原文）

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