專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（一）

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉載#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：吳圳添劉淑娟福建世禮律師事務所

原標題：使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（一）

本文從使用環(huán)境特征在侵權案件中的三條規(guī)則出發(fā)，構造使用環(huán)境特征在授權確權程序中的三條規(guī)則，并由此推導出一條結論：當引證現(xiàn)有技術（如在先產(chǎn)品）公開了在后專利文件中的產(chǎn)品時，無論在后專利文件的產(chǎn)品權利要求限定了何種使用環(huán)境特征，該產(chǎn)品權利要求都無法獲得授權。

一、找得到的規(guī)則

1.1 使用環(huán)境特征的由來

使用環(huán)境特征首次出現(xiàn)在最高人民法院（2012）民提字第1號民事判決書，該判決書寫道：使用環(huán)境特征是指權利要求中用來描述發(fā)明所使用的背景或者條件的技術特征【第一次定義】。

1.2使用環(huán)境特征在侵權案件中的規(guī)則

在〔2013〕301號《北京市高級人民法院專利侵權判定指南》中，將最高人民法院（2012）民提字第1號民事判決書的內(nèi)容提煉出來，規(guī)定為第22條和第23條如下：

22、寫入權利要求的使用環(huán)境特征屬于必要技術特征，對專利權保護范圍具有限定作用【第一次定性】。使用環(huán)境特征是指權利要求中用來描述發(fā)明所使用的背景或者條件的技術特征【第一次定義】。

23、被訴侵權技術方案可以適用于產(chǎn)品權利要求記載的使用環(huán)境的，應當認定被訴侵權技術方案具備了權利要求記載的使用環(huán)境特征，而不以被訴侵權技術方案實際使用該環(huán)境特征為前提【規(guī)則一】。

到了2017年，北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》將上述兩條合并為第24條，并進一步拓展了內(nèi)容如下：

24、寫入權利要求的使用環(huán)境特征對專利權的保護范圍具有限定作用【第二次定性】。被訴侵權技術方案能夠適用于權利要求記載的使用環(huán)境的，應當認定被訴侵權技術方案具備了權利要求記載的使用環(huán)境特征，而不以被訴侵權技術方案實際使用該環(huán)境特征為前提【規(guī)則一】。但是，專利文件明確限定該技術方案僅能適用于該使用環(huán)境特征，有證據(jù)證明被訴侵權技術方案可以適用于其他使用環(huán)境的，則被訴侵權技術方案未落入專利權的保護范圍【規(guī)則二】。

被訴侵權技術方案不能適用于權利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的，應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護范圍【規(guī)則三】。

使用環(huán)境特征不同于主題名稱，是指權利要求中用來描述發(fā)明或實用新型所使用的背景或者條件且與該技術方案存在連接或配合關系的技術特征【第二次定義】。

2020年，【規(guī)則三】被寫入司法解釋——最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)(2020修正)法釋〔2020〕19號的第九條。以上三條規(guī)則的相關案例，可參考《最高法院及地方法院使用環(huán)境特征案件裁判要點》[1]。

二、找不到的規(guī)則

2.1 目前在授權確權程序中沒有使用環(huán)境特征的適用規(guī)則

到目前為止，《專利法》、《專利法實施細則》和《專利審查指南》均沒有使用環(huán)境特征的內(nèi)容。

第110223號復審決定、第87170號復審決定和第34153號無效決定等涉及使用環(huán)境特征的案例中，主要適用的是審查指南（2006版）第二部分第二章第3.1.1節(jié)的內(nèi)容，即主要將使用環(huán)境特征理解為用途限定。

2.2 構造使用環(huán)境特征在授權確權程序中的規(guī)則

使用環(huán)境特征關系到專利權保護范圍的確定，目前卻只有侵權案件中的適用規(guī)則，而沒有授權確權程序中的適用規(guī)則。

因此，我們嘗試利用已有的三條規(guī)則，構造其在授權確權程序中的適用規(guī)則。

構造新規(guī)則時，我們盡量少的改變原規(guī)則的表述，主要是將三條規(guī)則中的“被訴侵權技術方案”均替換為“引證現(xiàn)有技術”。另外，【規(guī)則二】和【規(guī)則三】中的“未落入”均改為“破壞”（原因參考后續(xù)分析二和分析三）。

具體構造內(nèi)容如下。

用【規(guī)則一】構造【規(guī)則A】：

【規(guī)則一】：被訴侵權技術方案可以適用于產(chǎn)品權利要求記載的使用環(huán)境的，應當認定被訴侵權技術方案具備了權利要求記載的使用環(huán)境特征，而不以被訴侵權技術方案實際使用該環(huán)境特征為前提。

【規(guī)則A】：引證現(xiàn)有技術可以適用于產(chǎn)品權利要求記載的使用環(huán)境的，應當認定引證現(xiàn)有技術具備了權利要求記載的使用環(huán)境特征，而不以引證現(xiàn)有技術實際使用該環(huán)境特征為前提。

分析一：

【規(guī)則一】沒有提及法律結果，但易知潛在法律結果是：被訴侵權技術方案落入產(chǎn)品權利要求保護范圍。

【規(guī)則A】也相應沒有提及法律結果，但同樣易知潛在法律結果是：引證現(xiàn)有技術落入在后專利文件保護范圍；并且，可以進一步表述為：由于引證現(xiàn)有技術落入專利文件保護范圍，因此在后專利文件不具備新穎性，即：引證現(xiàn)有技術破壞在后專利文件保護范圍。

用【規(guī)則二】構造【規(guī)則B】：

【規(guī)則二】：專利文件明確限定該技術方案僅能適用于該使用環(huán)境特征，有證據(jù)證明被訴侵權技術方案可以適用于其他使用環(huán)境的，則被訴侵權技術方案未落入專利權的保護范圍。

【規(guī)則B】：專利文件明確限定該技術方案僅能適用于該使用環(huán)境特征，有證據(jù)證明引證現(xiàn)有技術可以適用于其他使用環(huán)境的，則引證現(xiàn)有技術破壞專利文件的保護范圍。

分析二：

【規(guī)則B】中，為什么引證現(xiàn)有技術破壞在后專利文件的保護范圍呢？

因為【規(guī)則B】中，“引證現(xiàn)有技術可以適用于其他使用環(huán)境”是客觀事實，在后專利文件“明確限定該技術方案僅能適用于該使用環(huán)境特征”存在事實錯誤，因此可解釋為違背自然規(guī)律而不具備實用性，也可解釋為專利文件存在事實錯誤無法構成技術方案；退一步講，哪怕認為在后專利文件是部分正確的，正確的部分也不具備新穎性。

用【規(guī)則三】構造【規(guī)則C】：

【規(guī)則三】：被訴侵權技術方案不能適用于權利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的，應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護范圍。

【規(guī)則C】：引證現(xiàn)有技術不能適用于權利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的，應當認定引證現(xiàn)有技術破壞專利權的保護范圍。

分析三：

【規(guī)則C】中，為什么引證現(xiàn)有技術破壞專利文件的保護范圍呢？

因為【規(guī)則C】中，“引證現(xiàn)有技術不能適用于權利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境”是客觀事實，在后專利文件卻記載產(chǎn)品可以適用于“權利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境”存在事實錯誤，因此可解釋為違背自然規(guī)律而不具備實用性，也可解釋為專利文件存在事實錯誤無法構成技術方案。

需要說明的是：使用環(huán)境特征多涉及產(chǎn)品權利要求，本文討論的也是產(chǎn)品權利要求；【規(guī)則一】、【規(guī)則二】和【規(guī)則三】基于的前提是“產(chǎn)品相同，只有使用環(huán)境特征是否適用需要討論”，因此【規(guī)則A】、【規(guī)則B】和【規(guī)則C】也是基于同樣的前提。

【規(guī)則A】、【規(guī)則B】和【規(guī)則C】法律結果均是“引證現(xiàn)有技術破壞在后專利文件的保護范圍”，由此可以推導出一個結論：

當引證現(xiàn)有技術（如在先產(chǎn)品）公開了在后專利文件中的產(chǎn)品時，無論在后專利文件的產(chǎn)品權利要求限定了何種使用環(huán)境特征，該產(chǎn)品權利要求都無法獲得授權。

注釋：

[1]：《最高法院及地方法院使用環(huán)境特征案件裁判要點》鏈接：

https://mp.weixin.qq.com/s/bUx-gngevZweDXCZohoQFw

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：吳圳添劉淑娟福建世禮律師事務所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（一）（點擊標題查看原文）

青年有為！尋找2021年“40位40歲以下企業(yè)知識產(chǎn)權精英”活動正式啟動

報名！2021年「廣東省知識產(chǎn)權代理人才培訓班」來啦！

專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（一）

「關于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影響力的知識產(chǎn)權媒體，致力于連接全球知識產(chǎn)權與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權負責人，還有來自政府、律師及代理事務所、研發(fā)或服務機構的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com 中文官網(wǎng)：iprdaily.cn）

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉載，請注明出處：“http://www.globalwellnesspartner.com/