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作者:Brett Heavner (布萊特·海夫納) 美國(guó)飛翰律師事務(wù)所合伙人
吳茵飛 美國(guó)飛翰律師事務(wù)所律師
原標(biāo)題:美國(guó)專利商標(biāo)局實(shí)施《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》的新規(guī)則概述
2021年5月18日,美國(guó)專利商標(biāo)局 (“USPTO”) 發(fā)布了關(guān)于制定《2020年商標(biāo)現(xiàn)代化法案》(TMA)實(shí)施規(guī)則的通知,通知建議美國(guó)專利商標(biāo)局實(shí)施的新程序,還建議指定律師一致有效直至律師主動(dòng)撤銷或退出和法院關(guān)于商標(biāo)注冊(cè)的命令兩個(gè)問(wèn)題正式制定基本的規(guī)則。
2021年5月18日,美國(guó)專利商標(biāo)局 (“USPTO”) 發(fā)布了關(guān)于制定《2020年商標(biāo)現(xiàn)代化法案》(TMA)實(shí)施規(guī)則的通知[1],邀請(qǐng)公眾在2021年7月19日之前在www.regulations.gov網(wǎng)站對(duì)擬定的新規(guī)則發(fā)表意見。
通知建議美國(guó)專利商標(biāo)局實(shí)施的新程序如下:
? 啟動(dòng)兩 (2) 項(xiàng)新的自主審查撤銷未使用的商標(biāo)注冊(cè)程序,對(duì)于新程序的發(fā)起時(shí)間點(diǎn)、發(fā)起人資格、取消程序所需提供的內(nèi)容和上繳費(fèi)用做出具體規(guī)定。
? 增加一個(gè)要求美國(guó)商標(biāo)審理和上訴委員會(huì)(“TTAB”)取消商標(biāo)注冊(cè)可以依據(jù)的新理由。
? 擴(kuò)大抗議信的允許抗議范圍。
? 縮短審查意見通知書的回復(fù)期限。
通知還建議針對(duì)以下問(wèn)題正式制定基本的規(guī)則:
? 指定律師一致有效直至律師主動(dòng)撤銷或退出。
? 法院關(guān)于商標(biāo)注冊(cè)的命令。
新的主動(dòng)審查程序
美國(guó)專利商標(biāo)局提出增加兩種新的主動(dòng)審查程序,即無(wú)效和復(fù)審程序,以便第三方或局長(zhǎng)撤銷未滿足實(shí)際商業(yè)使用要求的全部或部分注冊(cè)商標(biāo)。因此,為了落實(shí)TMA的規(guī)定,美國(guó)專利商標(biāo)局提出修改《美國(guó)聯(lián)邦法規(guī)》第41篇第2部分和第7部分的規(guī)則,并劃定新的主動(dòng)審查無(wú)效和復(fù)審程序的費(fèi)用。此外,新規(guī)則還將明確表示新的無(wú)效和復(fù)審程序在適當(dāng)?shù)那闆r下可以暫?;蚝喜ⅲ⒋_保相關(guān)規(guī)則與美國(guó)專利商標(biāo)局和TTAB現(xiàn)有的暫停程序的做法保持一致。
在無(wú)效程序中,美國(guó)專利商標(biāo)局必須確定記錄在案的證據(jù)是否能夠支持注冊(cè)商標(biāo)的部分或全部商品和/或服務(wù)并未在美國(guó)投入商業(yè)使用這一結(jié)論。
在復(fù)審程序中,美國(guó)專利商標(biāo)局必須確定記錄在案的證據(jù)是否支持截至聲稱已經(jīng)商業(yè)使用的申請(qǐng)或修正案的提交日期,或在提交使用聲明的截止日期(視情況而定),依據(jù)法案第1條注冊(cè)商標(biāo)的部分或全部商品和/或服務(wù)并未在美國(guó)投入商業(yè)使用這一結(jié)論。
雖然無(wú)效和復(fù)審程序的權(quán)限在TMA的相關(guān)小節(jié)單獨(dú)規(guī)定,但美國(guó)專利商標(biāo)局確認(rèn),啟動(dòng)這些程序的手續(xù)、所需證據(jù)的性質(zhì)以及評(píng)估證據(jù)和與注冊(cè)人通信的流程基本保持不變。因此,如果這些程序中發(fā)現(xiàn)涉案商品或服務(wù)未按照要求在美國(guó)投入了商業(yè)使用,并且美國(guó)專利商標(biāo)局局長(zhǎng)的決定未被上訴法院推翻,則商標(biāo)注冊(cè)將全部或部分撤消。美國(guó)專利商標(biāo)局在通知中進(jìn)一步表示,如果涉及到了同一商標(biāo)的多個(gè)注冊(cè),則這些程序?qū)⑦M(jìn)行適當(dāng)?shù)暮喜ⅰ?/p>
我們?cè)谙挛目偨Y(jié)了申請(qǐng)啟動(dòng)這些程序需要滿足的各項(xiàng)要求,包括申請(qǐng)時(shí)間、資格、內(nèi)容和費(fèi)用要求:
◆申請(qǐng)無(wú)效和/或復(fù)審程序的時(shí)間:
自注冊(cè)之日起第3年至第10年可以提出,但以下情況除外:
在2023年12月27日之前提起的無(wú)效,不受商標(biāo)注冊(cè)是否達(dá)到10年的期限,只要美國(guó)注冊(cè)已滿3年。
在2023年12月27日之前提起的重審,不受商標(biāo)需注冊(cè)已滿3年的規(guī)定,只要在注冊(cè)日期起5年內(nèi)提出重審即可。
◆申請(qǐng)無(wú)效和/或復(fù)審程序的資格:
TMA和美國(guó)專利商標(biāo)局預(yù)計(jì)不要求申請(qǐng)人提供真實(shí)利益相關(guān)方的信息。
目前,美國(guó)專利商標(biāo)局正在就局長(zhǎng)是否以及何時(shí)要求申請(qǐng)人確認(rèn)其代為提交申請(qǐng)的真實(shí)利益相關(guān)方的名稱征求意見。
◆無(wú)效和/或復(fù)審程序申請(qǐng)的內(nèi)容:
申請(qǐng)人必須通過(guò)美國(guó)專利商標(biāo)局的商標(biāo)電子申請(qǐng)系統(tǒng)(TEAS)提交完整的申請(qǐng)通知書。
如果申請(qǐng)人非美國(guó)常駐,則必須通過(guò)美國(guó)律師提交申請(qǐng)書。
申請(qǐng)人必須在申請(qǐng)通知書中具體說(shuō)明將涉案的注冊(cè)號(hào)、其申請(qǐng)的依據(jù)以及開展的合理調(diào)查的要素。
申請(qǐng)人必須提供清晰易讀的所有書面證據(jù)副本,以初步證明商標(biāo)未實(shí)際投入商業(yè)使用的案件成立以及相關(guān)證據(jù)的逐項(xiàng)索引。
申請(qǐng)人必須支付無(wú)效或復(fù)審程序申請(qǐng)費(fèi),每類商品/服務(wù)600美元。
如果申請(qǐng)人的申請(qǐng)書中未包含上述任何一項(xiàng),美國(guó)專利商標(biāo)局將允許申請(qǐng)人在30天內(nèi)完善申請(qǐng)通知書。
為取消注冊(cè)提供了新的未使用理由
TMA允許當(dāng)事人在TTAB中聲稱以商標(biāo)從未在美國(guó)投入商業(yè)使用作為取消注冊(cè)的理由。自注冊(cè)之日起3年之后,申請(qǐng)人隨時(shí)可用這一理由要求取消注冊(cè)。
擴(kuò)大抗議信的審查范圍
TMA為美國(guó)專利商標(biāo)局現(xiàn)有的抗議信程序提供了明確的法定權(quán)力,允許第三方向美國(guó)專利商標(biāo)局與商標(biāo)可注冊(cè)性相關(guān)的記錄,供其審議并收入記錄。
但美國(guó)專利商標(biāo)局局長(zhǎng)將有權(quán)決定是否將抗議信證據(jù)列入申請(qǐng)記錄,該決定構(gòu)成不可審查的最終決定,但不影響任何當(dāng)事人在任何其它法律程序中提出任何問(wèn)題和依賴任何證據(jù)的權(quán)利。
目前,美國(guó)專利商標(biāo)局不打算改變每份抗議信收費(fèi)50美元這一費(fèi)用要求。
3個(gè)月的審查意見通知書回復(fù)期限
TMA還授權(quán)美國(guó)專利商標(biāo)局設(shè)置為期60天到6個(gè)月的靈活回復(fù)期限,申請(qǐng)人可選擇將截止日期延長(zhǎng)至審查意見通知書發(fā)布之日后最長(zhǎng)6個(gè)月。
因此,美國(guó)專利商標(biāo)局建議將審查意見通知書申請(qǐng)的回復(fù)期限設(shè)定為3個(gè)月。申請(qǐng)人可在3個(gè)月的截止日期后申請(qǐng)延長(zhǎng)3個(gè)月一次,但通過(guò)TEAS提交的延期申請(qǐng)須支付125美元,通過(guò)許可的書面申請(qǐng)?zhí)峤坏难悠谏暾?qǐng)須支付225美元。
然而,美國(guó)專利商標(biāo)局正在就上述程序的兩種替代方案征求意見。其中一個(gè)替代方案是建立兩階段檢查機(jī)制,每個(gè)階段單獨(dú)的回復(fù)期限均有所縮短,但可延長(zhǎng)。另外一種替代方案是將審查意見通知書的初始回復(fù)期限設(shè)定為兩個(gè)月,但允許申請(qǐng)人在審查意見通知書發(fā)出后的第三、第四、第五或第六個(gè)月通過(guò)提交延期申請(qǐng)書的方式作出回復(fù),同時(shí)一并支付費(fèi)用并提交回復(fù)文件。
同一律師認(rèn)可
美國(guó)專利商標(biāo)局進(jìn)一步提出修改關(guān)于律師認(rèn)可和通信的規(guī)則,規(guī)定指定的律師作為申請(qǐng)人或注冊(cè)人的代表的認(rèn)可持續(xù)有效,除非該律師被撤銷或律師主動(dòng)申請(qǐng)退出代表。因此,當(dāng)中國(guó)客戶的商標(biāo)發(fā)生所有權(quán)變更、申請(qǐng)放棄、注冊(cè)后續(xù)展文件提交,注冊(cè)到期或被取消時(shí),之前指定的同一律師將被自動(dòng)認(rèn)可代理繼續(xù)有效。此項(xiàng)更改旨在推動(dòng)落實(shí)網(wǎng)站提交訪問(wèn)控制機(jī)制,提高美國(guó)專利商標(biāo)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)的安全性和完整性,并跟蹤和打擊發(fā)送給商標(biāo)申請(qǐng)人和注冊(cè)人的誤導(dǎo)性通信。
因此,要想根據(jù)擬議規(guī)則終止美國(guó)專利商標(biāo)局對(duì)律師代理的指定,商標(biāo)所有人和律師將需要主動(dòng)提交適當(dāng)?shù)某窊Q代理律師文件。
法院命令
最后,美國(guó)專利商標(biāo)局提議增加一項(xiàng)新規(guī)則,使美國(guó)專利商標(biāo)局關(guān)于撤消或影響商標(biāo)注冊(cè)的法院命令訴訟的漫長(zhǎng)程序正式化。目前的相關(guān)做法是按照《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》第 1610 條執(zhí)行,其中美國(guó)專利商標(biāo)局要求提交經(jīng)認(rèn)證的法院命令副本,并且在案件作出最終裁決之前通常不會(huì)執(zhí)行此類命令。這一規(guī)定將一成不變落實(shí)到新規(guī)則中。
注釋:
[1]https://public-inspection.federalregister.gov/2021-10116.pdf
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作者:Brett Heavner (布萊特·海夫納) 美國(guó)飛翰律師事務(wù)所合伙人
吳茵飛 美國(guó)飛翰律師事務(wù)所律師
編輯:IPRdaily王穎 校對(duì):IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:美國(guó)專利商標(biāo)局實(shí)施《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》的新規(guī)則概述(點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)
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