美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院對(duì)故意侵權(quán)、懲罰性賠償、律師費(fèi)承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)作出澄清

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作者：郭小軍 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院對(duì)故意侵權(quán)、懲罰性賠償、律師費(fèi)承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)作出澄清

美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院在本案中明確故意侵權(quán)和懲罰性賠償適用不同的判斷標(biāo)準(zhǔn)，后者設(shè)定了比前者更高的門(mén)檻，而故意侵權(quán)僅僅是認(rèn)定懲罰性賠償?shù)臉?gòu)成要件之一。此外，法院綜合考慮多方面的事實(shí)來(lái)認(rèn)定一方當(dāng)事人是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)勝訴方的律師費(fèi)。本案對(duì)于我國(guó)在司法實(shí)踐中準(zhǔn)確運(yùn)用法律和司法解釋的規(guī)定判付懲罰性賠償和律師費(fèi)具有很好的參考和借鑒意義。

2021年9月28日，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）就SRI Int’l., Inc. v. Cisco Sys., Inc.案（下稱“SRI案”或者“本案”）作出判決，特別澄清了專利故意侵權(quán)、懲罰性賠償、承擔(dān)勝訴方律師費(fèi)的審查標(biāo)準(zhǔn)。

一、案情回顧

SRI案的發(fā)展一波三折。涉案專利分別是名稱為“網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控”的美國(guó)專利No. 6,711,615和名稱為“分層事件監(jiān)測(cè)和分析”的美國(guó)專利No. 6,484,203。在就專利的有效性、侵權(quán)、故意侵權(quán)和損害賠償進(jìn)行庭審之后，陪審團(tuán)認(rèn)為，思科的產(chǎn)品侵犯了涉案專利的部分權(quán)利要求，裁定2千3百多萬(wàn)美元的賠償，并認(rèn)為思科故意侵權(quán)成立。

針對(duì)上述裁定，思科請(qǐng)求無(wú)故意侵權(quán)的依法判決（JMOL），SRI則請(qǐng)求支付律師費(fèi)和懲罰性賠償。地區(qū)法院支持了陪審團(tuán)關(guān)于故意侵權(quán)的裁定，判決思科支付SRI律師費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用（統(tǒng)稱為“律師費(fèi)”）以及2倍的懲罰性賠償金。思科提起上訴。

在第一次審理中，聯(lián)邦巡回上訴法院撤銷了地區(qū)法院的判決（即，拒絕作出無(wú)故意侵權(quán)的依法判決）并將案件發(fā)回地區(qū)法院，要求重審下述判決是否得到證據(jù)的充分支持：思科在獲悉涉案專利之后的故意侵權(quán)，建立于故意侵權(quán)之前提下的懲罰性賠償與律師費(fèi)。上訴法院在此次審理中似乎對(duì)故意侵權(quán)的判斷提出了較以往案例更高的標(biāo)準(zhǔn)。

地區(qū)法院在重審后認(rèn)為沒(méi)有實(shí)質(zhì)證據(jù)支持陪審團(tuán)作出故意侵權(quán)的裁定，但是維持了原來(lái)的要求思科支付律師費(fèi)的判決。SRI提起上訴。同時(shí)，思科也對(duì)地區(qū)法院關(guān)于律師費(fèi)的判決提起上訴。

在第二次審理中，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為有充足的證據(jù)支持陪審團(tuán)的裁定，即在思科于2012年5月8日獲悉涉案專利之后成立故意侵權(quán)，因此恢復(fù)了陪審團(tuán)故意侵權(quán)的裁定，并且推翻了地區(qū)法院第二次作出的無(wú)故意侵權(quán)的依法判決。

二、故意侵權(quán)與懲罰性賠償

（一）故意侵權(quán)

SRI案最重要的一個(gè)方面是澄清了故意侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)。鑒于陪審團(tuán)還裁定思科構(gòu)成誘導(dǎo)侵權(quán)，上訴法院首先指出，對(duì)誘導(dǎo)侵權(quán)的認(rèn)定并不必然意味著成立故意侵權(quán)，故意侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)與誘導(dǎo)侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)不同。在本案中，陪審團(tuán)對(duì)誘導(dǎo)侵權(quán)的裁定并沒(méi)有受到質(zhì)疑，再加上思科對(duì)其侵權(quán)和無(wú)效抗辯缺乏合理的依據(jù)，為陪審團(tuán)裁定思科在2012年5月8日之后的故意侵權(quán)提供了充分的證據(jù)支持。

對(duì)于故意侵權(quán)，上訴法院明確其無(wú)意創(chuàng)造一個(gè)更高要求的標(biāo)準(zhǔn)。事實(shí)上，在Halo Elecs. Inc. v. Pulse Elecs., Inc.（136 S. Ct. 1923 (2016)）案中提到的“肆意、惡意和不誠(chéng)信”（wanton, malicious, and bad-faith）的表述指的是導(dǎo)致懲罰性賠償?shù)男袨?，而不是認(rèn)定為故意的行為。根據(jù)Eko Brands, LLC v. Adrian Rivera Maynez Enters., Inc.（946 F.3d 1367, 1378 (Fed. Cir. 2020)） 案，“故意”的概念僅僅要求陪審團(tuán)認(rèn)定“蓄意的”（deliberate）或“故意的”（intentional）侵權(quán)行為即可。

根據(jù)故意的正確判斷標(biāo)準(zhǔn)，并考慮到陪審團(tuán)的裁定，上述法院最終認(rèn)定，陪審團(tuán)關(guān)于思科故意侵權(quán)的結(jié)論有充分的證據(jù)支持。

（二）懲罰性賠償

故意是懲罰性賠償?shù)臉?gòu)成要件之一，但懲罰性賠償不一定來(lái)自故意的認(rèn)定。所以地區(qū)法院可以自由裁量，以確定故意侵權(quán)行為是否足夠惡劣，以施加懲罰性賠償。上訴法院主要考慮地區(qū)法院作出懲罰性賠償決定時(shí)是否濫用自由裁量權(quán)，即，是否存在明顯的事實(shí)錯(cuò)誤、法律錯(cuò)誤或明顯的判斷錯(cuò)誤。

在本案中，地區(qū)法院適用Read Corp. v. Portec, Inc.（970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992)）案確立的因素作出雙倍的懲罰性賠償。該案列出的考慮因素至少包括：侵權(quán)人作為訴訟一方當(dāng)事人的行為，侵權(quán)人的規(guī)模和財(cái)務(wù)狀況，侵權(quán)人的傷害動(dòng)機(jī)以及案件的關(guān)聯(lián)性。上訴法院認(rèn)為地區(qū)法院正確地考慮了上述因素，具體在本案中表現(xiàn)為：思科的訴訟行為，其作為世界上最大的網(wǎng)絡(luò)公司的地位，其對(duì)SRI及其商業(yè)模式的明顯蔑視，以及思科在即決裁判和審理中的所有問(wèn)題上都敗訴。

顯然，故意侵權(quán)比懲罰性賠償?shù)某闪㈤T(mén)檻要低，后者要求故意、肆意、惡意、不誠(chéng)信、蓄意、有意識(shí)錯(cuò)誤、公然或海盜性質(zhì)等更加惡劣的行為。

三、律師費(fèi)承擔(dān)

根據(jù)《美國(guó)專利法》35 U.S.C. § 285，法院在特殊情況下可以判給勝訴方合理的律師費(fèi)。所謂“特殊”案件是指在一方當(dāng)事人的訴訟地位（兼顧法律和案件事實(shí)）的實(shí)質(zhì)性優(yōu)勢(shì)或案件訴訟的不合理方式方面與其他案件不同的案件。

地區(qū)法院在審理中發(fā)現(xiàn)，即使對(duì)案件記錄進(jìn)行粗略審查，也不會(huì)懷疑思科推進(jìn)訴訟的方式是法院在其司法經(jīng)驗(yàn)中所見(jiàn)過(guò)的最具侵略性的。雖然積極地為客戶進(jìn)行辯護(hù)是可以理解的，甚至是值得稱贊的，但在本案中，思科在若干方面越過(guò)了界線。思科的訴訟策略為SRI和法院制造了大量的工作，其中的許多工作是不必要的重復(fù)、不相關(guān)或無(wú)意義的。例如，直到庭審前夕，思科仍堅(jiān)持19種不同的無(wú)效意見(jiàn)（但最終在審判中僅提出了兩種意見(jiàn)），提出與地區(qū)法院對(duì)權(quán)利要求的解釋和思科自己的內(nèi)部文件相悖的薄弱的不侵權(quán)意見(jiàn)，用盡即決裁判和制裁努力，過(guò)度指定審理用的證詞以及在陪審團(tuán)裁定后主張所有可能的辯護(hù)。

地區(qū)法院認(rèn)為，即使不存在故意本案仍然是“特殊”的，有理由支持判付全額律師費(fèi)，因?yàn)樗伎圃谡麄€(gè)案件中并沒(méi)有提出有說(shuō)服力的事實(shí)和理由，但它還是以不合理的方式極具侵略性地推進(jìn)這個(gè)案件。因?yàn)榈貐^(qū)法院沒(méi)有濫用自由裁量權(quán)，所以，上訴法院確認(rèn)了地區(qū)法院對(duì)律師費(fèi)的判決。

四、結(jié)語(yǔ)

美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院在本案中明確故意侵權(quán)和懲罰性賠償適用不同的判斷標(biāo)準(zhǔn)，后者設(shè)定了比前者更高的門(mén)檻，而故意侵權(quán)僅僅是認(rèn)定懲罰性賠償?shù)臉?gòu)成要件之一。此外，法院綜合考慮多方面的事實(shí)來(lái)認(rèn)定一方當(dāng)事人是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)勝訴方的律師費(fèi)。

我國(guó)正致力于加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，并且在相關(guān)法律以及司法解釋中規(guī)定了懲罰性賠償。本案對(duì)于我國(guó)在司法實(shí)踐中準(zhǔn)確運(yùn)用法律和司法解釋的規(guī)定判付懲罰性賠償和律師費(fèi)具有很好的參考和借鑒意義。

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作者：郭小軍 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院對(duì)故意侵權(quán)、懲罰性賠償、律師費(fèi)承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)作出澄清（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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