以案釋法-方法專利侵權判定

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：劉林東 北京高沃律師事務所

原標題：以案釋法-方法專利侵權判定

方法專利的侵權判定一直是專利法律理論界和實務界的難點和熱點，本文主要從實踐出發(fā)，探討侵犯方法發(fā)明專利的幾種常見典型行為的法律界定，包括使用專利方法以及由此延伸的使用、許諾銷售、銷售、進口依照專利方法直接獲得的產品。

一、方法專利的使用行為

方法發(fā)明指為解決某特定技術問題而采用的手段和步驟的發(fā)明，通常表現(xiàn)為一種為達到某種技術效果或為實現(xiàn)某一功能而由特定的程序或步驟所構成的技術方案。方法權利要求適用于方法發(fā)明，通常用工藝過程、操作條件、步驟或者流程等技術特征來描述?；谏鲜龇椒òl(fā)明專利的權利要求保護范圍的具體限定方式，侵犯方法專利權的直接表現(xiàn)為使用該方法。

以下將對幾種典型的使用方法專利行為的侵權判定進行討論。

1.關于缺少步驟的問題

方法專利中其必要技術特征體現(xiàn)為特定的步驟及其各步驟之間的順序關系。方法專利的侵權判定仍然適用全面覆蓋原則，被訴侵權行為所采用的技術方案相較于涉案專利的技術方案缺少相應的步驟時，通常會認定被訴侵權行為不構成侵犯專利權的行為。根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條的規(guī)定，人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特征。被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍；被訴侵權技術方案的技術特征與權利要求記載的全部技術特征相比，缺少權利要求記載的一個以上的技術特征，或者有一個以上技術特征不相同也不等同的，人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護范圍。

在全棉時代公司與宜昌欣龍公司、欣龍股份公司侵害專利權糾紛一案一審判決中[1]，一審法院根據現(xiàn)場勘查核實情況，認定被告宜昌欣龍公司實質上其在生產純棉水刺無紡布的工藝流程中相較于全棉時代公司的涉案專利技術方案，缺少了水刺后的脫脂漂白步驟。由于方法專利中其必要技術特征體現(xiàn)為特定的步驟及其各步驟之間的順序關系。根據全面覆蓋原則，被訴侵權行為所采用的技術方案相較于涉案專利的技術方案缺少相應的步驟時，其實質上為缺少了相應的必要技術特征，故宜昌欣龍公司純棉水刺無紡布的生產工藝不構成侵權。在上述案件二審判決中[2]，二審法院根據宜都市環(huán)境監(jiān)測站的《檢測報告》審理查明，宜昌欣龍公司使用的生產工藝與涉案專利權利要求1記載的技術方案相比，包含了涉案專利權利要求1記載的全部技術特征，沒有缺少或不相同、不等同的情形。并且，涉案專利的發(fā)明點在于將現(xiàn)有技術中脫脂和水刺工序的先后順序進行了調換，即先水刺再脫脂。宜昌欣龍公司的生產工藝順序與涉案專利技術步驟順序也完全相同，應當認定落入了涉案專利權的保護范圍。

在東方之舟公司與帝盟公司侵害發(fā)明專利權糾紛一案二審中[3]，被訴侵權技術方案是否具有涉案專利限定的步驟1所述“獲取物流單號中的包裹類型標識”也成為本案認定是否構成侵權的爭議焦點之一。最終，二審法院認定，原審法院基于證據規(guī)則認定被訴侵權技術方案具有步驟1技術特征，該認定結論具有事實依據，并無不妥，從而維持一審判決。

2.關于步驟順序調整的問題

如前所述，方法專利中其必要技術特征體現(xiàn)為特定的步驟及其各步驟之間的順序關系。根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第十一條的規(guī)定，方法權利要求未明確記載技術步驟的先后順序，但本領域普通技術人員閱讀權利要求書、說明書及附圖后直接、明確地認為該技術步驟應當按照特定順序實施的，人民法院應當認定該步驟順序對于專利權的保護范圍具有限定作用。

在上述全棉時代公司與宜昌欣龍公司、欣龍股份公司侵害專利權糾紛一案中，一審法院認定，全棉時代公司一審當庭陳述本案專利保護范圍為權利要求1，并確認該發(fā)明專利的工藝先后順序是固定的，根據涉案專利的權利要求1，結合該專利說明書以及全棉時代公司的確認，可以認定涉案專利技術方案對工藝步驟的先后順序是有明確限定的。二審法院進一步認定，涉案專利系方法發(fā)明專利，專利權利要求書中記載的步驟順序對于專利權的保護范圍具有限定作用。涉案專利的發(fā)明點在于將現(xiàn)有技術中脫脂和水刺工序的先后順序進行了調換，即先水刺再脫脂。宜昌欣龍公司的生產工藝順序與涉案專利技術步驟順序也完全相同，應當認定落入了涉案專利權的保護范圍。

在樂雪兒公司因與陳順弟、何建華、溫士丹侵害發(fā)明專利權糾紛一案再審程序中[4]，最高人民法院詳細闡釋了關于步驟互換是否構成等同侵權問題。方法發(fā)明專利的權利要求是包括有時間過程的活動,如制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法等權利要求。涉及產品制造方法的發(fā)明專利通常是通過方法步驟的組合以及一定的步驟順序來實現(xiàn)的。方法專利的步驟順序是否對專利權的保護范圍起到限定作用,從而導致在步驟互換中限制等同原則的適用,關鍵要看這些步驟是否必須以特定的順序實施以及這種互換是否會帶來技術功能或者技術效果上的實質性差異。在此基礎上，法院認定，對于第6、7步的步驟，這兩個步驟的實施不具有先后順序的唯一對應性,先修邊還是先進行熱粘合對于整個技術方案的實現(xiàn)沒有實質性影響,且這兩個步驟的互換在技術功能和技術效果上也沒有產生實質性的差異,故被訴侵權方法調換后的步驟與涉案專利權利要求1的第6、7步屬于相等同的技術特征。而對于將第10、11步的步驟調換后，確實產生了如樂雪兒公司主張的減少操作環(huán)節(jié)、節(jié)約時間、提高效率的技術效果,因此這種步驟互換所產生的技術效果上的差異是實質性的,調換后的步驟與涉案專利權利要求1的第10、11步不構成等同技術特征。

3.提供專用品的共同侵權及其例外

除了直接使用專利方法，實踐中還存在提供、出售或者進口專門用于實施他人方法專利的材料、器件或者專用設備的間接侵權行為，如何規(guī)制上述行為也成為法律難題。

在格力公司與美的公司、泰鋒公司侵犯發(fā)明專利權糾紛案中[5]，根據涉案發(fā)明專利權利要求書記載的內容，涉案發(fā)明專利是一種控制空調器按照自定義曲線運行的方法。根據鑒定結論,美的公司型號為KFR-26GW/DY-V2(E2)空調器在"舒睡模式3"運行方式下的技術方案中的技術特征包含有涉案發(fā)明專利權利要求2中記載的全部技術特征。一審法院根據本案查明的事實，認定美的公司在其生產的型號為KFR-23GW/DY-V2(E2)、KFR-26GW/DY-V2(E2)、KFR-32GW/DY-V2(E2)、KFR-35GW/DY-V2(E2)空調器產品中擅自使用涉案發(fā)明專利方法，侵犯了格力公司涉案發(fā)明專利權。美的公司不服上述原審判決，提起上訴。其上訴理由中涉及如下問題：根據《中華人民共和國專利法》第十一條的規(guī)定，涉及方法專利的侵權行為只有兩種情況，一是使用專利方法，二是使用、許諾銷售、銷售、進口依據該專利方法直接獲得的產品。涉案專利是空調器的使用方法，而非空調器的生產方法，無法直接獲得產品，因此該專利權的保護不能延及產品。美的公司沒有使用涉案專利的方法，也沒有使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。對于以上問題，二審法院認定，制造具有“舒睡模式3”功能的空調器的行為，包含了使用被訴侵權方法的行為。“舒睡模式3”是一種控制空調器按照自定義曲線運行的方法，美的公司制造的空調器要實現(xiàn)這一功能，就要通過相應的設置、調配步驟，使空調器具備實現(xiàn)按照自定義曲線運行的條件，從而無可避免地使用到控制空調器按照自定義曲線運行的方法，因此美的公司是使用者。

在索尼中國公司與西電捷通公司侵害發(fā)明專利權糾紛案中[6]，二審法院對上述問題進行了進一步認定，由于直接實施行為不構成侵犯專利權，如果不能判令“間接侵權”行為人承擔民事責任，則相當一部分通信、軟件使用方法專利不能獲得法律有效或充分保護，不利于鼓勵科技創(chuàng)新及保護權利人合法權益。但是，由于直接實施人不侵犯專利權而由“間接侵權”行為人承擔民事責任屬于例外情況，應當符合下列要件：1、行為人明知有關產品系專門用于實施涉案專利技術方案的原材料、中間產品、零部件或設備等專用產品，未經專利權人許可，為生產經營目的向直接實施人提供該專用產品；2、該專用產品對涉案專利技術方案具有“實質性”作用，即原材料、中間產品、零部件或設備等有關產品對實現(xiàn)涉案專利技術方案而言,不但不可或缺，而其占有突出的重要地位，而不是任何細小的、占據很次要地位的產品；3、該專用產品不具有“實質性非侵權用途”，即原材料、中間產品、零部件或設備等有關產品并非通用產品或常用產品，除用于涉案專利技術方案外無其他合理的經濟和商業(yè)用途；4、有證據證明存在直接實施人且該實施人屬于“非生產經營目的”的個人或《專利法》第六十九條第三、四、五項的情形。除第三個要件應當由“間接侵權”行為人承擔舉證責任外，其他要件的舉證責任應當由專利權人承擔。

4.多主體實施專利方法的侵權認定

網絡通信領域具有互聯(lián)互通、信息共享、多方協(xié)作、持續(xù)創(chuàng)新等特點，這就決定了該領域中的絕大多數發(fā)明創(chuàng)造的類型為方法專利，且往往只能撰寫成為需要多個主體的參與才能實施的方法專利，或者采用此種撰寫方式能更好地表達出發(fā)明的實質技術內容。然而這些方法專利在實際應用中，往往都是以軟件的形式安裝在某一硬件設備中，由終端用戶在使用終端設備時觸發(fā)軟件在后臺自動運行。如果按照專利侵權判斷的一般規(guī)則，即應當以被訴侵權人所實施的被訴侵權技術方案是否全面覆蓋了專利權利要求記載的所有技術特征，作為專利侵權的必要條件，那么，僅僅是制造、銷售具備可直接實施專利方法功能的被訴侵權產品的行為將難以被認定為侵害專利權的行為。同時，僅認定被訴侵權人在測試被訴侵權產品過程中實施專利方法構成侵權，不足以充分保護專利權人的利益，因為該測試行為既非被訴侵權人獲得不當利益的根本和直接原因，也無法從責令停止測試行為來制止專利方法遭受更大規(guī)模的侵害，而專利權人更無權主張雖直接實施了專利方法、但并無生產經營目的的終端用戶構成專利侵權。 

在騰達公司與敦駿公司等侵害發(fā)明專利權糾紛案中[7]，最高人民法院對多主體實施專利方法的侵權認定中明確指出：針對網絡通信領域方法的專利侵權判定，應當充分考慮該領域的特點，充分尊重該領域的創(chuàng)新與發(fā)展規(guī)律，以確保專利權人的合法權利得到實質性保護，實現(xiàn)該行業(yè)的可持續(xù)創(chuàng)新和公平競爭。如果被訴侵權行為人以生產經營為目的，將專利方法的實質內容固化在被訴侵權產品中，該行為或者行為結果對專利權利要求的技術特征被全面覆蓋起到了不可替代的實質性作用，也即終端用戶在正常使用該被訴侵權產品時就能自然再現(xiàn)該專利方法過程的，則應認定被訴侵權行為人實施了該專利方法，侵害了專利權人的權利。

當然，除了網絡通信領域之外，其他領域也會面臨這樣的問題。在許世章與飛新達公司侵害發(fā)明專利權糾紛案中[8]，法院認為，涉案專利系方法發(fā)明專利，涉案專利方法并不是產品制造方法。根據該方法不能直接獲得任何產品，涉案專利的保護并不能延伸到產品。被告作為實施專利方法的產品制造者，專利方法早已在其制造被訴侵權產品的過程中得以固化，購買使用者在使用被訴產品獲取相應產品時再現(xiàn)的專利方法過程，僅僅是此前固化在被訴侵權產品內的專利方法的必然結果和機械重演，因此應當認定被訴侵權人制造并許諾銷售被訴侵權產品的行為會導致專利方法被使用者所實施。本案中，雖未有直接證據證明被告實施了涉案專利方法，但其以許諾銷售的被訴侵權產品，具備可直接實施專利方法的功能，在使用者利用被訴侵權產品完整再現(xiàn)專利方法的過程中，發(fā)揮著不可替代的實質性作用。并且，被告從制造以及后續(xù)銷售侵權產品的行為中獲得不當利益與涉案專利存在密切關聯(lián)，因此，本案中應當認定被告制造、許諾銷售被訴侵權產品的行為構成專利侵權并應當承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。

二、方法專利延伸產品

根據專利法的規(guī)定，侵犯方法專利的行為范圍包括“使用、銷售、許諾銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品”。當然該種保護只涉及產品制造、加工方法等能夠獲得產品的方法類型。

1.方法專利延及產品的必要性

根據1984年制定的專利法，對方法專利權的保護僅僅涉及使用專利方法的行為。按照這樣的規(guī)定，與產品專利權所獲得的保護相比，對方法專利權的保護較弱，因為要證明使用某種方法遠比證明制造、銷售、使用某種產品更為困難。鑒于大多數國家的專利法都規(guī)定對制造方法專利權的保護延及到依照專利方法直接獲得的產品，因此在1992年第一次修改專利法時，增加對方法專利的延伸保護的規(guī)定。

2.方法專利延伸至產品的程度

為制造方法專利權提供延伸保護，首先要解決的一個問題是如何理解“直接”一詞的含義?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十三條規(guī)定：“對于使用專利方法獲得的原始產品，人民法院應當認定為專利法第十一條規(guī)定的依照專利方法直接獲得的產品。對于將上述原始產品進一步加工、處理而獲得后續(xù)產品的行為，人民法院應當認定屬于專利法第十一條規(guī)定的使用依照該專利方法直接獲得的產品”。在此基礎上，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第二十條進一步規(guī)定：第二十條 對于將依照專利方法直接獲得的產品進一步加工、處理而獲得的后續(xù)產品，進行再加工、處理的，人民法院應當認定不屬于專利法第十一條規(guī)定的“使用依照該專利方法直接獲得的產品”。

在杭州雨后科技有限公司與浙江名家竹木有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案中[9]，被告依據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十條的規(guī)定，主張其以侵權產品展開后的竹板材為材料，還需大量加工工序，才能得到最終產品砧板，故砧板不屬于專利法第十一條規(guī)定的“使用依照該專利方法直接獲得的產品”。對此一審法院認為，展開竹板到砧板產品之間的加工工序如何，并不能影響專利法第十一條關于“使用直接產品”的限定，應認為，僅當第三人在不明知侵權的情況下獲取直接產品經加工后的后續(xù)產品時，因第三人出于善意且已盡到一定注意義務，故司法解釋將第三人使用后續(xù)產品進一步加工的行為與“使用直接產品”的侵權行為區(qū)分開來。依據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十三條之規(guī)定，被告實施本案專利技術方案生產的展平竹板和對其進一步加工處理獲得的竹制砧板均屬于依照專利方法直接獲得的產品，其制造與銷售行為均構成侵權。

在王健與國藥常州公司、珠峰集團公司、珠峰藥業(yè)公司等侵害發(fā)明專利權糾紛案中[10]，一審法院在認定是否構成侵權時，明確指出：涉案專利為方法發(fā)明專利，其保護范圍及于方法及依照該方法直接獲得的產品，并不及于依照該方法直接獲得的產品之后續(xù)產品。依照涉案專利方法直接獲得的產品為發(fā)酵冬蟲夏草菌絲體，發(fā)酵冬蟲夏草菌粉是將依照涉案專利方法直接獲得的產品--發(fā)酵冬蟲夏草菌絲體進行進一步加工、處理而獲得的后續(xù)產品，被告珠峰藥業(yè)公司以該后續(xù)產品為原料生產百令片并銷售的行為并不構成對涉案專利權的侵犯。同理，被告國藥常州公司銷售上述百令片的行為,也不構成對涉案專利權的侵犯。

結語

使用專利方法以及由此延伸的使用、許諾銷售、銷售、進口依照專利方法直接獲得的產品，屬于法律明確規(guī)定的侵犯方法發(fā)明專利的典型行為。希望以上對于使用方法專利及其延及產品的相關問題和案例的梳理和討論能夠為各位實務界同仁提供有益思路，也請各位專家對文中錯漏之處不吝賜教。

注釋：

[1]湖北省宜昌市中級人民法院（2016）鄂05民初139號民事判決書

[2]湖北省高級人民法院（2017）鄂民終2796號民事判決書

[3]最高人民法院(2020)最高法知民終746號民事判決書

[4]最高人民法院(2013)民提字第225號再審民事判決書

[5]廣東省高級人民法院(2011)粵高法民三終字第326號民事判決書

[6]北京市高級人民法院（2017）京民終454號民事判決書

[7]最高人民法院（2019）最高法知民終147號民事判決書

[8]廣州知識產權法院（2020）粵73知民初243號民事判決書

[9]浙江省杭州市中級人民法院(2017)浙01民初969號民事判決書

[10]江蘇省常州市中級人民法院(2015)常知民初字第76號民事判決書

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：劉林東 北京高沃律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：以案釋法-方法專利侵權判定（點擊標題查看原文）

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