淺談企業(yè)在海外活動中的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險管理——風(fēng)險識別及預(yù)警

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作者：柯婷婷 劉鋮 北京康信華源知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司

原標(biāo)題：淺談企業(yè)在海外活動中的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險管理——風(fēng)險識別及預(yù)警

隨著全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)開始逐步實施“走出去”戰(zhàn)略，做好應(yīng)對預(yù)案也已成為“走出去”企業(yè)所面臨的全新且緊迫的課題。本文從風(fēng)險識別和風(fēng)險預(yù)警兩個方面出發(fā)，梳理海外活動中的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，為“走出去”企業(yè)提供參考。

隨著全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)開始逐步實施“走出去”戰(zhàn)略。在“走出去”過程中，相關(guān)企業(yè)在受益于資源整合、海外先進成果借鑒等好處的同時，也因參與國際貿(mào)易競爭而引發(fā)了越來越激烈的知識產(chǎn)權(quán)糾紛。因此，在這種背景下，提高知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險管理能力，識別、預(yù)警和防范知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，做好應(yīng)對預(yù)案已成為“走出去”企業(yè)所面臨的全新且緊迫的課題。

鑒于上述緣由，本文從風(fēng)險識別和風(fēng)險預(yù)警兩個方面出發(fā)，梳理海外活動中的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，為“走出去”企業(yè)提供參考。

一、風(fēng)險識別

海外活動通常涉及海外市場開發(fā)、海外技術(shù)轉(zhuǎn)移、海外技術(shù)開發(fā)合作、海外采購、海外委托制造等活動，其常見的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險如下：

經(jīng)過歸納提煉，常見IP風(fēng)險類型主要包括：

1、專利侵權(quán)風(fēng)險

海外活動中的專利侵權(quán)風(fēng)險是指，海外活動過程中，未經(jīng)專利權(quán)人允許，因制造、銷售、使用、許諾銷售專利等行為而導(dǎo)致侵犯他人專利權(quán)的風(fēng)險，該風(fēng)險存在于所有海外活動的各個階段。

2、知識產(chǎn)權(quán)盡調(diào)風(fēng)險

海外活動中的知識產(chǎn)權(quán)盡調(diào)風(fēng)險是指，需通過知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查確定的風(fēng)險，多存在于涉及雙方或多方合作的海外活動中。例如海外投資并購中，因盡職調(diào)查不完善，出現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)瑕疵等風(fēng)險。

3、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬風(fēng)險

知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬風(fēng)險是指，因權(quán)屬約定不清、或者實際權(quán)屬與約定不符而引發(fā)的糾紛風(fēng)險，該風(fēng)險類型亦多存在于涉及雙方或多方合作的海外活動中。例如海外委托開發(fā)中，未劃分背景知識產(chǎn)權(quán)和前景知識產(chǎn)權(quán)而引發(fā)的權(quán)屬糾紛風(fēng)險。

4、合同條款約定風(fēng)險

合同條款約定風(fēng)險通常是指，由于上述知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、專利侵權(quán)責(zé)任、權(quán)利擔(dān)保等核心條款在合同中未明確約定、或約定不清而產(chǎn)生的風(fēng)險。例如海外技術(shù)許可合作中，未針對改進技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、專利侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利維持及費用承擔(dān)等進行合理約定而引發(fā)后續(xù)合作糾紛風(fēng)險。

5、合同違約風(fēng)險

合同違約風(fēng)險是指，違反上述合同條款約定而產(chǎn)生的風(fēng)險，例如違反保密條款導(dǎo)致知識產(chǎn)權(quán)成果被泄露等的風(fēng)險。

二、風(fēng)險預(yù)警

針對上述風(fēng)險各自的特點，可以從以下幾個方面考慮預(yù)警策略：

1、通過FTO分析、侵權(quán)責(zé)任保證等方式降低專利侵權(quán)風(fēng)險

專利侵權(quán)風(fēng)險存在于海外活動的各個階段，其風(fēng)險預(yù)警重要性不言而喻。在進行風(fēng)險預(yù)警時，通?？煽紤]FTO分析、侵權(quán)責(zé)任保證等方式最大限度地降低相關(guān)風(fēng)險。例如產(chǎn)品出口海外市場之前，針對出口目標(biāo)國進行出口產(chǎn)品的海外FTO分析，如發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險專利，通過規(guī)避設(shè)計等方式進行調(diào)整；又如海外參展之前，針對參展產(chǎn)品進行FTO分析，如存在專利侵權(quán)風(fēng)險，針對展品的方案、展示方式等進行調(diào)整；再者海外采購時，要求供應(yīng)商提供侵權(quán)責(zé)任保證等，這些均可以降低相應(yīng)的風(fēng)險。

2、通過完善的盡職調(diào)查降低知識產(chǎn)權(quán)盡調(diào)風(fēng)險

知識產(chǎn)權(quán)盡調(diào)風(fēng)險主要存在于海外技術(shù)許可、轉(zhuǎn)讓、投資并購等海外活動中，在合作早期，通過針對標(biāo)的知識產(chǎn)權(quán)市場價值、技術(shù)價值和法律價值，例如資產(chǎn)權(quán)利的真實性、有效性、技術(shù)路線匹配程度等進行完善的盡職調(diào)查，可以大大降低知識產(chǎn)權(quán)盡調(diào)風(fēng)險。

3、通過“明確約定+履約監(jiān)控”降低知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬風(fēng)險

對于知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬風(fēng)險的管理，可以從前期“明確約定”到后期“履約監(jiān)控”兩個層面來實現(xiàn)。例如，海外技術(shù)許可早期，在合同中明確約定背景知識產(chǎn)權(quán)歸屬、前景知識產(chǎn)權(quán)（改進成果如專利、商業(yè)秘密）歸屬等事項，在隨后的履約期間，亦對合作方在履約過程中是否遵守了權(quán)屬條款進行監(jiān)控，如知識產(chǎn)權(quán)成果是否被合作方違約申請了專利等，以便及早發(fā)現(xiàn)、及時采取進一步的措施。

4、通過“專業(yè)人士”協(xié)助方式降低合同條款約定風(fēng)險

海外技術(shù)活動的合作合同通常來說不一定是直接由知識產(chǎn)權(quán)部門起草，故在合同簽訂之前，知識產(chǎn)權(quán)部門可以及早地介入，針對專利侵權(quán)責(zé)任條款、權(quán)利擔(dān)保條款、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬條款等核心條款的表述約定提供必要的協(xié)助和支撐，這樣則可大幅度降低合同條款約定不當(dāng)而產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險。

5、通過“履約監(jiān)控”降低合同違約風(fēng)險

合同違約風(fēng)險的產(chǎn)生通常與未建立完善的知識產(chǎn)權(quán)履約監(jiān)控制度而出現(xiàn)無意識的違約行為有關(guān)，故通過設(shè)立定期的監(jiān)控節(jié)點，能夠有效降低合同違約風(fēng)險。例如在海外技術(shù)許可（技術(shù)引進）活動中，監(jiān)控標(biāo)的知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)狀態(tài)變化，是否超出許可期間、許可地域和許可范圍等。

三、小結(jié)

積極地進行知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險管理，才能更好地應(yīng)對國際貿(mào)易競爭中的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，這需要企業(yè)首先樹立知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險意識，建立知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，完善知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警機制。當(dāng)然，知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險管理不是一蹴而就的工作，希望上面對風(fēng)險識別和風(fēng)險預(yù)警的梳理，能夠為企業(yè)提供有價值的參考。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：柯婷婷 劉鋮 北京康信華源知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談企業(yè)在海外活動中的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險管理——風(fēng)險識別及預(yù)警（點擊標(biāo)題查看原文）

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