從“分”與“合”的角度談外觀設計專利的申請策略

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“在外觀設計專利申請過程中，應充分理解‘分’與‘合’的策略?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：郭帥律師專利代理師廣東集之家律師事務所

摘要

外觀設計專利是TRIPs協(xié)定規(guī)定的七種知識產(chǎn)權(quán)之一；根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局官方公布的數(shù)據(jù)，最近幾年我國每年外觀設計專利的申請量基本在70萬件左右；在發(fā)明專利、實用新型專利、外觀設計專利三種專利訴訟中，外觀設計專利的侵權(quán)訴訟數(shù)量最多；但是，外觀設計專利并未得到足夠重視，基于大眾的常規(guī)認知，外觀設計專利的技術(shù)含量最低、專利代理機構(gòu)設置專門的外觀設計專利代理人寥寥無幾、目前全國各個地方的政策鼓勵也是以發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜑閷虻?；外觀設計專利作為一種基礎的知識產(chǎn)權(quán)，有必要對其進行詳細梳理，針對不同的產(chǎn)品或設計，采取不同的申請策略，以期在維權(quán)階段能夠得到更好的保護。

關(guān)鍵詞：外觀設計專利申請策略

一、外觀設計專利的分類

根據(jù)專利法及細則和審查指南對外觀設計類型的規(guī)定，外觀設計的種類分為：單一產(chǎn)品外觀設計、相似產(chǎn)品外觀設計、套件產(chǎn)品外觀設計、組件產(chǎn)品外觀設計、局部產(chǎn)品外觀設計。

1.1 單一產(chǎn)品外觀設計

《專利法》第二條第四款對外觀設計專利的保護客體進行了規(guī)定[1]：外觀設計，是指對產(chǎn)品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。

《專利法》第六十四條第二款對外觀設計專利的保護范圍進行了規(guī)定[1]：外觀設計專利權(quán)的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產(chǎn)品的外觀設計。

單一產(chǎn)品的外觀設計一般通過提交產(chǎn)品或設計的六面視圖進行申請，其保護范圍也是通過提交的圖片進行限定，在侵權(quán)判定時，通過侵權(quán)產(chǎn)品與授權(quán)的外觀設計專利進行比對，如果二者相同或相似，那么被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入專利權(quán)的保護范圍。根據(jù)審查指南的規(guī)定[2]，一般情況下，經(jīng)整體觀察，如果其他外觀設計和基本外觀設計具有相同或者相似的設計特征，并且二者之間的區(qū)別點在于局部細微變化、該類產(chǎn)品的慣常設計、設計單元重復排列或者僅色彩要素的變化等情形，則通常認為二者屬于相似的外觀設計。

1.2 相似產(chǎn)品外觀設計

《專利法》第三十一條對相似產(chǎn)品外觀設計和成套產(chǎn)品外觀設計進行了規(guī)定[1]：一件外觀設計專利申請應當限于一項外觀設計。同一產(chǎn)品兩項以上的相似外觀設計，或者用于同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項以上外觀設計，可以作為一件申請?zhí)岢觥?/p>

對于相似產(chǎn)品外觀設計，在申請的時候要提交每一個設計的六面視圖，一份申請文件不能超過十項設計，每項設計均可以按照一項獨立權(quán)利要求對待，在侵權(quán)判定時，應當將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與其主張的各項外觀設計分別單獨進行對比，只要落入相似外觀設計中的一項外觀設計的保護范圍即侵權(quán)[3]。

1.3 套件產(chǎn)品外觀設計

《專利法》第三十一條（同1.2）對套件產(chǎn)品的外觀設計進行了定義；《專利法實施細則》第三十五條第二款規(guī)定[4]：專利法第三十一條第二款所稱同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項以上外觀設計，是指各產(chǎn)品屬于分類表中同一大類，習慣上同時出售或者同時使用，而且各產(chǎn)品的外觀設計具有相同的設計構(gòu)思。

對于套件產(chǎn)品外觀設計，在申請的時候要提交每一個產(chǎn)品或設計的六面視圖，每項設計均可以按照一項獨立權(quán)利要求對待，在侵權(quán)判定時，應當將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與其主張的各項外觀設計分別單獨進行對比，只要落入成套產(chǎn)品中的一項外觀設計的保護范圍即侵權(quán)[3]。

1.4 組件產(chǎn)品外觀設計

根據(jù)《審查指南》第一部分第三章的規(guī)定[2]：組件產(chǎn)品，是指由多個構(gòu)件相結(jié)合構(gòu)成的一件產(chǎn)品。分為無組裝關(guān)系、組裝關(guān)系唯一或者組裝關(guān)系不唯一的組件產(chǎn)品。對于組裝關(guān)系唯一的組件產(chǎn)品，例如，由水壺和加熱底座組成的電熱開水壺組件產(chǎn)品；對于組裝關(guān)系不唯一的組件產(chǎn)品，例如插接組件玩具產(chǎn)品，在購買和插接這類產(chǎn)品的過程中，一般消費者會對單個構(gòu)件的外觀留下印象，所以，應當以插接組件的所有單個構(gòu)件的外觀為對象，而不是以插接后的整體的外觀設計為對象進行判斷。對于各構(gòu)件之間無組裝關(guān)系的組件產(chǎn)品，例如撲克牌、象棋棋子等組件產(chǎn)品，在購買和使用這類產(chǎn)品的過程中，一般消費者會對單個構(gòu)件的外觀留下印象，所以，應當以所有單個構(gòu)件的外觀為對象進行判斷。

對于組件產(chǎn)品外觀設計，在申請的時候，組裝關(guān)系唯一應提交組合狀態(tài)下的產(chǎn)品視圖，組裝關(guān)系不唯一和無組裝關(guān)系，要提交每個構(gòu)件產(chǎn)品的視圖；在侵權(quán)判定時，應當將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與外觀專利設計的每一個構(gòu)件進行比對，原則上，只有每一個構(gòu)件相同或近似的才構(gòu)成侵權(quán)，缺少部分構(gòu)件或部分構(gòu)件不相同也不近似的，不構(gòu)成侵權(quán)[3]。

1.5 局部產(chǎn)品外觀設計

《專利法》第三十一條（同1.1）對局部產(chǎn)品的外觀設計進行了定義，對產(chǎn)品的局部的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。

對于局部產(chǎn)品外觀設計，在申請的時候要提交每局部產(chǎn)品或設計的六面視圖，通過虛線和實線對整體輪廓和局部分別進行表達；在侵權(quán)判定時，應當將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與其主張的外觀設計的局部設計部分進行對比，無需比較產(chǎn)品的其他部分，最終以局部設計的相同或相似來判斷是否構(gòu)成侵權(quán)。

1.6 外觀設計產(chǎn)品匯總

通過對上述幾種外觀設計的論述，從產(chǎn)品的角度出發(fā)，基于“分”與“合”的思想，如圖1所示，一個產(chǎn)品能分解若干構(gòu)件或者若干局部；同理若干產(chǎn)品可以合并一起，構(gòu)成若干相似產(chǎn)品或者套件產(chǎn)品。

圖1

在詳細了解了單一產(chǎn)品外觀設計、相似產(chǎn)品外觀設計、套件產(chǎn)品外觀設計、組件產(chǎn)品外觀設計、局部產(chǎn)品外觀設計的情況下，從申請階段到維權(quán)訴訟階段，對不同的外觀設計進行歸納如下：

二、申請策略舉例

外觀專利的審查為初步審查，也就對申請階段要求比較寬松；但是授權(quán)的外觀設計專利能否在確權(quán)階段保證專利權(quán)的穩(wěn)定，在維權(quán)階段能否對產(chǎn)品進行有力的保護，其對申請階段提出了新的要求。

2.1 案例1

圖2

設計1與設計2相比，兩者的主要不同點在于[5]：右側(cè)圓柱形支架略有不同，對比設計的圓柱形支架上段三分之二處更細且靠近頂部略粗，涉案專利相應部位略粗且粗細較為一致，對比設計的圓柱形支架下端三分之一的頂部略呈圓臺狀，涉案專利為圓柱形。此外還有若干更細微的區(qū)別。

在申請階段，代理人按照設計一和設計二分別進行了申請，同日申請了兩份外觀設計專利，并授權(quán)；在確權(quán)無效階段，將設計二作為證據(jù)基于專利法第9條重復授權(quán)的理由將授權(quán)的外觀設計一進行了無效。

通過上述案例，結(jié)合前面對不同產(chǎn)品外觀設計的區(qū)分，設計一和設計二屬于二個產(chǎn)品，相似的外觀設計專利，在申請階段應該將設計一和設計二放到一份申請文件中進行申請，以規(guī)避專利法第九條重復授權(quán)的影響；對于相似外觀設計的判斷，也許不同人會有不同的判斷，但是基于相似外觀設計后期審查過程中有分案制度，如果在審查環(huán)節(jié)以不符合相似外觀設計的理由要求分案，那么對前期作為相似外觀設計的誤判影響也不大；反而在確權(quán)環(huán)節(jié)，如果基于專利法第九條重復授權(quán)的理由被提出無效，那么審查階段的分案通知書就是強有力的抗辯理由。

2.2 案例2

圖3：涉案專利附圖

一審過程中，原告主張淋浴噴頭的跑道狀出水面與原告的出水面設計相似，構(gòu)成侵權(quán)。一審法院認為，雖然二者跑道出水面相似，但是噴頭的手柄等其他部分存在差異，不構(gòu)成相似設計不侵權(quán)。二審法院認為，跑道狀的出水面應作為重要的設計特征進行重點考量，在出水口的形狀上構(gòu)成相似，其他差異對視覺效果不產(chǎn)生顯著影響，構(gòu)成侵權(quán)。再審法院認為[6]，雖然被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用了跑道狀出水面，但噴頭及其各面過渡的形狀這一設計特征在整體設計風格上呈現(xiàn)明顯差異，不構(gòu)成侵權(quán)。

從“分”的角度考慮，可以分為設計1外殼、設計2出水口構(gòu)件、設計3淋浴噴頭產(chǎn)品，還有不同組件的局部外觀設計，例如跑道狀的出水面，這些均可分出來單獨申請；從“合”的角度考慮，設計1外殼、設計2出水口構(gòu)件、設計3淋浴噴頭產(chǎn)品均有若干不同的相似外觀設計，設計1外殼、設計2出水口構(gòu)件、設計3淋浴噴頭相似外觀設計合案申請。從理論上，外殼和出水口構(gòu)件均是淋浴噴頭的兩個構(gòu)件，三者屬于組件外觀設計產(chǎn)品，但是基于組件外觀設計保護的局限性，申請人可以把組件外觀設計產(chǎn)品進行了單獨申請或者對跑道狀出水面進行局部外觀設計申請。

通過上述案例，結(jié)合前面對不同產(chǎn)品外觀設計的區(qū)分，如果只是作為一個單獨的產(chǎn)品進行外觀設計申請，改變把手或者過渡面形狀均可規(guī)避，對后期的維權(quán)非常不利；如果作為組件外觀設計進行申請，其保護范圍與單獨的產(chǎn)品外觀設計申請是一樣的；從外殼、出水口構(gòu)件、淋浴噴頭產(chǎn)品或者局部外觀設計進行分，此時的關(guān)注點在于設計要點、設計要部，把握好設計要點才好進行分解，設計要點是指外觀設計與在先設計的主要區(qū)別，這些與現(xiàn)有設計既不相同也不相似的設計內(nèi)容保證了外觀設計的創(chuàng)作高度。

2.3 案例3

圖4

設計1為化妝品的蓋子，設計2為化妝品的容器，設計3為化妝品的蓋子和盒子組裝后的口紅產(chǎn)品；從“分”的角度考慮，可以分為設計1蓋子、設計2容器、設計3口紅產(chǎn)品，還有不同組件的局部外觀設計，這些均可分出來單獨申請；從“合”的角度考慮，設計1蓋子、設計2容器、設計3口紅產(chǎn)品均有若干不同的相似外觀設計，設計1蓋子、設計2容器、設計3口紅產(chǎn)品相似外觀設計合案申請；或者口紅與睫毛膏基于成套出售或使用可以作為套件產(chǎn)品外觀設計合案申請；在申請過程中要規(guī)避專利法第9條重復授權(quán)的影響。

從理論上，蓋子和容器均是口紅產(chǎn)品的兩個構(gòu)件，三者屬于組件外觀設計產(chǎn)品，但是基于組件外觀設計保護的局限性，申請人把組件外觀設計產(chǎn)品進行了單獨申請；在申請階段，代理人按照設計一、設計二、設計三分別進行了單獨申請，同日申請了三份外觀設計專利，在每份外觀設計申請文件中均包含了若干相似設計；在維權(quán)階段，不管是從蓋子、容器、還是組裝后的產(chǎn)品對設計進行了全方位的保護。

通過上述案例，結(jié)合前面對不同產(chǎn)品外觀設計的區(qū)分，設計1-3屬于一個產(chǎn)品，如果只是作為一個單獨的產(chǎn)品進行外觀設計申請，改變?nèi)萜魃w或者容器均可規(guī)避，對后期的維權(quán)非常不利；如果作為組件外觀設計進行申請，其保護范圍與單獨的產(chǎn)品外觀設計申請是一樣的；從蓋子、容器、口紅產(chǎn)品進行分，將三者的相似外觀設計進行合，形成了完整的外觀設計專利布局。

三、小結(jié)

由于外觀設計的審查為初步審查授權(quán)登記制，授權(quán)易，造成了在申請階段對外觀設計的保護范圍、權(quán)利穩(wěn)定性等因素考慮不足，影響后期的維權(quán)；在外觀設計專利申請過程中，充分理解“分”與“合”的策略；當一個商品單獨申請單一產(chǎn)品外觀設計時，從“分”的角度考慮，能不能分解為組件外觀設計單獨申請或者局部外觀設計單獨申請；從“合”的角度考慮，是不是可以和其他外觀設計合在一起作為相似外觀設計或者套件產(chǎn)品外觀設計合案申請；針對不同的產(chǎn)品或設計，把握設計要點，精準的“分”與“合”，爭取多項范圍合理、權(quán)利穩(wěn)定的外觀設計專利權(quán)，更好的為產(chǎn)品或設計提供保護。

參考文獻：

[1]中華人民共和國專利法[M]，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010

[2]專利審查指南[M]，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010

[3]北京市高級人民法院專利侵權(quán)判定指南[M]，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2020

[4]中華人民共和國專利法實施細則[M]，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010

[5]復審無效決定書第6W112008號決定

[6]最高人民法院(2015)民提字第23號判決書

（原標題：從“分”與“合”的角度談外觀設計專利的申請策略）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：郭帥律師專利代理師廣東集之家律師事務所

編輯：IPRdaily趙甄校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從“分”與“合”的角度談外觀設計專利的申請策略（點擊標題查看原文）

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