最高院案例解讀之“合理的成功預期”對創(chuàng)造性的影響

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“‘合理的成功預期’可以作為判斷發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見時的考慮因素。綜合考慮專利申請日的現有技術狀況、技術演進特點、創(chuàng)新模式及條件、平均創(chuàng)新成本、整體創(chuàng)新成功率等，本領域技術人員有動機嘗試從最接近現有技術出發(fā)并合理預期能夠獲得專利技術方案的，可以認定該專利技術方案不具備創(chuàng)造性?！侠淼某晒︻A期’僅要求達到對于本領域技術人員而言有‘嘗試的必要’的程度，不需要具有‘成功的確定性’或者‘成功的高度蓋然性’?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：馬姣琴

案情脈絡

某股份有限公司（以下簡稱原告）的專利號為201110029600.7、名稱為“含有纈沙坦和NEP抑制劑的藥物組合物”的發(fā)明專利（以下簡稱本專利）被提出無效宣告請求，并被中華人民共和國國家知識產權局（以下簡稱被告）作出專利權無效的審查決定（以下簡稱被訴決定），原告不服被訴決定向原審法院提起訴訟，并在原審法院不支持原告主張的情況下，原告繼續(xù)向最高院提起訴訟，最終未能逆轉被訴決定。

案情看點

不管是在專利撰寫階段，還是在專利答復階段，創(chuàng)造性都是重要考量因素，那如何判斷創(chuàng)造性呢？如具體到“三步法”的“第一步”即如何確定最近的現有技術呢？又如具體到“三步法”的“第三步”即基于最接近現有技術和客觀需要解決的技術問題如何判斷發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見呢？

案件詳情

一、原審詳情（支持被訴決定）

原告的上訴請求：撤銷被訴決定，判令被告重新作出審查決定。

事實和理由：原審判決和被訴決定關于本專利創(chuàng)造性的評價錯誤。具體的：

（一）原審判決和被訴決定應當考慮而沒有考慮“合理的成功預期”。

作為創(chuàng)造性判斷起點的最接近現有技術應當至少是“有前景”的技術方案，即本領域技術人員有一定合理成功預期基于最接近現有技術能夠得到專利技術方案。如果本領域技術人員無法理性預期問題能夠得到解決，則其不會產生改進動機。

具體到本案，附件13（公開號為EP0498361A2的歐洲專利申請公開文本復印件及部分中文譯文）不構成“有前景”的技術方案，本領域技術人員在本專利優(yōu)先權日面對附件13沒有得到本專利要求保護的藥物組合的合理預期。

也就是說：原告認為，最接近的現有技術應該為具有一定合理成功預期的技術方案，如果技術方案為沒有一定的合理成功預期，則該技術方案不能作為最接近的現有技術。

但是，筆者認為，結合《審查指南》可知，最接近的現有技術，是指現有技術中與要求保護的發(fā)明最密切相關的一個技術方案。最接近的現有技術，例如可以是，與要求保護的發(fā)明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和／或公開了發(fā)明的技術特征最多的現有技術，或者雖然與要求保護的發(fā)明技術領域不同，但能夠實現發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術特征最多的現有技術。應當注意的是，在確定最接近的現有技術時，應首先考慮技術領域相同或相近的現有技術。

（二）原審判決和被訴決定對于原告提交的補充實驗數據不予接受，且認定反證1和反證3不能證明本專利技術方案具有預料不到的技術效果，缺乏依據。

1.反證1和反證3應予接受。本專利說明書第[0041]段明確記載，“已經令人吃驚地發(fā)現，纈沙坦和NEP抑制劑的組合獲得了比單獨給予纈沙坦、ACE抑制劑或NEP抑制劑所獲得的療效更高的療效”。反證1和反證3系用于證明上述效果的補充實驗數據，且其所涉及的動物模型、實驗方法、實驗化合物都是本專利優(yōu)先權日之前已知的，故應予接受。

2.反證1和反證3能夠證明本專利技術方案具有預料不到的技術效果。

首先，反證1中由SHR模型得到的數據支持了纈沙坦和沙庫巴曲的組合確實具有抗高血壓效果的結論，這與證據4中的組合沒有顯示出抗高血壓效果是根本上不同的。其次，反證1中的Dahl模型與本專利說明書中的DOCA模型均是容量依賴性高血壓動物模型，可以由Dahl模型預期DOCA模型中纈沙坦和沙庫巴曲具有協(xié)同作用。綜合考慮在兩類模型中獲得的結果，補充實驗數據能夠證明，纈沙坦和沙庫巴曲的組合與單一組分纈沙坦或沙庫巴曲相比具有更好的作用。

也就是說：原告認為，由于補充的實驗數據是本專利優(yōu)先權日之前已知的，且補充的實驗數據可以證明本專利具有意想不到的技術效果，所以，補充的實驗數據應該被接受。

但是，筆者認為，結合《專利法》實施細則3.1可知，不允許“補入實驗數據以說明發(fā)明的有益效果，和／或補入實施方式和實施例以說明在權利要求請求保護的范圍內發(fā)明能夠實施”。

被告答辯稱：

（一）本專利權利要求1、2不具備創(chuàng)造性。具體的：

1.附件13公開了AII拮抗劑和NEP抑制劑的組合用于治療高血壓，其中AII拮抗劑和NEP抑制劑均為現有技術已知的降血壓藥。本專利說明書背景技術部分明確記載AII拮抗劑和NEP抑制劑可以降血壓，且原告在無效程序中也認可本領域技術人員能夠預期兩種分別具有降血壓作用的組分組合后對高血壓具有治療作用。本領域技術人員能夠預期二者組合仍能發(fā)揮降血壓作用。

2.雖然NEP抑制劑的作用機制復雜，但并不影響其整體表現出降血壓的作用。即使不清楚藥物的作用機制，也不影響本領域技術人員預期上述兩種分別具有降血壓作用的藥物組合具有降血壓作用。

3.原告指出的所謂“壞點”并不成立。證據4中藥物組合的效果并非總是與溶媒不同，并不能說明藥物組合物沒有降血壓作用。由于藥物存在吸收代謝的過程，其應當僅在固定的時間內發(fā)揮作用，尚未吸收時或代謝后與溶媒效果差異不顯著是正常的。

也就是說：一方面，基于本專利背景技術的內容可知，原告承認AII拮抗劑和NEP抑制劑就有降血壓的作用；另一方面，基于無效程序中原告的描述可知，原告亦認可本領域技術人員可以預期兩種分別具有降血壓作用的組分組合后對高血壓具有治療作用；再一方面，降血壓作用是客觀事實，并不因作用機制的復雜而影響藥物組合；還一方面，不完美的效果并不代表沒有效果，因此，基于上述各方面可知，不存在各藥物結合的相反啟示，且基于各藥物可以實現的效果，存在將各藥物結合的啟示，所以，在各藥物結合的情況下，本專利缺乏創(chuàng)造性。

（二）原告提交的補充實驗數據不應予以接受。

盡管本專利說明書記載了“已經令人吃驚地發(fā)現，纈沙坦和NEP抑制劑的組合獲得了比單獨給予纈沙坦、ACE抑制劑或NEP抑制劑所獲得的療效更高的療效”，但未記載任何實驗數據。該效果不能通過補充實驗數據證明，否則將違背先申請制度和公開換保護原則。綜上，請求駁回上訴，維持原判。

也就是說：基于先申請制度和公開換保護原則，在原始申請文件沒有記載實驗數據的情況下，在專利無效程序中，不能補充實驗數據。

原審法院的認定事實：本專利授權公告時的權利要求（無效宣告之前的權利要求）如下：

“1.一種藥物組合物，其包含(i)AT1-拮抗劑纈沙坦或其可藥用鹽和(ii)N-(3-羧基-1-氧代丙基)-(4S)-對-苯基苯基甲基)-4-氨基-2R-甲基丁酸乙酯或N-(3-羧基-1-氧代丙基)-(4S)-對-苯基苯基甲基)-4-氨基-2R-甲基丁酸或其可藥用鹽以及可藥用載體。

2.如權利要求1所述的藥物組合物，其中N-(3-羧基-1-氧代丙基)-(4S)-對-苯基苯基甲基)-4-氨基-2R-甲基丁酸乙酯是其三乙醇胺鹽或其三（羥基甲基）氨基甲烷鹽。

3.如權利要求1所述的藥物組合物，其還包含利尿劑。

4.一種藥物包，其在獨立的容器中包含單包裝的藥物組合物，其在一個容器中包含含有N-(3-羧基-1-氧代丙基)-(4S)-對-苯基苯基甲基)-4-氨基-2R-甲基丁酸乙酯或N-(3-羧基-1-氧代丙基)-(4S)-對-苯基苯基甲基)-4-氨基-2R-甲基丁酸的藥物組合物，在第二個容器中包含含有纈沙坦的藥物組合物。”

本專利說明書在背景技術部分載明AII拮抗劑和NEP抑制劑均有降血壓的作用。此外，說明書第[0041]段載明“已經令人吃驚地發(fā)現，纈沙坦和NEP抑制劑的組合獲得了比單獨給予纈沙坦、ACE抑制劑或NEP抑制劑所獲得的療效更高的療效”。第[0043]段載明使用纈沙坦和NEP抑制劑的聯(lián)合治療產生了更有效的高血壓治療，且該組合還可用于治療或預防心衰、左心室機能障礙和肥厚性心臟病、糖尿病性心肌病、心肌梗塞等諸多疾病。第[0047]-[0062]段記載了使用纈沙坦和沙庫巴曲進行代表性研究的方法，主要是通過醋酸脫氧皮質酮-鹽大鼠（DOCA-鹽）和自發(fā)性高血壓大鼠（SHR）兩種動物模型，對藥物降血壓以及預防或延遲血壓升高的功效進行評估，而未明確涉及對其他病癥的研究。第[0063]段載明“所獲得的結果表明本發(fā)明的組合具有意想不到的治療作用”，但未記載支持該結論的任何實驗數據。

修改后的權利要求（無效階段修改的權利要求）為：

“1.一種藥物組合物，其包含(i)AT1-拮抗劑纈沙坦或其可藥用鹽和(ii)N-(3-羧基-1-氧代丙基)-(4S)-對-苯基苯基甲基)-4-氨基-2R-甲基丁酸乙酯或其可藥用鹽以及可藥用載體。

2.一種藥物包，其在獨立的容器中包含單包裝的藥物組合物，其在一個容器中包含含有N-(3-羧基-1-氧代丙基)-(4S)-對-苯基苯基甲基)-4-氨基-2R-甲基丁酸乙酯的藥物組合物，在第二個容器中包含含有纈沙坦的藥物組合物。”

原告在無效審查程序中提交了8份證據材料，其中反證1為RandyLeeWebb在本專利的美國同族申請審查期間所提交聲明的復印件及中文譯文，具體包含發(fā)明人的聲明以及實驗數據。其中采用了Dah1鹽敏感性大鼠、有中風傾向的雄性原發(fā)高血壓大鼠（SHPsp）和高血壓SHR大鼠三種大鼠模型，實驗表明纈沙坦與沙庫巴曲的組合在Dah1鹽敏感性大鼠模型和SHPsp模型中顯示出一定協(xié)同作用，在SHR大鼠模型中沒有顯示協(xié)同作用。反證3為RandyLeeWebb在本專利的美國同族申請審查期間提交的補充聲明復印件及中文譯文，具體包含發(fā)明人針對反證1的補充聲明，糾正了反證1中的拼寫錯誤。

原審法院認為：根據各方當事人的訴辯主張，主要涉及以下三個爭議焦點問題：

（一）附件13是否可以作為最接近的現有技術（“三步法”的“第一步”）

本專利涉及“含有纈沙坦和NEP抑制劑的藥物組合物”，說明書載明其可用于治療或預防高血壓、心力衰竭、心肌梗塞等疾病。附件13公開了組合使用AII拮抗劑或腎素抑制劑與NEP抑制劑治療高血壓、充血性心力衰竭的技術方案。原告主張附件13不具有治療高血壓的成功預期，其中存在多個“壞點”，且給出了相反教導，不適合作為最接近的現有技術。對于原告的該項主張，原審法院不予支持，具體理由為：

首先，將附件13作為最接近的現有技術是由無效宣告請求人在專利無效程序中提出，專利復審委員會依據請求原則，將附件13納入到創(chuàng)造性判斷的“三步法”中進行審查，并無不當。而且，原告在無效程序中也并未主張附件13不適合作為最接近的現有技術。

其次，本專利要求保護用于高血壓、心力衰竭、心肌梗塞等疾病治療的含有纈沙坦和NEP抑制劑的藥物組合物，其中的纈沙坦屬于AII拮抗劑。附件13是一篇歐洲專利文獻，其中不僅公開了組合使用AII拮抗劑和NEP抑制劑治療高血壓、充血性心力衰竭的技術方案，而且也載明了與之相關的實驗方法、實驗結論、給藥方式、治療劑量等必要技術信息。本領域公知，AII拮抗劑、NEP抑制劑均分別具有降血壓的作用，本專利說明書中對此亦有記載，同時在高血壓治療中通常采取聯(lián)合用藥的方式，因此本領域技術人員根據附件13公開的全部內容，既能受到啟發(fā)去嘗試將AII拮抗劑和NEP抑制劑兩類藥物組合使用，并預期二者在組合后仍能發(fā)揮降血壓的作用，也可在此基礎上進一步研發(fā)從上述兩類藥物中篩選出的治療高血壓的特定組合物。顯然，附件13已經給出了啟示，本領域技術人員可以以此為起點開展進一步的深入研發(fā)。

再次，即使如原告所述，AII拮抗劑和NEP抑制劑在藥理機制上存在相反作用，組合在一起的降壓效果不可預測，且附件13中存在“壞點”，但附件13公開了AII拮抗劑和NEP抑制劑組合治療高血壓的技術方案，并記載了與之相關的實驗情況，也即附件13已經在整體上為本領域技術人員提供了將AII拮抗劑和NEP抑制劑組合使用治療高血壓具有可行性的技術指引。該指引使得本領域技術人員不會僅僅受制于相關藥理機制，也不會僅因為某些具體的AII拮抗劑、NEP抑制劑或其組合無法降血壓，而放棄基于附件13整體技術方案的進一步研發(fā)。原告還主張附件13本身承認了藥物組合的復雜性和不可預測性，沒有提供其組合治療高血壓的確切結論，不具有合理的成功預期。對此原審法院認為，前已述及，附件13中同時載明了AII拮抗劑和NEP抑制劑組合使用相關的實驗方法、實驗結論、給藥方式、治療劑量等必要技術信息，并非沒有提供其藥物組合治療高血壓的確切結論。而所謂的不可預測性和復雜性，通過全面理解附件13中文譯文第3頁第9-20行的內容可知，其所指的應當是AII拮抗劑和NEP抑制劑組合后得到的“提高的效果”不可預期，以及“ACE抑制劑和NEP抑制劑的相互作用”是復雜的，而非AII拮抗劑和NEP抑制劑組合后治療高血壓的效果是不可預期的。相反，正如前所述，本領域技術人員基于其所具備的知識和能力，對于AII拮抗劑和NEP抑制劑組合后可以產生降血壓的效果是能夠有所預期的。

最后，“最接近的現有技術”是基于對大量專利審查實踐的總結，為提升創(chuàng)造性判斷的客觀性、準確性而擬制的發(fā)明起點。具體到創(chuàng)造性的“三步法”判斷，其實質是以本領域技術人員為主體，以最接近的現有技術為出發(fā)點而進行的符合客觀規(guī)律的發(fā)明創(chuàng)造重構過程，即當本領域技術人員面對最接近的現有技術時，能否基于對現有技術整體的理解與認識，發(fā)現該最接近的現有技術所存在的問題，并為解決該問題產生檢索和結合其他現有技術的動機，最終得到發(fā)明創(chuàng)造的技術方案。

也就是說：一方面，在無效程序中，專利復審委員基于“請求原則”指出最接近的現有技術，原告并未主張其不適合作為最接近的現有技術；另一方面，本專利說明書亦認可兩類藥物具有降血壓的作用是本領域公知，因此，在此基礎上，從兩類藥物中進行篩選得到治療高血壓的特定組合物可以作為本領域技術人員的進一步研發(fā)的起點；再一方面，盡管受限于藥理機制，但在前述分析的“研發(fā)起點”的基礎上，尤其是在將兩類藥物結合可能有預期的情況下，本領域技術人員還是可能進行研發(fā)而非放棄；還一方面，既然最接近的現有技術存在問題，且具有結合其他現有技術的動機，則本領域技術人員可能基于最接近的現有技術進行發(fā)明創(chuàng)造重構，因此，基于上述各方面可知，附件13可以作為最接近的現有技術。

綜上所述，原告有關附件13不適合作為最接近的現有技術的主張不能成立，不予支持。

（二）本專利技術方案相對于附件13和附件12、14、15的結合是否顯而易見

1.關于本專利權利要求1

a．實際解決的技術問題（“三步法”的“第二步”）

附件13作為最接近的現有技術，本專利權利要求1與其的區(qū)別在于，權利要求1具體限定了AII拮抗劑是纈沙坦，NEP抑制劑是沙庫巴曲，對此各方當事人均無異議?；谠搮^(qū)別特征，被訴決定認定權利要求1相對于附件13實際解決的技術問題是“提供一種具體的治療高血壓的組合物”，原告則主張應當為“提供一種有效治療高血壓及相關疾病的藥物組合”。

據此可知，本案訴訟中有關發(fā)明實際解決技術問題的分歧僅在于本專利中纈沙坦和沙庫巴曲的組合是否還可用于治療高血壓之外的其他疾病。對此原審法院認為，本專利說明書中雖然載明纈沙坦和NEP抑制劑的組合可以治療或預防包括高血壓在內的諸多疾病，但說明書中僅記載了研究該藥物組合在降血壓以及預防或延遲血壓升高方面的相關實驗情況，而未涉及其他疾病。此外，雖然上述實驗得到了“所獲得的結果表明本發(fā)明的組合具有意想不到的治療作用”的結論，但沒有記載任何效果數據對該結論予以支撐，無法確切獲知該藥物組合在控制血壓方面取得了何種意想不到的技術效果。盡管如此，由于本領域技術人員知曉AII拮抗劑和NEP抑制劑各自均有降血壓的作用，根據高血壓治療聯(lián)合用藥的通常做法，其仍能預期將二者聯(lián)用后可以產生降血壓的效果。因此，根據上述區(qū)別特征在本專利中實際所能實現的技術效果，并基于本領域技術人員所具備的知識和能力，權利要求1相對于附件13實際解決的技術問題應為“提供一種具體的治療高血壓的組合物”，而不包括治療除高血壓之外的其他疾病。被訴決定對此認定正確，原審法院予以支持。原告的相關主張缺乏事實依據，原審法院不予支持。

也就是說：應該從本專利的說明書所記載的內容出發(fā)，確定本專利相對于附件13所解決的技術問題，而對于從說明書中無法推定得到本專利的區(qū)別技術特征可以解決的技術問題，不能作為本專利實際解決的技術問題。

b．是否顯而易見（“三步法”的“第三步”）

附件12公開了沙庫巴曲及其藥學上可接受的鹽屬于NEP抑制劑，可用于治療高血壓；附件14公開了纈沙坦屬于AII拮抗劑，其降血壓效果不遜于現有各種降壓藥，不良反應少；附件15也公開了纈沙坦屬于AII拮抗劑，其在調節(jié)全身血壓、維持電解質體液平衡方面起關鍵作用，并具有安全、長效、服用方便、不良反應輕微、價格便宜等優(yōu)點。針對本專利權利要求1實際解決的技術問題，即在附件13公開的AII拮抗劑和NEP抑制劑兩類藥物中選擇出治療高血壓的具體藥物組合，由于附件14和15公開了纈沙坦是具有良好降壓效果的AII拮抗劑，附件12公開了沙庫巴曲也是可用于高血壓治療的NEP抑制劑，故本領域技術人員從附件13出發(fā)，有動機選擇屬于AII拮抗劑的纈沙坦以及屬于NEP抑制劑的沙庫巴曲，同時也能預期二者的組合可以產生降血壓的效果，因此本專利權利要求1相對于附件13與附件12、14、15的結合是顯而易見的。此外，本專利說明書中沒有記載任何效果數據，無法證明本專利的特定藥物組合取得了預料不到的技術效果，因而也無法佐證權利要求1的技術方案是非顯而易見的。原告的相關主張不能成立，不予支持。

也就是說：由于最接近的現有技術公開了可以從兩類藥物中選擇治療高血壓的具體藥物組合的技術啟示，而其他對比文件又公開了兩類藥物中的具體藥物，且效果亦為降血壓，因此，在最接近的現有技術的基礎上結合其他對比文件是顯而易見的，且本專利也沒有公開本專利的特定藥物取得的預料不到的技術效果，因此，本專利的權利要求1的技術方案是顯而易見的。

2.關于本專利權利要求2

本專利權利要求2要求保護一種藥物包，其與附件13的區(qū)別在于：（1）權利要求2在附件13的AII拮抗劑中選擇了纈沙坦，在NEP抑制劑中選擇了沙庫巴曲；（2）權利要求2制成了一種藥物包，在獨立的容器中分別單獨包裝兩種成分。基于上述區(qū)別特征，權利要求2實際解決的技術問題是提供一種具體的治療高血壓的藥物包。對于區(qū)別特征（1），原審法院的評述意見同權利要求1；對于區(qū)別特征（2），將兩種聯(lián)用的藥物制成單獨包裝是本領域的常規(guī)技術手段。因此，權利要求2相對于附件13與附件12、14、15的結合也是顯而易見的。原告的相關主張不能成立，不予支持。

也就是說：在本專利權利要求1不具備創(chuàng)造性的情況下，怎樣包裝是本領域的常規(guī)技術手段，因此，本專利的權利要求2也不具備創(chuàng)造性。

3.原告提交的補充實驗數據是否應予接受

在本案無效程序中，原告提交了本專利申請日后的補充實驗數據反證1和反證3，用以證明纈沙坦和沙庫巴曲的組合在降血壓方面具有協(xié)同作用。原審程序中，原告亦明確提交反證1和反證3是為了證明本專利取得了預料不到的技術效果，即組合使用纈沙坦和沙庫巴曲產生了比單獨給予纈沙坦、ACE抑制劑或NEP抑制劑更好的協(xié)同作用。

原審法院認為，我國專利法采用先申請原則，專利權人獲得壟斷性保護的前提在于專利申請之時其所要求保護的技術方案已經得到了充分公開。在實驗性較強的醫(yī)藥領域，充分公開的內容通常還應包括相關技術效果以及必要的實驗數據。如果僅僅是在說明書中聲稱取得了某種技術效果，卻未提供必要的實驗數據信息，而該效果又是本領域技術人員在閱讀說明書后根據現有技術無法直接、毫無疑義得出的，則不能認為專利申請時相關技術方案能夠實現其所聲稱的技術效果。在此情況下，如果接受專利權人在申請日后補充提交的實驗數據，并可用以證明其所聲稱但不能從說明書中得到的技術效果，無疑將沖擊我國專利法的先申請原則和專利權“以公開換保護”的基本法理。行政審查和司法裁判此時也應從規(guī)范專利文獻撰寫的立場出發(fā)，給出符合我國專利制度要求的必要指引。

具體到本案，原告提交的反證1和反證3屬于本專利申請日后補充提交的實驗數據，其目的在于證明纈沙坦和沙庫巴曲的組合在降血壓方面具有協(xié)同作用。協(xié)同作用不同于藥物聯(lián)用后在效果上的簡單疊加，而是通常體現為“1+1>2”的實質性提升。如前所述，雖然本領域技術人員基于對AII拮抗劑、NEP抑制劑各自降血壓作用的認識，能夠預期二者組合后仍能降血壓，但鑒于在本專利申請之時，并無證據表明AII拮抗劑和NEP抑制劑聯(lián)用能夠產生降血壓方面的協(xié)同作用已屬公知常識，故仍需相關藥效實驗以及必要的實驗數據對原告所主張的協(xié)同作用加以證實。僅在說明書中載明“所獲得的結果表明本發(fā)明的組合具有意想不到的治療作用”的結論，而不記載為該結論提供支撐的任何實驗數據，無法使本領域技術人員確信本專利的藥物組合物能夠產生降血壓的協(xié)同作用。因此，原告主張的協(xié)同作用既未在本專利說明書中明確記載，也非本領域技術人員根據說明書公開的內容能夠直接、毫無疑義得到的技術效果，故用以證明該效果的反證1和反證3不能被接受。

也就是說：本專利在說明書中只是簡單陳述其能產生技術效果，但具體怎樣產生該技術效果，通過怎樣的實驗數據支持產生的該技術效果，并未提及，從而導致了原告補交的用以證明該技術效果的實驗數據不能被接受。

進一步而言，即使接受反證1和反證3，該證據也無法證明本專利的藥物組合物能夠產生協(xié)同效果，原因在于：首先，本專利與反證1的實驗條件不同。本專利采用醋酸脫氧皮質酮-鹽大鼠（DOCA-鹽）和自發(fā)性高血壓大鼠（SHR）兩種動物模型，反證1則采用Dah1鹽敏感性大鼠、有中風傾向的雄性原發(fā)高血壓大鼠（SHPsp）和高血壓大鼠（SHR）三種動物模型，二者僅SHR大鼠模型相同；其次，本專利與反證1的實驗結論不同。本專利的實驗結論是“所獲得的結果表明本發(fā)明的組合具有意想不到的治療作用”，而反證1有關SHR大鼠模型的實驗結論是纈沙坦和沙庫巴曲的組合在該模型中沒有顯示協(xié)同作用。原告主張反證1中的Dahl模型與本專利中的DOCA模型均為本領域技術人員常規(guī)使用的鹽敏感和容量依賴的高血壓動物模型，具有類似的藥理途徑和傾向，故可基于Dahl模型中的結果合理預期DOCA模型中的技術效果。但Dahl模型與DOCA模型畢竟是兩種不同的動物模型，不同的實驗條件可能會對實驗結果產生影響，故在缺乏充分證據支持的情況下，不能直接根據Dahl模型的結果來推斷DOCA模型也能產生與之相同的結果。況且，涉案本專利已經載明采用DOCA模型進行實驗的情況下，原告不提供針對DOCA模型獲取的補充實驗數據，卻反而提供本專利未涉及的Dahl模型的實驗數據，這本身也令人費解。

也就是說：退一步講，即便接受原告提交的實驗數據，但是，也不能基于該實驗數據證明本專利說明書中聲稱的技術效果，因為不管是在實驗條件上，還是在實驗結論上，本專利說明書中公開的內容與實驗數據均有不同。

故原告有關反證1和反證3應予接受且可以證明本專利藥物組合物具有協(xié)同作用的主張不能成立，原審法院不予支持。

二、最高院詳情（支持被訴決定）

最高院認為：根據當事人的上訴請求、答辯情況及案件事實，本案在二審階段的爭議焦點是本專利是否具備創(chuàng)造性。具體包括以下兩個問題：一是原告提交的補充實驗數據是否應予接受及其是否能夠證明有關協(xié)同效果；二是原審判決和被訴決定是否在創(chuàng)造性判斷中應當考慮而未考慮“合理的成功預期”

（一）關于原告提交的補充實驗數據是否應予接受及其是否能夠證明有關協(xié)同效果的問題

1.關于原告提交的補充實驗數據是否應予接受的問題

原告主張，本專利說明書第[0041]段明確記載“已經令人吃驚地發(fā)現，纈沙坦和NEP抑制劑的組合獲得了比單獨給予纈沙坦、ACE抑制劑或NEP抑制劑所獲得的療效更高的療效”；反證1和反證3系用于證明上述效果的補充實驗數據，且其所涉及的動物模型、實驗方法、實驗化合物都是本專利優(yōu)先權日之前已知的，故應予接受。國家知識產權局認為，盡管本專利說明書記載了有關協(xié)同效果，但未記載任何實驗數據；該效果不能通過補充實驗數據證明，否則將違背先申請制度和公開換保護原則。

最高院認為，《最高人民法院關于審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》第十條規(guī)定，藥品專利申請人在申請日以后提交補充實驗數據，主張依賴該數據證明專利申請符合專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等規(guī)定的，人民法院應予審查。由于對現有技術的認識偏差、對發(fā)明技術方案發(fā)明點的理解差異、對本領域技術人員認知水平的把握不同等原因，申請人在原申請文件中并未記載特定實驗數據的情形恐難避免。例如，在創(chuàng)造性方面，就化合物藥品的創(chuàng)造性而言，其既可以基于化合物本身的結構或者形態(tài)，也可以基于化合物藥品的藥效。其中，藥效既可以是藥物用途，即適應癥；也可以是藥物效果，即藥物活性、毒性、穩(wěn)定性、給藥途徑等。上述任何一個方面非顯而易見的技術貢獻，都可以使技術方案滿足專利授權的創(chuàng)造性要求，申請人在申請日或者優(yōu)先日準確預知發(fā)明點存在一定困難。即便申請人對發(fā)明點作出了準確預判，因針對同一技術問題，基于對現有技術的不同理解和對最接近現有技術的不同選擇，證明創(chuàng)造性所需的事實和數據可能有所不同。此外，在充分公開方面，由于審查員或者無效宣告請求人對于專利申請文件的理解可能與專利申請人不同，并因此質疑專利申請是否滿足充分公開的要求。在上述情況下，專利申請人均需要依靠在申請日或者優(yōu)先權日之后提交的補充實驗數據以證明其專利申請符合可專利性的條件。因此，對于專利申請人在申請日之后提交的補充實驗數據，應當予以審查而不是一律予以拒絕。

也就是說：由于申請時對現有技術的理解、對發(fā)明點的理解、對本領域技術人員的理解等原因，針對藥品專利補充實驗數據的情況，人民法院應對補充實驗數據進行審查而不是直接拒絕。

當然，允許專利申請人在申請日或者優(yōu)先權日之后提交補充實驗數據，專利行政機關及人民法院應該對該補充實驗數據予以審查，并不意味著該補充實驗數據當然應予接受。專利申請人通過在申請日或者優(yōu)先權日之后提交補充實驗數據，可能借此將申請日或者優(yōu)先權日未公開或者未完成的內容納入專利權保護范圍，從而就此部分內容不正當地取得先申請的利益，違反先申請原則，或者借此彌補原專利申請文件公開不充分等固有內在缺陷，不利于說明書應該充分公開等內在要求的貫徹。為避免上述問題，審查補充實驗數據以判斷其是否應予接受時，應當注意以下兩點：

首先，原專利申請文件應該明確記載或者隱含公開了補充實驗數據擬直接證明的待證事實，此為積極條件。如果補充實驗數據擬直接證明的待證事實為原專利申請文件明確記載或者隱含公開，基于誠信原則，一般可以推定申請人完成了相關研究，有關補充實驗數據的接受不違反先申請原則。申言之，既不能僅僅因為原專利申請文件記載了待證事實而沒有記載相關實驗數據，即推定申請人構成以獲取不當利益為目的的不實記載，當然拒絕接受有關補充實驗數據；也不能以申請人或有可能作不實記載為由，當然地要求其所提交的補充實驗數據形成于申請日或者優(yōu)先權日之前。如果原專利申請文件已經公開了有關實驗方法和實驗結論，僅缺少實驗數據，且該實驗結論恰系補充實驗數據擬證明的待證事實，那么基于誠實信用原則，原則上可以推定權利人在申請日或者優(yōu)先權日之前完成了原專利申請文件所載實驗，其補充提交的實驗數據原則上應當是有關原始實驗數據；確有正當理由不能提供原始實驗數據的，應該提供與原專利申請文件公開的有關實驗方法、條件等一致的補充實驗數據。

其次，申請人不能通過補充實驗數據彌補原專利申請文件的固有內在缺陷，此為消極條件。所謂不能通過補充實驗數據彌補原專利申請文件的固有內在缺陷，意在強調補充實驗數據通常應當通過證明原專利申請文件明確記載或者隱含公開的待證事實，對最終要證明的法律要件事實起到補充證明作用，而非獨立證明原專利申請文件中未予公開的內容，進而克服原專利申請文件自身公開不充分等內在缺陷。

具體到本案，本專利說明書第[0041]段明確記載了補充實驗數據擬證明的待證事實，即“已經令人吃驚地發(fā)現，纈沙坦和NEP抑制劑的組合獲得了比單獨給予纈沙坦、ACE抑制劑或NEP抑制劑所獲得的療效更高的療效”；本專利說明書也記載了驗證上述技術效果的實驗，公開了實驗方法和實驗結論，僅缺少實驗數據。依據誠實信用原則，可以推定原告在本專利優(yōu)先權日前已經完成了該實驗，其應當提交優(yōu)先權日前該實驗的原始數據。現原告提交的實驗數據并非優(yōu)先權日之前上述實驗的原始數據，且未就其不能提交原始實驗數據作出合理解釋。同時，原告提交的優(yōu)先權日之后的部分實驗數據所采用的實驗條件例如動物模型與本專利說明書所記載的實驗條件不同，原告亦未對此作出合理解釋。在此情況下，原審判決和被訴決定認定該補充實驗數據不予接受，理由雖欠妥當，但結論并無明顯不當。

也就是說：盡管人民法院應對補充實驗數據進行審查而不是直接拒絕，但并不代表人民法院必然接受補充實驗數據，還得具體情況具體分析。例如，若原申請文件中明確記載或隱含公開了補充實驗數據擬證明的待證事實，則人民法院可以接受補充實驗數據；反之，若原申請文件中既沒有明確記載也沒有隱含公開補充實驗數據擬證明的待證事實，而是獨立于原申請文件以克服原申請文件自身公開不充分等缺陷，則人民法院可以不接受補充實驗數據。

2.關于原告提交的補充實驗數據能否證明有關預料不到的技術效果的問題

原告主張，反證1和反證3能夠證明本專利技術方案具有預料不到的技術效果。一是反證1中由SHR模型得到的數據支持了纈沙坦和沙庫巴曲的組合確實具有抗高血壓效果的結論，這與證據4中的組合沒有顯示出抗高血壓效果具有根本性區(qū)別。二是反證1中的Dahl模型與本專利說明書中的DOCA模型均是容量依賴性高血壓動物模型，可以由Dahl模型預期DOCA模型中纈沙坦和沙庫巴曲具有協(xié)同作用。綜合考慮在兩類模型中獲得的結果，補充實驗數據能夠證明，纈沙坦和沙庫巴曲的組合與單一組分纈沙坦或沙庫巴曲相比具有更好的效果。

最高院認為，關于本專利是否具有預料不到的技術效果的判斷，應當以本專利與最接近現有技術在技術效果上的差異是否超過本領域技術人員合理預期為標準。

具體到本案，原告擬證明的預料不到的技術效果是本專利說明書第[0041]段所記載的“已經令人吃驚地發(fā)現，纈沙坦和NEP抑制劑的組合獲得了比單獨給予纈沙坦、ACE抑制劑或NEP抑制劑所獲得的療效更高的療效”。但因本專利最接近的現有技術附件13公開的內容是AII拮抗劑與NEP抑制劑的組合可以治療高血壓，而非AII拮抗劑或者NEP抑制劑各自單獨使用可以治療高血壓。因此，證明本專利技術方案具有預料不到的技術效果，需要證明纈沙坦和沙庫巴曲的組合與其他具體AII拮抗劑和具體NEP抑制劑的組合相比，有更好的高血壓療效，而非與AII拮抗劑、NEP抑制劑單一用藥相比有更好的高血壓療效。因此，即便接受原告所提交的補充實驗數據，且該數據能夠證明與AII拮抗劑或者NEP抑制劑單一用藥相比，纈沙坦和沙庫巴曲聯(lián)合用藥有更好的高血壓療效，本專利亦難以基于該技術效果獲得創(chuàng)造性。

更何況，本專利說明書所采用的動物模型是醋酸脫氧皮質酮-鹽大鼠（DOCA-鹽）和自發(fā)性高血壓大鼠（SHR）兩種大鼠模型，而反證1和反證3采用的動物模型是Dah1鹽敏感性大鼠、有中風傾向的雄性原發(fā)高血壓大鼠（SHPsp）和高血壓大鼠（SHR）三種大鼠模型。本專利與反證1和反證3共同使用的大鼠模型僅為SHR大鼠模型，但反證1和反證3的實驗數據顯示，SHR大鼠研究中纈沙坦與沙庫巴曲的組合并沒有協(xié)同作用。雖然反證1和反證3顯示，在Dah1鹽敏感性大鼠模型和SHPsp大鼠模型中，纈沙坦與沙庫巴曲的組合具有一定的協(xié)同作用，且原告主張可基于Dahl大鼠模型的結果合理預期DOCA大鼠模型中的技術效果，但是Dahl大鼠模型與DOCA大鼠模型是兩種不同的動物模型，且不同的實驗條件可能會對實驗結果產生影響，故在缺乏充分證據支持的情況下，不能根據Dahl大鼠模型的實驗結果直接推斷DOCA大鼠模型也能產生與之相同或者實質相同的實驗結果。況且，在本專利已經載明采用DOCA大鼠模型進行實驗的情況下，原告不提供針對DOCA大鼠模型獲取的補充實驗數據，反而提供原專利申請文件未涉及的Dahl大鼠模型的實驗數據，進一步削弱了原告補充實驗數據的證明力。綜上，反證1和反證3難以證明纈沙坦和沙庫巴曲的組合具有協(xié)同作用。原告關于其補充實驗數據應予接受且能夠證明有關協(xié)同效果的上訴理由缺乏事實基礎，本院難以支持。

也就是說：一方面，本專利的預料不到的技術效果的判斷是在最接近的現有技術的基礎上，以本專利的技術效果與最接近的現有技術的技術效果之間的差異是否超過本領域技術人員的合理預期進行的，如果超過，則說明本專利可能存在預料不到的技術效果，反之，則說明本專利不存在預料不到的技術效果，而具體分析可知，最接近的現有技術已經公開了兩類藥物的組合可以治療高血壓；另一方面，補充實驗數據的實驗方式與本專利說明書所記載的實驗方式不同，且補充實驗數據的實驗結果與本專利說明書所記載的實驗結果也不同，因此，結合兩個方面的分析，原告所主張的本專利的預料不到的技術效果無法得到支持。

（二）關于原審判決和被訴決定是否在創(chuàng)造性判斷中應當考慮而未考慮“合理的成功預期”的問題

最高院認為，在“問題-解決方案”范式下，“三步法”是專利審查實踐中普遍適用的創(chuàng)造性判斷方法。確定“最接近現有技術”是通過“三步法”還原發(fā)明創(chuàng)造場景和過程時擬制的發(fā)明起點，是“三步法”的“第一步”。本領域技術人員基于最接近現有技術是否具有獲得發(fā)明創(chuàng)造的合理成功預期，通常并非“三步法”中“第一步”確定最接近現有技術資格的要件因素，其更適合在創(chuàng)造性判斷“三步法”中“第三步”即基于最接近現有技術和客觀需要解決的技術問題判斷發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見時予以考慮。本領域技術人員基于最接近現有技術是否具有獲得發(fā)明創(chuàng)造的合理成功預期，可以輔助判斷本領域技術人員是否會從最接近現有技術出發(fā)，將其他現有技術或者公知常識與最接近現有技術結合，以解決客觀需要解決的技術問題。故此原告關于原審判決和被訴決定是否在創(chuàng)造性判斷中應當考慮而未考慮合理成功預期的主張，實際涉及兩個不同層面的問題：一是附件13是否可以作為評價本專利創(chuàng)造性的最接近現有技術，二是本領域技術人員基于附件13是否具有獲得本專利技術方案的合理成功預期及其對本專利創(chuàng)造性判斷的影響。

1.關于附件13是否可以作為評價本專利創(chuàng)造性的最接近現有技術（“三步法”的“第一步”）的問題

原則上，選取最接近現有技術的核心考慮因素是，該現有技術與發(fā)明創(chuàng)造是否針對相同或者近似的技術問題、擁有相同或者近似的技術目標。在此基礎上，進一步的優(yōu)選考慮因素是，該現有技術與發(fā)明創(chuàng)造的技術方案是否足夠接近。本領域技術人員基于最接近現有技術是否具有獲得發(fā)明創(chuàng)造的合理成功預期，通常取決于申請日或者優(yōu)先權日是否存在阻礙其獲得發(fā)明創(chuàng)造的認知局限。但此系確定最接近現有技術后，認定發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見的考慮因素，通常并非確定本專利最接近現有技術的要件因素或者優(yōu)選因素。對于申請保護的發(fā)明創(chuàng)造而言，即便選擇了與其具有相同技術問題、技術目標且技術方案足夠接近的現有技術作為最接近現有技術，本領域技術人員仍然可能基于申請日或者優(yōu)先權日的技術認知或者研發(fā)條件局限等，不具有獲得發(fā)明創(chuàng)造的合理成功預期，進而難以產生將其他現有技術或者公知常識與該最接近現有技術結合獲得發(fā)明創(chuàng)造技術方案的動機，但這并不影響該最接近現有技術作為擬制的發(fā)明起點的資格。當然，如果所謂最接近的現有技術明顯不具有可行性，本領域技術人員通常不會基于該不具有可行性的現有技術研發(fā)完成發(fā)明創(chuàng)造，故該不具有可行性的現有技術原則上不適宜作為評價專利創(chuàng)造性的最接近現有技術。

具體到本案，原告以藥物作用機理復雜、存在無法實現技術效果的具體實施例等為由，主張本領域技術人員不具有基于附件13獲得本專利技術方案的合理成功預期，進而主張附件13不構成適格的最接近現有技術。最高院認為，上述理由本質上是以本領域技術人員存在認知局限為由，主張缺乏合理的成功預期。如前所述，本領域技術人員基于最接近現有技術是否具有獲得發(fā)明創(chuàng)造的合理成功預期，原則上并非判斷某一現有技術是否具備作為創(chuàng)造性評價中最接近現有技術的考慮因素，該因素更適宜在“三步法”的第三步中予以考慮。原告基于上述理由否定附件13最接近現有技術資格的主張缺乏依據，本院不予支持。

也就是說：最接近的現有技術應該從技術問題和技術目標著手認定，而“合理成功預期”可以作為在選取了最接近的現有技術的基礎上，確定本專利的技術方案是否顯而易見的因素。

最高院認為，首先，附件13記載，“由AII受體拮抗劑或腎素抑制劑與NEP抑制劑的組合得到的提高的效果因為多種原因而不可預期”。根據該記載，不可預期的內容是藥物組合“提高的效果”即協(xié)同效果，而非本專利實際要解決的技術問題即藥物組合治療高血壓的效果。其次，附件13公開了AII拮抗劑和NEP抑制劑的組合能夠治療高血壓的技術方案，且載明了有關實驗方法、實驗結論、給藥方式、治療劑量等技術信息，對于有關藥物組合的藥用功能給出了明確結論。因此，本領域技術人員并不會僅僅因為“由AII受體拮抗劑或腎素抑制劑與NEP抑制劑的組合得到的提高的效果因為多種原因而不可預期”這一記載即認為附件13明顯不具有可行性。故此，原告關于因附件13屬于明顯不具有可行性的現有技術而不能作為最接近現有技術的主張，亦缺乏依據，本院不予支持。

也就是說：退一步講，假設將“合理成功預期”作為選取最接近的現有技術的考慮因素，然而，最接近的現有技術中只是記載了“效果基于多種原因而不可預期”，而并沒有否認“效果”的可能性和存在性。

2.關于本領域技術人員基于附件13是否具有獲得本專利技術方案的合理成功預期及其對本專利創(chuàng)造性判斷的影響的問題

在最接近的現有技術已經公開了兩類已知化合物組合的藥用功能的前提下，本專利實際上是研發(fā)一種具體的具有藥用效果的組合物。此時，對于具體化合物組合的藥用效果“合理的成功預期”是判斷“結合啟示”的重要考慮因素。如果本領域技術人員對于具體化合物組合的藥用效果沒有“合理的成功預期”，專利申請人仍然作出了嘗試，并獲得了相應的具有藥用功能的具體組合物技術方案，那么該具體藥用組合物技術方案通常會被認定為具有創(chuàng)造性。如果本領域技術人員對于該具體化合物組合的藥用效果具有“合理的成功預期”，此時只有在驗證具體的具有藥用效果的組合物需要付出創(chuàng)造性勞動，或者取得了預料不到的技術效果的情況下，該具體的藥用組合物技術方案才會被認為具備創(chuàng)造性。

應予說明的是，對于“合理的成功預期”的判斷，至少應當注意以下兩個問題：一是“合理的成功預期”系本領域技術人員在本專利申請日或者優(yōu)先權日，基于其技術認知和本領域普遍實驗條件，對從現有技術出發(fā)得到專利技術方案的成功可能性的客觀評估和理性預測，其不取決于專利申請人的主觀意愿。二是“合理的成功預期”僅要求達到本領域技術人員認為有“嘗試的必要”的程度，而無需具有“成功的確定性”或者“成功的高度蓋然性”。具有“合理的成功預期”通常不以實施預期的嘗試必然或者高度可能實現技術目標或者解決技術問題為前提，僅要求本領域技術人員綜合考慮具體領域的現有技術狀況、技術演進特點、創(chuàng)新模式及條件、平均創(chuàng)新成本、整體創(chuàng)新成功率等因素后，仍然不會放棄該種嘗試即可。

原告主張，本領域技術人員對本專利技術方案即使用纈沙坦和沙庫巴曲的組合治療高血壓，不具有合理的成功預期，主要基于以下理由：AII拮抗劑和NEP抑制劑顯示出相反且復雜的生理作用；最接近現有技術承認AII拮抗劑和NEP抑制劑作用機理的不可預測性，并且沒有提供任何結論；AII拮抗劑和NEP抑制劑的組合中存在無法實現降血壓效果的“壞點”。本院認為，附件13作為最接近的現有技術，公開了AII拮抗劑和NEP抑制劑的組合能夠治療高血壓的技術方案，且載明了有關實驗方法、實驗結論、給藥方式、治療劑量等技術信息，其為本領域技術人員選擇具體的AII拮抗劑和具體的NEP抑制劑以治療高血壓提供了明確的技術啟示。在附件13對于類型化藥物組合的藥用功能已有明確指引，具體的藥物組合又存在其他選擇的情況下，即便具備有關藥用功能的具體藥物組合研發(fā)不具有“成功的確定性”，其亦不足以證明本領域技術人員會放棄基于附件13研發(fā)具有降血壓功能的具體AII拮抗劑和具體NEP抑制劑的組合，不足以否定本領域技術人員的“合理的成功預期”。原審判決認定本專利不具備創(chuàng)造性并無不當。原告的相關主張缺乏依據，本院不予支持。

也就是說：以本領域技術人員為基準，若藥用效果不存在“合理的成功預期”，而專利申請人仍進行了嘗試，且取得了藥用效果的特定組合物，并形成了專利申請文件，則可以認定專利申請文件是非顯而易見的；反之，若藥用效果存在“合理的成功預期”，專利申請人在此基礎上進行了嘗試，且取得了藥用效果的特定組合物，并形成了專利申請文件，則可以認定專利申請文件是顯而易見的。且“嘗試”的成功可能性是客觀的，不以人的意志為轉移；“嘗試”的成功可能性或高或低，并不以“高可能性”為前提。

綜上所述，最高院最終判決原告的上訴請求不能成立，應予駁回，即最高院支持被訴決定。

專利撰寫指導映射

基于上述分析可知，在涉及實驗數據的專利撰寫的情況下，專利申請文件應該包括實驗數據，以結合實驗數據支撐專利說明書聲稱所要解決的技術問題以及可以實現的技術效果，從而避免審查過程中因說明書公開不充分、創(chuàng)造性偏低而導致專利申請文件被駁回，也避免因如上述案件一般因無法補充實驗數據而增加專利被無效的風險。

（原標題：最高院案例解讀之“合理的成功預期”對創(chuàng)造性的影響）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：馬姣琴

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：最高院案例解讀之“合理的成功預期”對創(chuàng)造性的影響（點擊標題查看原文）

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