現(xiàn)有設(shè)計/技術(shù)及抵觸申請的同類和跨類使用問題

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

“行政確權(quán)的相關(guān)認定標準需要與司法認定標準統(tǒng)一?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳賽飛 安徽知問律師事務(wù)所

在當前的環(huán)境下，外觀設(shè)計與發(fā)明或?qū)嵱眯滦褪欠駱?gòu)成抵觸申請，宜采取寬容態(tài)度，隨著知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)量的不斷提升，保護環(huán)境的不斷優(yōu)化，再確立不接受跨類抵觸申請的標準，或更利于社會公眾利益。

一、抵觸申請在現(xiàn)有技術(shù)/現(xiàn)有設(shè)計抗辯中的跨類使用

1.1發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥鳛橥庥^設(shè)計的抵觸申請進行不侵權(quán)抗辯

1.1.1同類現(xiàn)有設(shè)計抗辯

專利法第二十三條第四款：本法所稱現(xiàn)有設(shè)計，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的設(shè)計，結(jié)合專利法第六十七條：在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)，從而明確了現(xiàn)有設(shè)計不侵權(quán)抗辯的法律依據(jù)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條第二款給出了現(xiàn)有設(shè)計的認定標準：被訴侵權(quán)設(shè)計與一個現(xiàn)有設(shè)計相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當認定被訴侵權(quán)人實施的設(shè)計屬于現(xiàn)有設(shè)計。

1.1.2 跨類現(xiàn)有設(shè)計抗辯

專利法第二十三條第一款中有關(guān)外觀設(shè)計不屬于“現(xiàn)有設(shè)計”的規(guī)定，其目的并不在于避免重復授權(quán)，而是為了確保專利法僅保護新設(shè)計。在先公開的實用新型或發(fā)明附圖中既可能僅僅公開了該產(chǎn)品的技術(shù)方案，亦可能同時公開了相關(guān)的產(chǎn)品外觀，故其當然可以作為在后外觀設(shè)計的現(xiàn)有設(shè)計，從而適用在現(xiàn)有設(shè)計抗辯中，參見（2018）京73行初2646號案。

1.1.3 同類抵觸申請抗辯

由于抵觸申請屬于申請日在涉案專利申請日以前，但是公開日在涉案專利申請日之后，可見，抵觸申請不符合專利法中關(guān)于現(xiàn)有設(shè)計的要求，不能直接將抵觸申請作為現(xiàn)有設(shè)計進行不侵權(quán)抗辯。但是在司法實踐中，參考現(xiàn)有設(shè)計抗辯接納抵觸申請抗辯，通常要求：抵觸申請至少要達到相同或?qū)嵸|(zhì)相同的標準。

1.1.4 跨類抵觸申請抗辯

對于以發(fā)明或者實用新型這種保護技術(shù)方案的專利類型作為抵觸申請，進行外觀設(shè)計專利侵權(quán)抗辯的，早些年，也有些法院支持跨類使用抵觸申請抗辯，比如（2017）粵73民初3231號，該案中，法院采用實用新型作為涉案外觀設(shè)計專利的抵觸申請進行比對。

目前有些法院不予接受，其認為：發(fā)明專利與外觀專利屬于不同專利類型，二者保護的內(nèi)容不同，不存在重復授權(quán)，不構(gòu)成抵觸申請，理由是根據(jù)《專利審查指南》第四部分第五章第5節(jié)規(guī)定：在涉案專利申請日以前任何單位或者個人向?qū)＠痔岢霾⑶以趯＠暾埲找院螅ê暾埲眨┕娴耐瑯拥耐庥^設(shè)計專利申請，稱為抵觸申請，參見（2021）粵民終1863號。由此可見，針對跨類抵觸申請抗辯的態(tài)度，不同的司法區(qū)域中存在不同。

1.2 外觀設(shè)計作為發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷牡钟|申請進行不侵權(quán)抗辯

1.2.1同類現(xiàn)有技術(shù)抗辯

專利法第二十二條第五款：本法所稱現(xiàn)有技術(shù)，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)，結(jié)合專利法第六十七條：在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。以上明確了現(xiàn)有技術(shù)抗辯的法律依據(jù)。進一步地，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條第一款給出了現(xiàn)有技術(shù)的認定標準：被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當認定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)。

1.2.2跨類現(xiàn)有技術(shù)抗辯

外觀設(shè)計專利是以圖片為保護內(nèi)容載體的專利類型，圖片中展示的內(nèi)容既可以包括技術(shù)方案，也可以包括設(shè)計方案，事實上，大多數(shù)情況下二者兼有，甚至在很多授權(quán)的外觀設(shè)計專利中，其保護的內(nèi)容主要是技術(shù)方案。鑒于目前并未有以不具備美感而成功進行外觀設(shè)計專利無效的情況，因此主要包括技術(shù)方案的外觀設(shè)計專利也可被用于維權(quán)，甚至維權(quán)范圍更廣，力度更大。所以，無論在理論上，還是在司法實踐中，以外觀設(shè)計專利跨類作為發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷默F(xiàn)有設(shè)計并無障礙，參見（2015）京知行初字第1720號案。

1.2.3 同類抵觸申請抗辯

司法實踐中，參考現(xiàn)有技術(shù)抗辯接納抵觸申請抗辯，只不過抵觸申請抗辯比現(xiàn)有設(shè)計抗辯具有更嚴格的要求，通常要求：只有在被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項技術(shù)特征均已被抵觸申請單獨、完整地公開，相對于抵觸申請不具有新穎性時，才可以認定抵觸申請抗辯成立。換言之，抵觸申請不能與現(xiàn)有技術(shù)或者公知常識進行結(jié)合。

此中的新穎性可以按照以下標準分析：涉案專利權(quán)利要求與現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請相比，其技術(shù)方案實質(zhì)上相同，本領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)兩者的技術(shù)方案可以確定兩者能夠適用相同的技術(shù)領(lǐng)域、解決相同的技術(shù)問題、并具有相同的預期效果，則該權(quán)利要求不具備新穎性。

1.2.4 跨類抵觸申請抗辯

以外觀設(shè)計作為抵觸申請對發(fā)明或?qū)嵱眯滦瓦M行不侵權(quán)抗辯的案例中，早些年的案例中，以（2012）浙甬知初字第326號案為例，法院認為：首先，雖然外觀設(shè)計專利的保護范圍以表示在圖片或照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準，實用新型專利的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，但存在實施實用新型專利權(quán)的同時實施某一外觀設(shè)計專利權(quán)的情形，反之亦然。即實用新型專利與外觀設(shè)計專利的保護范圍存在交集。其次，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條之規(guī)定，只要被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征與一項現(xiàn)有技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征相同或無實質(zhì)性差異的，被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)即屬于現(xiàn)有技術(shù)。該條規(guī)定對現(xiàn)有技術(shù)方案并未做限定，現(xiàn)有技術(shù)方案可以是外觀設(shè)計專利，也可以是實用新型專利或者發(fā)明專利，參照該條規(guī)定，只要被告實施的技術(shù)與一項抵觸申請記載的相應(yīng)技術(shù)特征相同或無實質(zhì)性差異，即可成立抵觸申請抗辯。

但是近些年的案件中，比如(2020)蘇民終786號案，法院明確表示不支持跨類抵觸申請抗辯，其認為：可以用來破壞外觀設(shè)計新穎性的抵觸申請應(yīng)為“同樣的外觀設(shè)計”。在先申請的實用新型的附圖雖可能與在后申請的外觀設(shè)計的圖片相同，但由于實用新型保護的客體系記載在權(quán)利要求中的技術(shù)方案，而非其附圖所展示的外觀，故不能僅因在先申請的實用新型中出現(xiàn)了相同圖片，即認為已有“同樣的外觀設(shè)計”被提出過申請。由此可見，針對跨類抵觸申請抗辯的態(tài)度，不同法院仍持不同觀點，比如從相關(guān)判例來看，浙江省高院明顯與江蘇省高院的態(tài)度相反，且更加積極。

二、抵觸申請在專利無效宣告中的跨類使用

2.1現(xiàn)有技術(shù)/現(xiàn)有設(shè)計作為無效證據(jù)

按照專利法第二十二條和專利法第二十三條的規(guī)定，現(xiàn)有技術(shù)、現(xiàn)有設(shè)計可以被用來作發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀⑼庥^設(shè)計專利的無效宣告申請的證據(jù)。比如參見（2017）京73行初3494號案，以外觀設(shè)計專利對發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠M行無效是允許的。

2.2 同類抵觸申請作為無效證據(jù)

基于北京知識產(chǎn)權(quán)法院行政訴訟的相關(guān)判例，該院認為：發(fā)明和實用新型專利均保護“技術(shù)方案”，二者具有基本相同的保護客體，基于避免重復授權(quán)之目的，就同樣的技術(shù)方案，他人在涉案專利的申請日前向國務(wù)院專利行政部門提出申請并且記載在申請日以后公布的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠梢曰ハ嘧鳛榈钟|申請，用于評價涉案專利的新穎性?；谠摬门杏^點，發(fā)明或者實用新型之間可以互為抵觸申請，外觀設(shè)計專利之間也可以互為抵觸申請。相關(guān)抵觸申請的認定標準參見不侵權(quán)抗辯中的相關(guān)標準。

2.3跨類抵觸申請作為無效證據(jù)

北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為：外觀設(shè)計專利保護客體是“產(chǎn)品的外觀”，而非技術(shù)方案，由于外觀設(shè)計專利與發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯儆诓煌陌l(fā)明創(chuàng)造，所以不存在重復授權(quán)的問題，因而，外觀設(shè)計專利不能構(gòu)成發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠牡钟|申請。在另一個案件中，該院認為：基于專利法第二十三條第一款，可以用以作為外觀設(shè)計抵觸申請的系“外觀設(shè)計”，所以構(gòu)成外觀設(shè)計專利抵觸申請要滿足以下三個條件：（1）申請日以前提出；（2）申請日以后（含申請日）公告；（3）同樣的外觀設(shè)計專利申請。只有上述三個條件同時滿足才能構(gòu)成抵觸申請。因此，發(fā)明或者實用新型也不能構(gòu)成外觀設(shè)計專利的抵觸申請。

綜合以上，可以得出以下結(jié)論：

1、無論是在不侵權(quán)抗辯還是在無效宣告申請中，外觀設(shè)計與發(fā)明或?qū)嵱眯滦椭g可以互為現(xiàn)有設(shè)計；
2、無論是在不侵權(quán)抗辯還是在無效宣告申請中，外觀設(shè)計之間、發(fā)明或?qū)嵱眯滦椭g可以互為抵觸申請，在抵觸申請的適用中，參考現(xiàn)有設(shè)計、現(xiàn)有技術(shù)的抗辯或無效思，只不過由于抵觸申請僅能夠用于評價新穎性，因此認定標準更高；
3、在專利無效中，不接受跨類抵觸申請證據(jù)；
4、在不侵權(quán)抗辯中，不同法院對于跨類抵觸申請證據(jù)的接受度不同。

筆者認為，隨著專利侵權(quán)案件的迅猛增多，行政機關(guān)的觀點將更加頻繁地影響侵權(quán)訴訟，換言之，行政認定的標準和態(tài)度或?qū)⒖焖儆绊懰痉▽嵺`的認定標準和態(tài)度，最終在不侵權(quán)抗辯中，對于跨類抵觸申請證據(jù)的接受度將趨于統(tǒng)一。如果法院接受跨類抵觸申請證據(jù)，則涉案專利權(quán)無法順利發(fā)揮維權(quán)功能，行政確權(quán)程序?qū)⒈患芸?，即專利復審與無效審理部的認定標準將被忽略。因此，行政確權(quán)的相關(guān)認定標準需要與司法認定標準統(tǒng)一。

另外，關(guān)于跨類抵觸申請證據(jù)的采納，筆者認為可以考慮如下問題：抵觸申請的立法宗旨在于避免重復授權(quán)，一種觀點認為，發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠m亦會有附圖，但該附圖中所示外觀并非發(fā)明或?qū)嵱眯滦捅Ｗo的客體。發(fā)明或者實用新型的保護范圍是以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，附圖僅是權(quán)利要求書記載的技術(shù)方案的一種而非唯一的實施狀態(tài)。所以外觀設(shè)計與發(fā)明或?qū)嵱眯滦筒淮嬖谥貜褪跈?quán)的問題，也即不用考慮抵觸申請的跨類使用。但筆者認為，在一些專利中，外觀設(shè)計專利與實用新型或發(fā)明專利的保護范圍高度重疊，如果不能跨類認定，將導致公眾利益受到損害。

筆者試舉一例，圖1為授權(quán)外觀設(shè)計，為抵觸申請。涉案專利的權(quán)利要求為：“一種連接釘，其一端為頭部，另一端為表面具有漸進螺紋的釘體，其特征在于：釘體與頭部之間設(shè)有圓凸環(huán)；所述圓凸環(huán)與頭部之間為縮徑頸部?！?/p>

圖1

在本案例中，外觀設(shè)計專利具有極強的技術(shù)方案屬性，而缺少設(shè)計美感。在當下的審查環(huán)境中，對外觀設(shè)計附有美感的要求非常低，因此該外觀設(shè)計完全反映了工業(yè)品的技術(shù)結(jié)構(gòu)。本領(lǐng)域技術(shù)人員可以毫無意義地確定該外觀設(shè)計破壞了涉案專利技術(shù)方案的新穎性，外觀設(shè)計與發(fā)明或?qū)嵱眯滦驮谶@種情況下很難說沒有重復授權(quán)的問題。如果否定該外觀設(shè)計專利作為涉案專利的抵觸申請，專利權(quán)更容易被濫用，侵權(quán)方也更容易因為一個侵權(quán)行為而被推向被告席兩次。

（原標題：現(xiàn)有設(shè)計/技術(shù)及抵觸申請的同類和跨類使用問題）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳賽飛 安徽知問律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：現(xiàn)有設(shè)計/技術(shù)及抵觸申請的同類和跨類使用問題（點擊標題查看原文）

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是全球領(lǐng)先的知識產(chǎn)權(quán)綜合信息服務(wù)提供商，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權(quán)負責人，還有來自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機構(gòu)的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://www.globalwellnesspartner.com”