結合案例淺析馳名商標認定要點及互聯(lián)網背景下的認定趨勢

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“本文通過兩個案例，探討馳名商標認定中關于提供證據的要點及在互聯(lián)網背景下的認定趨勢。”

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：李琳

馳名商標是知識產權領域重要的法律概念。馳名商標保護是《商標法》的重要內容之一，即從保護馳名商標持有人利益、維護公平競爭及消費者權益出發(fā)，對可能利用馳名商標的知名度和聲譽，造成市場混淆或者公眾誤認，對致使馳名商標持有人的利益可能受到損害的商標注冊行為予以禁止，從而為馳名商標提供相對于普通商標更為有力的法律保護。

【相關依據】

《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第十三條規(guī)定：“當事人依據商標法第十三條第三款主張訴爭商標構成對其已注冊的馳名商標的復制、摹仿或者翻譯而不應予以注冊或者應予無效的，人民法院應當綜合考慮如下因素，以認定訴爭商標的使用是否足以使相關公眾認為其與馳名商標具有相當程度的聯(lián)系，從而誤導公眾，致使馳名商標注冊人的利益可能受到損害：（一）引證商標的顯著性和知名程度；（二）商標標志是否足夠近似；（三）指定使用的商品情況；（四）相關公眾的重合程度及注意程度；（五）與引證商標近似的標志被其他市場主體合法使用的情況或者其他相關因素?！?br/>

《商標審查審理指南（2021）》第十章 復制、幕仿或者翻譯他人馳名商標的審查審理5.4 認定馳名的其他證據要求：（3） 上述證據原則上以系爭商標申請日之前的證據為限，該商標為未注冊商標的，應當提供證明其持續(xù)使用時間不少于五年的證據材料;該商標為注冊商標的，應當提供證明其注冊時間不少于三年或者持續(xù)使用時間不少于五年的材料。

在實務中，若想獲得馳名跨類保護，應在商標近似、商品關聯(lián)度較強為基礎上，提供大量證據證明，引證商標已構成事實馳名狀態(tài)，訴爭商標的存在極有可能致使引證商標利益受損，本文意圖通過下述案例，探討馳名商標認定中關于提供證據的要點及在互聯(lián)網背景下的認定趨勢。

【案例一】資生堂VS資生堂石膏（[2021]京行終3916號）——此前認定馳名記錄不能作為唯一證據遞交，證據仍應以銷售、宣傳、榮譽等原始證據為主。

在一審法院審理階段，株式會社資生堂僅提交了2009年認定“資生堂”商標為馳名商標的（2009）商標異字第5655號異議裁定書以及商標局2009年4月在商標異議案件中認定的22件馳名商標及部分異議階段認定“資生堂”構成馳名的異議裁定書，并未提交證據對引證商標達到馳名狀態(tài)進行舉證，故原審法院認為，在案證據尚不足以證明株式會社資生堂的引證商標在訴爭商標申請日前的知名度已經達到了馳名商標的程度。

后株式會社資生堂在二審中遞交中國國內的銷售額、納稅額及廣告費用統(tǒng)計、在中國報刊、雜志上刊登的廣告、世界品牌500強排名資料等材料，意圖證明株式會社資生堂的引證商標早在1980年即在化妝品上核準注冊，在世界范圍內具有較高的知名度，并獲得二審法院的認可。

另外，二審法院認定，引證商標“資生堂”文字組合本身無特定含義，具有較強的固有顯著性，訴爭商標完整包含引證商標，已構成對引證商標的復制、摹仿。爭議商標核定使用的商品，雖與引證商標賴以馳名的“化妝品”商品存在差異，但二者顯著識別部分相同，相關公眾容易認為二者具有相當程度的聯(lián)系，進而減弱引證商標的顯著性或者不正當地利用其市場聲譽，致使引證商標利益受損。

因此，最終在二審階段認定引證商標構成馳名狀態(tài)，株式會社資生堂獲得法院支持。從本案可以看出，在馳名商標認定的案件中，不可將目光局限于此前認定馳名的記錄，仍需提供大量銷售、廣告宣傳、榮譽等證據證明引證商標在訴爭商標申請日前已在中國進行了長期、廣泛和大量地使用和宣傳，銷售業(yè)績在本行業(yè)內較為突出、獲得榮譽較多、在中國相關公眾中廣為知曉、具有較高知名度。

【案例二】bilibiliVS嗶哩嗶哩BILIBILI（[2022]京行終2944號）——馳名狀態(tài)在互聯(lián)網背景下的認定趨勢

在一審法院審理階段，幻電公司遞交了諸多證據，但均未獲得法院支持：公司基本信息、股權架構、融資情況、公司年報等證據，法院認定與引證商標是否馳名并無關聯(lián)；互聯(lián)網年報、廣告宣傳、投放材料、媒體報道材料、公司獲獎情況雖然可證明引證商標“bilibili”及其對應中文表達“嗶哩嗶哩”與B站、bilibili.com（嗶哩嗶哩彈幕網，下簡稱B站）及手機客戶端之間已經形成穩(wěn)定的對應關系，但不足以證明引證商標在其核定使用的培訓等服務上具有了較高的知名度；“入站必刷”視頻、播放量最高博主截圖、B站運營游戲情況、冠名活動及參加動漫展會等證據，與核定使用的服務類別存在區(qū)別，不足以證明引證商標構成馳名。

在二審法院審理階段，幻電公司繼續(xù)提交了大量的證據，主要是財報報道、業(yè)績報告、營銷成功案件、國圖出具的檢索報告、合作宣傳協(xié)議、相關視頻播放量、“bilibili”的網絡檢索結果、國知局檢索結果及域名證書。

二審法院認定，幻電公司運營的B站作為在線視頻分享網站，用戶數量龐大、活躍用戶數量大，其APP曾被評為十大受歡迎的應用程序。幻電公司運營的B站除提供用戶上傳的視頻之外，還通過獲得授權播放諸多動漫作品、紀錄片、電影、電視劇等，同時幻電公司也制作或聯(lián)合制作動漫作品、綜藝節(jié)目、紀錄片等，且播放量大，其中幻電公司自2010年推出“拜年祭”節(jié)目，在訴爭商標申請日之前累計播放量大，諸多報紙媒體對“拜年祭”節(jié)目進行了報道?；ヂ?lián)網平臺具有傳播速度快、傳播范圍廣、內容靈活豐富等特點，引證商標作為B站標識，經過持續(xù)使用和廣泛宣傳推廣，在訴爭商標申請日之前，在“提供在線電子出版物(非下載)；廣播和電視節(jié)目制作”服務上為相關公眾廣為知曉，構成馳名商標。

此外，需要說明的是，引證商標雖于2015年10月28日獲準注冊，但二審中查明，幻電公司于2010年將其運營網站更名為“bilibili”，即指訴爭商標申請日前，幻電公司已持續(xù)使用“bilibili”標識長達7年之久。

二審法院認定，引證商標“bilibili”顯著性較強，且相關公眾多將其與中文“嗶哩嗶哩”相對應，訴爭商標完整引證商標，已構成對引證商標的復制、摹仿。

雖然訴爭商標核定使用的“天然增甜劑；烹飪用葡萄糖”等商品與引證商標賴以馳名的“提供在線電子出版物（非下載）；廣播和電視節(jié)目制作”服務不屬于類似商品和服務，但在消費群體、銷售渠道、宣傳方式等方面存在較大交叉重合。當相關公眾接觸訴爭商標時，容易聯(lián)想到幻電公司的馳名引證商標，基于此種聯(lián)想，相關公眾可能會誤認為訴爭商標與幻電公司的馳名引證商標存在某種特定聯(lián)系，誤認為使用訴爭商標的商品系幻電公司推出的衍生商品，或者系與幻電公司聯(lián)合推出的聯(lián)名商品，從而容易使相關公眾產生誤認。即便部分相關公眾不會對商品來源產生誤認，但相關公眾的前述聯(lián)想，亦會割裂引證商標與幻電公司提供賴以馳名的服務之間的固有聯(lián)系，從而導致減弱幻電公司馳名引證商標顯著性的損害后果，損害幻電公司的合法權益。

因此，最終在二審階段認定引證商標構成馳名狀態(tài)，幻電公司獲得法院支持。從本案可以看出，在馳名商標認定的案件中，基于互聯(lián)網發(fā)展迅速，且傳播范圍廣、受眾范圍龐大、內容十分靈活的背景，強調“商標使用”（引證商標注冊日與訴爭商標申請日僅有兩年之差但實際使用年限較久），對于引證商標使用的持續(xù)時間與具體年限較為靈活，重點考慮了互聯(lián)網企業(yè)的知名度與對受眾的影響。

（原標題：結合案例淺析馳名商標認定要點及互聯(lián)網背景下的認定趨勢）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：李琳

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：結合案例淺析馳名商標認定要點及互聯(lián)網背景下的認定趨勢（點擊標題查看原文）

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