專利審查實(shí)務(wù)中各國權(quán)利要求用語的解釋方式——從中美日同族案例出發(fā)

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“本文通過舉例，討論中美日專利審查中對權(quán)利要求用語的解釋可能存在的差異，以及這種差異所導(dǎo)致的不同的審查結(jié)果。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：宋曉雯 林達(dá)劉知識產(chǎn)權(quán)

認(rèn)定權(quán)利要求中用語的保護(hù)范圍是專利審查、確權(quán)的基礎(chǔ)。筆者在處理多國專利申請的過程中注意到，權(quán)利要求用語的含義存在不小的理解空間，令人感慨于語言的博大精深。盡管各國對于權(quán)利要求的用語解釋在原則性規(guī)定上是相似的，但在實(shí)際審查尺度中則有一定差異。本文試以一例，討論權(quán)利要求中用語的不同理解方式對專利審查過程的影響，并將日本與美國的理解思路與我國略作對比，以資參考。

中國《專利審查指南》第二部分第二章3.2.2規(guī)定，“一般情況下，權(quán)利要求中的用詞應(yīng)當(dāng)理解為相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域通常具有的含義。”上述規(guī)定可理解為“一般文義解釋”。專利復(fù)審委員會（現(xiàn)復(fù)審無效審理部）在其專著《以案說法——專利復(fù)審、無效典型案例指引》一書則提出：以所屬技術(shù)領(lǐng)域的通常含義來理解權(quán)利要求中的用語，常常需要所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員全面理解本發(fā)明；在專利授權(quán)過程中，對于所屬領(lǐng)域普遍認(rèn)同的慣用技術(shù)術(shù)語，應(yīng)當(dāng)按照其含義理解權(quán)利要求，但是，當(dāng)用語不具有唯一確定含義時，應(yīng)當(dāng)在全面了解說明書描述的發(fā)明的前提下，理解用語的正確含義，進(jìn)而確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍；如果某些技術(shù)術(shù)語在不同的技術(shù)領(lǐng)域中可能具有不同的含義，要準(zhǔn)確理解此種術(shù)語的含義、正確確定相應(yīng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)以所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員角度，在閱讀專利文件的基礎(chǔ)上全面理解發(fā)明，進(jìn)而確定術(shù)語的具體含義。

美國專利審查指南（Manual of Patent Examining Procedure（MPEP））中的規(guī)定與中國《專利審查指南》原則上類似：“Claims must be given their broadest reasonable interpretation in light of the specification”; The Federal Circuit’s en banc decision in Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1316, 75 USPQ2d 1321, 1329 (Fed. Cir. 2005) expressly recognized that the USPTO employs the "broadest reasonable interpretation" standard: The Patent and Trademark Office ("PTO") determines the scope of claims in patent applications not solely on the basis of the claim language, but upon giving claims their broadest reasonableconstruction "in light of the specification as it would be interpreted by one of ordinary skill in the art." In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr., 367 F.3d 1359, 1364[, 70 USPQ2d 1827, 1830] (Fed. Cir. 2004)。

日本專利審查基準(zhǔn)第II部第2章第3節(jié)也規(guī)定了與中國《專利審查指南》類似的內(nèi)容：“請求項(xiàng)ごとに、請求項(xiàng)に記載された発明特定事項(xiàng)に基づいてなされる。ただし、発明特定事項(xiàng)の意味內(nèi)容や技術(shù)的意味(2.2(2)b 參照)の解釈に當(dāng)たっては、審査官は、請求項(xiàng)の記載のみでなく、明細(xì)書及び図面の記載並びに出願時の技術(shù)常識をも考慮する?！?(Examination of the clarity requirement shall be made for each claim based on matters specifying the invention stated in the claim. However, when interpreting the meanings or technical meanings (see 2.2(2)b) of the matters specifying the invention, the examiner shall consider not only the statement of the claim but also the statements of the description and drawings as well as the common general knowledge as of the filing.)

以下試舉一例，討論中美日專利審查中對權(quán)利要求用語的解釋可能存在的差異，以及這種差異所導(dǎo)致的不同的審查結(jié)果。

示例發(fā)明涉及視頻檢測領(lǐng)域。與現(xiàn)有技術(shù)中對設(shè)定數(shù)量的幀圖像檢測完成后需要再截取設(shè)定數(shù)量的幀圖像用于下一次動態(tài)動作的檢測（即對設(shè)定數(shù)量的幀圖像進(jìn)行整體更新）不同，示例發(fā)明對設(shè)定數(shù)量的幀圖像進(jìn)行部分更新，不需要等到設(shè)定數(shù)量的幀圖像全部更新便可以根據(jù)部分更新的幀圖像進(jìn)行檢測，從而使得視頻流中的動態(tài)動作能夠被更加及時地檢測出來。

示例發(fā)明的權(quán)利要求1涉及一種檢測動態(tài)動作的方法，其中包括將視頻流中的幀圖像加入第一隊(duì)列、獲得部分更新的第一隊(duì)列、并且檢測在部分更新后的第一隊(duì)列的幀圖像中的動態(tài)動作、……。

筆者認(rèn)為該權(quán)利要求的含義還是比較清楚的。加入隊(duì)列、部分更新、檢測動態(tài)動作等表述均為較常見的表述方式。例如，基于權(quán)利要求的上下文語境，根據(jù)中文“一般文義解釋”得出的常規(guī)理解可能會是：在隊(duì)列中加入新的幀圖像來替換原隊(duì)列中的一部分幀圖像。該理解也與說明書的發(fā)明目的和效果描述相符。因而，本示例發(fā)明在中國比較順利地獲得了授權(quán)。

然而，在日本和美國的同族審查過程卻一波三折。在本示例發(fā)明的同族審查過程中，美國與日本的審查員均提出了新創(chuàng)性的質(zhì)疑，并引用了不同的對比文件。

在美國，審查員所引用的對比文件DU公開了對第一組幀、第二組幀依次進(jìn)行檢測，且這幾組幀之間不存在相同的幀。也就是說，DU公開的仍是本示例發(fā)明所述的傳統(tǒng)的動態(tài)動作檢測方法，不存在對要檢測的幀圖像的隊(duì)列的部分更新以及對部分更新的隊(duì)列的幀圖像進(jìn)行檢測。

但是，美國審查員認(rèn)為：由于權(quán)利要求1沒有限定第一隊(duì)列在更新之前必須包括幀圖像、沒有限定發(fā)生什么樣的“更新”、也沒有對幀圖像的“部分更新”進(jìn)行足夠充分的限定，因此，根據(jù)最寬泛合理解釋（Broadest Reasonable Interpretation，BRI），DU所公開的對第一組幀、第二組幀依次進(jìn)行檢測能夠公開“將視頻流中的幀圖像加入第一隊(duì)列、獲得部分更新的第一隊(duì)列、檢測在部分更新后的第一隊(duì)列的幀圖像中的動態(tài)動作”。

按照美國專利審查指南的上述規(guī)定，對權(quán)利要求進(jìn)行最寬泛合理解釋也需要從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)且參考說明書。如果是將權(quán)利要求1中的“Queue”（“隊(duì)列”）理解為計(jì)算機(jī)程序中的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，則其可以表示“先進(jìn)先出”的線性表規(guī)則，而并不關(guān)心隊(duì)列中是否已有數(shù)據(jù)元素，因此“隊(duì)列”的確可以為空。但是，本示例發(fā)明并不涉及計(jì)算機(jī)程序中的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。本領(lǐng)域技術(shù)人員通常不會將不包括任何幀圖像的“空”視為“第一隊(duì)列”，更不會認(rèn)為“由于加入幀圖像才產(chǎn)生了隊(duì)列”這一操作相當(dāng)于“將視頻流中的幀圖像加入第一隊(duì)列，獲得部分更新的第一隊(duì)列”。另一方面，根據(jù)說明書中的記載可知，示例發(fā)明的權(quán)利要求1旨在對具有一定長度的第一隊(duì)列中的幀圖像進(jìn)行部分更新，而不包括第一隊(duì)列從無到有的“產(chǎn)生”過程。

然而，在美國實(shí)務(wù)中，通過上述爭辯來說服審查員似乎是比較困難的。更常見的應(yīng)對方式是通過進(jìn)一步具體限定權(quán)利要求的特征上下文，使權(quán)利要求從自身用語出發(fā)變得更加明確。

本示例發(fā)明的日本審查過程與美國審查過程有些相似。日本審查員所引用的對比文件DJ涉及一種對諸如人等移動體進(jìn)行計(jì)數(shù)的方法。乍看之下，DJ也與本示例發(fā)明完全不同：DJ主要是檢測圖像中的移動體，而不是檢測圖像中的具體動作，也即沒有記載對圖像中的動態(tài)動作進(jìn)行檢測。

但是，日本審查員認(rèn)為：DJ公開的存儲部從空開始到逐步存入連續(xù)圖像，可以相當(dāng)于本示例發(fā)明的“第一隊(duì)列”；本示例發(fā)明的權(quán)利要求1涵蓋了可以從幀圖像中檢測到的任何動態(tài)行為，從而當(dāng)然包括從DJ所記載的圖像存儲部中存儲的圖像中檢測出的移動體的速度、進(jìn)出等。

可見，日本審查員基于用詞的一般文義解釋，也認(rèn)為權(quán)利要求1所限定的“第一隊(duì)列”可以是空，進(jìn)而“動態(tài)動作”可以是對象是否進(jìn)入畫面及其移動速度改變。

可見在實(shí)務(wù)中，日本審查員在確定權(quán)利要求的范圍時同樣更多從用語自身出發(fā)進(jìn)行理解。除“キュー”（“隊(duì)列”）被理解為空隊(duì)列之外，對于本例子中的 “動的動作”（“動態(tài)動作”），如果僅以“動作”一詞的日常理解來看，其可能表示對象肢體位置相對于對象自身的變化，的確也可能表示對象相對于其外在環(huán)境的位置的變化。但如果從中文權(quán)利要求中上下文語境的角度，似乎不容易將本示例發(fā)明中的“動態(tài)動作”直接理解為對象進(jìn)入畫面，且如果結(jié)合說明書全面理解，則更不會得出這樣的解讀方式。

進(jìn)一步，筆者在與日本代理人交流的過程中發(fā)現(xiàn)，日本審查員采用的用語解釋方式還可能脫離常規(guī)的字面理解。例如，在審查時可能將對比文件中的“視頻”理解為權(quán)利要求限定的“靜止圖像”、將對比文件公開的“多項(xiàng)式”理解為權(quán)利要求限定的“單項(xiàng)式”（將多項(xiàng)式的系數(shù)假設(shè)為0）等。

不僅美國與日本的審查實(shí)務(wù)中存在偏重權(quán)利要求自身用語的情況，在歐洲專利申請中，也多次遇到審查員更多從權(quán)利要求用語字面出發(fā)、而非結(jié)合說明書進(jìn)行全面理解的情形。在與中國審查員交流的過程中，筆者得知，為提高審查效率，考慮到申請人在答復(fù)OA過程中可能進(jìn)行的后續(xù)修改，中國審查員可能傾向于在全面閱讀說明書的基礎(chǔ)上對檢索式進(jìn)行設(shè)計(jì)，使檢索結(jié)果更貼近于發(fā)明本質(zhì)。相較而言，中國審查員在審查過程中對權(quán)利要求用語的理解，可能更多地考慮到了說明書所記載的內(nèi)容。與此相對，美日歐局的審查員在檢索和審查過程中，似乎更加著重于權(quán)利要求用語字面的含義，甚至在某些情況下可能超出其字面含義來理解。不過，即使是在中國，隨著審查周期日益縮短、審查資源愈發(fā)緊張，同樣有審查員更加傾向于根據(jù)權(quán)利要求用語的字面理解進(jìn)行檢索和審查。

由此可知，如果申請人希望在海內(nèi)外以更高效率獲得授權(quán)，那么充分理解語言的博大精深，對權(quán)利要求用語的寬泛理解形成一定程度的預(yù)判可能是必要的。以本文中的例子而言，可能考慮在權(quán)利要求中適當(dāng)限定“上下文語境特征”，以使權(quán)利要求從自身用語字面理解上即更加明確。例如，可以考慮增加：第一隊(duì)列包括至少兩個幀圖像，對第一隊(duì)列所包括的幀圖像中的一部分幀圖像進(jìn)行更新，檢測部分更新后的第一隊(duì)列的幀圖像中對象身體部位相對于該對象自身的姿態(tài)/位置變化，等等。

由此擴(kuò)展開去，筆者還想到跨文化交流中時常言及的高語境(high context)文化與低語境(low context)文化一說。中文作為一種典型的高語境語言，其語言表述中常有較多的信息量蘊(yùn)含在上下文情景中，而在口語與書面的顯式表達(dá)中常常負(fù)載相對少的信息量。因此，中文語言環(huán)境下通常有較多隱含意思表達(dá)、即言外之意。仍以本文中的例子而言，對于權(quán)利要求1中的特征“將視頻流中的幀圖像加入第一隊(duì)列，獲得部分更新的第一隊(duì)列”，其前后半句相對照，似乎隱含了更新是對原有隊(duì)列的“部分” 更新，因此原有隊(duì)列恐怕是不為空。與此相對，英文則是一種典型的低語境語言，少有言外之意，更習(xí)慣通過語言的顯式表達(dá)自身來承載全部的信息量；所見即所得，所聽即所得。

語境隱含的理解畢竟有著很強(qiáng)的個人主觀性，不同人對隱含意思的理解可能千差萬別。而作為專利文件的權(quán)利要求，其用語承載了向社會清晰公示權(quán)利范圍的重要意義。此時，不妨參照低語境語言的撰寫傳統(tǒng)，在權(quán)利要求中明確限定而非隱含某些背景語境特征。在中國企業(yè)日益重視發(fā)明在海外獲得保護(hù)的今天，從各國法律規(guī)定出發(fā)、加深實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與對各國文化差異的了解，盡力為企業(yè)高效高質(zhì)地獲取專利保護(hù)，將是為之努力的方向。

（原標(biāo)題：專利審查實(shí)務(wù)中各國權(quán)利要求用語的解釋方式——從中美日同族案例出發(fā)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：宋曉雯 林達(dá)劉知識產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利審查實(shí)務(wù)中各國權(quán)利要求用語的解釋方式——從中美日同族案例出發(fā)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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