相似程度在判斷商標淡化中的地位——評Levi's訴Abercrombie案

【小D導(dǎo)讀】

美國商標法新發(fā)展：相似程度在判斷商標淡化中的地位

在先商標與在后商業(yè)標識之間的相似程度在傳統(tǒng)的商標侵權(quán)判斷中起到關(guān)鍵的因素，這對于是否造成相關(guān)消費者的混淆具有至關(guān)重要的地位。而在商標淡化中，混淆并不是商標侵權(quán)行為的判斷條件，在先商標與在后商標的相似程度并不需要以混淆作為檢驗標準。通常來說，淡化中的商標相似程度也應(yīng)該比混淆情況下的商標相似程度所要求的門檻相對較高，那么判斷淡化所需要的相似程度是在商標權(quán)的權(quán)利擴張環(huán)境下產(chǎn)生的新問題。

?一、Levi’s訴Abercrombie案[1]基本案情 Levi's公司是赫赫有名的牛仔褲品牌的公司，自19世紀80年代開始它就生產(chǎn)和銷售牛仔褲，其牛仔褲的后褲袋上縫有一個連接在一起的雙弧形設(shè)計，稱為“Arcuate”設(shè)計，Levi's公司也早對該設(shè)計注冊了商標。帶有“Arcuate”設(shè)計的牛仔褲在過去的30年里占據(jù)了Levi's公司超過95％的收入，大約500億美元。在2006年，Abercrombie公司開始在其生產(chǎn)的牛仔褲后上使用縫線的弧形設(shè)計，稱為“Ruehl”設(shè)計，其也是由兩個弧形組成，中間由一個“dipsy doodle”曲線(類似于表示無限的數(shù)學(xué)符號)連接，該弧形設(shè)計的位置相對于“Arcuate”設(shè)計在后褲袋上較低。

在2007年，Levi's公司在美國加州北部地區(qū)法院提起訴訟，其中就包括了商標淡化的訴因。但地區(qū)法院認為，“Arcuate”設(shè)計與“Ruehl”設(shè)計沒有“相同或幾乎相同”(“identical or nearly identical”)，因此Abercrombie的行為并不構(gòu)成商標的淡化。于是，Levi's公司上訴至聯(lián)邦第九巡回上訴法院，上訴法院2011年2月8日作出判決，否定了“相同或幾乎相同”標準，并明確相似程度僅僅是判斷的商標淡化的因素之一，該案因此發(fā)回地區(qū)法院。

?二、美國曾以“相同或幾乎相同”標準作為判斷商標淡化的必要條件 1927年，F(xiàn)rank Schechter教授在他的論文《商標保護的原理基礎(chǔ)》[2]中將商標的淡化理論從德國引入美國。在20多年后，美國各州才紛紛開始對商標的淡化予以規(guī)定，商標的淡化理論也長期處于州的層面，而淡化的保護高度在各州層次不齊。[3]在1995年，美國國會通過了《聯(lián)邦商標淡化法案》(“FTDA”)，該法案將“淡化”定義為“降低馳名商標區(qū)分和分辨商品或服務(wù)來源的能力”。[4]但是，F(xiàn)TDA只對商標如何構(gòu)成馳名商標給出了一些判斷因素，并沒有對淡化中的商標相似程度予以規(guī)定，因此，相似程度的標準只能交由法院在案件中對其進行把握。

“相同或幾乎相同”標準最早出現(xiàn)在聯(lián)邦第九巡回上訴法院對2002年的Playboy訴Welles案[5]的判決書中。在該案中，原告花花公子公司將“Plavmate of the Year”注冊為商標，被告Welles小姐在網(wǎng)站上使用了其英文縮寫“PMOY”，上訴法院在給地區(qū)法院指導(dǎo)意見時指出：“由于‘Plavmate of the Year’與‘PMOY’之間并不相同或幾乎相同，所以使用‘PMOY’的行為并不構(gòu)成淡化?！盵6]對于該“相同或幾乎相同”標準的形成，其實際上來源于聯(lián)邦第八巡回上訴法院在1999年Luigino’s訴Stouffer案[7]中對于著作《McCarthy論商標和反不正當競爭》引用：“要證明商標淡化中的弱化，兩個商標必須至少具有足夠的相似度，以致于這兩商標的目標客戶群體在一定多數(shù)的情況下將這兩個商標視為實質(zhì)相同的?！盵8]在Playboy案之后，法院基本就確定了“相同或幾乎相同”標準是判定商標淡化的必要前提。在2002年的Thane訴Trek Bicycle案[9]中，其涉案的兩個商標是“Trek”和“OrbiTrek”，第九巡回上訴法院再次適用了“相同或幾乎相同”標準而否定了商標淡化的訴因，其中指出：“‘相同或幾乎相同’的要求符合成文法的語義(從成文法語義中得出判斷商標淡化的四部標準[10])和成文法的立法歷史及其目的?！盵11]

?三、Levi's案明確了相似程度僅是判斷商標淡化的因素 在2003年的Moseley訴V Secret Catalogue案[12]中，美國最高法院嚴厲地限制了淡化理論的擴張。法院認為，根據(jù)FTDA的用語，商標淡化需要以“實際淡化”作為要件，而不僅僅是“淡化可能性”。[13]主要針對美國最高法院的這一判決，美國國會在2006年制定了《商標淡化修訂法案》( “TDRA” )，明確取消了最高法院對商標淡化的這一限制，改用“淡化可能性”作為商標淡化的前提，其還對淡化中的弱化給予相對詳細的規(guī)定：“在判斷商標或商業(yè)名稱是否可能導(dǎo)致弱化，法院可以考慮以下相關(guān)因素：1、商標或商業(yè)名稱與馳名商標的相似程度；2、馳名商標所具有的固有顯著性或獲得顯著性程度；3、馳名商標的權(quán)利人實質(zhì)性地對商標獨占使用的程度；4、馳名商標的認可程度；5、商標或商業(yè)名稱使用人是否主觀上想要將其與馳名商標建立聯(lián)系；6、任何商標或商業(yè)名稱與馳名商標之間存在的實際聯(lián)系?！盵14]

在Levi's案中，第九巡回上訴法院對TDRA的規(guī)定進行文義解釋，來證明TDRA廢除了“相同或幾乎相同”標準。首先，對于15 U．S．C．§1125中(c)(1)的規(guī)定了“馳名商標權(quán)利人有權(quán)禁止他人使用導(dǎo)致淡化的‘一個’(‘a(chǎn)’)商標或商業(yè)名稱”，法院指出，該規(guī)定對于修飾在后商標時使用冠詞“a”而非冠詞“the”，如果成文法要維持“相同或幾乎相同”標準，應(yīng)該規(guī)定權(quán)利人有權(quán)禁止他人使用這個(“the”)商標，冠詞“a”的使用表明TDRA沒有采取這一標準。其次，對于(c)(2)(B)的規(guī)定(即對判斷弱化因素的規(guī)定)，國會并沒有要求商標的“完全相同”或“幾乎相同”作為判斷淡化的前提，其中使用了“相似性”(“similarity”)一詞就表明了“相同或幾乎相同”不是判斷商標淡化的最低門檻，國會只是希望商標的相似性僅是判定淡化的首要因素，而不是將某種程度的相似性作為判斷淡化的必要前提。[15]Levi's案的判決書還引用了聯(lián)邦第二巡回上訴法院對Starbucks訴Wolfe’sBorough Coffee案[16]的結(jié)論，該案所涉及的“Starbucks”和“Charbucks”兩商標顯然也無法達到“相同或幾乎相同”標準，與第九巡回上訴法院類似，第二巡回上訴法院在TDRA制定前采用“實質(zhì)性相似”作為判斷商標淡化的前提，[17]但第二巡回上訴法院也在該案中根據(jù)TDRA的規(guī)定否定了“實質(zhì)性相似”作為商標淡化前提的做法。

需要指出的是，雖然相似程度并不必然達到“相同或幾乎相同”的要求，僅是判斷淡化的因素之一，但這并不否認相似程度在判斷淡化中其至關(guān)重要的作用。在沒有達到相同或幾乎相同的情況下，使在后商標與馳名商標建立聯(lián)系從而弱化馳名商標的顯著性的情況應(yīng)該是比較罕見的，法院也應(yīng)比較慎重認定不存在實質(zhì)性相同情況下所構(gòu)成的商標淡化。著名商標法學(xué)者Gilson教授在她的著作《Gilson論商標》中也指出：“雖然第二和第九巡回法院正確地根據(jù)聯(lián)邦淡化法廢棄了認定對馳名商標構(gòu)成淡化中的‘相同或幾乎相同’標準，但是下級法院并不能據(jù)此就將商標的相似性不作為淡化案件中的關(guān)鍵因素。當馳名商標和在后商標不具有實質(zhì)性相似的情況下而構(gòu)成淡化，這具有很低的可能性?！盵18]當然，Levi’s案的判決也防止了法律的僵化適用，畢竟仍然可能存在不具有實質(zhì)性相似情形下構(gòu)成商標淡化的情形，如果一概嚴厲適用“相同或幾乎相同”的高標準，也不利于對商標權(quán)人的保護。

?四、結(jié)語 Levi's案的判決體現(xiàn)了商標淡化理論的不斷完善，這背后蘊含的是法律的效率性和公平性之間的抗衡，雖然“相同或幾乎相同”標準具有較好的操作性，而將相似程度作為判斷因素在一定程度上降低了法律的可預(yù)測性，但這更符合商標權(quán)人與公眾之間的利益平衡，為馳名商標權(quán)利人的救濟提供了更具有彈性的空間。也有人指出，Levi’s案對商標淡化的認定帶來了模糊性，缺乏對商標淡化中相似程度的一個確定的門檻可能會引發(fā)更多的潛在訴訟，[19]但這實際上也是法律本身所必須完善的一個過程，商標淡化理論的發(fā)展本身處于起步階段，判斷商標淡化中對相似程度的把握也會在更多的案例中逐漸清晰。

注釋 [1] Levi Strauss & Co．v．Abercrombie & Fitch Trading Co.，633 F．3d 1158(9th Cir，2011)． [2] Frank I．Schechter，The Rational Basis of Trademark Protection，40 Harv．L.Rev．813(1927)． [3] 馬薩諸塞州最早對商標淡化予以規(guī)定，在《聯(lián)邦商標淡化法案》成立前，一共有25個州對商標淡化予以規(guī)制。See 1947 Mass．Acts， p．300，ch，307． [4] 15U．S．C．§1127(2000)(amended 2006)． [5] Playboy Enterprises，Inc．v．Welles，279 F．3d 796(9th Cir.2002)． [6] PlayboyEnters.，279F．3d at 806． [7] Luigino’s，Inc．v.Stouffer Corp.，170 F．3d 827，832(8th Cir.1999)． [8]J．Thomas McCarthy，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24:90．1，at 24-145(4th ed．1998)． [9] Thane International，Inc．v.Trek Bicycle Corp.，305F．3d 894(9th Cir.2002)． [10] 在Panavision International，L．P. v．Toeppen，141 F．3d 1316，1324(9th Cir.1998)案中，法院根據(jù)FTDA得出四個標準是要求原告必須證明：1、商標是馳名的；2、被告在商業(yè)活動中使用了該商標；3、被告的使用行為發(fā)生在該商標開始馳名之后；4、被告的使用行為通過減少該商標區(qū)分和辨別商品或服務(wù)來源的能力，從而淡化了該商標的性質(zhì)。15 U.S.C. §1125(c)；see also Avery Dennison Corp．v．Sumpton，189 F．3d 868，874(9th Cir.1999)． [11] Levi Strauss & Co．v．Abercrombie & Fitch Trading Co.，633 F．3d 1158，1164(9th Cir.2011)． [12] Moseley v．V Secret Catalogue，Inc.，537 U．S．418，123 S．Ct．1115，155L．Ed．2d 1(2003)． [13] Id．a(chǎn)t 433． [14] 15 U.S.C．§1125(c)(2)(B)． [15] Levi Strauss & Co．v．Abercrombie & Fitch Trading Co.，633 F.3d 1171，1164(9th Cir. 2011). [16] Starbucks Corp．v．Wolfe's Borough Coffee，Inc.，588 F．3d 97(2d Cir.2009)． [17] See Playtex Prods.，Inc．v Georgia-Pacigic Corp.，390 F．3d 158，167(2d Cir.2004)． [18] See 2-5A Anne Gilson LaLonde，Gilson on Trademarks§ 5A.01(2012)． [19] See Jane Ann Levich，Ambiguity in Federal Dilution Law Continues: Levi Strauss & Co．v．Abercrombie & Fitch Trading Co.，Case in Point，27 Berkeley Tech.L.J．677，693(2012).

來源：中華商標 ? ?作者：阮開欣 ? 華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究中心整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：globalwellnesspartner.com

IPRdaily的個人微信號已經(jīng)開通！ 各位D友可添加“IPRdaily”的個人微信號:?iprdaily2014（驗證申請中請說明具體供職機構(gòu)+姓名），關(guān)注小D可獲更多的實務(wù)干貨分享，定期私密線下活動，更有機會加入細分專業(yè)，接地氣的知識產(chǎn)權(quán)圈實務(wù)社區(qū)交流群。

? “IPRdaily”是全球視野的知識產(chǎn)權(quán)科技媒體，我們報道國內(nèi)外最新知識產(chǎn)權(quán)動態(tài)，最新創(chuàng)業(yè)公司知識產(chǎn)權(quán)部分情報分析，更關(guān)注知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域創(chuàng)新商業(yè)模式，以及資本對本行業(yè)投融資信息，我們將客觀敏銳地記錄、述評、傳播、分享知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)的每一天，我們努力利用互聯(lián)網(wǎng)連接知識產(chǎn)權(quán)&未來！ ? ? 微信訂閱號: “IPRdaily” IPRdaily｜讀懂知識產(chǎn)權(quán)&未來