假?gòu)膶僬妾?dú)立？專利權(quán)利要求也許沒你想得那么簡(jiǎn)單

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“假?gòu)膶僬妾?dú)立權(quán)利要求，如何進(jìn)行司法認(rèn)定？”

“假?gòu)膶僬妾?dú)立”權(quán)利要求如何進(jìn)行司法認(rèn)定？日前，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審結(jié)了一起專利權(quán)無效行政糾紛的案件，和小編一起來看看吧！

案情簡(jiǎn)介

被訴決定系被告國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局針對(duì)原告K公司就第三人張某擁有的專利號(hào)為201310390582.4、名稱為“磁吸式直通組合型地漏”的發(fā)明專利（簡(jiǎn)稱涉案專利）提出的無效宣告請(qǐng)求而作出。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在被訴決定中認(rèn)定，涉案專利符合《中華人民共和國(guó)專利法》（簡(jiǎn)稱專利法）第二十六條第四款、第二十二條第二款及第三款，以及《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》第二十條第二款等規(guī)定，故維持涉案專利權(quán)有效。

磁吸式直通組合型地漏圖

原告K公司不服被訴決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟稱，權(quán)利要求5引用權(quán)利要求1導(dǎo)致保護(hù)范圍不清楚，且權(quán)利要求5不具備創(chuàng)造性，違反了專利法第二十六條第四款、第二十二條第三款的規(guī)定，因此請(qǐng)求法院撤銷被訴決定并判令被告重新作出審查決定。

其中關(guān)于保護(hù)范圍不清楚的問題，原告認(rèn)為：

（1）被訴決定根據(jù)說明書附圖10、11的實(shí)施例與附圖1、2對(duì)應(yīng)的實(shí)施例為并列關(guān)系，從而得出權(quán)利要求5與權(quán)利要求1是并列關(guān)系，該種確定方法違反法律規(guī)定。權(quán)利要求5的撰寫方式是從屬權(quán)利要求，因此應(yīng)當(dāng)按照權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求來確定權(quán)利要求5技術(shù)方案包含的技術(shù)特征。

（2）權(quán)利要求5進(jìn)一步限定的技術(shù)特征不僅與權(quán)利要求1中關(guān)于內(nèi)外磁條磁極分布和相對(duì)位置的技術(shù)特征矛盾，而且從形式上看還存在權(quán)利要求1的技術(shù)方案在權(quán)利要求5中被重復(fù)保護(hù)的問題，因此不符合“清楚”的要求。

被告國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局不認(rèn)可原告的主張，認(rèn)為被訴決定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律法規(guī)正確，審理程序合法，審查結(jié)論正確，原告的訴訟理由不能成立，請(qǐng)求駁回原告的訴訟請(qǐng)求。

第三人張某未陳述意見。

調(diào)查與處理

涉案專利系專利號(hào)為201310390582.4、名稱為“磁吸式直通組合型地漏”的發(fā)明專利，申請(qǐng)日為2013年9月2日，優(yōu)先權(quán)日為2013年8月19日，授權(quán)公告日為2014年10月15日，專利權(quán)人為張某。

涉案專利授權(quán)公告的權(quán)利要求1、5內(nèi)容如下：

“1.一種磁吸式直通組合型地漏，包括地漏本體和設(shè)置在地漏本體下出口的帶導(dǎo)桿的可上下移動(dòng)的密封蓋，所述地漏本體中間通過多根連接條設(shè)置一安裝柱，其特征在于：所述安裝柱中設(shè)有安裝孔，安裝孔的孔壁上設(shè)有至少一根外磁條，各外磁條相對(duì)安裝孔中心呈圓周分布；所述密封蓋的導(dǎo)桿末端伸入到安裝孔中，導(dǎo)桿上安裝有至少一根內(nèi)磁條，各內(nèi)磁條在所述外磁條的上推磁力作用下產(chǎn)生上移趨勢(shì)而使導(dǎo)桿上的密封蓋封住地漏本體的下出口；所述外磁條的磁極分布在上下兩端，內(nèi)磁條的磁極也分布在上下兩端，且內(nèi)外磁條同端的磁極相異；不排水時(shí)內(nèi)外磁條在兩端磁極相異相吸的作用下呈并列狀態(tài)或小錯(cuò)位狀態(tài)而使密封蓋封住地漏本體的下出口；在排水時(shí)所述密封蓋受水壓作用下移打開，帶動(dòng)內(nèi)磁條進(jìn)一步下移克服兩端磁極吸力，但內(nèi)磁條相對(duì)外磁條的最大錯(cuò)位距離不會(huì)超過外磁條的整個(gè)長(zhǎng)度?！?br/>

“5.如權(quán)利要求1所述的一種磁吸式直通組合型地漏，其特征在于：或者所述外磁條的磁極分布在內(nèi)外兩側(cè)，內(nèi)磁條的磁極分布在上下兩端，且外磁條的內(nèi)端磁極與內(nèi)磁條的上端磁極相同，外磁條的內(nèi)端磁極與內(nèi)磁條的下端磁極相異；所述內(nèi)磁條頂端隨密封蓋導(dǎo)桿下移到極限位置時(shí)其高度不低于外磁條的頂端高度?！?br/>

針對(duì)涉案專利，K公司于2020年6月15日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出無效宣告請(qǐng)求。

經(jīng)形式審查合格，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2020年6月30日依法受理了上述無效宣告請(qǐng)求。2021年1月15日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出被訴決定，維持本專利權(quán)有效。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2023年3月30日作出（2021）京73行初4933號(hào)行政判決，認(rèn)定原告關(guān)于權(quán)利要求5保護(hù)范圍不清楚以及不具備創(chuàng)造性的理由均不能成立，故判決駁回原告K公司的訴訟請(qǐng)求。宣判后，原告K公司未提出上訴，一審判決已發(fā)生法律效力。

法律分析

專利法第二十六條第四款規(guī)定，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍。

本案中，原告主張權(quán)利要求5引用權(quán)利要求1導(dǎo)致保護(hù)范圍不清楚，理由在于：

第一，被訴決定根據(jù)說明書附圖10、11的實(shí)施例與附圖1、2對(duì)應(yīng)的實(shí)施例為并列關(guān)系，從而得出權(quán)利要求5與權(quán)利要求1是并列關(guān)系，該種確定方法違反法律規(guī)定。權(quán)利要求5的撰寫方式是從屬權(quán)利要求，因此應(yīng)當(dāng)按照權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求來確定權(quán)利要求5技術(shù)方案包含的技術(shù)特征。

第二，權(quán)利要求5進(jìn)一步限定的技術(shù)特征不僅與權(quán)利要求1中關(guān)于內(nèi)外磁條磁極分布和相對(duì)位置的技術(shù)特征矛盾，而且從形式上看還存在權(quán)利要求1的技術(shù)方案在權(quán)利要求5中被重復(fù)保護(hù)的問題，因此不符合“清楚”的要求。

法院認(rèn)為，權(quán)利要求1為獨(dú)立權(quán)利要求，其技術(shù)特征分為兩部分，第一部分“包括地漏本體……封住地漏本體的下出口”限定了磁吸式直通組合型地漏包括地漏本體、密封蓋和內(nèi)外磁條以及地漏本體、密封蓋和內(nèi)外磁條的結(jié)構(gòu)和相互位置關(guān)系，第二部分“所述外磁條的磁極分布在上下兩端……不會(huì)超過外磁條的整個(gè)長(zhǎng)度”限定了內(nèi)外磁條的磁極分布以及相對(duì)位置設(shè)置。

權(quán)利要求5引用權(quán)利要求1，“或者”之后的技術(shù)特征“所述外磁條的磁極分布在內(nèi)外兩側(cè)……不低于外磁條的頂端高度”限定了不同于權(quán)利要求1的內(nèi)外磁條的磁極分布以及相對(duì)位置設(shè)置。本領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據(jù)權(quán)利要求書的記載內(nèi)容，可以直接地、毫無疑義地確定，權(quán)利要求5“或者”之后的技術(shù)特征與權(quán)利要求1第二部分的技術(shù)特征應(yīng)是并列關(guān)系，即權(quán)利要求5要求保護(hù)的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上包括權(quán)利要求1的第一部分技術(shù)特征“包括地漏本體……封住地漏本體的下出口”以及權(quán)利要求5的技術(shù)特征“所述外磁條的磁極分布在內(nèi)外兩側(cè)……不低于外磁條的頂端高度”兩部分。

因此，權(quán)利要求5雖然在撰寫形式上引用權(quán)利要求1，但其實(shí)際上是與權(quán)利要求1并列的獨(dú)立權(quán)利要求，其所限定的保護(hù)范圍是清楚的。而且該種撰寫方式亦符合法律規(guī)定，并不能僅僅基于撰寫形式就判定權(quán)利要求5為從屬權(quán)利要求。

此外，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀本專利說明書以后也能夠清楚，權(quán)利要求1的技術(shù)方案對(duì)應(yīng)于說明書附圖1和2的實(shí)施例，權(quán)利要求5的技術(shù)方案對(duì)應(yīng)于說明書附圖10和11的實(shí)施例。綜上，原告關(guān)于權(quán)利要求5引用權(quán)利要求1導(dǎo)致保護(hù)范圍不清楚，違反專利法第二十六條第四款規(guī)定的理由均不能成立，法院不予支持。

法官提示

關(guān)于從屬權(quán)利要求，專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第三款規(guī)定：“從屬權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)用附加的技術(shù)特征，對(duì)引用的權(quán)利要求作進(jìn)一步限定。”根據(jù)上述規(guī)定，如果一項(xiàng)權(quán)利要求包含了所引用的權(quán)利要求中的所有技術(shù)特征，且對(duì)該引用的權(quán)利要求的技術(shù)方案作了進(jìn)一步的限定，則該權(quán)利要求為從屬權(quán)利要求。由于從屬權(quán)利要求用附加的技術(shù)特征對(duì)所引用的權(quán)利要求作了進(jìn)一步的限定，所以其保護(hù)范圍落在其所引用的權(quán)利要求的保護(hù)范圍之內(nèi)。

通常情況下，對(duì)于采用引用關(guān)系方式撰寫的權(quán)利要求，一般應(yīng)當(dāng)推定其為從屬權(quán)利要求，但同時(shí)應(yīng)當(dāng)注意到，在某些情況下也存在例外情形，即“假?gòu)膶僬妾?dú)立”的權(quán)利要求（形式上為從屬權(quán)利要求而實(shí)質(zhì)上是獨(dú)立權(quán)利要求）。

對(duì)此，《專利審查指南》第二部分第二章3.1.2中規(guī)定：“在某些情況下，形式上的從屬權(quán)利要求（即其包含有從屬權(quán)利要求的引用部分），實(shí)質(zhì)上不一定是從屬權(quán)利要求。例如，獨(dú)立權(quán)利要求1為：‘包括特征X的機(jī)床’。在后的另一項(xiàng)權(quán)利要求為：‘根據(jù)權(quán)利要求1所述的機(jī)床，其特征在于用特征Y代替特征X’。在這種情況下，后一權(quán)利要求也是獨(dú)立權(quán)利要求。審查員不得僅從撰寫的形式上判定在后的權(quán)利要求為從屬權(quán)利要求?！?br/>

第二部分第六章2.2.2.3中也規(guī)定：“應(yīng)當(dāng)注意，在某些情況下，形式上的從屬權(quán)利要求，實(shí)際上是獨(dú)立權(quán)利要求……例如，權(quán)利要求1是一種接觸器，具有特征A、B和C；權(quán)利要求2是一種權(quán)利要求1的接觸器，而其中特征C由特征D代替。由于權(quán)利要求2并沒有包括權(quán)利要求1的全部特征，因此不是從屬權(quán)利要求，而是獨(dú)立權(quán)利要求?！?br/>

本案中，權(quán)利要求5雖然在撰寫形式上引用權(quán)利要求1，但其實(shí)際上是與權(quán)利要求1并列的獨(dú)立權(quán)利要求，其所限定的保護(hù)范圍是清楚的。而且該種撰寫方式亦符合法律規(guī)定，并不能僅僅基于撰寫形式就判定權(quán)利要求5為從屬權(quán)利要求。

（原標(biāo)題：假?gòu)膶僬妾?dú)立？專利權(quán)利要求也許沒你想得那么簡(jiǎn)單 | 以案釋法）

來源：知產(chǎn)北京

作者：陳月

供稿：審判第一庭

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：假?gòu)膶僬妾?dú)立？專利權(quán)利要求也許沒你想得那么簡(jiǎn)單（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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