專利申請過程中要求多次優(yōu)先權的申請策略

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“優(yōu)先權創(chuàng)設的目的是方便成員國就其發(fā)明創(chuàng)造再其本國提出專利申請后，在其他成員國申請獲得專利權。本文對多次要求優(yōu)先權的方案構成及申請策略進行闡述。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉林濤 北京三聚陽光知識產(chǎn)權代理有限公司

引言

優(yōu)先權原則源自1883年簽訂的《巴黎公約》，申請人提出的在后申請與其他人在首次申請的申請日之后、在后申請的申請日之前就相同主題所提出的申請相比，享有優(yōu)先的地位，這也是“優(yōu)先權”一詞的由來。優(yōu)先權創(chuàng)設的目的是方便成員國就其發(fā)明創(chuàng)造再其本國提出專利申請后，在其他成員國申請獲得專利權。隨著專利制度的發(fā)展，優(yōu)先權的適用范圍也有了擴大，其不僅適用于首次在外國提出申請然后再本國提出專利申請（外國優(yōu)先權）的情形，還包括首次在本國提出申請、然后再本國再次提出申請（本國優(yōu)先權）的情形[1]。隨著社會大眾對專利意識的不斷增加，本國優(yōu)先權（下文成優(yōu)先權）制度被廣泛應用在專利申請中，申請人在申請過程中通過要求在前申請的優(yōu)先權，可以額外補充技術方案以改善在前申請所存在的不足的同時，還可以保留在前申請的檢索基準日。

在實務工作過程中，申請人通常會要求一次優(yōu)先權以提升在后申請的文件質(zhì)量，但是對于部分特殊案件來說，申請人為了搶占申請先機，通常會在要求兩次甚至多次優(yōu)先權，當要求兩次以上優(yōu)先權時經(jīng)常不了解申請程序以及如何應對審查員的審查意見，本文將進行具體闡述：

一、多次要求優(yōu)先權的方案構成及申請策略

為了方便理解，本文在此處首先建立如下模型：

在上方模型中，同一申請人不斷完善在前申請中的方案缺陷，分別在案件2和案件3中通過要求在前申請的優(yōu)先權的方式不斷補充額外的技術方案。具體情況如下：

案件1：申請日為2023年1月1日，其保護了方案A。

案件2：申請日為2023年2月1日，其要求了案件1的優(yōu)先權并額外補充了新方案B，此時案件2保護了方案A + B 。其中，方案A的優(yōu)先權日（檢索基準日）為2023年1月1日，方案B的申請日為2023年2月1日。

案件2在申請過程中一般不會存在問題，存在問題的情形主要集中在案件3中，在案件3中需要進一步克服案件2中所存在的缺陷，并進一步補充技術方案C，案件3中會出現(xiàn)多種不同的要求優(yōu)先權的情況，下面分情況討論：

( a )、案件3直接要求案件2的優(yōu)先權：這是一種很多人會容易直接想到的方式，因為案件2中已經(jīng)包括了方案A+B，因此通過引用優(yōu)先權的方式在案件2上直接補充方案C即可得到最終的A+B+C的方案。但是上述方式是行不通的，理由如下：按照《專利審查指南2010》第二部分第三章4.2.1中的規(guī)定：被要求優(yōu)先權的中國在先申請，已經(jīng)要求本國優(yōu)先權的，不得作為要求本國優(yōu)先權的基礎。同時在《專利法實施細則》第32條中規(guī)定：“提出后一申請時，在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優(yōu)先權的基礎：(一)已經(jīng)要求外國優(yōu)先權或者本國優(yōu)先權的”。究其原因是，作為優(yōu)先權基礎的申請應當是首次申請，對于非首次申請的案件來說，如果被要求優(yōu)先權，將破壞“申請人自發(fā)明或?qū)嵱眯滦驮谕鈬谝淮翁岢鰧＠暾堉掌鹗€月內(nèi)，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權”這一規(guī)定中的十二個月的期限要求。

在模型一中，案件2已經(jīng)要求過案件1的優(yōu)先權，案件2自身屬于“已經(jīng)要求本國優(yōu)先權的”案件，因此案件2當作為“被要求優(yōu)先權的中國在先申請”時，不得作為本國優(yōu)先權的基礎。因此方式a不可行。

( b )、案件3同時要求案件1和案件2的優(yōu)先權

方式b中同時引入案件1和案件2的優(yōu)先權基礎。此時要求案件1的優(yōu)先權不會出現(xiàn)任何問題，因為案件1雖然曾被案件2要求過優(yōu)先權，但是案件1自身沒有要求過本國優(yōu)先權，因此案件1作為部分優(yōu)先權的基礎適格，在案件3的方案中，方案A的優(yōu)先權日為2023年1月1日。

關鍵在于案件2屬于"被要求優(yōu)先權的中國在先申請"，同時"已經(jīng)要求過案件1的本國優(yōu)先權"，因此原則上不得要求優(yōu)先權。但是需要注意的是，案件2中因為方案A的存在將導致案件2整體不能被要求優(yōu)先權，但是，申請人可以要求案件2的部分優(yōu)先權，也即雖然案件2要求過案件1的優(yōu)先權，但是案件2中的方案B自身并沒有被要求過優(yōu)先權，因此可以作為本國優(yōu)先權的基礎。如果部分優(yōu)先權成立，則案件3中方案 B 的優(yōu)先權日為2023年2月1日。此時案件3中將形成如下的方案構成及申請日或檢索基準日情況：方案A：檢索基準日為2023.1.1；方案B：檢索基準日為2023.2.1；方案C：申請日為2023.3.1。

二、審查意見的答復

正如上文提及的內(nèi)容，在策略b中方案2整體已經(jīng)要求過優(yōu)先權，因此審查員在進行初步審查時會因為案件2形式上無法滿足要求下發(fā)《視為未要求優(yōu)先權通知書》，其中會給出如下意見：“申請人要求了在先申請?zhí)枮閄XX的優(yōu)先權，但在先申請的主題已享有優(yōu)先權，不符合專利法實施細則32條2款的規(guī)定?！?/p>

對于上述情況，部分專利代理人或申請人會不知如何應對，其實答復思路比較清晰簡單，只要在意見陳述中指出案件2相較于案件1多出的部分特征被要求優(yōu)先權即可，對于案件2并沒有要求案件2的整體優(yōu)先權。參考答復思路如下：“根據(jù)案件2中權利要求書以及說明書的記載，案件2相比案件1具有如下新增方案：YYY。由于新增方案YYY首次出現(xiàn)在案件2中，因此案件2中被要求的優(yōu)先權僅是部分優(yōu)先權，且該上述新增方案YYY在案件2中并沒有享有過優(yōu)先權。因此，請審查員進一步核實，發(fā)出修改更正通知書，作出優(yōu)先權成立的審查結論?！?br/>

一般情況下，審查員會進一步下發(fā)《修改更正通知書》，在該通知書中會指出：“國家知識產(chǎn)權于某年某月某日發(fā)出視為未提出優(yōu)先權通知書，經(jīng)審核，現(xiàn)撤銷該處分決定，繼續(xù)原程序?！比缓髸M一步下發(fā)《初步審查合格通知書》，并進入到后續(xù)的實質(zhì)審查程序。

三、總結

對于一些前瞻性的技術或者急于在市場中公布的產(chǎn)品，申請人通常會采用先及時申請、后通過優(yōu)先權的方式修正補充在前申請文件缺陷的申請策略。上述的申請策略可以使得申請文件中部分方案擁有靠前的檢索基準日，以有效增加案件的授權前景，同時還能將專利的保護期的起點進行延后，從而讓專利保護在更長的時間內(nèi)發(fā)揮作用[2]。

在要求多次優(yōu)先權時，申請人需要注意的是部分優(yōu)先權的適用，尤其是需要要求中間階段的某一版文件的優(yōu)先權時，審查員通常會認為該版文件因為已經(jīng)要求過優(yōu)先權從而喪失優(yōu)先權基礎的地位，申請人或?qū)＠砣藢Υ丝梢灾苯訝庌q該版文件中新增方案的技術方案可以作為優(yōu)先權基礎，從而使得最終版的申請文件中存在多個部分優(yōu)先權。

參考文獻：
[1]尹新天.中國專利法詳解[M].知識產(chǎn)權出版社,2011.
[2]吳離離. "專利優(yōu)先權制度的作用和對它的認識誤區(qū) 解讀優(yōu)先權制度與先申請原則的關系." 中國發(fā)明與專利 6(2011):4.

（原標題：專利申請過程中要求多次優(yōu)先權的申請策略）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉林濤 北京三聚陽光知識產(chǎn)權代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利申請過程中要求多次優(yōu)先權的申請策略（點擊標題查看原文）

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