惡意提起知識產(chǎn)權訴訟的認定標準

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“淮安市建工尼龍制品有限公司與江蘇利德爾新材料科技有限公司惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任、不正當競爭糾紛案?！?br/>

惡意提起知識產(chǎn)權訴訟的認定標準

——淮安市建工尼龍制品有限公司與江蘇利德爾新材料科技有限公司惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任、不正當競爭糾紛案

裁判要旨

判斷是否屬于惡意提起知識產(chǎn)權訴訟，主要考量行為人提起知識產(chǎn)權訴訟有無事實或法律依據(jù)；主觀上是否具有惡意；是否給他人造成了損失或獲取不正當利益等。

判斷上述要件是否成立，應當以行為人提起前案訴訟的時間為節(jié)點，不應當將起訴之后的相關行為納入考量范圍；也不能因為在前案中涉案商標或專利被無效，就一概認定其起訴無權利基礎；更不能因為法院最終認定不構成侵權或者行為人撤訴，就認定其具有主觀惡意，應當對無效事由、敗訴原因全面分析判斷。

案件信息

一審：南京中院（2021）蘇01民初2420號民事判決書；
二審：江蘇高院（2022）蘇民終498號民事判決書。

案情摘要

2016年4月15日，江蘇利德爾塑化科技股份有限公司提出名稱為“一種離心聚合一體式金屬襯套尼龍輪及加工方法”的發(fā)明專利申請。該專利申請的權利要求書有7項權利要求，其中權利要求2的內容為：“根據(jù)權利要求1所述的離心聚合一體式金屬襯套尼龍輪，其特征在于，在所述金屬襯套的首、尾兩端還設有密封端蓋，且所述密封端蓋中嵌入骨架油封”。國家知識產(chǎn)權局的第一次審查意見認為：“對于權利要求2的附加技術特征，對比文件1公開了在金屬襯套的首、尾兩端均設有密封端蓋。另外，將所述密封端蓋中嵌入骨架油封是用于密封的常用技術手段。因此當權利要求2引用的權利要求1不具備創(chuàng)造性時，權利要求2所保護的技術方案也不具備創(chuàng)造性?！痹卺槍彶橐庖娡ㄖ獣鞯囊庖婈愂鲋?，該公司認為對比文件1中公開的內容根本就沒有涉及對應的密封結構以及相配合密封的介質。后該公司將權利要求1-4合并為1項權利要求，放棄權利要求5-7。該專利申請于2017年5月31日獲得授權。2018年11月，江蘇利德爾新材料科技有限公司（以下簡稱利德爾公司）受讓獲得該專利權。

2020年5月，利德爾公司以淮安市建工尼龍制品有限公司（以下簡稱建工尼龍公司）、蘇州帝奧電梯有限公司為被告提起（2020）蘇01民初1405號案（以下簡稱1405號案）訴訟，要求二被訴方停止侵權、賠償其經(jīng)濟損失500萬元，并申請財產(chǎn)保全。法院裁定準許利德爾公司的財產(chǎn)保全申請，凍結了蘇州帝奧電梯有限公司銀行存款500萬元。利德爾公司在1405號案中提交建工尼龍公司的產(chǎn)品實物照片及其制作的技術特征比對表作為證據(jù)，其羅列的技術特征6為“在所述金屬襯套的首、尾兩端設有密封端蓋，且所述密封端蓋中嵌入骨架油封”，并評述該技術特征為“實際整體結構必須有的部件”。但建工尼龍公司的產(chǎn)品上未見密封端蓋。

2020年8月6日，利德爾公司在“電梯”公眾號發(fā)表標題為《江蘇利德爾打響中國電梯尼龍傳動輪行業(yè)首例專利維權第一槍！》的文章，文中記載“以侵犯其尼龍輪專利權益為由將建工尼龍公司及某電梯制造商告上了法庭，并請求法院判決立刻銷毀侵權產(chǎn)品并賠償損失”，文章附載財產(chǎn)保全裁定書首頁。該文章的閱讀量為3.2萬次。2020年8月18日，利德爾公司向2020中國國際電梯展覽會的主辦方提交專利侵權處理請求書，請求處理建工尼龍公司侵害其專利權的行為。

2020年8月8日，建工尼龍公司在“賽爾電梯”公眾號發(fā)表嚴正聲明，聲明其所有產(chǎn)品及加工方法未侵犯利德爾公司的專利權，1405號案尚未開庭，更未判決結案，同時附載其3份實用新型專利證書。該文章的閱讀量為4065次。

2020年9月，利德爾公司申請撤回起訴并申請解除財產(chǎn)保全措施，法院均裁定準許。2020年10月27日，建工尼龍公司在“賽爾電梯”公眾號發(fā)表標題為《一錘定音！電梯尼龍傳動輪行業(yè)首例專利維權案撤訴結案》的文章，附載1405號案的撤訴裁定書、解除財產(chǎn)保全裁定書。該文章的閱讀量為1271次。

建工尼龍公司于1405號案訴訟期間提出無效宣告請求，國家知識產(chǎn)權局于2021年2月作出無效宣告請求審查決定，宣告該發(fā)明專利權全部無效。

法院認為

南京中院一審認為：

一、利德爾公司的行為構成惡意提起知識產(chǎn)權訴訟及不正當競爭

首先，利德爾公司提起1405號案訴訟，缺乏事實依據(jù)。利德爾公司享有涉案發(fā)明專利權，其專利權利要求包含“在所述金屬襯套的首、尾兩端設有密封端蓋，且所述密封端蓋中嵌入骨架油封”技術特征。但是，從其購買的由建工尼龍公司生產(chǎn)的被訴侵權產(chǎn)品看，被訴侵權產(chǎn)品上沒有密封端蓋。兩者對比，區(qū)別顯而易見，既不相同，也不等同。利德爾公司提起該案訴訟，將難以證明建工尼龍公司生產(chǎn)、銷售的被訴侵權產(chǎn)品落入其涉案發(fā)明專利權的保護范圍，故明顯缺乏事實依據(jù)。

其次，利德爾公司對于提起1405號案訴訟主觀上具有惡意。如前所述，其專利權利要求的技術特征與被訴侵權產(chǎn)品的區(qū)別客觀真實存在，不存在主觀認識差異。利德爾公司對此事實主觀上具有明確認知，但仍提起1405號案訴訟。再者，不論是單獨分析其提起訴訟的行為，還是結合其起訴之后發(fā)表文章、向展覽會投訴的行為綜合分析，其起訴行為與其后的行為密切關聯(lián)、相互銜接配合，起訴行為為其后的行為提供基礎，其后的行為將起訴的影響進一步擴大，都極有可能造成建工尼龍公司現(xiàn)有或潛在客戶流失、交易機會喪失、市場份額減少，而其客戶數(shù)量、交易機會、市場份額增加的結果，其提起1405號案訴訟的行為是以損害他人合法權益、使自己獲取利益為目的，具有主觀惡意。

再次，利德爾公司提起1405號案訴訟的行為給建工尼龍公司造成了損失。建工尼龍公司作為1405號案被告，委托代理人應訴及提起涉案專利無效程序，實際支出了代理費用。該費用支出系因利德爾公司惡意提起1405號案訴訟而產(chǎn)生，并非建工尼龍公司的正常經(jīng)營成本，且與利德爾公司惡意提起知識產(chǎn)權訴訟具有因果關系。

利德爾公司在提起1405號案訴訟后，在“電梯”公眾號發(fā)表標題為《江蘇利德爾打響中國電梯尼龍傳動輪行業(yè)首例專利維權第一槍！》的文章。其提起1405號案訴訟的事實雖然屬實，但其并未客觀、全面描述1405號案訴訟的真實情況，而是使用“打響……第一槍”的措辭，明顯具有感情色彩和傾向性，系對相對方的負面評價，易使文章讀者得出利德爾公司為正義一方、相對方為非正義一方的結論；同時，利德爾公司在該文章中附載了法院作出的財產(chǎn)保全裁定書，但僅附載了裁定書的首頁，而未附載裁定書全文，即未全面說明裁定書的內容。結合其文章標題及內容，易使讀者誤認為其提起的訴訟已獲得司法裁判。利德爾公司的行為系傳播誤導性信息的行為，構成不正當競爭。

二、利德爾公司應當承擔賠禮道歉、消除影響、賠償損失的民事責任

利德爾公司在“電梯”公眾號發(fā)表《江蘇利德爾打響中國電梯尼龍傳動輪行業(yè)首例專利維權第一槍！》文章后，建工尼龍公司雖也在“賽爾電梯”公眾號發(fā)表嚴正聲明，又在利德爾公司撤回1405號案起訴后發(fā)表《一錘定音！電梯尼龍傳動輪行業(yè)首例專利維權案撤訴結案》文章，但刊載雙方文章的并非相同的公眾號，且建工尼龍公司在“賽爾電梯”公眾號發(fā)表的2篇文章，最高閱讀量僅4000余次，遠低于利德爾公司文章在“電梯”公眾號的閱讀量3.2萬次。建工尼龍公司雖發(fā)文說明1405號案訴訟結果，但因文章載體不同，利德爾公司在“電梯”公眾號發(fā)表前文所造成的影響難以消除。因此，利德爾公司有必要在“電梯”公眾號向建工尼龍公司賠禮道歉，以消除影響。關于賠償損失的數(shù)額，建工尼龍公司請求適用法定賠償。一審法院綜合考量各種因素，確定利德爾公司應賠償建工尼龍公司經(jīng)濟損失及為制止侵權行為所支付的合理開支共35萬元。

一審判決后，利德爾公司不服，向江蘇高院提起上訴。

江蘇高院二審認為：

一、利德爾公司的被訴行為不構成惡意訴訟

判斷利德爾公司提起1405號案起訴是否構成惡意提起知識產(chǎn)權訴訟，其核心在于判斷利德爾公司是否明知其提起訴訟缺乏事實或法律依據(jù)，且存在主觀惡意。

首先，1405號案中利德爾公司的權利基礎是名稱為“一種離心聚合一體式金屬襯套尼龍輪及加工方法”的發(fā)明專利，而發(fā)明專利經(jīng)過專利行政管理部門實質性審查，穩(wěn)定性較強，故利德爾公司提起1405號案訴訟具有合法的權利基礎。

其次，關于利德爾公司是否明知被訴侵權產(chǎn)品缺少“密封端蓋”這一技術特征。利德爾公司陳述“密封端蓋”屬于選配部件，且建工尼龍公司生產(chǎn)的產(chǎn)品中存在有“密封端蓋”的產(chǎn)品，1405號案撤訴是因為受疫情影響，一審法院和利德爾公司均無法進一步取證。二審法院認為利德爾公司的上述陳述具有一定的合理性，利德爾公司的二審新證據(jù)至少可以證明建工尼龍公司的被訴侵權產(chǎn)品中可能存在“密封端蓋”這一技術特征，在此情形下，利德爾公司提起1405號案訴訟具有一定的事實依據(jù)，并非是在明知不侵權的前提下提起的惡意訴訟。

再次，關于利德爾公司是否具有主觀惡意的問題，應以利德爾公司提起1405號案的起訴時間為節(jié)點，而不應將1405號案起訴之后的相關行為納入考量范圍。一審法院以利德爾公司提起訴訟之后的宣傳、投訴等行為推斷其起訴時具有主觀惡意，存在不當。

最后，專利侵權的判斷屬于專業(yè)且復雜的過程，雙方當事人針對專利技術特征的劃分、專利與被訴侵權產(chǎn)品中的技術特征是否構成相同或等同均可能存在不同的認知，在此情形下，利德爾公司在已取得初步證據(jù)的情形下，向法院提起1405號案訴訟，并無明顯不當。

二、利德爾公司的部分被訴行為構成不正當競爭

本案中，利德爾公司在“電梯”公眾號發(fā)表的標題為《江蘇利德爾打響中國電梯尼龍傳動輪行業(yè)首例專利維權第一槍！》的文章，其使用的標題具有明顯的感情色彩和傾向性，文章的內容及所附財產(chǎn)保全裁定書首頁，未能全面反映案件客觀事實，易使相關公眾誤認為其已勝訴，進而對建工尼龍公司作出負面評價。利德爾公司的這一行為系傳播誤導性信息的行為，構成不正當競爭。

三、利德爾公司應承擔的民事責任

首先，如前所述，利德爾公司不構成惡意提起知識產(chǎn)權訴訟，故其無需就建工尼龍公司在1405號案及專利無效案件中的支出承擔賠償責任。

其次，鑒于利德爾公司在“電梯”公眾號發(fā)表《江蘇利德爾打響中國電梯尼龍傳動輪行業(yè)首例專利維權第一槍！》文章的影響力遠超過建工尼龍公司在“賽爾電梯”公眾號發(fā)表的2篇文章的影響力，為消除上述影響，一審判決利德爾公司在“電梯”公眾號向建工尼龍公司賠禮道歉，消除影響，具有事實和法律依據(jù)。

最后，鑒于建工尼龍公司提起的訴請中未要求賠償不正當競爭造成的經(jīng)濟損失，僅要求支付相應的維權合理開支，故二審法院僅對利德爾公司應承擔關于不正當競爭部分的維權合理開支進行確定?？剂恳韵乱蛩兀?.利德爾公司實施不正當競爭行為的情節(jié)、時間；2.建工尼龍公司為本案支出的合理開支；3.本案案情的復雜程度及代理人的相關工作量。酌情確定利德爾公司賠償建工尼龍公司為制止不正當競爭行為所支出的合理開支2萬元。

一審判決：1.利德爾公司于判決生效之日起三十日內在“電梯”公眾號上刊登聲明，向建工尼龍公司公開賠禮道歉，以消除影響；2.利德爾公司于判決生效之日起十日內賠償建工尼龍公司經(jīng)濟損失及為制止侵權行為支付的合理開支共35萬元；3.駁回建工尼龍公司的其他訴訟請求。

二審判決：1.維持一審判決第一項；2.撤銷一審判決第二、三項；3.利德爾公司于判決生效之日起十日內支付建工尼龍公司為制止侵權行為所支出的合理開支2萬元；4.駁回建工尼龍公司的其他訴訟請求。

二審
合議庭：袁  滔  史  蕾  顧正義

（原標題：典型案例 | 惡意提起知識產(chǎn)權訴訟的認定標準）

來源：江蘇知產(chǎn)視野

作者：顧正義

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：惡意提起知識產(chǎn)權訴訟的認定標準（點擊標題查看原文）

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