惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

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“淮安市建工尼龍制品有限公司與江蘇利德爾新材料科技有限公司惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任、不正當(dāng)競爭糾紛案?！?br/>

惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

——淮安市建工尼龍制品有限公司與江蘇利德爾新材料科技有限公司惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任、不正當(dāng)競爭糾紛案

裁判要旨

判斷是否屬于惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，主要考量行為人提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟有無事實(shí)或法律依據(jù)；主觀上是否具有惡意；是否給他人造成了損失或獲取不正當(dāng)利益等。

判斷上述要件是否成立，應(yīng)當(dāng)以行為人提起前案訴訟的時(shí)間為節(jié)點(diǎn)，不應(yīng)當(dāng)將起訴之后的相關(guān)行為納入考量范圍；也不能因?yàn)樵谇鞍钢猩姘干虡?biāo)或?qū)＠粺o效，就一概認(rèn)定其起訴無權(quán)利基礎(chǔ)；更不能因?yàn)榉ㄔ鹤罱K認(rèn)定不構(gòu)成侵權(quán)或者行為人撤訴，就認(rèn)定其具有主觀惡意，應(yīng)當(dāng)對(duì)無效事由、敗訴原因全面分析判斷。

案件信息

一審：南京中院（2021）蘇01民初2420號(hào)民事判決書；
二審：江蘇高院（2022）蘇民終498號(hào)民事判決書。

案情摘要

2016年4月15日，江蘇利德爾塑化科技股份有限公司提出名稱為“一種離心聚合一體式金屬襯套尼龍輪及加工方法”的發(fā)明專利申請(qǐng)。該專利申請(qǐng)的權(quán)利要求書有7項(xiàng)權(quán)利要求，其中權(quán)利要求2的內(nèi)容為：“根據(jù)權(quán)利要求1所述的離心聚合一體式金屬襯套尼龍輪，其特征在于，在所述金屬襯套的首、尾兩端還設(shè)有密封端蓋，且所述密封端蓋中嵌入骨架油封”。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的第一次審查意見認(rèn)為：“對(duì)于權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征，對(duì)比文件1公開了在金屬襯套的首、尾兩端均設(shè)有密封端蓋。另外，將所述密封端蓋中嵌入骨架油封是用于密封的常用技術(shù)手段。因此當(dāng)權(quán)利要求2引用的權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性時(shí)，權(quán)利要求2所保護(hù)的技術(shù)方案也不具備創(chuàng)造性?！痹卺槍?duì)審查意見通知書所作的意見陳述中，該公司認(rèn)為對(duì)比文件1中公開的內(nèi)容根本就沒有涉及對(duì)應(yīng)的密封結(jié)構(gòu)以及相配合密封的介質(zhì)。后該公司將權(quán)利要求1-4合并為1項(xiàng)權(quán)利要求，放棄權(quán)利要求5-7。該專利申請(qǐng)于2017年5月31日獲得授權(quán)。2018年11月，江蘇利德爾新材料科技有限公司（以下簡稱利德爾公司）受讓獲得該專利權(quán)。

2020年5月，利德爾公司以淮安市建工尼龍制品有限公司（以下簡稱建工尼龍公司）、蘇州帝奧電梯有限公司為被告提起（2020）蘇01民初1405號(hào)案（以下簡稱1405號(hào)案）訴訟，要求二被訴方停止侵權(quán)、賠償其經(jīng)濟(jì)損失500萬元，并申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。法院裁定準(zhǔn)許利德爾公司的財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，凍結(jié)了蘇州帝奧電梯有限公司銀行存款500萬元。利德爾公司在1405號(hào)案中提交建工尼龍公司的產(chǎn)品實(shí)物照片及其制作的技術(shù)特征比對(duì)表作為證據(jù)，其羅列的技術(shù)特征6為“在所述金屬襯套的首、尾兩端設(shè)有密封端蓋，且所述密封端蓋中嵌入骨架油封”，并評(píng)述該技術(shù)特征為“實(shí)際整體結(jié)構(gòu)必須有的部件”。但建工尼龍公司的產(chǎn)品上未見密封端蓋。

2020年8月6日，利德爾公司在“電梯”公眾號(hào)發(fā)表標(biāo)題為《江蘇利德爾打響中國電梯尼龍傳動(dòng)輪行業(yè)首例專利維權(quán)第一槍！》的文章，文中記載“以侵犯其尼龍輪專利權(quán)益為由將建工尼龍公司及某電梯制造商告上了法庭，并請(qǐng)求法院判決立刻銷毀侵權(quán)產(chǎn)品并賠償損失”，文章附載財(cái)產(chǎn)保全裁定書首頁。該文章的閱讀量為3.2萬次。2020年8月18日，利德爾公司向2020中國國際電梯展覽會(huì)的主辦方提交專利侵權(quán)處理請(qǐng)求書，請(qǐng)求處理建工尼龍公司侵害其專利權(quán)的行為。

2020年8月8日，建工尼龍公司在“賽爾電梯”公眾號(hào)發(fā)表嚴(yán)正聲明，聲明其所有產(chǎn)品及加工方法未侵犯利德爾公司的專利權(quán)，1405號(hào)案尚未開庭，更未判決結(jié)案，同時(shí)附載其3份實(shí)用新型專利證書。該文章的閱讀量為4065次。

2020年9月，利德爾公司申請(qǐng)撤回起訴并申請(qǐng)解除財(cái)產(chǎn)保全措施，法院均裁定準(zhǔn)許。2020年10月27日，建工尼龍公司在“賽爾電梯”公眾號(hào)發(fā)表標(biāo)題為《一錘定音！電梯尼龍傳動(dòng)輪行業(yè)首例專利維權(quán)案撤訴結(jié)案》的文章，附載1405號(hào)案的撤訴裁定書、解除財(cái)產(chǎn)保全裁定書。該文章的閱讀量為1271次。

建工尼龍公司于1405號(hào)案訴訟期間提出無效宣告請(qǐng)求，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2021年2月作出無效宣告請(qǐng)求審查決定，宣告該發(fā)明專利權(quán)全部無效。

法院認(rèn)為

南京中院一審認(rèn)為：

一、利德爾公司的行為構(gòu)成惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟及不正當(dāng)競爭

首先，利德爾公司提起1405號(hào)案訴訟，缺乏事實(shí)依據(jù)。利德爾公司享有涉案發(fā)明專利權(quán)，其專利權(quán)利要求包含“在所述金屬襯套的首、尾兩端設(shè)有密封端蓋，且所述密封端蓋中嵌入骨架油封”技術(shù)特征。但是，從其購買的由建工尼龍公司生產(chǎn)的被訴侵權(quán)產(chǎn)品看，被訴侵權(quán)產(chǎn)品上沒有密封端蓋。兩者對(duì)比，區(qū)別顯而易見，既不相同，也不等同。利德爾公司提起該案訴訟，將難以證明建工尼龍公司生產(chǎn)、銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入其涉案發(fā)明專利權(quán)的保護(hù)范圍，故明顯缺乏事實(shí)依據(jù)。

其次，利德爾公司對(duì)于提起1405號(hào)案訴訟主觀上具有惡意。如前所述，其專利權(quán)利要求的技術(shù)特征與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的區(qū)別客觀真實(shí)存在，不存在主觀認(rèn)識(shí)差異。利德爾公司對(duì)此事實(shí)主觀上具有明確認(rèn)知，但仍提起1405號(hào)案訴訟。再者，不論是單獨(dú)分析其提起訴訟的行為，還是結(jié)合其起訴之后發(fā)表文章、向展覽會(huì)投訴的行為綜合分析，其起訴行為與其后的行為密切關(guān)聯(lián)、相互銜接配合，起訴行為為其后的行為提供基礎(chǔ)，其后的行為將起訴的影響進(jìn)一步擴(kuò)大，都極有可能造成建工尼龍公司現(xiàn)有或潛在客戶流失、交易機(jī)會(huì)喪失、市場份額減少，而其客戶數(shù)量、交易機(jī)會(huì)、市場份額增加的結(jié)果，其提起1405號(hào)案訴訟的行為是以損害他人合法權(quán)益、使自己獲取利益為目的，具有主觀惡意。

再次，利德爾公司提起1405號(hào)案訴訟的行為給建工尼龍公司造成了損失。建工尼龍公司作為1405號(hào)案被告，委托代理人應(yīng)訴及提起涉案專利無效程序，實(shí)際支出了代理費(fèi)用。該費(fèi)用支出系因利德爾公司惡意提起1405號(hào)案訴訟而產(chǎn)生，并非建工尼龍公司的正常經(jīng)營成本，且與利德爾公司惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟具有因果關(guān)系。

利德爾公司在提起1405號(hào)案訴訟后，在“電梯”公眾號(hào)發(fā)表標(biāo)題為《江蘇利德爾打響中國電梯尼龍傳動(dòng)輪行業(yè)首例專利維權(quán)第一槍！》的文章。其提起1405號(hào)案訴訟的事實(shí)雖然屬實(shí)，但其并未客觀、全面描述1405號(hào)案訴訟的真實(shí)情況，而是使用“打響……第一槍”的措辭，明顯具有感情色彩和傾向性，系對(duì)相對(duì)方的負(fù)面評(píng)價(jià)，易使文章讀者得出利德爾公司為正義一方、相對(duì)方為非正義一方的結(jié)論；同時(shí)，利德爾公司在該文章中附載了法院作出的財(cái)產(chǎn)保全裁定書，但僅附載了裁定書的首頁，而未附載裁定書全文，即未全面說明裁定書的內(nèi)容。結(jié)合其文章標(biāo)題及內(nèi)容，易使讀者誤認(rèn)為其提起的訴訟已獲得司法裁判。利德爾公司的行為系傳播誤導(dǎo)性信息的行為，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

二、利德爾公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠禮道歉、消除影響、賠償損失的民事責(zé)任

利德爾公司在“電梯”公眾號(hào)發(fā)表《江蘇利德爾打響中國電梯尼龍傳動(dòng)輪行業(yè)首例專利維權(quán)第一槍！》文章后，建工尼龍公司雖也在“賽爾電梯”公眾號(hào)發(fā)表嚴(yán)正聲明，又在利德爾公司撤回1405號(hào)案起訴后發(fā)表《一錘定音！電梯尼龍傳動(dòng)輪行業(yè)首例專利維權(quán)案撤訴結(jié)案》文章，但刊載雙方文章的并非相同的公眾號(hào)，且建工尼龍公司在“賽爾電梯”公眾號(hào)發(fā)表的2篇文章，最高閱讀量僅4000余次，遠(yuǎn)低于利德爾公司文章在“電梯”公眾號(hào)的閱讀量3.2萬次。建工尼龍公司雖發(fā)文說明1405號(hào)案訴訟結(jié)果，但因文章載體不同，利德爾公司在“電梯”公眾號(hào)發(fā)表前文所造成的影響難以消除。因此，利德爾公司有必要在“電梯”公眾號(hào)向建工尼龍公司賠禮道歉，以消除影響。關(guān)于賠償損失的數(shù)額，建工尼龍公司請(qǐng)求適用法定賠償。一審法院綜合考量各種因素，確定利德爾公司應(yīng)賠償建工尼龍公司經(jīng)濟(jì)損失及為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支共35萬元。

一審判決后，利德爾公司不服，向江蘇高院提起上訴。

江蘇高院二審認(rèn)為：

一、利德爾公司的被訴行為不構(gòu)成惡意訴訟

判斷利德爾公司提起1405號(hào)案起訴是否構(gòu)成惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，其核心在于判斷利德爾公司是否明知其提起訴訟缺乏事實(shí)或法律依據(jù)，且存在主觀惡意。

首先，1405號(hào)案中利德爾公司的權(quán)利基礎(chǔ)是名稱為“一種離心聚合一體式金屬襯套尼龍輪及加工方法”的發(fā)明專利，而發(fā)明專利經(jīng)過專利行政管理部門實(shí)質(zhì)性審查，穩(wěn)定性較強(qiáng)，故利德爾公司提起1405號(hào)案訴訟具有合法的權(quán)利基礎(chǔ)。

其次，關(guān)于利德爾公司是否明知被訴侵權(quán)產(chǎn)品缺少“密封端蓋”這一技術(shù)特征。利德爾公司陳述“密封端蓋”屬于選配部件，且建工尼龍公司生產(chǎn)的產(chǎn)品中存在有“密封端蓋”的產(chǎn)品，1405號(hào)案撤訴是因?yàn)槭芤咔橛绊?，一審法院和利德爾公司均無法進(jìn)一步取證。二審法院認(rèn)為利德爾公司的上述陳述具有一定的合理性，利德爾公司的二審新證據(jù)至少可以證明建工尼龍公司的被訴侵權(quán)產(chǎn)品中可能存在“密封端蓋”這一技術(shù)特征，在此情形下，利德爾公司提起1405號(hào)案訴訟具有一定的事實(shí)依據(jù)，并非是在明知不侵權(quán)的前提下提起的惡意訴訟。

再次，關(guān)于利德爾公司是否具有主觀惡意的問題，應(yīng)以利德爾公司提起1405號(hào)案的起訴時(shí)間為節(jié)點(diǎn)，而不應(yīng)將1405號(hào)案起訴之后的相關(guān)行為納入考量范圍。一審法院以利德爾公司提起訴訟之后的宣傳、投訴等行為推斷其起訴時(shí)具有主觀惡意，存在不當(dāng)。

最后，專利侵權(quán)的判斷屬于專業(yè)且復(fù)雜的過程，雙方當(dāng)事人針對(duì)專利技術(shù)特征的劃分、專利與被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的技術(shù)特征是否構(gòu)成相同或等同均可能存在不同的認(rèn)知，在此情形下，利德爾公司在已取得初步證據(jù)的情形下，向法院提起1405號(hào)案訴訟，并無明顯不當(dāng)。

二、利德爾公司的部分被訴行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭

本案中，利德爾公司在“電梯”公眾號(hào)發(fā)表的標(biāo)題為《江蘇利德爾打響中國電梯尼龍傳動(dòng)輪行業(yè)首例專利維權(quán)第一槍！》的文章，其使用的標(biāo)題具有明顯的感情色彩和傾向性，文章的內(nèi)容及所附財(cái)產(chǎn)保全裁定書首頁，未能全面反映案件客觀事實(shí)，易使相關(guān)公眾誤認(rèn)為其已勝訴，進(jìn)而對(duì)建工尼龍公司作出負(fù)面評(píng)價(jià)。利德爾公司的這一行為系傳播誤導(dǎo)性信息的行為，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

三、利德爾公司應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任

首先，如前所述，利德爾公司不構(gòu)成惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，故其無需就建工尼龍公司在1405號(hào)案及專利無效案件中的支出承擔(dān)賠償責(zé)任。

其次，鑒于利德爾公司在“電梯”公眾號(hào)發(fā)表《江蘇利德爾打響中國電梯尼龍傳動(dòng)輪行業(yè)首例專利維權(quán)第一槍！》文章的影響力遠(yuǎn)超過建工尼龍公司在“賽爾電梯”公眾號(hào)發(fā)表的2篇文章的影響力，為消除上述影響，一審判決利德爾公司在“電梯”公眾號(hào)向建工尼龍公司賠禮道歉，消除影響，具有事實(shí)和法律依據(jù)。

最后，鑒于建工尼龍公司提起的訴請(qǐng)中未要求賠償不正當(dāng)競爭造成的經(jīng)濟(jì)損失，僅要求支付相應(yīng)的維權(quán)合理開支，故二審法院僅對(duì)利德爾公司應(yīng)承擔(dān)關(guān)于不正當(dāng)競爭部分的維權(quán)合理開支進(jìn)行確定。考量以下因素：1.利德爾公司實(shí)施不正當(dāng)競爭行為的情節(jié)、時(shí)間；2.建工尼龍公司為本案支出的合理開支；3.本案案情的復(fù)雜程度及代理人的相關(guān)工作量。酌情確定利德爾公司賠償建工尼龍公司為制止不正當(dāng)競爭行為所支出的合理開支2萬元。

一審判決：1.利德爾公司于判決生效之日起三十日內(nèi)在“電梯”公眾號(hào)上刊登聲明，向建工尼龍公司公開賠禮道歉，以消除影響；2.利德爾公司于判決生效之日起十日內(nèi)賠償建工尼龍公司經(jīng)濟(jì)損失及為制止侵權(quán)行為支付的合理開支共35萬元；3.駁回建工尼龍公司的其他訴訟請(qǐng)求。

二審判決：1.維持一審判決第一項(xiàng)；2.撤銷一審判決第二、三項(xiàng)；3.利德爾公司于判決生效之日起十日內(nèi)支付建工尼龍公司為制止侵權(quán)行為所支出的合理開支2萬元；4.駁回建工尼龍公司的其他訴訟請(qǐng)求。

二審
合議庭：袁  滔  史  蕾  顧正義

（原標(biāo)題：典型案例 | 惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)）

來源：江蘇知產(chǎn)視野

作者：顧正義

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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