淺談《商標法》第十條第一款第（七）項在煙草商標審查中的適用

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“煙草行業(yè)的企業(yè)在其煙草商品上申請商標時應當更為謹慎，從觀念上正確認識商標的作用和價值，主動避讓可能具有欺騙性的表達，從而避免觸及‘欺騙性’條款而無法獲準注冊?！?br/>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：陳曦 中國貿促會專利商標事務所

在全球范圍內，煙草行業(yè)的市場規(guī)模極為龐大。據統(tǒng)計，全球煙民超過十億人口，全球煙草行業(yè)年產值超6000億美元。然而，隨著全球控煙環(huán)境日益趨嚴、健康意識逐步增強，煙草行業(yè)的發(fā)展也面臨著健康環(huán)保、社會責任等問題。在全球煙草控制框架公約下，越來越多的煙草企業(yè)開始布局開拓新型煙草產品線尋求轉型，將產業(yè)重點放在發(fā)展無煙煙草、電子煙等更加注重健康、綠色和環(huán)保的新型煙草產品上。在此背景下，一些煙草企業(yè)在為其煙草品牌命名時，會采用明示性或暗示性的表達，使公眾產生健康和環(huán)保等聯想，以期更好地提升其公司和品牌形象。但這類標識卻有可能違反了《商標法》中的禁用性條款，被禁止注冊及使用。近年來，我國商標審理行政機關和法院在實踐中援引《商標法》第十條第一款第（七）項駁回商標的案件不斷增多，筆者在此結合我國現行法律法規(guī)及相關案例，對《商標法》第十條第一款第（七）項在煙草商標審查中的適用作如下淺述。

PART01
現行法律法規(guī)和司法解釋的相關規(guī)定

《商標法》第十條第一款第（七）項規(guī)定“帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認的標志不得作為商標使用”。

《商標審查審理指南》規(guī)定[1]：帶有“欺騙性”是指標志對其指定使用商品或者服務的質量等特點或者來源作了超過其固有程度或與事實不符的表示，容易使公眾對商品或者服務的質量等特點或者產地產生錯誤的認識。

《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定[2]：商標標志或者其構成要素帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認，國家知識產權局認定其屬于2001年修正的商標法第十條第一款第（七）項規(guī)定情形的，人民法院予以支持。

PART02
《商標法》第十條第一款第（七）項在煙草商標審查中的適用及相關案例

按照《商標法》第十條第一款第（七）項的相關法律及司法解釋的規(guī)定，結合近年來評審和審判案例，煙草商標在審查實踐中常見的涉及該條款的案件主要分為以下兩類：

1、商標指定使用在煙草商品上易使相關公眾對商品的原料、質量、內容、功能等產生誤認的情形

如果標志本身或其構成要素對第34類煙草商品的原料、質量、內容、功能等特點進行了描述，則可能被認為構成《商標法》第十條第一款第（七）項所指的情形。比如以下幾個案例：

案例1：在珠海格力電器股份有限公司訴國家知識產權局駁回復審（商標）二審行政糾紛案[3] 參見(2022)京73行初18013號行政判決書。[3]中，北京市高級人民法院認為：訴爭商標由“格力鈦”構成。其中“鈦”系一種金屬元素，訴爭商標使用在“吸煙用打火機；香煙過濾嘴”等商品上，容易使相關公眾認為上述商品含有“鈦”元素，進而對商品的原料、質量等產生錯誤認識。因此，訴爭商標構成《商標法》第十條第一款第七項所指不得作為商標使用的情形。此案中，訴爭商標含有“鈦”字，鈦是可用于制作香煙過濾嘴、打火機等商品的原材料。訴爭商標中的“鈦”字對指定商品的原料特點作了直接描述，容易使相關公眾產生誤認。可見，如果商標本身或其構成要素與指定商品的特點存在一定關聯，則可能被認為構成《商標法》第十條第一款第（七）項所指的情形。

案例2：在深圳市艾維普思科技有限公司訴國家知識產權局駁回復審（商標）一審行政糾紛案[4]參見(2020)京73行初14149號行政判決書。[4]中，北京知識產權法院認為：訴爭商標為純文字商標，由英文“SMOKTECH”構成?！癝MOKTECH”有“煙草技術”的含義，且“SMOK”與“SMOKE”在字母構成、呼叫及整體外觀上相近，將訴爭商標指定使用在“電子香煙；電子香煙用尼古丁液”等商品上，易導致相關公眾對商品的功能、內容、性質產生誤認，具有欺騙性，已構成《商標法》第十條第一款第（七）項所規(guī)定的不得作為商標使用的情形。在該案中，訴爭商標中的“SMOK”與“SMOKE”一詞在字母構成和外觀上近似，訴爭商標易被消費者識別為SMOKETECH，并理解為煙草技術的含義。國家知識產權局和法院在該案中審查標準一致，判定該商標具有欺騙性。

案例3：在《關于第39857324號“NicGamut”商標駁回復審決定書》[5] 參見商評字[2020]第0000239614號《關于第39857324號“NicGamut”商標駁回復審決定書》。[5]中，國家知識產權局認為申請商標由“NicGamut”構成，其中“Nic”使用在指定商品上，易被相關公眾理解為具有“尼古丁、煙堿”的含義，易造成消費者誤認，已構成《商標法》第十條第一款第（七）項所指的不得作為商標使用的情形。該案中，申請商標通過區(qū)分字母大小寫的設計，易被識別為“Nic”和“Gamut”兩部分。其中“Nic”為英文“Nicotine”（尼古丁、煙堿）的簡寫形式，使用在34類煙草商品上顯然易產生誤認。

案例4：在《關于第63277600號“AIIM Vaporstick”商標駁回復審決定書》[6] 參見商評字[2023]第0000149838號《關于第63277600號“AIIM Vaporstick”商標駁回復審決定書》。[6]中，國家知識產權局認為：申請商標中的字母組合“Vaporstick”可譯為“蒸汽條”，將申請商標使用在指定使用的電子香煙等商品上，易使消費者對商品的種類、原理等特點產生誤認，已構成《商標法》第十條第一款第（七）項規(guī)定之情形，不得作為商標注冊和使用。在該案中，申請商標中的Vaporstick從外觀來看是一個外文單詞。審查員在審查時主動將Vaporstick一詞進行了拆分，并對拆分后的詞匯進行含義解釋，認為“Vaporstick”可譯為“蒸汽條”，易使消費者產生誤認。此案說明，將兩個固有詞匯組合成為一個單詞作為商標，在進行拆分后形成了誤導性含義的情況下，仍然會被視為違反《商標法》第十條第一款第(七)項規(guī)定。

案例5：在《關于第42447207號“濾康寶”商標駁回復審決定書》[7]參見商評字[2020]第0000251933號《關于第42447207號“濾康寶”商標駁回復審決定書》。[7]中，國家知識產權局認為：申請商標文字“濾康寶”使用在指定的香煙嘴等商品上，易使公眾誤認為該指定商品能夠過濾危害，對保護健康有很大幫助，從而對產品的功能、用途等產生誤認。因此，申請商標已違反《中華人民共和國商標法》第十條第一款第（七）項的規(guī)定。此案中的申請商標中的“濾”、“康”二字使用在煙草商品上并非客觀描述，對煙草商品的特點進行了超過其固有程度或與事實不符的說明，因此被視為違反了欺騙性條款。

以上案例中，均涉及標志本身或其構成要素對煙草商品的原料、內容、質量、功能等特點作了明示性或暗示性的描述，使用在煙草商品上，其誤導性描述易使消費者產生誤認，基于《商標法》第十條第一款第（七）項的規(guī)定被禁止注冊及使用。

2、商標中含有地名或與地名相關，易于使消費者對指定商品產地產生錯誤的認識的情形

如果標志本身或其構成要素易于使得消費者對其煙草產品的產地產生誤認，或易于使相關公眾將其商品與某地區(qū)相聯系而導致誤認，同樣屬于具有誤導性的標志，適用《商標法》第十條第一款第（七）項的規(guī)定，禁止注冊及使用。比如以下案例：

在《關于第26996168號“西沙諾麗”商標無效宣告請求裁定書》[8]參見商評字[2023]第0000143706號關于第26996168號“西沙諾麗”商標無效宣告請求裁定書。[8]中，國家知識產權局認為：西沙區(qū)管轄西沙群島的島礁及其海域。西沙群島由永樂群島和宣德群島構成。西沙旅游航線自2013年開通，即受到社會廣泛關注?！拔魃场?、“西沙群島”已為公眾所熟知。爭議商標 “西沙諾麗”使用在指定商品上，易使相關公眾將其與“西沙”、“西沙群島”相聯系，進而誤認為爭議商標核定商品來源于“西沙”、“西沙群島”或與申請人相關，爭議商標的注冊違反了《商標法》第十條第一款第（七）項的規(guī)定。

在《關于第36492222號“寶蘊樓”商標無效宣告請求裁定書》[9]參見商評字[2021]第0000157750號關于第36492222號“寶蘊樓”商標無效宣告請求裁定書。[9]中，國家知識產權局認為：“寶蘊樓”系故宮博物院一處典型建筑，在爭議商標申請注冊之前，“寶蘊樓”作為故宮博物院一處建筑的名稱出現在國內外的媒體報道中，在相關公眾中具有一定的知名度，將“寶蘊樓”作為商標注冊使用易使相關公眾聯想到故宮博物院的建筑，從而對商品的來源等特點產生誤認，故爭議商標在香煙等商品上的注冊已經構成了《商標法》第十條第一款第（七）項規(guī)定所指禁止注冊的情形。

在《關于第67574770號“第三極”商標駁回復審決定書》[10]參見商評字[2023]第0000242252號《關于第67574770號“第三極”商標駁回復審決定書》。[10]中，國家知識產權局認為：“第三極”可指珠穆朗瑪峰，使用于指定復審商品上，易使消費者對商品產地、來源等特點產生誤認，違反了《中華人民共和國商標法》第十條第一款第（七）項的規(guī)定，不得作為商標使用。

上述案件中，標志本身或其構成要素帶有地名或與地名相關，容易使相關公眾對商品產地產生錯誤的認識，具有欺騙性，構成《商標法》第十條第一款第（七）項規(guī)定所指禁止注冊的情形。

PART03
煙草行業(yè)的企業(yè)在煙草商品上申請商標的建議

基于法律法規(guī)和司法解釋的相關規(guī)定以及相關案例，筆者在此針對煙草行業(yè)的企業(yè)在煙草商品上申請商標注冊提出以下幾點建議：

避免使用與煙草商品相關聯的描述性詞語。煙草行業(yè)的企業(yè)在為其煙草商品的品牌命名時，應盡量主動避讓使用對煙草商品的原料、功能、用途、口味、技術或產地等方面有關的明示性或暗示性描述或表達。如果商標或其構成要素與煙草商品的特點毫無關聯，則談不上具有誤導性，從而可以避免受到《商標法》第十條第一款第（七）項的規(guī)制。

如果商標包含描述性詞語，應采用客觀描述。煙草行業(yè)的企業(yè)如果想在商標中包含描述性詞語，應采用實事求是的客觀性描述，避免使用超過煙草商品固有特點的描述或與事實不符的表達，否則會被視為具有“欺騙性”的標志。

預先評估商標的可注冊性。在實踐中，依據《商標法》第十條第一款第（七）項被駁回的商標，在駁回復審階段及行政訴訟階段獲得注冊的成功率不高。筆者建議煙草行業(yè)的企業(yè)在煙草商品上申請商標前積極主動的進行商標可注冊性評估，預判商標涉及禁用、禁注條款的風險，從而幫助企業(yè)有效的節(jié)約時間和費用成本。

PART04
結語

無論是卷煙、雪茄煙等傳統(tǒng)煙草產品，還是電子煙、無煙煙草等新型煙草產品，我國當前法律法規(guī)對其使用商標均有明確規(guī)定，即必須使用在中國核準注冊的商標。煙草產品想要進入市場，首先要解決的問題就是盡早獲得商標注冊。因此，煙草行業(yè)的企業(yè)在其煙草商品上申請商標時應當更為謹慎，從觀念上正確認識商標的作用和價值，主動避讓可能具有欺騙性的表達，從而避免觸及“欺騙性”條款而無法獲準注冊。

注釋：
[1]《商標審查審理指南》。
[2]《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》。
[3] 參見(2022)京73行初18013號行政判決書。
[4] 參見(2020)京73行初14149號行政判決書。
[5] 參見商評字[2020]第0000239614號《關于第39857324號“NicGamut”商標駁回復審決定書》。
[6] 參見商評字[2023]第0000149838號《關于第63277600號“AIIM Vaporstick”商標駁回復審決定書》。
[7] 參見商評字[2020]第0000251933號《關于第42447207號“濾康寶”商標駁回復審決定書》。
[8] 參見商評字[2023]第0000143706號關于第26996168號“西沙諾麗”商標無效宣告請求裁定書。
[9] 參見商評字[2021]第0000157750號關于第36492222號“寶蘊樓”商標無效宣告請求裁定書。
[10] 參見商評字[2023]第0000242252號《關于第67574770號“第三極”商標駁回復審決定書》。

（原標題：淺談《商標法》第十條第一款第<七>項在煙草商標審查中的適用）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：陳曦 中國貿促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談《商標法》第十條第一款第（七）項在煙草商標審查中的適用（點擊標題查看原文）

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