惡意搶注境外商標(biāo)并起訴他人侵權(quán)的司法規(guī)制

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“本案系惡意搶注境外商標(biāo)并起訴他人侵權(quán)的典型案例?！?/span>

惡意搶注境外商標(biāo)并起訴他人侵權(quán)的司法規(guī)制

——揚(yáng)州市中環(huán)高科技塑業(yè)有限公司與蔡XX、蔡XX侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案

編者按 >>

本期“知產(chǎn)視野”刊登揚(yáng)州市中環(huán)高科技塑業(yè)有限公司與蔡XX、蔡XX侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案，本案系惡意搶注境外商標(biāo)并起訴他人侵權(quán)的典型案例。申請注冊和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。誠實(shí)信用原則是一切市場活動(dòng)參與者所應(yīng)遵循的基本準(zhǔn)則。任何違背法律目的和精神，以損害他人正當(dāng)權(quán)益為目的，惡意取得并行使權(quán)利、擾亂市場正當(dāng)競爭秩序的行為均屬于權(quán)利濫用，其相關(guān)權(quán)利主張不應(yīng)得到法律的保護(hù)和支持。本案中，揚(yáng)州市中環(huán)高科技塑業(yè)有限公司曾在2009年左右為美國蒙羅維亞公司設(shè)計(jì)MONROVIA為主題的花盆并生產(chǎn)此款花盆向蒙羅維亞公司供貨，其應(yīng)當(dāng)知曉蒙羅維亞公司已有相關(guān)公開設(shè)計(jì)，且登錄該款花盆上載明的蒙羅維亞公司網(wǎng)址，網(wǎng)頁上顯著標(biāo)有包含“”標(biāo)識的商標(biāo)，但揚(yáng)州市中環(huán)高科技塑業(yè)有限公司卻仍將“”標(biāo)識申請注冊在第21類并在花盆上使用，亦以其享有“”商標(biāo)權(quán)為由提起訴訟。法院經(jīng)審理認(rèn)為，揚(yáng)州市中環(huán)高科技塑業(yè)有限公司注冊使用“”商標(biāo)并提起訴訟的行為有違誠實(shí)信用原則，不具有正當(dāng)性，遂判決駁回其訴訟請求，但法院亦同時(shí)在裁判中提醒被訴人尊重他人的知識產(chǎn)權(quán)，以避免發(fā)生侵權(quán)行為。

裁判要旨

與境外在先商標(biāo)權(quán)人曾長期保持商業(yè)聯(lián)系，接觸并知曉他人的在先商標(biāo)，卻擅自將該境外在先商標(biāo)中的圖案注冊為圖形商標(biāo)予以攀附性使用，并起訴他人商標(biāo)侵權(quán)，系有悖誠實(shí)信用原則的惡意搶注、攀附使用、惡意訴訟行為。惡意搶注的商標(biāo)權(quán)人通過惡意訴訟行使權(quán)利的行為屬于權(quán)利濫用，對其主張他人商標(biāo)侵權(quán)的訴訟請求，應(yīng)判決予以駁回。

案件信息

 一審：宿遷中院（2019）蘇13民初68號民事判決書；　

 二審：江蘇高院（2020）蘇民終1059號民事判決書。

案情摘要

揚(yáng)州市中環(huán)高科技塑業(yè)有限公司（以下簡稱中環(huán)高科公司）成立于2004年6月7日，經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局核準(zhǔn)，于2018年8月28日注冊取得了第26303104號“”商標(biāo)，核定使用商品/服務(wù)項(xiàng)目為第21類花盆等。

2018年9月11日，中環(huán)高科公司委托代理人通過公證購買的方式，在淘寶網(wǎng)“優(yōu)正園藝”店鋪購買了涉案花盆產(chǎn)品，并于當(dāng)月19日在公證處對收到的包裹外包裝及內(nèi)容進(jìn)行了公證。經(jīng)一審當(dāng)庭拆封封存包裹，內(nèi)有大小不一共四只加侖花盆，花盆中上部位置印制了“”“MONROVIA”標(biāo)識，在該標(biāo)識下印制了www.monrovia.com。

經(jīng)淘寶網(wǎng)披露，“優(yōu)正園藝”店鋪的經(jīng)營者為蔡XX。2017年6月至2018年4月，“優(yōu)正園藝”的蔡XX多次和中環(huán)高科公司發(fā)生交易，購買中環(huán)高科公司的加侖花盆。

中環(huán)高科公司陳述“2009年前后，美國蒙羅維亞苗圃公司（以下簡稱蒙羅維亞公司）通過一外貿(mào)公司與我公司聯(lián)系，希望我公司以MONROVIA為主題設(shè)計(jì)一款花盆，我公司即傾注精力設(shè)計(jì)并生產(chǎn)了此款花盆向蒙羅維亞公司供貨，該花盆上的網(wǎng)址和英文字母突出了MONROVIA主題，是其外觀的組成部分。數(shù)年后該公司不再訂購此款花盆，我公司遂在國內(nèi)市場銷售?！?/span>

中環(huán)高科公司訴稱，“優(yōu)正園藝”店鋪未經(jīng)許可，生產(chǎn)、銷售印制其享有注冊商標(biāo)專用權(quán)的“”商標(biāo)的花盆，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，給其造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，請求判令該店鋪登記經(jīng)營者和實(shí)際經(jīng)營者蔡XX、蔡XX停止侵權(quán)并賠償中環(huán)高科公司經(jīng)濟(jì)損失50000元及合理維權(quán)費(fèi)用6600元。

蔡XX、蔡XX辯稱，通過侵犯他人在先著作權(quán)取得商標(biāo)注冊，有違誠信原則，不應(yīng)保護(hù)。其銷售涉案花盆主觀上不存在過錯(cuò)，涉案花盆具有合法來源，故不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任?！皟?yōu)正園藝”店鋪的實(shí)際經(jīng)營者系蔡XX，蔡XX并非本案適格被告。

中環(huán)高科公司提起本案商標(biāo)侵權(quán)訴訟的同時(shí)，還起訴蔡XX、蔡XX著作權(quán)侵權(quán)，宿遷中院經(jīng)審理于2019年12月9日作出（2019）蘇13民初69號民事判決（以下簡稱69號民事判決），認(rèn)定：中環(huán)高科公司提供了登記證書以證明其系“”美術(shù)作品的著作權(quán)人，登記證書載明該作品于2009年2月9日創(chuàng)作，于2009年9月1日首次發(fā)表，登記日期為2017年9月27日。蒙羅維亞公司于1997年9月11日向美國專利及商標(biāo)局申請注冊“與MONROVIA組合”商標(biāo)，并于1998年8月18日注冊成功，該商標(biāo)主要用于農(nóng)業(yè)和園藝產(chǎn)品等。該公司又于2007年12月5日向美國專利及商標(biāo)局申請注冊“與MONROVIA組合”商標(biāo)，并于2009年6月30日注冊成功，該商標(biāo)主要用于農(nóng)業(yè)和園藝產(chǎn)品等。雖然蒙羅維亞公司就“與MONROVIA組合”“與MONROVIA組合”申請的是注冊商標(biāo)，但其亦屬于著作權(quán)法上的作品，且現(xiàn)有證據(jù)表明該公司創(chuàng)作出了上述作品的時(shí)間，早于中環(huán)高科公司取得著作權(quán)登記的時(shí)間。故對中環(huán)高科公司主張蔡XX、蔡XX侵犯其著作權(quán)的訴訟請求不予支持，判決駁回中環(huán)高科公司的訴訟請求，該判決已生效。

法院認(rèn)為

宿遷中院一審認(rèn)為：

中環(huán)高科公司雖然享有涉案商標(biāo)的注冊商標(biāo)專用權(quán)，但其提起訴訟違背誠信原則，對其請求不予支持。

首先，中環(huán)高科公司第26303104號“”商標(biāo)與他人著作權(quán)相沖突，違反了商標(biāo)法關(guān)于申請商標(biāo)注冊不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突的規(guī)定。根據(jù)69號民事判決查明的事實(shí)，中環(huán)高科公司就涉案商標(biāo)圖案所主張的創(chuàng)作時(shí)間晚于蒙羅維亞公司的作品發(fā)表時(shí)間。

其次，中環(huán)高科公司申請注冊商標(biāo)存在主觀上的惡意。根據(jù)中環(huán)高科公司陳述，其系因與蒙羅維亞公司產(chǎn)生商業(yè)上的聯(lián)系而生產(chǎn)涉案造型特征的花盆，其在交易過程中不可能不了解蒙羅維亞公司的公司名稱、生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)等情況，且登錄花盆上載明的網(wǎng)址www.monrovia.com也可以清楚查看到蒙羅維亞公司所注冊的包含“”標(biāo)識的商標(biāo)，故中環(huán)高科公司申請注冊涉案商標(biāo)明顯具有主觀上的不正當(dāng)性。

綜上，中環(huán)高科公司主張商標(biāo)侵權(quán)缺乏合法的權(quán)利依據(jù)，對其訴訟請求不予支持，一審法院判決：駁回中環(huán)高科公司的訴訟請求。中環(huán)高科公司不服一審判決，提起上訴。

江蘇高院經(jīng)審理，判決駁回上訴，維持原判。

評析

所謂商標(biāo)惡意搶注，是指主觀上明知或應(yīng)知他人存在在先權(quán)益，但依然不避讓地將與相關(guān)標(biāo)志相同或近似的標(biāo)志申請注冊商標(biāo)，或不以使用為目的大量申請囤積注冊商標(biāo)的行為，其損害的利益包括他人在先權(quán)益或公共利益。商標(biāo)惡意搶注一般多見于國內(nèi)市場，但近年來國內(nèi)企業(yè)搶注境外商標(biāo)的現(xiàn)象也開始頻頻出現(xiàn)，主要表現(xiàn)為境外企業(yè)委托我國企業(yè)代為加工生產(chǎn)產(chǎn)品，未在中國銷售也未申請注冊相關(guān)商標(biāo)，或者在中國銷售但僅注冊英文商標(biāo)而出現(xiàn)未注冊的中文商標(biāo)被搶注的情形。本案是一起典型的惡意搶注境外商標(biāo)并起訴他人商標(biāo)侵權(quán)的案件，中環(huán)高科公司雖是涉案小花圖形商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人，但其客觀上搶注的圖形商標(biāo)損害他人在先著作權(quán)，主觀上存在有悖誠實(shí)信用原則的惡意，故該權(quán)利的取得和行使不具備實(shí)質(zhì)上的正當(dāng)性。

一、搶注的圖形商標(biāo)是否損害他人在先著作權(quán)

根據(jù)商標(biāo)法第九條第一款、第三十二條規(guī)定，申請注冊的商標(biāo)，不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突；申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。上述在先權(quán)利包含在先著作權(quán)。圖形商標(biāo)是否構(gòu)成對他人在先著作權(quán)的損害需要滿足三個(gè)條件：一是他人圖形、文字等構(gòu)成受著作權(quán)法保護(hù)的作品；二是他人享有著作權(quán)的作品創(chuàng)作完成日期早于圖形商標(biāo)中圖形作品的完成日期；三是圖形商標(biāo)標(biāo)識與在先作品構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同。根據(jù)上述認(rèn)定條件，對本案中環(huán)高科公司注冊涉案“”商標(biāo)是否損害他人在先著作權(quán)，具體作如下分析：

首先，涉案境外商標(biāo)圖案是否系受我國著作權(quán)法保護(hù)的作品。著作權(quán)法所稱作品，是指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)具有獨(dú)創(chuàng)性并能以一定形式表現(xiàn)的智力成果。商標(biāo)圖案由文字、圖形、顏色、數(shù)字、符號、字母或其他組合構(gòu)成，是以商標(biāo)形式表現(xiàn)的智力成果。商標(biāo)圖案是否構(gòu)成受著作權(quán)法保護(hù)的美術(shù)作品，主要考察其是否系具備“獨(dú)創(chuàng)性”的智力成果，故“獨(dú)創(chuàng)性”是判斷商標(biāo)圖案能否成為美術(shù)作品的關(guān)鍵因素。涉案境外兩個(gè)商標(biāo)中的小花圖案具有獨(dú)創(chuàng)性，構(gòu)成美術(shù)作品。同時(shí)，根據(jù)我國與美國共同參加的《保護(hù)文學(xué)和藝術(shù)作品伯爾尼公約》《世界版權(quán)公約》的規(guī)定，上述美術(shù)作品的著作權(quán)，受我國著作權(quán)法保護(hù)。

其次，享有著作權(quán)的境外作品創(chuàng)作完成日期是否早于涉案圖形商標(biāo)中美術(shù)作品的完成日期。中環(huán)高科公司主張享有商標(biāo)權(quán)的圖形商標(biāo)中的小花圖案系由其員工2009年創(chuàng)作完成，由該公司享有著作權(quán)，并提供了登記日期為2017年9月27日的登記證書，用以證明其系名為《MONROVIA》美術(shù)作品“”的著作權(quán)人，登記證書載明該作品于2009年2月9日創(chuàng)作，于2009年9月1日首次發(fā)表。而涉案境外含小花圖案的“與MONROVIA組合”“與MONROVIA組合”兩個(gè)商標(biāo)申請注冊日期分別為1997年9月11日、2007年12月5日，表明兩個(gè)商標(biāo)中的小花美術(shù)作品的創(chuàng)作完成時(shí)間至遲為上述申請注冊日期，均早于中環(huán)高科公司提交的著作權(quán)登記證書中載明的創(chuàng)作時(shí)間。

最后，涉案圖形商標(biāo)的圖案與在先作品是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同。經(jīng)比對，中環(huán)高科公司涉案圖形商標(biāo)的“”圖案與美國蒙羅維亞公司注冊的“與MONROVIA組合”“與MONROVIA組合”兩個(gè)商標(biāo)中的小花圖案幾乎無差異。因此，涉案圖形商標(biāo)的“”圖案與在先作品構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同。

二、搶注境外商標(biāo)并提起訴訟的主觀惡意認(rèn)定

我國商標(biāo)法等知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)及司法解釋對惡意商標(biāo)搶注、惡意訴訟的主觀行為要件缺乏明確規(guī)定，加之知識產(chǎn)權(quán)自身無形性特征，行為人的不正當(dāng)意圖在注冊階段難以判斷，從而使搶注商標(biāo)具有形式上的正當(dāng)性，導(dǎo)致司法實(shí)務(wù)中認(rèn)定行為人主觀“惡意”難度較大?！皭阂狻敝高`反誠實(shí)信用原則，主觀上明知或者缺乏注意義務(wù)應(yīng)知而不知兩種狀態(tài)。

2013年修正的商標(biāo)法第七條第一款規(guī)定，申請注冊和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。藉本次商標(biāo)法修改，表明了立法機(jī)關(guān)對于商標(biāo)注冊與使用過程中種種不誠信行為的重視。誠實(shí)信用原則是一切市場活動(dòng)參與者所應(yīng)遵循的基本準(zhǔn)則。一方面，它鼓勵(lì)和支持人們通過誠實(shí)勞動(dòng)積累社會(huì)財(cái)富和創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值，并保護(hù)在此基礎(chǔ)上形成的財(cái)產(chǎn)性權(quán)益，以及基于合法、正當(dāng)?shù)哪康闹湓撠?cái)產(chǎn)性權(quán)益的自由和權(quán)利；另一方面，它又要求人們在市場活動(dòng)中講究信用、誠實(shí)不欺，在不損害他人合法利益、社會(huì)公共利益和市場秩序的前提下追求自己的利益。民事訴訟活動(dòng)同樣應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。一方面，它保障當(dāng)事人有權(quán)在法律規(guī)定的范圍內(nèi)行使和處分自己的民事權(quán)利和訴訟權(quán)利；另一方面，它又要求當(dāng)事人在不損害他人和社會(huì)公共利益的前提下，善意、審慎地行使自己的權(quán)利。任何違背法律目的和精神，以損害他人正當(dāng)權(quán)益為目的，惡意取得并行使權(quán)利、擾亂市場正當(dāng)競爭秩序的行為均屬于權(quán)利濫用，其相關(guān)權(quán)利主張不應(yīng)得到法律的保護(hù)和支持。

本案中，中環(huán)高科公司在案件審理中陳述，其曾在2009年左右為美國蒙羅維亞公司設(shè)計(jì)MONROVIA為主題的花盆，并生產(chǎn)此款花盆向蒙羅維亞公司供過貨。而“與MONROVIA組合”商標(biāo)早在1998年就已在美國注冊成功，基于中環(huán)高科公司與美國蒙羅維亞公司的商業(yè)往來，其接觸并知曉小花圖案相關(guān)公開設(shè)計(jì)。故中環(huán)高科公司在明知小花圖案設(shè)計(jì)的情形下卻有悖誠實(shí)信用原則，仍將與之實(shí)質(zhì)相同的圖案在國內(nèi)同類商品上搶注為圖形商標(biāo)，盡管這種非正常申請的注冊商標(biāo)具備形式合法性但仍缺乏內(nèi)在正當(dāng)性，其在無合法權(quán)利基礎(chǔ)下為取得不正當(dāng)競爭優(yōu)勢而提起民事訴訟，表明具有明顯主觀惡意。

需要強(qiáng)調(diào)的是，商標(biāo)法第七條誠信條款為兜底條款，是對以“不潔之手”取得商標(biāo)權(quán)行為的否定。司法實(shí)踐對誠信條款的適用應(yīng)持謹(jǐn)慎的態(tài)度，堅(jiān)持窮盡具體條款的解釋，避免架空具體條款。本案在法律適用中一同適用誠信條款與商標(biāo)法中規(guī)制商標(biāo)惡意搶注的第九條和第三十二條，將誠信條款作為一種宣示和補(bǔ)充，與其他規(guī)制商標(biāo)惡意搶注的具體條款一同適用。

三、對惡意搶注并起訴他人商標(biāo)侵權(quán)的規(guī)制

2022年4月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成新發(fā)展格局的意見》，強(qiáng)調(diào)要“加大對商標(biāo)搶注、非正常專利申請等違法失信行為的懲戒力度”。加強(qiáng)對商標(biāo)包括域外商標(biāo)搶注行為的規(guī)制，是建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國、營造促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)良好營商環(huán)境和高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。

本案系惡意搶注人作為“形式正當(dāng)”的權(quán)利主體起訴他人商標(biāo)侵權(quán)，對其規(guī)制主要體現(xiàn)在三個(gè)方面。一是司法規(guī)制。本案與惡意搶注人被境外的權(quán)利人起訴侵權(quán)的案件有所區(qū)別。對于后一類案件，在司法上可通過依法積極適用懲罰性賠償，適用證據(jù)披露和舉證妨礙制度等訴訟制度，加大對惡意搶注行為的懲治力度?；谏虡?biāo)侵權(quán)訴訟以及司法審判原理所限，法院在商標(biāo)侵權(quán)糾紛審理中通常僅限于對商標(biāo)侵權(quán)事實(shí)本身的認(rèn)定和對原告訴訟請求作出回應(yīng)。對于本案而言，中環(huán)高科公司惡意搶注并起訴他人商標(biāo)侵權(quán)，對此最直接的司法規(guī)制措施就是針對其主張他人侵權(quán)的訴訟請求，作出駁回訴訟請求的判決?？紤]到本案被訴人并非正當(dāng)使用被控侵權(quán)標(biāo)識，亦不能通過被訴人提起“因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛”訴訟，來加大對惡意搶注行為的打擊力度。二是行政規(guī)制。當(dāng)前我國商標(biāo)法律制度對于搶注行為的后果性規(guī)定僅僅為駁回申請或是宣告無效,無法有效地對惡意搶注者進(jìn)行懲罰與警示。本案中，即便針對中環(huán)高科公司的涉案商標(biāo)，被訴人、案外人申請?zhí)崞鸹驀抑R產(chǎn)權(quán)局主動(dòng)啟動(dòng)無效宣告程序，行政層面的懲戒手段也主要是讓其失去本身就不具備實(shí)質(zhì)正當(dāng)性的權(quán)利，搶注人濫用權(quán)利的成本遠(yuǎn)低于獲利，導(dǎo)致其日后重復(fù)侵權(quán)甚至以侵權(quán)為業(yè)，不能有效遏制惡意注冊現(xiàn)象發(fā)生。三是信用規(guī)制。2022年1月印發(fā)的《國家知識產(chǎn)權(quán)局知識產(chǎn)權(quán)信用管理規(guī)定》明確將“惡意商標(biāo)注冊申請行為”列為失信行為，對失信主體實(shí)施相應(yīng)的管理措施。應(yīng)切實(shí)發(fā)揮信用懲戒對惡意搶注行為的規(guī)制作用，在強(qiáng)調(diào)事后信用管理懲戒的同時(shí)，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等高新技術(shù)，加大對惡意搶注商標(biāo)申請人、代理人及有關(guān)企業(yè)的監(jiān)管，將不誠信行為納入征信系統(tǒng)，強(qiáng)化對失信主體的知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域信用約束。建立健全不敢失信、不能失信、不想失信的長效機(jī)制，推動(dòng)跨領(lǐng)域、跨部門、跨區(qū)域協(xié)同監(jiān)管、聯(lián)合懲戒、綜合激勵(lì)，形成共建共治的威懾力，使誠實(shí)守信成為市場運(yùn)行的價(jià)值導(dǎo)向和各類主體的自覺追求，推動(dòng)營造良好的知識產(chǎn)權(quán)法治環(huán)境、市場環(huán)境和社會(huì)環(huán)境。

一審

合議庭：龐文斌　翟新權(quán)　徐  寧

法官助理：張立東

二審

合議庭：袁　滔  曹美娟  唐  靜

（原標(biāo)題：知產(chǎn)視野231 | 惡意搶注境外商標(biāo)并起訴他人侵權(quán)的司法規(guī)制）

來源：江蘇高院

作者：唐靜

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：惡意搶注境外商標(biāo)并起訴他人侵權(quán)的司法規(guī)制（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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