消費品月刊 | 無在先商標權(quán)情況下“巴蜀光頭強”被無效宣告——作品或角色名稱的“商品化權(quán)益”的認定要件

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消費是帶動經(jīng)濟發(fā)展“三駕馬車”之一，推動消費品工業(yè)增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品”戰(zhàn)略，是當前我國消費品發(fā)展的“重頭戲”。

基于此，我們根據(jù)消費品行業(yè)特點，特別推出了《消費品行業(yè)商標品牌月刊》，月刊涵蓋了消費品行業(yè)國內(nèi)商標動態(tài)、消費品行業(yè)品牌維權(quán)動態(tài)、消費品行業(yè)海外商標動態(tài)等內(nèi)容，展示消費品品牌發(fā)展動態(tài)，洞察消費品行業(yè)發(fā)展趨勢，從而提升消費品行業(yè)經(jīng)營者的品牌創(chuàng)造、運用、管理和保護能力，助力消費品企業(yè)決勝品牌競爭和市場競爭。

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無在先商標權(quán)情況下“巴蜀光頭強”被無效宣告

——作品或角色名稱的“商品化權(quán)益”的認定要件

華強方特（深圳）動漫有限公司（以下簡稱“申請人”）于2022年6月24日對第25011011號“巴蜀光頭強”商標（以下稱爭議商標）提出無效宣告請求，認為“光頭強”是申請人《熊出沒》系列影視動漫作品的主要角色，爭議商標的注冊侵犯了申請人“光頭強”在先商品化權(quán)益。申請人提交了以下主要證據(jù)：1.《熊出沒》著作權(quán)登記證書；2.《熊出沒》播出證明；3.“光頭強”搜索結(jié)果；4.所獲榮譽；5.《熊出沒》系列影視動漫作品的播放資料、推廣資料、榮譽資料；6.申請人銷售、推廣“光頭強”品牌系列文化產(chǎn)品、衍生品的證據(jù)；7.相關(guān)案件的裁定書、決定書；8.被申請人在宣傳中攀附“光頭強”知名度的證據(jù)……

經(jīng)審理，商標局認為，文學藝術(shù)作品、作品名稱、角色名稱等確實會使上述作品或名稱的擁有者通過作品、姓名等取得聲譽、信譽、知名度等，擁有者通過將上述聲譽、信譽、知名度等與商品或服務(wù)的結(jié)合進行商業(yè)性的使用而實現(xiàn)經(jīng)濟利益。因此，上述作品或名稱通過商業(yè)化使用，能夠給擁有者帶來相應(yīng)的利益，可以作為“在先權(quán)益”獲得保護。本案中，根據(jù)申請人提交的證據(jù)，可以認定“光頭強”為申請人公司制作的動畫片《熊出沒》中的主要角色人物。自2012年首次在央視播出至今，多個電視臺及網(wǎng)絡(luò)播出了以“熊大”為主要角色的《熊出沒》系列動畫片。申請人《熊出沒》系列影視作品經(jīng)宣傳在中國大陸地區(qū)已具有較高的知名度。被申請人將具有較高知名度的動畫片人物角色名稱作為商標申請注冊，不當借助了《熊出沒》動畫片在公眾中的影響力，縮短了爭議商標標識商品被公眾授受的時間，提高了商品的知名度，使其獲得更多交易機會和經(jīng)濟效益，從而損害了申請人享有的合法在先權(quán)益，違反了2013年《商標法》第三十二條關(guān)于“不得損害他人在先權(quán)利”之規(guī)定。

最終，爭議商標予以無效宣告。

評析

動畫、游戲、電影等作品的作品名稱與角色名稱成為兩類名稱，將兩類名稱與商品或者服務(wù)結(jié)合，借助其知名度盈利，即所謂的商品化，其中所涉及的權(quán)益稱為商品化權(quán)。通常情況下，作品名稱和角色名稱構(gòu)成在先權(quán)益的要件主要考慮四個因素。

第一，在先權(quán)益歸屬明確，合法存續(xù)。

第二，請求保護的在先標志具有較高知名度。在進行作品元素名稱的知名度認定時，通常需首先考慮作品本身的聲譽與傳播狀況。受商品化權(quán)益保護的相關(guān)標識和其所涉及的人物和作品應(yīng)當具有穩(wěn)定關(guān)聯(lián)，并且均具有一定知名度，為相關(guān)公眾所知悉。但作品具有較高知名度并不能想當然推導出作品元素名稱符合知名度要件。例如2020年張開宙執(zhí)導的古裝電視劇《清平樂》，該劇在內(nèi)地知名度頗高，但“清平樂”本為宋詞常用的詞牌名。消費者選購商品或選擇服務(wù)看到“清平樂”時，一般很難僅僅將其與張開宙執(zhí)導的電視劇聯(lián)系起來。因此進行作品元素名稱與作品間的指向性判定是認定作品元素名稱在先權(quán)益的必要條件。

第三，系爭商標使用在指定商品或者服務(wù)上容易導致相關(guān)公眾誤認為其經(jīng)過在先標志權(quán)益人的許可或者與在先標志權(quán)益人存在特定聯(lián)系。本案中，考慮到動畫作品衍生商業(yè)市場的廣泛性，爭議商標注冊使用在餐飲服務(wù)上，容易使相關(guān)公眾誤認為上述服務(wù)與動畫作品相關(guān)或已經(jīng)獲得申請人授權(quán)。此要件綜合考慮系爭商標與在先標志的近似程度、在先標志的知名程度和知名領(lǐng)域以及系爭商標指定的商品或者服務(wù)與在先標志知名領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)程度等因素。

第四，系爭商標注冊申請人主觀上存在惡意。在商品化權(quán)益案件中，在判斷訴爭商標的注冊是否損害在先商品化權(quán)時，注冊人的主觀惡意應(yīng)當作為一種考量因素。這是因為，從反不正當競爭法的角度而言，誠實信用的商業(yè)道德應(yīng)當?shù)玫阶袷?，?yīng)當對食他人而肥的惡意注冊行為予以制止。商標注冊人主觀心理狀態(tài)，往往是依據(jù)一些客觀情形而進行推定的，如在對相關(guān)標識及其對應(yīng)的影視作品的知名度予以明知或應(yīng)予知曉的情況下，仍然在關(guān)聯(lián)衍生商品或服務(wù)上對該類標識予以注冊，或是存在其他搶注、囤積、倒賣大量涉及商品化權(quán)益商標的情形。

對于擁有動畫、影視、游戲等作品權(quán)利的企業(yè)來說，在作品上映、發(fā)表前，可以對作品名稱、作品的角色名稱、角色形象、場景布置等創(chuàng)作元素進行知識產(chǎn)權(quán)布局策劃，如申請注冊商標、進行作品登記等。將不確定、不具體的“商品化權(quán)益”變?yōu)橄鄬Υ_定、具體的“商標權(quán)”等民事權(quán)利，獲得較強的法律保護力度。同時做好商標監(jiān)測工作，如發(fā)現(xiàn)他人搶注商標，及時通過商標異議、商標無效宣告等進行阻擊，盡早發(fā)現(xiàn)、及時維權(quán)。在提供知名度方面的證據(jù)時可以參考本案中提供證據(jù)的幾個方向：1.對涉案商標知名度做出過認定的生效判決書、裁定書、決定書及其他法律文書等；2.涉案商標所獲榮譽獎項；3.涉案商標涉及的媒體報道；4.對涉案商標進行的廣告宣傳材料等。

“瀘州老酒坊 一路順財”商標駁回復審成功

——商標中地名具有“其他含義”的認定

瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“申請人”）于2022年2月7日申請注冊第62485374號“瀘州老酒坊 一路順財”商標（以下簡稱“申請商標”），指定使用在第33類“白酒”等商品上。商標局經(jīng)審查，以違反了第十條第二款的規(guī)定為由駁回了申請人申請商標的注冊申請，申請人隨即申請駁回復審。商標局經(jīng)審理后作出商評字[2023]第0000098758號《關(guān)于第62485374號“瀘州老酒坊 一路順財”商標駁回復審決定書》，駁回了申請人的復審理由。申請人不服該決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

一審法院判決認為，申請商標整體上具有區(qū)別于地名“瀘州”的其他含義。同時，申請人證據(jù)顯示對“瀘州”系列商標及商品進行了長期宣傳使用，根據(jù)相關(guān)公眾的普遍認知，申請商標已經(jīng)形成了區(qū)別于地名的第二含義。綜上，申請商標未構(gòu)成《中華人民共和國商標法》第十條第二款所指情形。

二審法院判決認為，申請人在酒類商品上持續(xù)宣傳使用“瀘州”商標，加之，申請商標整體與地名“瀘州”具有一定區(qū)別。申請商標使用在酒類商品上與申請人形成較強的對應(yīng)關(guān)系，足以使相關(guān)公眾將其識別為標識酒類商品來源的標志，形成區(qū)別于地名的第二含義。故申請商標的注冊未構(gòu)成《中華人民共和國商標法》第十條第二款所指情形。

綜上，駁回商標局上訴，維持原判。申請商標予以初步審定。

評析

《商標法》第十條第二款規(guī)定“縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標”，若商標因此絕對理由被駁回后，根據(jù)商評委的審理標準駁回復審的成功率不高，但近期仍存在較多“反轉(zhuǎn)”的案例，如本案包含“瀘州”的系爭商標初審公告。對含有地名或僅由地名組成的商標，主要在于審查其整體上有無地名之外的“其他含義”。地名商標標志是否具有“其他含義”最基本的判斷依據(jù)應(yīng)當是，公眾對商標所標示的商品或服務(wù)來源的認知是否基于地名的地理含義。那么，地名具有“其他含義”包括以下幾種情形。 

1.地名文字本身具有其他為相關(guān)公眾普遍知悉的固有含義，且該含義強于該地名的地理含義。地名具有其他含義是指地名作為詞匯具有確定含義且該含義強于作為地名的含義，不會誤導公眾。在“紅河”案中，北京市高級人民法院二審指出地名具有“其他含義”，應(yīng)理解為該標志具有明顯有別于地名的、明確的、易于為公眾所接受的含義，如“平安”“鳳凰”等，但不能加上“市”“縣”等行政區(qū)劃名稱。

2.地名文字與構(gòu)成要素組合使用，商標整體上具有顯著性且形成區(qū)別于地名的其他含義。若商標已經(jīng)通過增加其他構(gòu)成要素等方式，能夠保持與地名之間的必要距離，使得相關(guān)公眾在看到商標時，不再因此而產(chǎn)生地理位置上的聯(lián)想，也不會影響其他社會公眾使用地名的表達自由，進而避免了……

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（原標題：消費品月刊 | 無在先商標權(quán)情況下“巴蜀光頭強”被無效宣告——作品或角色名稱的“商品化權(quán)益”的認定要件）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：消費品月刊 | 無在先商標權(quán)情況下“巴蜀光頭強”被無效宣告——作品或角色名稱的“商品化權(quán)益”的認定要件（點擊標題查看原文）

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