專利申請創(chuàng)造性審查意見的答復

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“本文筆者結合自己的審查意見答復經驗，提出對創(chuàng)造性審查意見的幾點想法?！?br/>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：朱凡 北京高沃律師事務所

眾所周知，國家知識產權局對發(fā)明專利申請的審查經過初步審查和實質審查兩個階段。根據《專利法》第三十五條的規(guī)定，對發(fā)明專利申請進行實質審查，包括發(fā)明專利申請的實用性、新穎性和創(chuàng)造性等方面，并下發(fā)審查意見通知書。其中，最常見的實質審查意見莫過于發(fā)明專利申請存在創(chuàng)造性缺陷問題?！秾＠ā逢P于創(chuàng)造性的規(guī)定，是指與現有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步。突出的實質性特點的充分必要條件是技術方案相對相對現有技術非顯而易見，即本領域技術人員將區(qū)別與最接近的現有技術結合來解決實際要解決的技術問題，是非顯而易見的。

下面，筆者結合自己的審查意見答復經驗，提出了對創(chuàng)造性審查意見的幾點想法：

一、創(chuàng)造性審查意見的“點”角度

首先，從專利角度看。在創(chuàng)造性審查意見通知書中，審查員一般會給出一份以上的對比文件，其中對比文件1為最接近的現有技術，《專利法》第二十二條三款中規(guī)定了現有技術的定義：是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術，因此我們在答復審查意見時，應該核對對比文件的公開時間是否在本申請的申請日以前，否則對比文件不應構成本申請的現有技術，即確定“時間點”；

其次，從技術角度看?？茖W技術，涵蓋物理、化學、機械、電學和生物等諸多技術領域，我們在學校學習相關學科時，必然要學習這些學科的基礎概念，對于基礎概念的定義和內涵，要求我們精準掌握，這是當年我們學習的起點，也是現在我們答復審查意見的要點。

以筆者處理的一個創(chuàng)造性答復為例：本申請與對比文件1保護同一種有機物的制備方法，在后處理環(huán)節(jié)本申請比對比文件1多出了“堿洗”這一步驟，本申請和對比文件1相比GC純度更高。審查員老師提出，通過堿洗提高純度屬于本領域的常規(guī)技術手段，本申請的技術方案是顯而易見的。

對此，筆者認為：本領域公知堿洗除去的物質是無機酸（無機物雜質），而該有機物的產物體系中有產物、有機物雜質和無機物雜質三部分；GC純度是指產物質量占產物和有機物雜質總質量的比例，純度是指產物質量占整個產物體系（產物、有機物雜質和無機物雜質）總質量的比例，這是兩個概念；本領域堿洗可以提高純度，但是并不影響GC純度，因此本申請GC純度更高并不是簡單通過堿洗實現的，而是本申請的完整合成方法帶來的，本申請技術效果更佳。因此，相比對比文件1，本申請的技術方案是非顯而易見的。

可見，一個小小的點，對專利申請的創(chuàng)造性的影響都是至關重要的，這就要求我們不要放過任何細節(jié)，全面細致地進行論述。

二、創(chuàng)造性審查意見的“線”角度

一個完整的技術方案，除了概念外，常見的還有數值，比如溫度值、壓力值、時間長度和尺寸大小等等。因此，對專利申請的創(chuàng)造性答復，也可以以數值的區(qū)別為起點展開論述。審查意見中針對數值取值的不同，往往指出本領域技術人員根據技術需要可以常規(guī)調整，不認可其創(chuàng)造性。

例如，本申請和對比文件1均保護一種化合物A的制備方法，對比文件1公開了反應溫度為100~200 ℃，產率在80~90%，并且隨著反應溫度的提高，該化合物A的產率隨之提高，并附圖1；本申請限定反應溫度為300~500 ℃，產率在95~99%。審查員認為，對比文件1給出了提高反應溫度以提高產率的技術啟示，因此，本申請的技術方案是顯而易見的。

對此，筆者認為：根據對比文件1附圖1的記載，對比文件1附圖1公開了反應溫度100~220 ℃與產率的曲線圖，整體上產率隨著反應溫度的提高而提高，但是根據對比文件1附圖1反應溫度200~220 ℃區(qū)間的曲線趨勢，隨著反應溫度提高，產物的產率明顯下降，可見對比文件1所記載的“隨著反應溫度的提高，該化合物A的產率隨之提高”僅僅是針對反應溫度100~200 ℃區(qū)間的，對比文件1實際給出的技術啟示，是在反應溫度高于200 ℃時產物產率下降。但是，本申請限定反應溫度為300~500 ℃，遠高于對比文件1，產率在95~99%，也明顯高于對比文件1。因此，相比對比文件1，本申請的技術方案是非顯而易見的。

不難發(fā)現，說明書中的文字記載固然重要，但是難免會有歧義等問題存在，對于趨勢性的把握，對數值類答復點是意義重大的。

三、創(chuàng)造性審查意見的“面”角度

在專利申請中，一個權利要求就是一個技術方案，技術方案由技術特征組成，技術特征可以是構成發(fā)明或實用新型技術方案的組成要素，也可以是要素之間的相互關系。因此，要素之間的相互關系也是我們應該考慮的角度。

例如，本申請和對比文件1都保護一種耐高溫的組合物，對比文件1公開了其組合物包括組分1、組分2、組分3、組分4和組分5，并在機理部分記載了組分1、組分3和組分5具有協同作用，從而實現了耐500 ℃以上高溫；本申請?zhí)峁┑慕M合物為組分1、組分2、組分6和組分7，耐500 ℃以上高溫。審查員認為，對比文件1給出了組分1可以作為耐高溫原料，用于制備耐高溫物質的技術啟示，因此本申請的技術方案是顯而易見的。

對此，筆者認為：根據對比文件1的記載，組分1、組分3和組分5具有協同作用，從而實現了耐500 ℃以上高溫。在對比文件1的教導下，本領域技術人員為了獲得一種耐高溫物質，顯而易見地同時使用組分1、組分3和組分5，不會顯而易見地省略任一種或任兩種組分。但是，本申請限定組合物為組分1、組分2、組分6和組分7，并沒有使用組分2和組分5，自然也就沒有利用組分1、組分3和組分5的協同作用，本申請是通過組分1、組分2、組分6和組分7的相互配合，得到耐高溫物質，并且耐500 ℃以上高溫。因此，相對于對比文件1，本申請的技術方案是非顯而易見的。

當然，對于要素之間的相互關系，并不局限于協同作用，比如原料的拮抗關系、配伍性以及方法中各步驟的配合等，結合專利申請技術方案的實際情況而定。

四、創(chuàng)造性審查意見的“體”角度

上文為了方便描述問題，筆者只列舉了對比文件1，沒有涉及多個對比文件的情況。事實上，審查意見通知書中多個對比文件的情況也很常見，比如用對比文件1與對比文件2、對比文件3甚至對比文件4和對比文件5，共同評價專利申請的創(chuàng)造性。

在這種情況下，我們不僅需要從“點”、“線”和“面”這些角度進行分析，還需要從整體上予以考慮。比如，對比文件1和對比文件2的技術領域是否接近，其技術方案是否存在矛盾點而不能結合，對比文件2相同技術特征的作用是否相同等等，從更大角度分析。

綜上所述，專利申請創(chuàng)造性審查意見的答復是多角度的，專利代理師更豐富的答復內容，對專利申請的授權的益處是不言而喻的。

（原標題：專利申請創(chuàng)造性審查意見的答復）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：朱凡 北京高沃律師事務所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利申請創(chuàng)造性審查意見的答復（點擊標題查看原文）

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