阿里巴巴上市在即，回望在臺專利布局

【小D導讀】

專利1，看起來這專利很恐怖，但應該就能找到一大堆前案，在訴訟上打掉這項專利主張、廠商只要少做或換用其中一個特定步驟，就能輕易回避這個請求項；專利2，專利的前案應該不少，讀者并不必太擔心這專利。

阿里巴巴布局電子商務專利相當積極，2007年開始申請了248項專利號，今(2014年)開始進入密集核準期，面對阿里巴巴綿密的專利攻勢，臺灣電子商務相關廠商究竟要如何因應？

中國大陸商阿里巴巴相當重視電子商務專利，除了今年已通過的專利證號「I431978」與「I432970」兩項專利外，中華民國專利公報在6月1日又公告一項阿里巴巴專利通過，專利號I439940「一種分布式任務系統(tǒng)和分布式任務管理方法」。

面對阿里巴巴顯然是「來真的」之電子商務專利攻勢，臺灣電子商務相關廠商該如何回避，或怎么好好準備可能要面臨的專利訴訟？

臺灣律師陳宜誠針對其中的「I431978」與「I432970」兩項專利進行分析，提供國內業(yè)者因應參考。

專利號I431978「獲取資源的方法、裝置及系統(tǒng)」分析陳宜誠律師首先分析臺灣獲證專利號I431978，說明它的母案（主張優(yōu)先權）是大陸獲證專利200710105896，揭露計算機系統(tǒng)用戶端通過本地統(tǒng)一資源描述文件定義的資源列表，獲得本用戶端可能使用資源的資源標識和相應的路徑信息，這樣，所述用戶端便可以在最短時間準確獲得所需資源，從而在很大程度上提高了用戶端獲取資源的成功率與工作效率。講穿了，就是描述Cookie的使用與功效。

看起來這專利很恐怖，很基本，是關于Cookie或Cache的使用，所以大家都逃不掉。但陳宜誠律師認為，能儲存URL的Cookie或Cache的使用，早在網際網絡興起時，就已經在用了，隨便找，應該就能找到一大堆前案，在訴訟上打掉這項專利主張。

另外，他的獨立方法請求項1，超過一頁，包含眾多技術特征：

陳宜誠表示，單看這一點，告訴廠商只要少做或換用其中一個特定步驟，就能輕易回避這個請求項。

果不其然，該請求項1花了相當大的篇幅來描述所謂第二資源描述文件（后備資源的列表，另一Cookie）的運用，已經大幅限制了該專利的請求范圍。

所以，陳宜誠表示，只要不使用這種第二資源描述文件（第二層Cookie），就不會有侵害這個專利的可能。

至于其獨立請求項12與14，陳宜誠表示，它們是這方法（軟件）運行的儲存媒體與系統(tǒng)的描述，為通用媒體裝置與網絡系統(tǒng)的描述，如果附身于上之方法請求項被回避了，這種通用的媒體與系統(tǒng)請求項，就會如同無牙老虎般，并不足為患。

專利號I432970「發(fā)布網站信息的方法、裝置及系統(tǒng)」分析陳宜誠評析，臺灣獲證專利號I432970，是描述一個使用一個預設配置檔，讓第一網站服務器發(fā)布本地信息時，還自動透過查詢該配置檔，向至少一個第二網站服務器發(fā)布同樣信息，以此類推，達到一次本地發(fā)布，就能在至少兩個配置好的網站服務器上同步發(fā)布的功能。這個專利申請書的獨立請求項1：阿里巴巴上市在即，回望在臺專利布局

寫得很簡短，只包含上述方法與該配置檔要件，相當基本，專利范圍也很大。

曾經是技術主管的陳宜誠律師認為，該種透過查詢網絡配置檔(Configuration)，取得串接的其他網絡服務器(Computer or Server)網址，以自動傳遞發(fā)布信息的方法，屬于習于該項技藝者之慣行。例如陳宜誠律師在二十余年前，在幫IBM開發(fā)網絡加解密機（Network Security Facility）時，就有將串接于區(qū)域網絡的數個加解密器之「金鑰目錄」（Key Directory）自動同步的需求，他就是透過一個含有第一個加解密器與第二個加解密器的網絡映射關系之配置檔，來找到下一個需要同步的加解密器，然后將需要更新的金鑰傳過去。

他表示，這個專利的前案應該不少，讀者并不必太擔心這專利。而其獨立請求項6與9，也是該專利的通用媒體裝置與通信系統(tǒng)請求項，也會因為與前一專利同一原因，而被輕易打掉。

國外相似專利前案「one click」分析上期報導刊出后，有些讀者認為，這么基本的cookie技術，也能被賦予專利，是否合理，有讀者則舉出國外案例，說明國外也有這樣的狀況：「過去Amazon有一個很受爭議的專利「One Click」，他其實也是建立在 cookie 的基礎上去記錄使用者行為，而專利認同及保護的是One Click這套方法，而不是One Click 使用的 cookie 技術。」

對于這項爭議，陳宜誠律師認為，＂One Click＂專利，一鍵購買，本質是一種商業(yè)交易方法，但需使用后臺的用戶數據庫，取得其過去在該網站購物時填單的內容，且與硬件裝置結合，才不會被專利局以純屬抽象概念而核駁。因此，該商業(yè)方法專利，有描述軟件技術與使用之軟硬件平臺，除方法（程序）請求項外，還有寫上儲存該等程序／方法的媒體請求項，以及運行該等程序／方法的系統(tǒng)請求項，使其為一軟硬件結合的技術方案而獲證。

當然，專利獲證，其實不算什么，要能提告他人產品侵權，且獲得勝訴判決，這個專利才有威力。不然，專利若以獲證為目的，從來不拿來告人，那它只是張很貴的獎狀而已。

拿專利去告他人的產品侵權，才能真正驗證專利的威力與質量，才能知道付出的申請與維持費用，有沒有白花。這是因為只有被告之人，才會花上大量時間與金錢，去聘請業(yè)界頂尖專家，在全世界盡全力搜索前案，以求把該專利無效掉或取得先前技術的保護，或者強調其產品并未落入專利范圍內。以審查較為嚴格的歐美來說，其專利于訴訟中被無效掉的比率，也接近五成。而以審查質量持續(xù)進步中的我國來說，獲證專利后來被法院無效掉的比率則高達66.95%（而在智財局舉發(fā)成立撤銷專利的比率，也有45%）。

以Amazon的One-Click專利來說，它在獲得美國專利后，就開始提告他人侵權，但遭到被告與公益人士的極力抵抗與到處舉發(fā)。因此，歐洲專利局訴愿委員會（EPO Appeal Board），就于2011年已經認定Amazon的＂One Click＂專利缺乏技術進步性（lack inventive step）而無效。而美國專利商標局（USPTO）亦于2010年經過Peter Calveley先生的舉發(fā)，而使其26個請求項中的21個請求項都無效掉，其剩余的部分專利范圍，就非常的狹小，而近乎無牙的老虎，再也不足為患。

另外，值得讀者特別注意的是，從EPO訴愿委員會的決定，我們也可以看到，Amazon「使用Cookie來查閱使用者信息」，這個技術手段，被判定是顯而易見，而無進步性（use of cookie to look up customer data (obvious from D1 and D3)）。」

同樣的，阿里巴巴「使用一個預設配置檔，讓第一網站服務器發(fā)布本地信息時，還自動透過查詢該配置檔，向至少一個第二網站服務器發(fā)布同樣信息」的技術手段，如前所述，為熟習該項技藝者之慣行，應該也會被判定為顯而易見，而無進步性才是。陳宜誠律師說，等阿里巴巴真的拿這個專利來告人時，經過訴訟的檢驗，就能100％驗證前述分析是否正確。

分析阿里巴巴在臺申請電子商務專利的戰(zhàn)略考量陳宜誠律師并對阿里巴巴申請這兩項專利背后的專利戰(zhàn)略考量，進行了深入的分析：「廠商會付費將所提專利，要求專利局提前排入實質審查，當然是因為這個專利比較重要，屬于比較基礎的技術，廠商希望能夠最優(yōu)先得到專利，好來提告他人侵權，排除對手的競爭。

但是，例如I432970號專利所述的自動更新功能，讀者一定會問，為什么這么基本的網絡內容更新技術手段，應該專利局可以輕易檢索到許多前案來核駁的，怎么竟然會讓它順利審查通過并授予專利呢？」

陳宜誠律師認為這就是各國在進行軟件專利審查時，所碰到的審查質量問題的體現。首先，專利局在進行專利審查時，通常只會對自己國家的專利數據庫進行前案檢索，不及于未申請專利的科技文獻或產品型錄等，而很少會觸及外國的專利數據庫，更不會觸及未電子化與不易檢索的外國科技期刊或論文數據庫。各位讀者要知道，早期各國專利局，都是不核發(fā)軟件技術專利權的，大家都認為軟件只能擁有著作權的保護。

陳宜誠律師表示，再加上數學算法則（Algorithm）與商業(yè)交易方法（Business Method），一直都被專利局認為屬于抽象概念，并非具體技術解決方案，所以即使后來專利局開放那些能夠解決具體技術問題而產生技術改進效果的軟件與商業(yè)方法可以申請專利的保護，其若未與硬件裝置結合，仍然會有被以純屬抽象概念核駁的可能。因此，軟件技術或商業(yè)方法專利，除方法（程序）請求項外，都還會寫上儲存該等程序／方法的媒體請求項，以及運行該等程序／方法的系統(tǒng)請求項，以使其為一具體可行的軟硬件結合技術方案，而增加獲證的機率。

這些都會提高申請成本（需要專利代理人的加倍的努力與擁有軟件專長的配合），而且會來臺灣申請軟件專利的人，其實一直屬于少數，晚近才有增多之勢。總之，專利局審查軟件技術專利申請案時，現在會找到的前案，本來就很有限，所以被核駁的機率本來就不高。但隨著時間過去，陳宜誠律師認為這種「垃圾級」軟件專利的出現頻率，就會下降，而與其他類別的專利趨近一致。

另外，陳宜誠律師表示，專利局的審查員，平均在一件案子上，不會花上太久的審查與檢索前案的時間，除非審查員剛好是該發(fā)明的特定技術類別的專家，或者曾經審查過同類發(fā)明多次，不然，審查員只是「盡職」的花費固定時間去「盡力」檢索前案而已。陳宜誠律師身為美國專利局審查員的朋友告訴他說，據它們的內部統(tǒng)計資料（不知道有沒有對外公布），平均一個案子，美國審查員只花費不到兩周的審查時間就會通過或最終核駁了。而國內智慧局的數據，因為有年度審查案件數的要求，以清往年積案，則可能會更短。

所以，要確認專利的威力或效力，沒有別的方法，就是提訟來讓法院來進行實戰(zhàn)檢驗。

來源：北美智權報 ?作者：唐鴻整理：IPRdaily 趙珍網站：www.globalwellnesspartner.com

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